BPatG 25308.05BUNDESPATENTGERICHTIM NAMEN DES VOLKES10 Ni 4/09 (EU)(Aktenzeichen)URTEILVerkündet am20. Oktober 2009…In der Patentnichtigkeitssache…- 2 -betreffend das europäische Patent 1 411 252(DE 503 03 923)hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) auf Grund der mündlichen Verhandlung vom 20. Oktober 2009 unter Mitwirkung des Vorsit-zenden Richters Schülke, der Richterin Püschel sowie der RichterDipl.-Ing. Frühauf, Dipl.-Ing. Univ. Harrer und Dipl.-Ing. Hilberfür Recht erkannt:I. Das europäische Patent 1 411 252 wird mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig er-klärt.II. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorläufig vollstreckbar.TatbestandDie Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 3. Juli 2003 unter Inanspruch-nahme der Priorität der österreichischen Anmeldung AT 12892002 vom 29. August 2002 angemeldeten und mit Wirkung auch für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 1 411 252 (Streitpatent), das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 503 03 923 geführt wird. Es trägt die Bezeichnung "Schraube zur Verwendung bei aus Holz hergestellten Bauteilen" und umfasst 7 Patentansprüche, die in der Verfahrenssprache Deutsch wie folgt lauten:"1. Schraube (1) mit einem Schaft, welcher an einem seiner bei-den Enden mit einem Betätigungskopf (11) und am anderen- 3 -seiner beiden Enden mit einer kegeligen Spitze (14) ausgebil-det ist und welcher weiters an der kegeligen Spitze (14) und in dem an diese anschließenden Bereich mit einem Schrauben-gewinde (2) und in dem an die kegelige Spitze (14) anliegen-den Bereich zwischen den Gewindegängen (2) mit quer zur Drehrichtung der Schraube (1) verlaufenden Rippen (3) aus-gebildet ist, durch welche beim Eindrehen der Schraube (1) das Material durch Verdrängung verdichtet wird, dadurch ge-kennzeichnet, dass sich die Rippen (3) von der kegeligen Spitze weg nur über einen Teil der Länge des Schraubenge-windes (2) erstrecken.2. Schraube (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Rippen (3) zumindest angenähert in Achsrichtung verlaufen.3. Schraube (1) nach einem der Ansprüche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Schaft über seinen Umfang mit ei-ner Vielzahl von im gleichen Abstand voneinander angeord-neten Rippen (3) und mit dazwischen befindlichen Nuten aus-gebildet ist.4. Schraube (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch ge-kennzeichnet, dass die einzelnen Rippen (3) im Querschnitt als unsymmetrisches Dreieck ausgebildet sind, wobei die in Drehrichtung liegende Flanke (31) wesentlich geringer geneigt ist als die von der Drehrichtung abliegende Flanke (32).5. Schraube (1) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die bei Verdrehung der Schraube (1) ansteigende Flanke (31) der Rippen (3) gegenüber der Tangente an den Schaft einen Winkel von 20° bis 40° und die bei Verdrehung - 4 -der Schraube (1) abfallende Flanke (32) der Rippen (3) ge-genüber der Tangente einen Winkel von 50° bis 70° ein-schließt.6. Schraube (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch ge-kennzeichnet, dass die äußere Kante der Rippen (3) abge-rundet ist.7. Schraube (1) nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch ge-kennzeichnet, dass die Höhe der Rippen (3) etwa 5 % bis 7 % des Durchmessers (d2) des mit dem Gewinde (2) verse-henen Schaftteiles (13) beträgt."Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streit-patents sei gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig. Er sei nicht neu, beruhe jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Sie beruft sich hierzu u. a. auf folgende vorveröffentlichte Druckschriften:US 2 263 137 (Anlage NiK3)EP 0 869 287 A1 (Anlage NiK5)US 5 273 383 (Anlage NiK10).Zur US 2 263 137 (NiK3) legt die Klägerin eine deutsche Übersetzung (NiK4) vor.Ferner macht die Klägerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents gehe über den Inhalt der europäischen Patentanmeldung in ihrer ursprünglich eingereichten Fassung hinaus. Im Laufe des Nichtigkeitsverfahrens (Schriftsatz vom 29. Juli 2009) macht sie zudem geltend, die Lehre des Streitpatents sei nicht aus-führbar.Die Beklagte hat das Streitpatent in der mündlichen Verhandlung vom 20. Oktober 2009 nur noch mit der dort überreichten Fassung verteidigt, wonach in - 5 -Patentanspruch 1 u. a. die Merkmale des erteilten Unteranspruchs 7 aufgenom-men sind und sich an den neugefassten Patentanspruch 1 die erteilten Unteran-sprüche 2 bis 6 anschließen. Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:"1. Schraube (1) für die Verwendung bei aus Holz hergestellten Bauteilen mit einem Schaft, welcher an einem seiner beiden Enden mit einem Betätigungskopf (11) und am anderen seiner beiden Enden mit einer kegeligen Spitze (14) ausgebildet ist und welcher weiters an der kegeligen Spitze (14) und in dem an diese anschließenden Bereich mit einem Schraubenge-winde (2) und in dem an die kegelige Spitze (14) anliegenden Bereich zwischen den Gewindegängen (2) mit quer zur Dreh-richtung der Schraube (1) verlaufenden Rippen (3) ausgebildet ist, durch welche beim Eindrehen der Schraube (1) das Mate-rial durch Verdrängung verdichtet wird, dadurch gekenn-zeichnet, dass sich die Rippen (3) von der kegeligen Spitze weg nur über einen Teil der Länge des Schraubengewin-des (2) erstrecken, dass die Höhe der Rippen (3) etwa 5 % bis 7 % des Durchmessers (d2) des mit dem Gewinde (2) verse-henen Schaftteiles (13) beträgt."Nach Auffassung der Klägerin ist auch die verteidigte Fassung gegenüber dem Stand der Technik nicht patentfähig, da sie nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Ferner sei der Patentanspruch 1 weiterhin unzulässig erweitert, weil die Merkmale im kennzeichnenden Teil, dass sich die Rippen "von der kegeligen Spitze weg" und "nur über einen Teil der Länge des Schraubengewindes" erstre-cken, nicht in den ursprünglichen Unterlagen offenbart seien. Hinzukomme eine unzulässige Erweiterung hinsichtlich der in den Anspruch 1 neu aufgenommenen Maßangaben; da sich diese Maßangaben ausschließlich aus dem Ausführungs-beispiel ergeben, hätte nur das gesamte Ausführungsbeispiel in den Patentan-spruch aufgenommen werden dürfen. Weiterhin ermangele es auch der verteidig-- 6 -ten Fassung an der Ausführbarkeit, da sie keine Angaben über die Länge der Rip-pen enthalte.Die Klägerin stellt den Antrag,das europäische Patent 1 411 252 mit Wirkung für das Hoheitsge-biet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.Die Beklagte stellt sinngemäß den Antrag,die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen die verteidigte Fas-sung richtet.Sie tritt dem Vorbringen der Klägerin in allen Punkten entgegen und hält den Ge-genstand des Streitpatents zumindest in der verteidigten Fassung gegenüber dem entgegen gehaltenen Stand der Technik für patentfähig, ebenso wenig liege der Nichtigkeitsgrund unzulässiger Erweiterung oder mangelnder Ausführbarkeit vor.EntscheidungsgründeDie Nichtigkeitsklage ist zulässig und begründet.Das Streitpatent ist zunächst schon ohne Sachprüfung insoweit für nichtig zu er-klären, als es über die von der Beklagten in zulässiger Weise nur noch beschränkt verteidigte Fassung hinausgeht (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 81 Rdn. 131 m. w. N.). Die weitergehende Klage hat Erfolg, weil sich der Gegenstand des be-schränkt verteidigten Streitpatents für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜG, Art. 138 Abs. 1 lit. a EPÜ).- 7 -I.Das Streitpatent betrifft gemäß dem beschränkt verteidigten Anspruch 1 eine Schraube zur Verwendung bei aus Holz hergestellten Bauteilen mit einem Schaft, welcher am einen Ende einen Betätigungskopf und am anderen Ende eine kege-lige Spitze aufweist, wobei an der kegeligen Spitze und am daran anschließenden Schaftbereich ein Schraubengewinde ausgebildet ist. Eine derartige Schraube stellt eine ihre Gewindebohrung selbst schneidende sog. Schneidschraube dar. Zum Eindrehen der Schraube in das Bauteil ist ein Einschraubmoment aufzubrin-gen, das mit zunehmender Schraubenlänge und Einschraubtiefe solange ansteigt, bis - je nach Materialen und Schraubenmaßen - ein Einschrauben nicht mehr möglich ist, weil das erforderliche Einschraubmoment nicht mehr aufgebracht wer-den kann (Streitpatent, Abs. [0002]) oder - wie der Fachmann, ein Maschinen-bauingenieur mit Kenntnissen und Erfahrungen in der Herstellung und Anwendung von Schneidschrauben, weiß - bei ausreichend zur Verfügung stehendem Ein-schraubmoment der Schraubenschaft aufgrund zu hoher Torsionsspannungen abgeschert wird.Nach dem Streitpatent, Abs. [0003], ist es bekannt, diesem Problem durch Verrin-gerung des Einschraubmomentes dadurch zu begegnen, dass die Schraube vor ihrer Verwendung in aufwändiger Weise mit einem Gleitmittel beaufschlagt oder in ein vorgebohrtes Bohrloch eingeschraubt wird, wobei im letzteren Fall jedoch die Auszugsfestigkeit herabgesetzt wird.Eine andere Möglichkeit diesem Problem zu begegnen, besteht bekanntermaßen in der Anordnung von Reibkanten oder Rippen am Schraubenschaft (Streitpatent, Abs. [0004]). Sind diese nur am gewindefreien Schaftteil der Schraube vorgese-hen, wird lediglich die Reibung zwischen diesem gewindefreien Schaftteil und dem aufgeweiteten Schraubloch verringert, nicht aber das im Gewindebereich erforder-liche Einschraubmoment. Die im Streitpatent, Abs. [0004], z. Bsp. zitierte US 5 273 383 (NiK10) sieht angenähert achsparallele Rippen zwischen den Ge-windegängen am Schraubenschaft vor.- 8 -Nach dem Streitpatent (B1-Schrift), Abs. [0004] und [0005], erkennt der Fach-mann, dass bei der bekannten Schneidschraube nach der NiK10 durch den mit Gewinde und Rippen versehenen Schaft zwar beim Einschrauben eine Aufweitung des Schraubloches mit der gewünschten Verringerung des erforderlichen Ein-schraubmomentes erreicht wird, dies aber mit dem Nachteil verbunden ist, dass die Aufweitung des Schraubloches über die gesamte Einschraubtiefe durch den -über seine gesamte Länge mit Gewinde und Rippen versehenen - Schaft die Aus-zugsfestigkeit der Schraubenverbindung herabsetzt.Der Erfindung liegt somit - ausgehend von der Aufgabenstellung der A2-Schrift zum Streitpatent, Abs. [0004] - sinngemäß die Aufgabe zugrunde, eine Schraube zur Verwendung bei aus Holz hergestellten Bauteilen zu schaffen, welche auf-grund der Verringerung des erforderlichen Einschraubmomentes gegenüber bis-her bekannten Schrauben wesentlich verlängert werden kann, ohne dass die Aus-zugsfestigkeit der Schraubenverbindung herabgesetzt wird.Die Lösung dieser Aufgabe soll mit den Gegenständen der geltenden Ansprü-che 1 bis 6 erfolgen.II.Der geltende Anspruch 1 ist gegenüber seiner erteilten Fassung dadurch be-schränkt, dass die Merkmale des erteilten Anspruchs 7 hinzugefügt sind. Zudem ist der Verwendungszweck der nun beanspruchten Schraube angegeben. Dem geltenden Anspruch 1 wird folgende Merkmalsgliederung zugrunde gelegt (Änderungen gegenüber dem erteilten Anspruch 1 unterstrichen):1. Schraube 11.1 für die Verwendung bei aus Holz hergestellten Bauteilen1.2 mit einem Schaft (12, 13),2. der Schaft (2, 13)- 9 -2.1 ist an einem Ende mit einem Betätigungskopf (11) ausgebildet,2.2 ist am anderen Ende mit einer kegeligen Spitze (14) aus-gebildet,2.3 ist an der kegeligen Spitze (14) und in dem an diese an-schließenden Bereich mit einem Schraubengewinde (2) ausgebildet,2.4 ist mit Rippen (3) ausgebildet,2.4.1 die Rippen (3) befinden sich in dem an die kege-lige Spitze (14) anliegenden Bereich,2.4.2 die Rippen (3) verlaufen quer zur Drehrichtung der Schraube (1),2.4.3 die Rippen (3) befinden sich zwischen den Gewin-degängen (2),2.4.4 durch die Rippen (3) wird das Material beim Eindrehen der Schrauben (1) durch Verdrängung verdichtet,( O b e r b e g r i f f )3. die Rippen (3)3.1 erstrecken sich von der kegeligen Spitze (14) weg,3.2 erstrecken sich nur über einen Teil der Länge des Schraubengewindes (2),3.3 wobei die Höhe der Rippen (3) etwa 5 % bis 7 % des Durchmessers (d2) des mit dem Gewinde (2) versehe-nen Schaftteiles (13) beträgt.(K e n n z e i c h e n )Dieser Merkmalskombination des geltenden Anspruchs 1 liegt zur Lösung der Aufgabe der Erfindungsgedanke zugrunde (vgl. das Streitpatent, Abs. [0005]), eine Schneidschraube zu schaffen, mit der durch die von der Schraubenspitze 14 ausgehenden Rippen 3 einerseits eine Aufweitung des Schraubenloches im Holz bewirkt werden soll, um den Reibungswiderstand beim Eindrehen der Schraube 1, - 10 -also das Einschraubmoment, zu vermindern. Andererseits soll auch gewährleistet sein, dass durch eine elastische Rückverformung des Holzes, in welches die Schraube 1 eingedreht wird, große Teile des Schraubengewindes 2 im Holz gut gehalten werden, um eine hohe Auszugsfestigkeit der eingedrehten Schraube 1 zu erreichen. Dies soll nach dem geltenden Anspruch 1 dadurch erzielt werden, dass sich die Rippen 3 - mit einer Rippenhöhe in einem bestimmten Maßbereich -von der kegeligen Spitze 14 weg nur über einen Teil der Länge des Schrauben-gewindes erstrecken, wodurch in Einschraubrichtung hinter dem mit Rippen ver-sehenen dickeren Gewindeschaftteil sich das Holz wieder an den dort dünneren, rippenlosen Gewindeschaftteil durch Rückverformung anlegen soll.Zur Zulässigkeit des geltenden Anspruchs 1Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der unzulässigen Erweiterung des Ge-genstands des geltenden Anspruchs 1 trifft hinsichtlich der strittigen Merkmale 3.1 und 3.2 nicht zu. Hinsichtlich des weiteren strittigen Merkmals 3.3 kann er dahin-stehen, da der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 - seine Zulässigkeit unter-stellt - jedenfalls nicht patentfähig ist.Zu den strittigen Merkmalen im Einzelnen:Nach Merkmal 3.1 erstrecken sich die Rippen 3 von der kegeligen Spitze 14 weg. Dies entnimmt der Fachmann der - mit den ursprünglich beim EPA eingereichten Anmeldeunterlagen übereinstimmenden - A2-Schrift zum Streitpatent, Abs. [0004], Satz 2, wonach der "Schaft in seinem an die kegelige Spitze anliegenden Bereich zwischen den Gewindegängen mit …….Rippen ausgebildet ist", und Abs. [0008], wonach "im Bereich des Gewindes 2, welches an die kegelige Spitze 14 an-schließt, der Schaftteil 13 mit …… Rippen 3 ausgebildet ist", was auch die Fig. 1 zeigt.Nach Merkmal 3.2 erstrecken sich die Rippen 3 nur über einen Teil der Länge des Schraubengewindes 2. Auch dies entnimmt der Fachmann der A2-Schrift, Abs. [0008], wonach "im Bereich des Gewindes 2, welches an die kegelige - 11 -Spitze 14 anschließt, der Schaftteil 13 über eine Höhe von etwa drei Gewindegän-gen P an seinem Mantel mit …. Rippen 3 …. ausgebildet ist", was auch die Fig. 1 zeigt.Das Merkmal 3.3 ist zwar dem erteilten Anspruch 7 entnommen, wonach die Höhe der Rippen mit "5 % bis 7 % des Durchmessers (d2) des mit dem Gewinde (2) versehenen Schaftteils (13)" beträgt. Aber diese Maßangabe für die Rippen ist ur-sprünglich mit „1 % bis 4 %“ angegeben, vgl. die A2-Schrift, Abs. [0009] und Pa-tentanspruch 7.Nach Angaben der Beklagten handle es sich bei der ursprünglichen Maßangabe um einen Schreibfehler. Die Nachrechnung der Maßangaben zum Ausführungs-beispiel ergibt mit "4,5 % bis 7,2 %" eine ungefähre Übereinstimmung mit den nun beanspruchten "5 % bis 7 %". Ob damit die ursprüngliche Prozentangabe "1 % bis 4 %" als offensichtlicher Schreibfehler anzusehen ist , kann ebenso dahinstehen, wie die Frage, inwieweit im Anspruch 1 zu dieser Rippenbemaßung auch die übri-gen Maßangaben für die spezielle Schraube nach dem Ausführungsbeispiel zur Vermeidung einer unzulässigen Erweiterung hinzuzufügen sind, da - wie oben an-gegeben - der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 jedenfalls nicht patentfähig ist.Zur Ausführbarkeit des Gegenstandes des geltenden Anspruchs 1Der weitere geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Ausführbarkeit mangels deutlicher und vollständiger Offenbarung des Gegenstands des gelten-den Anspruchs 1, insbesondere hinsichtlich der Länge der Rippen und ihrer um-fänglichen Verteilung am Schaftumfang, kann ebenfalls dahinstehen, da der Ge-genstand des geltenden Anspruchs 1 - seine Ausführbarkeit unterstellt - jedenfalls nicht patentfähig ist.Zur PatentfähigkeitDer Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 mag zwar neu sein, beruht aber nicht auf erfinderischer Tätigkeit. - 12 -Aus der US 2 263 137 (NiK3) - mit deutscher Übersetzung (NiK4) - entnimmt der Fachmann nämlich bereits eine Schneidschraube mit den Merkmalen 1 bis 3.2. Die für eine Schneidschraube trivialen Merkmale 1 bis 2.3 erkennt der Fachmann ohne weiteres in der NiK4, Fig. 1 bis Fig. 10 i. V. m. S. 1, Z. 24, (entspricht der NiK3, S. 1, li. Sp., Z. 16), wonach die bekannte Schraube auch für aus Holz her-gestellte Bauteile entsprechend dem Merkmal 1.1 verwendet wird.Auch die die Ausbildung der Rippen betreffenden Merkmale 2.3 bis 3.1 entnimmt der Fachmann ohne weiteres der Fig. 10, woraus insbesondere die Merk-male 2.4.1 und 3.1 ersichtlich sind, da auch bei der bekannten Schraube die Rip-pen nicht an der kegeligen Spitze, sondern nur am zylindrischen Schaftteil ange-bracht sind, also sich von der kegeligen Spitze weg nur über einen Teil der Länge des Schraubengewindes erstrecken.Auch sind in Fig. 10 die Merkmale 2.4.2 und 2.4.3 mit "quer zur Drehrichtung der Schraube 1 verlaufenden, zwischen den Gewindegängen sich befindenden Rip-pen" ersichtlich.Soweit dem Fachmann die Wirkungsangabe nach Merkmal 2.4.4, wonach durch die Rippen das Material beim Eindrehen der Schrauben durch Verdrängung ver-dichtet wird, nicht schon aufgrund seines Fachwissens geläufig ist, erhält er die entsprechenden Hinweise aus der NiK4, S. 1, Z. 29 - 33, (entspricht der NiK3, S. 1, li. Sp., Z. 23 - 30), wonach "das Material, in das die Schraube eingeführt ist, ….durch eine schräge Fläche (Rippe) verdrängt wird".Schließlich gibt die NiK4, S. 3, Z. 17 - 20, (entspricht der Nik3, S. 1, re. Sp., Z. 33 -39) dem Fachmann auch den Hinweis, dass die Vorsprünge 14 der bekannten Schraube, die den erfindungsgemäßen Rippen 3 entsprechen, bis kurz vor den Schraubenkopf oder wie gewünscht verlaufen können, was dem Merkmal 3.2 ent-spricht, wonach die Rippen sich nur über einen Teil der Länge des Schraubenge-windes erstrecken.Von dieser bekannten Schraube unterscheidet sich die Schraube nach dem gel-tenden Anspruch 1 somit nur durch das Merkmal 3.3, also durch die Maßangaben für die Höhe der Rippen - prozentual bezogen auf den Kerndurchmesser des Ge-windeschaftteils. In diesen Bemessungsangaben liegt jedoch nichts Erfinderi-- 13 -sches, da der Fachmann die geeignete Rippenhöhe je nach Holzart des Bauteils, also von Weich- bis Hartholz, in routinemäßigen Versuchen ermittelt, wobei er je nach seinen Vorgaben einen Kompromiss zwischen kleiner Rippenhöhe für ein geringes Einschraubmoment und großer Rippenhöhe für eine hohe Auszugsfes-tigkeit für die gängigsten Holzarten sucht.III.Die geltenden Ansprüche 2 bis 6, die auf den Anspruch 1 rückbezogen sind, sind unstrittig zulässig, ihre Gegenstände aber ebenfalls nicht patentfähig.Die Gegenstände der Ansprüche 2 bis 5 entnimmt der Fachmann ohne weiteres insbesondere den Fig. 5 - 9 der US 5 273 383 (NiK10), die in Sp. 2, Z. 43, auf die Schneidschraube der NiK3 Bezug nimmt, wobei der Fachmann auch die im An-spruch 5 angegebenen Winkelbereiche ebenfalls in routinemäßigen Versuchen -wie die Ermittlung der Rippenhöhe nach dem geltenden Anspruch 1 - ohne erfin-derisches Zutun ermittelt.Der Gegenstand des Anspruchs 6, für den von der Beklagten in der mündlichen Verhandlung eigenständiger erfinderischer Gehalt geltend gemacht worden ist, be-ruht ebenfalls nicht auf erfinderischer Tätigkeit. Denn die beanspruchte Abrundung der äußeren Kante der Rippen 3 stellt nur eine einfache, im konstruktiven Ermes-sen des Fachmannes liegende Maßnahme dar, wozu er überdies aus der eben-falls eine Schneidschraube betreffenden EP 0 869 287 A1 (NiK5), Sp. 3, Z. 40 -45, die entsprechenden Hinweise entnimmt.- 14 -IV.Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemäß § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709 ZPO.Schülke Püschel Frühauf Harrer HilberPr
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