BPatG 15208.05BUNDESPATENTGERICHT10 Ni 51/10_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Patentnichtigkeitssache…- 2 -betreffend das Patent …hier: Kostenentscheidunghat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-despatentgerichts am 4. November 2010 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, den Richter Dipl.-Ing. Schlenk und den Richter Prof. Dr. Dr. Ensthalerbeschlossen:Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.G r ü n d eI.Die Beklagten waren Inhaberin des Patents … Dieses Patent wurdevon der Klägerin mit der gegenständlichen Nichtigkeitsklage angegriffen. Die Klä-gerin war der Ansicht, dass das Streitpatent aufgrund fehlender Neuheit, zumin-dest jedoch aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig zu erklären gewesen sei. Die Beklagten haben innerhalb eines Monats nach Zustellung der Nichtigkeitsklage auf das Patent und auf alle Ansprüche daraus für die Vergan-genheit verzichtet. Beide Parteien, die Klägerin ausdrücklich und die Beklagten konkludent, haben das Nichtigkeitsverfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt.Die Parteien haben beantragt, jeweils der Gegenseite die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.- 3 -II.Nach übereinstimmender Erledigungserklärung ist gem. § 84 Abs. 2 PatG, § 91a ZPO über die Kosten des Verfahrens unter Berücksichtigung des bisherigen Sach-und Streitstands nach billigem Ermessen zu entscheiden. Das führt dazu, dass diese Kosten der Klägerin aufzuerlegen sind. Nach der schlüssigen Klage, der die Beklagten nicht entgegengetreten sind, hätte diese zwar obsiegt und die Beklag-ten hätten die Kosten nach § 91 ZPO zu tragen gehabt. Die Kostentragungslast der Klägerin folgt hier aber aus § 93 ZPO.Denn die Beklagten haben durch ihr Verhalten keinen Anlass zur Klage gegeben und den Klaganspruch sofort anerkannt.Dies ist nach völlig herrschender Meinung in Rechtsprechung und Literatur dann der Fall, wenn wie hier die Beklagten mit der Klage überzogen werden, ohne dass ihnen vor Klageerhebung Gelegenheit gegeben wurde, der angedrohten Klage durch Anerkennung der Ansprüche der Klägerin etwa durch Verzicht auf das Pa-tent zu entgehen. Diese grundsätzlich gebotene Verzichtsaufforderung ist aller-dings entbehrlich, wenn bereits das vorprozessuale Verhalten der Beklagten es unwahrscheinlich erscheinen lässt, dass diese eine entsprechende Verzichtserklä-rung abgeben. Für die Beurteilung, ob die Beklagten zu einer Verzichtserklärung nicht bereit sein werden, ist das gesamte vorprozessuale Verhalten der Beklagten heranzuziehen.Die Klägerin macht insofern geltend, dass in der Vergangenheit bereits zwei Nich-tigkeitsklagen gegen das streitgegenständliche Patent erhoben worden sind. Sie habe deshalb davon ausgehen dürfen, dass eine Verzichtsaufforderung gegen-über den Beklagten nicht zu einem außergerichtlichen Verzicht auf das Patent geführt hätte.- 4 -Dieser Ansicht der Klägerin vermag der Senat nicht zuzustimmen. Veranlassung zur Klageerhebung ist grundsätzlich erst dann gegeben, wenn die Klägerin zuvor die Beklagten unter substantiierter Angabe der geltend gemachten Nichtigkeits-gründe erfolglos zum Verzicht auf das Schutzrecht aufgefordert hat; den Beklag-ten müssen somit die für den Fall der Klageerhebung geltend gemachten Nichtig-keitsgründe konkret mitgeteilt werden (vgl. BPatG Mitt. 78, 177, 179; GRUR 83, 504; Benkard/Rogge, Patentgesetz, 10. Auflage, § 81 Rn. 38). Die Tatsache, dass vorhergehend im Hinblick auf das Streitpatent eine Nichtigkeitsklage zurückge-nommen bzw. zurückgewiesen wurde, ist grundsätzlich kein Grund dafür, dass im Hinblick auf die Kostenentscheidung von einer vorherigen Verzichtsaufforderung abgesehen werden kann. Die vorhergehenden Verfahren können auf gänzlich an-dere Tatsachen gestützt worden sein (vgl. insofern BPatG GRUR 78, 40). Dafür, dass hier zumindest in einem der vorhergehenden Nichtigkeitsverfahren derselbe Nichtigkeitsgrund auf der Grundlage derselben hier gegenständlichen Tatsachen geltend gemacht wurde, wurde von der Klägerin nichts vorgetragen.Schülke Schlenk Ensthalerprö
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