BUNDESPATENTGERICHT 10 W (pat) 38/01 _______________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Patentanmeldung 196 03 562.7-16 wegen Aufhebung des Erteilungsbeschlusses hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 25. Februar 2002 durch den Vorsitzenden Richter Schülke sowie den Richter Knoll und die Richterin Püschel beschlossen: Auf die Beschwerde wird der Beschluß der Prüfungsstelle für Klasse F 24 F des Deutschen Patent- und Markenamts vom BPatG 152 10.99 - 2 - 18. Juni 2001 aufgehoben und die Sache an das Patent- und Mar-kenamt zurückverwiesen. G r ü n d e I. Der Anmelder reichte am 1. Februar 1996 beim Patentamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Verwendung des in P 38 23 390.8-09 beschriebenen Bau-teils zum Kühlen und Heizen von Räumen" ein. Mit Bescheid vom 8. November 2000 schlug die Prüfungsstelle eine für gewährbar erachtete Fassung vor, in der ua die im ursprünglichen Patentanspruch 1 enthal-tene Bezugnahme auf P 38 23 390.8-09 ersetzt worden ist durch Übernahme von Formulierungen aus dem dortigen Patentanspruch 1. Patentanspruch 1 lautet nach diesem Vorschlag in seinem ersten Teil wie folgt: Heizungs-, Kühlungs- und Brauchwassererhitzungsanlage für bei-spielsweise Wohnhäuser, Fabrikhallen, Versammlungsräume, mit einer Wärmepumpe für die Beheizung des Heizkreislaufes und des Brauchwassers, die einen Dieselmotor, einen von dem Die-selmotor angetriebenen ersten Kältemittelkompressor und einen elektrisch angetriebenen zweiten Kältemittelkompressor, einen luft- und einen solebeheizten Verdampfer und zwei Kältemittel-kondensatoren aufweist, wovon der erste als Wärmetauscher zur Erwärmung des Heizkreislaufes und der zweite als Wärmetau-scher zur Erwärmung des Brauchwassers dient, wobei diese Bauteile in einem wärmeisolierten Gehäuse angeordnet und kör-perschalldämmend gelagert sind, welches aus einem kellerge-schoßhohen, begehbaren, als Gesamtheit LKW-transportfähigen - 3 - Gehäuse aus Beton besteht, dessen Wandungen innen mit einer schalldämpfenden, wärmeisolierenden Schicht verkleidet sind und dessen Innenraum in eine Maschinenkammer und eine Luftkam-mer aufgeteilt ist, ...". Entsprechend lautet der erste Absatz auf Seite 1 der vorgeschlagenen Beschrei-bung beginnend mit "Die Erfindung betrifft eine Heizungs-, Kühlungs- und Brauchwassererhitzungsanlage ...". Mit seiner am 7. Februar 2001 eingegangenen Stellungnahme trug der Anmelder bezugnehmend auf den Bescheid und auf ein "kürzlich" mit der Prüfungsstelle geführtes Telefongespräch vor, daß er die besprochenen Änderungen handschrift-lich mit grünem Stift in die beigefügten Kopien eingetragen habe und er dieser Abfassung hiermit zustimme. In den beigefügten Kopien der von der Prüfungs-stelle vorgeschlagenen Fassung ist mit grünem Stift im Patentanspruch 1 und auf Seite 1 der Beschreibung ua jeweils der Passus "dessen Wandungen innen mit einer schalldämpfenden, wärmeisolierenden Schicht verkleidet sind und" durchge-strichen worden. Durch Beschluß vom 18. Juni 2001 hat die Prüfungsstelle für Klasse F 24 F ein Patent mit den am 7. Februar 2001 eingereichten Unterlagen erteilt und dabei ua in der Beschreibung, Seite 1, und im Patentanspruch 1 als "redaktionell" bezeich-nete Änderungen vorgenommen. Diese Änderungen bestehen darin, daß jeweils der Passus "dessen Wandungen innen mit einer schalldämpfenden, wärmeisolie-renden Schicht verkleidet sind und" eingefügt worden ist. Gegen den Erteilungsbeschluß wendet sich der Anmelder mit einem mit Schreiben vom 14. Juli 2001 eingelegten "Einspruch". Zur Begründung trägt er unter Bezug-nahme auf den Passus "dessen Wandungen innen mit einer schalldämpfenden, wärmeisolierenden Schicht verkleidet sind und" vor, es sei ihm bei der Formulie-- 4 - rung des damaligen Patents 38 23 390 möglicherweise ein grober Fehler unter-laufen, der eine Umgehung des Patents leicht ermöglichen könne. Der Passus sei bedeutungslos, da die schalldämpfende und wärmeisolierende Wirkung einer sol-chen Schicht innen nur wenig besser sei als außen und im übrigen auch durch andere Maßnahmen leicht ersetzt werden könne. Sollte ein Hersteller nur deswe-gen sein Patent nicht verletzen, weil er die schalldämpfende und wärmeisolie-rende Schicht außen statt innen anbringe oder durch andere Maßnahmen ersetze, dann wären beide Patente wertlos. Er bitte um Klärung dieser Frage. II. Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt und auch im übrigen zulässig. Es ist zwar nicht wörtlich "Beschwerde", sondern "Einspruch" eingelegt worden, dies ist jedoch unschädlich, da der Inhalt des Schreibens vom 14. Juli 2001 den Willen zur Anfechtung des Erteilungsbeschlusses erkennen läßt, mithin eine Be-schwerde gemäß § 73 Abs 1 PatG vorliegt. Der Anmelder hat auch sinngemäß eine Patenterteilung abweichend von seinem Erteilungsantrag und damit schlüssig eine Beschwer geltend gemacht. Dies reicht für die Bejahung der Zulässigkeit der Beschwerde aus. Ob die behauptete Beschwer tatsächlich vorliegt, ist im Rahmen der Begründetheit zu prüfen (vgl Schulte, PatG, 6. Aufl, § 73 Rdn 50). Die Beschwerde ist auch in der Sache begründet und führt unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zu einer Zurückverweisung der Sache an das Deut-sche Patent- und Markenamt. Ein Patent darf grundsätzlich nur so erteilt werden, wie es beantragt ist. Jede Än-derung der Unterlagen, die nicht nur in geringfügigen redaktionellen Verbesserun-gen wie der Berichtigung von Schreibfehlern oder offensichtlichen grammatikali-schen oder sprachlichen Unrichtigkeiten besteht, setzt das schriftlich erklärte Ein- - 5 - verständnis des Anmelders voraus (vgl Schulte, aaO, vor § 34 Rdn 7; Busse, PatG, 5. Aufl, § 48 Rdn 17, vor § 34 Rdn 52; Benkard, PatG, 9. Aufl, § 49 Rdn 2, jeweils mwN; BPatGE 25, 141, 143). Die vorliegend von der Prüfungsstelle in den dem Erteilungsbeschluß zugrunde-liegenden Unterlagen vorgenommenen Änderungen sind ersichtlich nicht nur re-daktioneller Natur. Die im Patentanspruch 1 und in der Beschreibung erfolgte Einfügung des Passus "dessen Wandungen innen mit einer schalldämpfenden, wärmeisolierenden Schicht verkleidet sind und", der das Gehäuse aus Beton nä-her charakterisiert, ist eine inhaltliche, substantielle Änderung, der Bedeutung für die Bestimmung des Patentgegenstandes wie auch für seinen Schutzbereich zu-kommt. Eine solche Änderung hätte daher nur bei Vorliegen eines schriftlichen Einverständnisses des Anmelders vorgenommen werden können, ein solches hat aber zweifelsfrei nicht vorgelegen, denn dieser Passus ist vom Anmelder in seinen am 7. Februar 2001 eingereichten Unterlagen gerade herausgestrichen worden. Möglicherweise hat die Prüfungsstelle durch die Einfügung dieses Passus der Gefahr einer unzulässigen Erweiterung begegnen wollen, doch ist es der Prü-fungsstelle verwehrt, von sich aus inhaltliche Änderungen in den Unterlagen vor-zunehmen. Sie muß vielmehr gegebenenfalls einen weiteren Prüfungsbescheid erlassen, wenn sie das nachgesuchte Patent ohne diesen Passus für nicht ge-währbar hält. Nachdem das nachgesuchte Patent in unzulässiger Weise abweichend vom Er-teilungsantrag erteilt worden ist, ist der angefochtene Beschluß aufzuheben, ohne daß der Senat in der Sache selbst entscheidet, § 79 Abs 3 Nr 2 PatG. Die Prü-fungsstelle wird nunmehr über die Erteilung des Patents nach Maßgabe der vom Anmelder gestellten Anträge und genehmigten Unterlagen erneut zu beschließen haben. Soweit der Anmelder im Beschwerdeschriftsatz um Klärung gebeten hat, welche Bedeutung dem eingefügten Passus im Falle einer Patentverletzung zu-kommt, ist anzumerken, daß im Patenterteilungsverfahren kein Raum ist für die - 6 - Entscheidung über Fragen der Patentverletzung, diese ist vielmehr ausschließlich den Verletzungsgerichten überlassen. Schülke Knoll Püschel Pr
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