BUNDESPATENTGERICHT 10 W (pat) 40/01 _______________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend das Gebrauchsmuster 299 22 288 wegen Kostenfestsetzung hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. April 2002 durch die Richterin Schuster als Vorsitzende sowie den Richter Knoll und die Richterin Püschel BPatG 152 10.99 - 2 - beschlossen: 1. Die Beschwerde der Löschungsantragstellerin gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Juli 2001 wird zurück-gewiesen. 2. Die Löschungsantragstellerin hat die Kosten des Beschwerde-verfahrens zu tragen. 3. Der Beschwerdewert wird auf 1007,25 Euro (entspricht 1970,--DM) festgesetzt. G r ü n d e I. Mit ihrer Beschwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschluß der Gebrauchs-musterabteilung I vom 12. Juli 2001 begehrt die Löschungsantragstellerin über die festgesetzten Kosten hinaus neben den Gebühren für einen Patentanwalt auch die Festsetzung von Gebühren für einen mitwirkenden Rechtsanwalt. Nachdem der Gebrauchsmusterinhaber und Löschungsantragsgegner dem ihm am 21. Oktober 2000 zugestellten Löschungsantrag der Löschungsantragstellerin vom 28. September 2000 nicht widersprochen hat, wurde das Gebrauchsmuster 299 22 288 gelöscht. Dem Löschungsantragsgegner wurden gemäß Kostenent-scheidung vom 28. März 2001 die Kosten des Löschungsverfahrens auferlegt. Auf den Kostenfestsetzungsantrag der Löschungsantragstellerin hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts mit Kosten-festsetzungsbeschluss vom 12. Juli 2001 die Kosten festgesetzt, wobei der Antrag auf Festsetzung einer Gebühr für einen beigezogenen Rechtsanwalt als nicht er-stattungsfähig zurückgewiesen wurde. - 3 - Im Beschluss ist hierzu ausgeführt, dass der Rechtsanwalt bereits mit Stellung des Löschungsantrages beigezogen worden sei. Da es den Parteien obliege, ihre Kosten so gering wie möglich zu halten, sei die Festsetzung dieser Kosten unbillig, zumal der Antragsgegner dem Löschungsantrag nicht widersprochen habe. Gegen diese Teilzurückweisung richtet sich die Beschwerde der Löschungsan-tragstellerin. Sie meint, die Gebühr für den mitwirkenden Rechtsanwalt sei erstat-tungsfähig. Der Antragsgegner habe den Gegenstand des Gebrauchsmusters wi-derrechtlich den Unterlagen der Löschungsantragstellerin entnommen. Dies sei ursächlich für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren gewesen. Die Antrag-stellerin habe nicht erwarten können, dass der Antragsgegner dem Löschungs-antrag nicht widerspreche, zumal er der dem Löschungsantrag vorausgegangenen Aufforderung zum Verzicht auf das Gebrauchsmuster nicht nachgekommen sei. Ausgehend davon und angesichts der rechtlichen Schwierigkeiten sei es gerecht-fertigt gewesen, bereits bei der Ausarbeitung und Einreichung des Löschungsan-trages einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Im übrigen sei der bearbeitende Pa-tentanwalt im Löschungsantrag als Zeuge benannt gewesen. Insoweit hätte ohne Hinzuziehung eines weiteren Vertreters keine der Interessenlage der Löschungs-antragstellerin entsprechende Zeugeneinvernahme erfolgen können. Die Löschungsantragstellerin beantragt sinngemäß, den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deut-schen Patent- und Markenamts vom 12. Juli 2001 insoweit aufzuheben, als die Festsetzung der beantragten Gebühr für einen mitwirkenden Rechtsanwalt zurückgewiesen worden war und diese Gebühr festzusetzen. Der Löschungsantragsgegner hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert. - 4 - Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Gebrauchsmusterlöschungsakten 299 22 288 Lö I 155/00 und die im Beschwerdeverfahren eingereichten Schrift-sätze verwiesen. II. Die Beschwerde ist statthaft, § 17 Abs 4 Satz 2 GebrMG iVm § 62 Abs 2 Satz 4 1. Halbsatz PatG. Sie ist auch ansonsten zulässig, insbesondere form- und fristge-recht innerhalb der für Beschwerden gegen Kostenfestsetzungsbeschlüsse ver-kürzten Beschwerdefrist von zwei Wochen eingereicht worden, § 17 Abs 4 Satz 2 GebrMG iVm § 62 Abs 2 Satz 4 2.Halbsatz PatG. Die Beschwerde ist aber nicht begründet. Die Festsetzung der geltend gemachten Gebühr für einen - neben einem Patentanwalt als Beteiligtenvertreter - mitwirken-den Rechtsanwalt ist zu Recht zurückgewiesen worden, weil diese Kosten nicht notwendig waren im Sinne des § 62 Absatz 2 Satz 1 PatG. Die Antragstellerin hat nach § 17 Absatz 4 Satz 2 GebrMG in Verbindung mit § 62 Absatz 2 PatG, §§ 103 ff ZPO nur einen Anspruch auf Erstattung ihrer Kosten, soweit diese zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig waren. Dazu gehören die neben den anerkannten Kosten für die Einschaltung eines Patentan-walts geltend gemachten Rechtsanwaltskosten nicht. Anders als in Patent-Nichtigkeitsverfahren wird eine Doppelvertretung durch Pa-tentanwälte und Rechtsanwälte im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren sowohl vor dem Deutschen Patent- und Markenamt als auch vor dem Bundespatentge-richt in der Rechtsprechung regelmäßig nicht als notwendig angesehen (vgl die grundlegende Entscheidung des BGH zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren in GRUR 1965, 621, 626 - Patentanwaltskosten). Dies ist auch in neueren Ent-scheidungen unter Bezugnahme auf die genannte und spezifisch zum Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ergangene Entscheidung des BGH stets so bestätigt worden (vgl etwa die nicht veröffentlichten Entscheidungen vom - 5 - 7. November 1997 bzw vom 30. Juli 1998, nämlich 5 W (pat) 30/96 bzw 5 ZA (pat) 30/97), wobei in diesen konkreten Fällen wegen besonderer rechtlicher Schwierigkeiten ausnahmsweise ein Teil der geltend gemachten Doppelvertre-tungskosten für das patentgerichtliche Beschwerdeverfahren anerkannt worden war. Die Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwalt im Gebrauchsmuster-löschungsverfahren wird auch von der Kommentarliteratur überwiegend - jedenfalls soweit es sich um das Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Mar-kenamt handelt - als nicht notwendig angesehen mit der Folge, dass insoweit auch ein Kostenerstattungsanspruch nicht anerkannt wird (siehe Bühring, GebrMG, 5.Aufl., § 17 Rdn 62; Benkard, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl., § 17 Rdn 30 GebrMG). Allein Loth (vgl Kommentar zum GebrMG, § 17 Rdn 72) hält die Kosten für eine Doppelvertretung ohne Differenzierung in Bezug auf das Verfahren vor dem Deut-schen Patent- und Markenamt und das Beschwerdeverfahren vor dem Bundes-patentgericht für erstattungsfähig, weil im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nichts anderes gelten könne als im patentgerichtlichen Nichtigkeitsverfahren. Die-ser nicht näher begründeten Einzelmeinung vermag der Senat nicht zu folgen. Die juristischen Anforderungen bei der Ausarbeitung einer Nichtigkeitsklage sind re-gelmäßig ungleich höher als die Anforderungen bei der Ausarbeitung eines Gebrauchsmusterlöschungsantrages. Die höheren Anforderungen ergeben sich zB bereits in formaler Hinsicht daraus, dass bei der Klage die Parteien mit ihren gesetzlichen Vertretern gemäß § 99 Abs 1 PatG iVm §§ 253 Abs 4, 130 Nr 1 ZPO zu bezeichnen sind, was bei juristischen Personen vor Klageerhebung die Erho-lung eines Handelsregisterauszuges erforderlich machen kann. Im verfahrensein-leitenden Löschungsantrag nach § 16 GebrMG braucht die Inhaberin des Streit-gebrauchsmusters nicht benannt zu werden, sondern es genügt die Bezeichnung des angegriffenen Gebrauchsmusters. Auch die Begründungsanforderungen wer-den bei einer Klageschrift im Nichtigkeitsverfahren gegenüber der Antragsschrift im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren regelmäßig höher anzusetzen sein, zu-mal selbst bei einer schlüssig begründeten Nichtigkeitsklage ohne fristgerechte - 6 - Gegenerklärung des Beklagten nicht ohne weiteres eine Entscheidung auf Nich-tigerklärung des Streitpatents ohne mündliche Verhandlung ergeht, da § 82 Abs 2 PatG eine solche Verfahrensweise zwar ermöglicht, aber anders als § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG nicht zwingend vorsieht. Die grundsätzlichen Unterschiede zwi-schen einem Klageverfahren und einem vor dem Patentamt einzuleitenden An-tragsverfahren lassen es angezeigt erscheinen, die Frage der Notwendigkeit der Doppelvertretung durch Patent- und Rechtsanwalt im Ansatz unterschiedlich zu behandeln, nämlich dahingehend, dass im Nichtigskeitsverfahren über eine ana-loge Anwendung von § 143 Abs 5 PatG eine begrenzte - aufgrund der geänderten Fassung dieser Vorschrift zum 1.1.2002 möglicherweise sogar weitergehende - Erstattungsfähigkeit von Patent- und Rechtsanwaltskosten grundsätzlich aner-kannt wird, im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren dagegen nur im Einzelfall, wenn aufgrund besonderer (juristischer) Schwierigkeiten die Zuziehung eines Rechtsanwalts notwendig erscheint. Eine Übernahme der Rechtsprechung zur begrenzten Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten im patentgerichtli-chen Nichtigkeitsverfahren (BPatG GRUR 1990, 351 - Doppelvertretung) auf das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren kommt somit nicht in Betracht, zumal dies eine weitere Ausweitung der grundsätzlich eng auszulegenden Ausnahmevor-schrift des § 143 Abs 5 PatG bedeuten würde. Die Löschungsantragstellerin hat im übrigen einen besonders klaren und in recht-licher Hinsicht auch einfachen Fall einer widerrechtlichen Entnahme vorgetragen. Entgegen ihrer Auffassung ist nicht erkennbar, dass hier besondere Schwierig-keiten rechtlicher Art vorgelegen haben, die zur Ausarbeitung der Antragsschrift ausnahmsweise neben dem bereits tätigen Patentanwalt die Einschaltung eines zusätzlichen Rechtsanwalts als notwendig erscheinen lassen. Nach dem Sach-vortrag in der Löschungsantragsschrift hatte der Inhaber des Streitgebrauchs-musters bei seiner Gebrauchsmusteranmeldung eine von der Löschungsantrag-stellerin stammende Zeichnung praktisch ohne jede Verfremdung eingereicht, so dass auch bei der Beweisführung nicht mit Schwierigkeiten zu rechnen war. - 7 - Soweit die Löschungsantragstellerin die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Rechtsanwalts damit begründet, dass der im Verfahren tätige Patentanwalt in der Antragsschrift als Zeuge benannt war, kann dem nicht gefolgt werden. Zum einen ist es durchaus möglich, dass ein Anwalt in der mündlichen Verhandlung als Zeuge einvernommen wird und gleichwohl seine Funktion als Verfahrensbevoll-mächtigter ausübt. Dabei muss er nur zwischen der Rolle des Zeugen und des Verfahrensbevollmächtigten wechseln, was in der forensischen Praxis nicht selten geschieht und funktioniert. Sofern bei der Befragung des verfahrensbevollmäch-tigten Anwalts durch die Gebrauchsmusterabteilung die für die Löschungsantrag-stellerin wichtigen Fragen nicht gestellt worden wären, hätte der Anwalt nach sei-ner Befragung als Zeuge dann als Verfahrensbevollmächtigter entsprechende Anträge zur ergänzenden Zeugeneinvernahme stellen können, worauf die Zeu-geneinvernahme hätte fortgesetzt werden können. Unabhängig von dieser Frage der Notwendigkeit einer Hinzuziehung eines weite-ren Verfahrensbevollmächtigten bei besonderen Konstellationen im Rahmen der Beweisaufnahme war die Einschaltung eines Rechtsanwalts aus diesem Grund aber jedenfalls bei der Ausarbeitung der Antragsschrift noch nicht notwendig. Notwendig sind nämlich nur solche Kosten, die zur Zeit ihrer Aufwendung objektiv erforderlich und für den Zweck geeignet waren. Solange die Möglichkeit besteht, dass der Gebrauchsmusterinhaber dem Löschungsantrag nicht widerspricht und die Sache ohne streitiges Verfahren beendet wird, ist die Einschaltung eines Rechtsanwalts neben einem Patentanwalt unter diesem Gesichtspunkt nicht ge-rechtfertigt. Soweit die Löschungsantragstellerin vorträgt, sie habe nicht damit rechnen können, dass der Gebrauchsmusterinhaber dem Löschungsantrag nicht widerspreche, weil dieser auf die außeramtliche Aufforderung zum Verzicht auf das Gebrauchsmuster nicht reagiert habe, ist diese Argumentation unter dem streitgegenständlichen Kostengesichtspunkt nicht stichhaltig. Wenn jemand auf eine außeramtliche oder außergerichtliche Aufforderung nicht reagiert, gibt er zwar Anlaß, dass gegen ihn vorgegangen wird, entweder durch Klageerhebung - oder wie hier - durch Stellung eines Löschungsantrages. Dies rechtfertigt auch eine - 8 - Kostenentscheidung zu seinen Lasten, wie sie vorliegend erlassen worden war. Aus einem solchen Verhalten kann aber nicht geschlossen werden, dass derjenige sich in einem Verfahren auch verteidigt, wenn tatsächlich gegen ihn vorgegangen wird. Dies zeigt die Erfahrung in sehr vielen Zivilprozessen, in denen Anerkennt-nis- oder Versäumnisurteil ergeht. Die voramtliche Untätigkeit oder fehlende Ko-operationsbereitschaft des Gebrauchsmusterinhabers kann demzufolge keine kostenrechtliche Rechtfertigung dafür sein, im Hinblick auf den rein theoretisch möglichen Widerstand im Verfahren und die dann mögliche Beweisaufnahme durch Einvernahme des Verfahrensbevollmächtigen als Zeugen von vorn herein kostenverursachend einen Rechtsanwalt hinzuzuziehen. Etwas anderes könnte allenfalls dann erwogen werden, wenn der Gebrauchsmusterinhaber sich vorher bereits konkret verteidigt hätte und die Nichteinlegung des Widerspruchs gegen den Löschungsantrag wirklich überraschend wäre. Davon kann hier nicht ausge-gangen werden. Die Kostenentscheidung beruht auf § 17 Abs 4 Satz 2 GebrMG iVm § 62 Abs 2 Satz 3 PatG, § 97 Abs 1 ZPO. Schuster Püschel Knoll Pr
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