10 W (pat) 69/00  - 10. Senat (Jur.Beschw.)

BUNDESPATENTGERICHT 10 W (pat) 69/00 _______________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … wegen Kostenfestsetzung in der Gebrauchmuster-Löschungssache Gbm 298 11 153 Lö I 44/99 BPatG 152 10.99 - 2 - hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke und der Richterinnen Dr. Schermer und Püschel beschlossen: 1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmuster-abteilung I- vom 6. September 2000 abgeändert. Die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstatten-den Kosten des ersten Rechtszuges werden auf 486,30 DM (in Worten: vierhundertsechsundachtzig Deutsche Mark drei-ßig Pfennige) festgesetzt. 2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragstelle-rin. G r ü n d e I Die Antragstellerin hat am 9. Februar 1999 die Löschung des am 23. Juni 1998 angemeldeten Gebrauchsmusters 298 11 153 mit der Bezeichnung "Hollerblü-ten-Sirup" beantragt. Nachdem die Antragsgegnerin auf das Gebrauchsmuster ver-zichtet hatte, sind ihr die Kosten des Löschungsverfahrens durch Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 24. Mai 2000 auferlegt worden. - 3 - Am 14. Juli 2000 hat die durch Rechtsanwälte vertretene Antragstellerin die Fest-setzung ihrer Kosten auf 1.873,80 DM beantragt. Bei der Berechnung ist sie unter Zugrundelegung eines von ihr auf 150.000,- DM geschätzten Gegenstandswerts für das Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren von einer 7,5/10-Gebühr in Höhe von 1.833,80 DM gemäß § 118 Abs. 1 Nr. 1 BRAGO zuzüglich einer Auslagen-pauschale von 40,- DM ausgegangen. Die Antragsgegnerin hat demgegenüber mit Schriftsatz vom 22. August 2000 be-antragt, als Berechnungsmaßstab für die Festsetzung der Rechtsanwaltsgebühren einen Gegenstandswert von 10.000,- DM anzunehmen. Bei der Antragsgegnerin handele es sich um eine Privatperson, die den in dem Gebrauchsmuster offenbar-ten Holunderblütensirup ausschließlich zu privaten Zwecken für den Hausge-brauch hergestellt habe. Eine Verwertung des Gebrauchsmusters, zB durch Ver-gabe von Lizenzen oder ein Auftreten im geschäftlichen Verkehr, sei zu keinem Zeitpunkt erfolgt. Das Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Schutz-rechts dürfe daher nicht unangemessen hoch angesetzt werden. Die Antragstellerin hat erwidert, daß sie wegen des Verkaufs von Hollunderblüten-sirup in M… von der Antragsgegnerin mit Schreiben vom 20. Dezember 1998 auf das Gebrauchsmuster 298 11 153 hingewiesen und um Vorschläge gebeten worden sei, wie sie, die Antragstellerin, zu verfahren gedenke. Damit habe die Antragsgegnerin offensichtlich eine wirtschaftliche Verwertung des Gebrauchsmusters durch Vergabe einer Lizenz angestrebt. Durch Beschluß vom 6. September 2000 hat das Patentamt die der Antragstellerin von der Antragsgegnerin zu erstattenden Kosten antragsgemäß auf 1.873,80 DM festgesetzt und ausgeführt, daß diese Kosten nach billigem Ermessen als zur zweckentsprechenden Wahrung der Rechte der Antragstellerin notwendig seien. - 4 - Mit der Beschwerde beantragt die Antragsgegnerin, einen den Umständen gerecht werdenden Streitwert in Höhe von 10.000,- DM als Berechnungsmaßstab für die Kostenfest-setzung anzunehmen. Zur Begründung nimmt sie auf ihr bisheriges Vorbringen Bezug. Ferner macht sie eine Verletzung ihres rechtlichen Gehörs geltend, weil das Patentamt in dem an-gefochtenen Beschluß nicht auf ihre Ausführungen zum Wert des Gebrauchsmu-sters eingegangen sei, sondern sich auf die formelhafte Begründung beschränkt habe, der festgesetzte Betrag sei angemessen. Die Antragstellerin beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Sie ist der Ansicht, der von dem Patentamt zugrundegelegte Gegenstandswert von 150.000,- DM entspreche dem wirtschaftlichen Interesse, das die Antragsgeg-nerin an der Aufrechterhaltung des Gebrauchsmusters gehabt habe. Die Antrags-gegnerin habe sie mit Schreiben vom 20. Dezember 1998 - wenn auch laienhaft – verwarnt und von ihr Vorschläge erwartet, wie ihr Schutzrecht respektiert werden solle. Darin liege erkennbar die Aufforderung, in Verhandlungen über die Zahlung einer Lizenzgebühr einzutreten. Bei Fehlschlagen der Verhandlungen mit der An-tragsgegnerin wäre sie gezwungen gewesen, auf den Vertrieb des von ihr herge-stellten Holunderblütensirups zu verzichten. In einer Zwischenverfügung hat der Senat den Beteiligten anheimgegeben, sub-stantiierte Angaben zu dem Wert des Gebrauchsmusters zu machen. Andernfalls sei mit einer Zugrundelegung des gesetzlichen Werts nach § 8 Abs. 2 Satz 2 Halbs 2 BRAGO zu rechnen. Die Antragstellerin hat demgegenüber geltend ge-macht, daß in der Praxis des Bundespatentgerichts für Gebrauchsmuster-Lö-- 5 - schungsverfahren ein durchschnittlicher Gegenstandswert von 130.000,- bis 150.000,- DM nach den allgemein geltenden Bewertungsgrundsätzen angenom-men werde. Die Antragsgegnerin beantragt weiterhin die Zugrundelegung eines Gegenstandswerts von 10.000,- DM. II Die Beschwerde ist begründet. Die von der Antragsgegnerin der Antragstellerin zu erstattenden Kosten sind auf der Grundlage eines Gegenstandswerts von 10.000,- DM festzusetzen. Der Antragstellerin steht nach § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG iVm § 62 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO ein Anspruch auf Erstattung ihrer Kosten zu, soweit diese nach billigem Ermessen zur zweckentsprechenden Rechtswahrung notwendig waren. Hierzu gehören die Kosten der von ihr beauftragten Rechtsanwälte. 1. Die Berechnung der für das Tätigwerden eines Rechtsanwalts im patentamtli-chen Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren zu erstattenden Vergütung erfolgt nach § 118 Abs. 1 BRAGO. Da sich der Gegenstandswert des Löschungsverfah-rens nicht aus Wertvorschriften im Sinne des § 8 Abs. 1 BRAGO ergibt, ist dieser gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 BRAGO nach billigem Ermessen zu bestimmen. Die Be-stimmung hat der Kostenbeamte des Patentamts im Rahmen des Kostenfestset-zungsverfahrens vorzunehmen und der Kostenfestsetzung als Berechnungsmaß-stab zugrundezulegen. Eine Wertfestsetzung durch Beschluß nach § 10 BRAGO kann in dem patentamtlichen Löschungsverfahren nicht erfolgen (stRspr, vgl Bühring, GebrMG, 5. Aufl, § 17 Rdn 53 mwNachw; Benkard, PatG und GebrMG, 9. Aufl, GebrMG § 17 Rdn 28). Der Gegenstandswert richtet sich - entsprechend den für die Ermittlung des Gegenstandswerts im Patentnichtigkeitsverfahren gel-tenden Grundsätzen (BGH GRUR 1957, 79; 1985, 511 "Stückgutverladeanlage") - nach dem zu Beginn des Verfahrens vorhandenen Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Gebrauchsmusters, dessen Rechtsbeständigkeit zu unterstellen - 6 - ist (vgl Bühring, aaO, § 17 Rdn 55 und 63). Anhaltspunkt für die Bemessung des Interesses der Allgemeinheit an der Löschung sind die durch Eigennutzung oder Lizenzvertrag zu erwartenden Erträge sowie in der Vergangenheit entstandene Schadensersatzforderungen aus Verletzungshandlungen (vgl BGH BlPMZ 1991, 190 "Unterteilungsfahne"; BPatGE 27, 61, 64; 27, 196, 197). Fehlt es an Angaben der Beteiligten, die eine Schätzung des Gegenstandswerts anhand dieser von den Umständen des Einzelfalles abhängigen Bewertungsfaktoren ermöglichen, ist der in § 8 Abs. 2 Satz 2 BRAGO gesetzlich festgelegte Regelstreitwert von 8.000,- DM zurundezulegen. 2. Aufgrund welcher Erwägungen das Patentamt der Kostenfestsetzung den von der Antragstellerin angegebenen Gegenstandswert von 150.000,- DM zugrunde-gelegt hat, obwohl die Antragsgegnerin demgegenüber nur einen Wert von 10.000,- DM angegeben hat, läßt der ohne Begründung ergangene Beschluß nicht erkennen. Der Senat sieht jedoch keinen Anlaß, den Beschluß gemäß § 18 Abs. 3 Satz 1 GebrMG iVm § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG wegen Begründungsmangels aufzu-heben und die Sache an das Patentamt zurückzuverweisen, weil der Senat eine abschließende Sachentscheidung treffen kann (vgl dazu BGH BlPMZ 1992, 496 "Entsorgungsverfahren; 1998, 150 "Active Line"). a.) Die Antragstellerin hat im patentamtlichen Kostenfestsetzungsverfahren keine Angaben gemacht, die den von ihr auf 150.000.- DM geschätzten Gegenstands-wert von 150.000,- DM rechtfertigen. Allein das Schreiben vom 20. Dezem-ber 1998, in dem sie von der Antragsgegnerin auf die Existenz des Gebrauchsmu-sters betreffend einen Hollunderblütensirup hingewiesen und um Vorschläge ge-beten worden ist, wie weiter zu verfahren sei, ist zur Darlegung eines Werts von 150.000,- DM nicht geeignet. Das Schreiben mag zwar darauf hindeuten, daß die Antragsgegnerin - entgegen ihrer Behauptung, der durch das Gebrauchsmuster geschützte Gegenstand sei ausschließlich zu privaten Zwecken für den Hausge-brauch bestimmt gewesen - eine wirtschaftliche Nutzung des Schutzrechts beab-sichtigt hat. Daraus kann jedoch kein Schluß auf den gemeinen Wert des Musters - 7 - gezogen werden, wie er sich durch zu erwartende Lizenzeinnahmen für die Rest-laufzeit oder etwaige Schadensersatzansprüche aus Verletzungshandlungen dar-stellt. Die Antragstellerin hätte zumindest darlegen müssen, welche Umsätze sie selbst in der Bundesrepublik Deutschland mit dem von ihr vertriebenen Hollunder-blütensirup erzielt hat, um den von der Antragstellerin angegebenen Gegen-standswert von 150.000,- DM auch nur annähernd nachvollziehen zu können, ins-besondere schätzen zu können, mit welchen Lizenzzahlungen an die Antragsgeg-nerin sie selbst bei Zugrundelegung der üblichen Lizenzsätze zu rechnen gehabt hätte. b.) Die Antragstellerin hat auch auf die Zwischenverfügung des Senats, in der sie zu einer Substantiierung des Gegenstandswerts aufgefordert worden war, von weiteren Angaben zur Wertbestimmung abgesehen. Der Senat hält daher den von der Antragsgegnerin genannten Gegenstandswert von 10.000,- DM im Hinblick auf den von ihr behaupteten geringfügigen Verkauf des Hollunderblütensirups in privatem Rahmen für angemessen. Auf der Grundlage dieses Werts errechnet sich bei der von der Antragstellerin geltend gemachten 7,5/10- Gebühr aus 595,- DM eine Verfahrensgebühr in Höhe von 446,30 DM (§ 118 Abs 1 BRAGO), der die Auslagenpauschale von 40,- DM hinzuzurechnen ist. 3. Der auf den Beschluß des 5. Senats vom 20. Juli 1984 (BPatGE 26, 208 ff) ge-stützten Ansicht der Antragstellerin, das Bundespatentgericht lege bei Gebrauchs-muster-Löschungsverfahren in der Praxis einen durchschnittlichen Wert zugrunde, kann nicht gefolgt werden. a.) Bei den in dieser Entscheidung genannten, aus der Masse der Gebrauchsmu-ster-Löschungsverfahren ermittelten Durchschnittswerten handelt es sich um eine von der Rechtsprechung entwickelte Methode zur Berechnung einer angemesse-nen, der allgemeinen Einkommens- und Kostenentwicklung gerecht werdenden Vergütung der Tätigkeit eines Patentanwalts in patentamtlichen Gebrauchsmu-ster-Löschungsverfahren. Für die Tätigkeit eines Patentanwalts sind - im Gegen-- 8 - satz zu den für Rechtsanwälte geltenden Gebühren der BRAGO - keine durch ein Gesetz bezifferten Gebühren vorgesehen, denn bei der von der Patentanwalts-kammer im Jahr 1968 als "Gebührenordnung für Patentanwälte" (PAGO) vorge-legten Leistungs- und Honorarübersicht handelt es sich weder um ein Gesetz noch um eine Taxe iS des § 612 Abs. 2 BGB. Die Gebühren für die Tätigkeit eines Patentanwalts sind daher gemäß § 612 Abs. 2 Halbs 2 BGB nach ihrer Üblichkeit unter Berücksichtigung der Grundsätze der §§ 315, 316 BGB zu bestimmen. Hier-bei kann nach ständiger Rechtsprechung an die von Gegenstandswerten unab-hängigen Festbetragsgebühren der PAGO angeknüpft werden (vgl BGH GRUR 1965, 621 "Patentanwaltskosten"; 1977, 559, 561 "Leckanzeigeeinrichtung"). Nach Abschnitt K IV Nr. 1 PAGO (Ausgabe 1. Oktober 1968) beträgt die Verfahrensge-bühr im patentamtlichen Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren 600,- DM. Dieser werden Teuerungszuschläge hinzugerechnet, die sich nach der Gebührenentwick-lung bei den Rechtsanwälten und den durchschnittlichen Gegenstandswerten der Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren richten, die seit 1968 in Abständen ange-stiegen sind (vgl BPatGE 26, 208; E 30, 36; E 30, 51). b.) Unter Berücksichtigung der letzten Erhöhung der Gebührensätze der BRAGO am 1. Juli 1994 und einem gleichzeitig zu verzeichnenden Anstieg der durch-schnittlichen Gegenstandswerte wird in patentamtlichen Gebrauchsmuster-Lö-schungsverfahren, in denen der Patentanwalt nach dem 1. Juli 1994 beauftragt worden ist, dem Festbetragssatz von 600,- DM (Abschnitt K IV Nr. 1 PAGO) ein Teuerungszuschlag von 228% hinzugerechnet, woraus sich eine Verfahrensge-bühr von 1.970,- DM errechnet (vgl BPatGE 38, 74 iVm Berichtigung in Mitt 1997, 375). Wie bereits ausgeführt, handelt es sich hier um eine Festbetragsgebühr, die Verfahren bis zu einem oberen Gegenstandswert von 250.000,- DM abdeckt (vgl BPatGE 38, 74). - 9 - c.) Aus dem auf Durchschnittswerten der Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren basierenden Festbetragssystem der Patentanwälte folgt jedoch nicht, daß Rechts-anwälte bei der Gebührenberechnung nach der BRAGO Durchschnittswerte oder gar den oberen Grenzwert von 250.000,- DM zugrundelegen und ihre Verfahrens-gebühr gemäß § 118 Abs. 1 BRAGO danach berechnen dürfen. Die Wertermitt-lung muß vielmehr in jedem Einzelfall gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 BRAGO anhand der Angaben der Beteiligten zu dem Gegenstandswert vorgenommen werden (stRspr, Bühring, aaO, § 17 Rdn 55 iVm Rdn 63; Benkard, aaO, § 17 Rdn 31). d.) Die unterschiedlichen Gebührensysteme der BRAGO und der PAGO führen zwar zu dem - auch vom Senat als unbefriedigend erachteten - Ergebnis, daß der Gebührenanspruch eines Patentanwalts gegen seinen Mandanten der Höhe nach unter Umständen erheblich von dem Gebührenanspruch eines in derselben Sache tätig gewordenen Rechtsanwalts differieren kann. Vor allem hat das Festbetrags-system für Patentanwälte den erheblichen Vorteil, daß die derzeit als erstattungs-fähig anerkannte Verfahrensgebühr von 1.970,- DM in allen patentamtlichen Ge-brauchsmuster-Löschungsverfahren von normalem Schwierigkeitsgrad und Um-fang bis zu einem Gegenstandswert von 250.000,- DM beansprucht werden kann, also auch in solchen Verfahren, die Gebrauchsmuster von niedrigerem Wert be-treffen, ohne daß im Einzelfall substantiierte Angaben zu dem Wert des Verfah-rens erforderlich sind. Dies ist jedoch - wie bereits ausgeführt - systembedingt und rechtfertigt es nicht, die Gebührensysteme der BRAGO und der PAGO miteinan-der zu vermischen. Ein Rechtsanwalt darf also bei Anwendung der gegenstands-wertabhängigen Gebührensätze nach der BRAGO nicht einen aus der Masse der Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren ermittelten Durchschnittswert zugrundele-gen. Umgekehrt ist es auch einem Patentanwalt nicht gestattet, ausgehend von dem oberen Grenzwert von 250.000,- DM die gegenüber der Verfahrensgebühr nach der PAGO (= 1.970,- DM) günstigere Gebühr nach der BRAGO zu berech-nen (also zB eine 8/10-Gebühr von 2.925,- DM = 2.340,- DM). - 10 - Die Kosten des Beschwerdeverfahrens, dessen Beschwerdewert 1.387,- DM be-trägt, hat gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs. 2, § 91 Abs. 1 ZPO die unterliegende Antragstellerin zu tragen. Schülke Dr. Schermer Püschel Be

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