BUNDESPATENTGERICHT 10 W (pat) 8/03 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … BPatG 152 10.99 - 2 - betreffend die Patentanmeldung 198 53 913.4 wegen Umschreibung hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 22. Juli 2004 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Rauch beschlossen: 1. Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Patentabteilung 1.11 - vom 19. Juli 2002 wird zurückgewiesen. 2. Der Antragstellerin werden die Kosten des Beschwerdeverfah-rens auferlegt. G r ü n d e I Der Antragsgegner reichte am 23. November 1998 beim Patentamt die vorliegen-de Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Sonnenkollektor" ein. Er war vertreten durch Patentanwalt J…. Der Antragsgegner beantragte am 15. Oktober 2001 zusammen mit K… und K1… die Umschreibung der Patentanmeldung zur Hälfte auf sich, zur an deren Hälfte auf eine GbR, bestehend aus K… und K1…. Zum Nach weis wurde die notariell beglaubigte Abschrift eines Kaufvertrags vom 25. Ju-ni 2001 vorgelegt. Zugleich wurde Patentanwalt J… als Vertreter des Antrags-gegners abberufen. - 3 - Am 21. Dezember 2001 stellte die Antragstellerin, vertreten durch Patentan-walt J…, Umschreibungsantrag und beantragte, dass die Patentanmeldung im Register auf sie als Inhaberin umgeschrieben werde. Die Patentanmeldung sei ihr im rechtsgeschäftlichen Verkehr vom Antragsgegner übertragen worden. Zum Nachweis wurde die unbeglaubigte Kopie eines Vertrags vom 31. August 2000 vorgelegt, in dem - unter Bezugnahme auf einen Bauvertrag zwischen der Antrag-stellerin und der R… vom 31. August 2000 über die Rekon- struktion einer Heizungsanlage sowie den Einbau einer Solaranlage - vereinbart wurde, dass der Antragsgegner für eine für die Antragstellerin zu erbringende Baumaßnahme eine Anzahlung von DM … erhalte; die Baumaßnahme sei bis zum 30. Oktober 2000 abzuschließen. Der dritte Absatz lautet: "Sollte widererwartend die Baumaßnahme nicht abgeschlossen werden oder nicht vollendet werden, wird hiermit bereits das Ei-gentum aus dem beiliegenden Patent bzw. Patentanspruch auf die E… GmbH übertragen. Der Kaufvertrag gemäß § 433 BGB ist bereits unter der vorgenannten aufschiebenden Bedingung geschlossen. Der Eigentumsverschaffungsanspruch für E… GmbH ist bereits hiermit unter der vorgenannten aufschiebenden Bedingung zwingend. Eine ent-sprechende juristische oder auch eigentumsrechtliche Übertra-gung auf die E… GmbH der Rechte aus dem Patent bzw. des Patentan- spruches wird somit mit diesem Schreiben ohne weitere zusätzli-che Willenserklärung des Herrn R… bereits ausgelöst." Im fünften Absatz heißt es, dass dieser Vertrag hinsichtlich des Patents bei korrek-tem Abschluss der Bauleistungen nichtig werde. Die Antragstellerin trug vor, beide Baumaßnahmen seien bisher nicht fertiggestellt und reichte insoweit als weitere - 4 - Unterlagen ua die Kopie eines Abnahme-Protokolls vom 18. Mai 2001 - in dem verschiedene Mängel aufgelistet werden - und die Kopie eines Aufforderungs-schreibens an die R… zur Mängelbeseitigung bis 31. Mai 2001 ein. Zu dem im Vertrag nicht genannten Aktenzeichen der Patentan-meldung gab die Antragstellerin an, das abzutretende Recht müsse nach gelten-dem Recht im Übertragungsvertrag ausreichend bestimmt sein; das sei hier der Fall, da der Abtretende, der Antragsgegner, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses nur im Besitz dieser einen Patentanmeldung gewesen sei, was amtlicherseits leicht nachprüfbar sei. Hilfsweise werde Beweis dafür angetreten, dass die Antrag-stellerin im Besitz der "beiliegenden" Patentbeschreibung sei und diesen Besitz mit dem Vertragschluss erlangt habe. Ausweislich eines handschriftlichen Vermerks in der patentamtlichen Akte wurde der Umschreibungsantrag vom 21. Dezember 2001 an den Antragsgegner bzw seinen Vertreter zur Kenntnisnahme übersandt. Dieser äußerte sich dahingehend, dass Patentanwalt J… nicht berechtigt sei, im Namen des Patentanmelders An träge zu stellen; denn er sei als Vertreter abberufen, wie sich aus dem Vertrag vom 25. Juni 2001 ergebe. Nach einem amtsintern gebliebenen Vermerk, welchem der beiden Umschrei-bungsanträge zu folgen sei, sind die Antragsteller des Umschreibungsantrags vom 15. Oktober 2001 mit patentamtlichem Bescheid vom 19. Juli 2002 zur Bezahlung der Umschreibungsgebühr aufgefordert worden. Hinsichtlich des Umschreibungs-antrags vom 21. Dezember 2001 hat das Deutsche Patent- und Markenamt mit - formlos übersandtem - Bescheid vom 19. Juli 2002 der Antragstellerin mitgeteilt, dass eine Umschreibung nicht möglich sei, denn der Rechtsübergang sei dem Pa-tentamt nicht nachgewiesen worden. Im Vertrag vom 31. August 2000 seien ledig-lich die Rechte aus dem Patent übertragen worden, nicht aber das Patent/die Pa-tentanmeldung selbst. Eine Übertragungsbewilligung des Antragsgegners auf die Antragstellerin liege nicht vor. Es komme auch keine Übertragung gemäß 1.1.1.1. der Umschreibrichtlinien in Betracht, da mit dem Vertrag vom 25. Juni 2001 Pa-- 5 - tentanwalt J… die Vollmacht entzogen worden sei. Diesen Bescheid, der von ei ner Beamtin des gehobenen Dienstes unter der Angabe "Patentabteilung 1.11" unterzeichnet worden ist, hat die Antragstellerin am 25. Juli 2002 erhalten. Mit weiterem Bescheid vom 8. November 2002, der der Antragstellerin am 13. No-vember 2002 zugestellt worden ist, hat das Patentamt der Antragstellerin eine "Nachholung der Rechtsmittelbelehrung gem. § 47 Abs 2 Satz 2 PatG" übersandt und den Bescheid vom 19. Juli 2002 in Kopie beigefügt. Hiergegen wendet sich die Antragstellerin mit der am 18. Oktober 2002 eingegan-genen Beschwerde. Die Beschwerdegebühr wird am 11. Dezember 2002 gezahlt. Zur Begründung ist ausgeführt, die Beschwerde richte sich zunächst gegen die schleppende Bearbeitung, da das Patentamt über sieben Monate gebraucht habe, bis es eine Entscheidung getroffen habe. Das Patentamt habe den Vertrag vom 31. August 2000 unter Verstoß gegen die §§ 133 und 157 BGB ausgelegt und sei daher zu einem falschen Ergebnis gekommen. Wenn sich der Antragsgegner in dem Vertrag verpflichtet habe, sein Eigentum an der Patentanmeldung zu übertra-gen, könne das nur bedeuten, dass er sein Vermögensrecht auf das Patent über-tragen habe. Der Vertrag lasse keine andere Auslegung zu, weil es auch zu einer wirksamen Übertragung von Nutzungsrechten (Rechte aus dem Patent) zwingend weiterer Vertragsbedingungen bedürfe, die hier nicht erfüllt seien. Die Behauptun-gen des Antragsgegners zu diesem Vertrag seien nicht richtig und würden bestrit-ten. Zudem reicht die Antragstellerin die Kopien zweier eidesstattlicher Versiche-rungen ein. Zum einen versichert der Architekt J…, der das Bauvorhaben als Erfüllungsgehilfe für die Antragstellerin betreut hat, ihm sei bekannt, dass zwi-schen der Antragstellerin, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn E…, und dem Antragsgegner am 31. August 2000 ein Bauvertrag über die Rekonstruktion einer Heizungsanlage sowie den Einbau einer Solaranlage geschlossen worden sei. Er erkläre ausdrücklich, dass zwischen den Parteien mit Vertrag vom 31. Au-gust 2000 für den Fall der Nichtfertigstellung der Solaranlage eine Übertragung des Patents mit dem Aktenzeichen 198 53 913.4, Titel Sonnenkollektor gewollt ge-wesen sei, da Herr E… aufgrund der Vorauszahlung eines großen Geldbetrages - 6 - als Sicherheit die Übertragung dieses Patents gefordert habe. Den gleichen Wort-laut hat die Versicherung von N…, eines ehemaligen Geschäftspartners des Antragsgegners. Die Antragstellerin beantragt, den Beschluss aufzuheben und die Umschreibung auf sie vor-zunehmen. Der Antragsgegner beantragt sinngemäß, die Beschwerde zurückzuweisen. Zur Begründung ist ausgeführt, grundsätzlich sei von einer Übertragung der vor-liegenden Patentanmeldung 198 53 913.4 nie die Rede gewesen. Herr E… habe von ihm eine Sicherheit für das durchzuführende Bauvorhaben gewollt, er habe daraufhin das Gebrauchsmuster 298 20 899.7 angeboten, wie auch im Bauvertrag festgehalten sei. Dass er diesem die Unterlagen nicht nur des Gebrauchsmusters 298 20 899.7, sondern auch der Patentanmeldung 198 53 913.4 gegeben habe, habe folgenden Grund: Herr E… sei damals Bankangestellter und dort seines Wissens nach für die Kreditvergabe tätig gewesen. In seiner finanziell schweren Lage sei es ihm unmöglich gewesen, von irgendeiner Bank finanzielle Unterstüt-zung für die Umsetzung seines Patents zu bekommen. Herr E… habe sich ange boten, eine Finanzierung über seine Bank zu tätigen. Er habe Herrn E… alle für die Beantragung des Kredits notwendigen Unterlagen einschließlich der Originale der Patentanmeldung 198 53 913.4 und des Gebrauchsmusters 298 20 899.7 übergeben, in deren Besitz er heute noch sei. Er habe sich weiterhin um eine pri-vate Finanzierung bemüht und auch bei Herrn K… gefunden. - 7 - Im Oktober 2003 ist durch den Antragsgegner sowie durch K… und K1… ein weiterer Umschreibungsantrag gestellt worden, wonach eine Um schreibung der noch beim Antragsgegner verbliebenen Hälfte der Patentanmel-dung auf eine GbR, bestehend aus K… und K1…, erfolgen solle. II 1. Die Beschwerde ist zulässig. a. Sie ist statthaft, denn sie ist gegen einen Beschluss im Sinne von § 73 Abs 1 PatG gerichtet. Ob ein Beschluss vorliegt, ist nach ständiger Rechtspre-chung nicht nach der äußeren Form oder Bezeichnung der Entscheidung zu beur-teilen, sondern nach ihrem materiellen Gehalt; unter einem Beschluss im Sinne von § 73 Abs 1 PatG ist danach eine Entscheidung zu verstehen, durch die eine abschließende Regelung erfolgt, die die Rechte eines Beteiligten berühren kann (vgl Schulte, PatG, 6. Aufl, § 73 Rdn 25ff mwN). Hiervon ausgehend handelt es sich bei dem nicht in der äußeren Form eines Beschlusses ergangenen Bescheid des Patentamts vom 19. Juli 2002 um einen anfechtbaren Beschluss. Er enthält seinem Inhalt nach ersichtlich eine abschließende Regelung über den von der An-tragstellerin gestellten Umschreibungsantrag. Die Umschreibung ist als nicht mög-lich bezeichnet worden, ohne dass der Antragstellerin eine Gelegenheit zur Äuße-rung eingeräumt oder die Ablehnung des Umschreibungsantrags etwa nur ange-kündigt worden ist. Keine abschließende Regelung, mithin keinen Beschluss, enthält dieser Bescheid aber, soweit er den weiteren Umschreibungsantrag vom 15. Oktober 2001 betrifft; insoweit enthält der Bescheid lediglich eine Ankündigung ("Sobald die Vorausset-zungen vorliegen ..."). Der weitere Umschreibungsantrag ist daher nicht Be-schwerdegegenstand. Dies hat zur Folge, dass als formell Verfahrensbeteiligte au-ßer der Antragstellerin nur der Antragsgegner als der bisher im Register und in der - 8 - Akte vermerkte Inhaber der Patentanmeldung anzusehen ist, nicht aber K… und K1… als weitere Antragsteller des weiteren Umschreibungs antrags, die hier lediglich materiell Betroffene sein können. b. Die Beschwerde ist auch fristgerecht eingelegt und die Beschwerdegebühr frist-gerecht gezahlt worden, da die Beschwerdefrist erst nach Zustellung der nachge-holten Rechtsmittelbelehrung zu laufen begann (vgl Schulte, aaO, § 47 Rdn 43). 2. Die Beschwerde ist unbegründet, denn das Patentamt hat den Umschreibungs-antrag der Antragstellerin vom 21. Dezember 2001 im Ergebnis zu Recht zurück-gewiesen. a. Der Senat hat von einer Zurückverweisung abgesehen und in der Sache selbst entschieden (§ 79 Abs 3 Nr 2 PatG), obwohl das Verfahren vor dem Patentamt an wesentlichen Verfahrensmängeln leidet. Die Sache ist nämlich entscheidungsreif und eine weitere Verzögerung des Verfahrens zu vermeiden. Aus der patentamtlichen Akte geht schon nicht ganz zweifelsfrei hervor, ob der Umschreibungsantrag der Antragstellerin dem Antragsgegner, vor dem Patentamt zu dieser Zeit vertreten von Notar S…, zur Kenntnis gegeben wurde. Ungeachtet der handschriftlichen Notiz fehlt eine Kopie des üblichen Übersen-dungsschreibens. Der schriftsätzlichen Stellungnahme des Vertreters des Antrags-gegners im Juni 2002 lässt sich nicht zweifelsfrei entnehmen, ob sie in Kenntnis des Inhalts des Umschreibungsantrags abgegeben wurde. Eine Verletzung des Grundsatzes des rechtlichen Gehörs ist aber auf jeden Fall darin zu sehen, dass das Patentamt den Umschreibungsantrag vom 21. Dezember 2001 zurückgewie-sen hat, ohne der Antragstellerin vorher Gelegenheit zu geben, sich hierzu, also zu den Gründen, die der Umschreibung entgegenstehen, zu äußern. Rechtliches Gehör, Art 103 Abs 1 GG, ist vor allen Entscheidungen, die Rechte Beteiligter be-rühren können, zu gewähren (vgl Schulte, aaO, vor § 34 Rdn 203). Die amtsintern erwogene und bereits eingeleitete Weitergabe der Sache an die Rechtsabteilung - 9 - des Patentamts wäre im übrigen bei der vorliegenden Sach- und Rechtslage sinn-voll und geboten gewesen. Dass stattdessen ein Amtsbescheid ohne jede Gele-genheit zur Äußerung ergangen ist, der der Sache nach als Beschluss gewertet werden musste, stellt sich als Überraschungsentscheidung dar. Nicht klar wird aus dem Beschluss auch, welcher Spruchkörper wirklich entschie-den hat. Gemäß § 27 Abs 1 Nr 1 PatG ist für die Bearbeitung von Patentanmel-dungen, wozu auch die Umschreibung von Patentanmeldungen gehört, die Prü-fungsstelle und nicht die Patentabteilung zuständig (vgl BPatG BlPMZ 1984, 239; Schulte, aaO, § 27 Rdn 12). Entschieden hat eine einzelne Beamtin des gehobe-nen Dienstes, wie es zwar der Besetzung der Prüfungsstelle bei der Entscheidung über Umschreibungsanträge nach der Wahrnehmungsverordnung, § 1 Abs 1 Nr 5 WahrnV, entspricht, aber unter der Angabe "Patentabteilung 1.11". Ein weite-rer schwerwiegender Verfahrensmangel ergibt sich daraus, dass das Patentamt den Beschluss vom 19. Juli 2002 entgegen § 47 Abs 1 Satz 1 PatG nicht auch der Gegenseite, mithin dem Antragsgegner als Beteiligtem zugestellt hat, denn das Umschreibverfahren ist ein echtes Streitverfahren. b. Die Voraussetzungen für eine Umschreibung liegen nicht vor. Gemäß § 30 Abs 3 Satz 1 PatG vermerkt das Patentamt im Register eine Änderung in der Per-son des Anmelders oder Patentinhabers, wenn sie ihm nachgewiesen wird. Dabei ist das Patentamt nicht verpflichtet, die materiellrechtliche Wirksamkeit der Rechtsübertragung in jeder Richtung zu prüfen. Dem Wesen des Registerverfah-rens entspricht es, den Rahmen der rechtlichen Nachprüfung nicht allzu weit zu ziehen. Führt diese Prüfung zu Zweifeln an der Rechtswirksamkeit der Bewilligung oder der Verfügungsbefugnis des Bewilligenden bzw der Rechtswirksamkeit der Übertragung und lassen sich diese Zweifel nicht durch Beweismittel beheben, die für das Registerverfahren tauglich erscheinen, muss das Patentamt die Umschrei-bung versagen (vgl BGH BlPMZ 1969, 60, 63 - Marpin; BPatG 10. Senat BlPMZ 1999, 370, 371; BlPMZ 2001, 354; Schulte, aaO, § 30 Rdn 26; Busse, PatG, 6. Aufl, § 30 Rdn 88). Ein solcher Fall ist hier gegeben. - 10 - Die zum Nachweis des Rechtsübergangs auf die Antragstellerin vorgelegten Un-terlagen erwecken Zweifel an der Rechtswirksamkeit der Übertragung. Der Vertrag vom 31. August 2000 stellt zwar nach seinem Wortlaut - "Eigentum" soll übertragen werden, es wird ein "Kaufvertrag" geschlossen - und auch Sinn die Vollübertragung des Rechts an der bzw einer Patentanmeldung dar und nicht, wie das Patentamt im angefochtenen Beschluss annimmt, nur die Übertragung der Rechte aus dem Patent. Für die Annahme einer bloßen Lizenzeinräumung bietet der Wortlaut keine Stütze. Es handelt sich wohl auch nicht nur um eine schuld-rechtliche Verpflichtung, sondern zugleich um die Abtretung des Rechts; schuld-rechtlicher und dinglicher Übertragungsvertrag bilden bei der Übertragung des Pa-tents regelmäßig eine Einheit (vgl Schulte, aaO, § 15 Rdn 17; Benkard, PatG, 9. Aufl, § 15 Rdn 8). Voraussetzung für eine wirksame Abtretung ist aber stets die Bestimmbarkeit der abgetretenen Forderung (vgl Benkard, aaO, § 15 Rdn 6; Palandt, BGB, 63. Aufl, § 398 Rdn 14). Hier wird in dem Vertrag vom 31. August 2000 das Aktenzeichen der Patentanmeldung nicht genannt. Dem Wortlaut nach ist die Rede vom "beilie-genden" Patent. Ein Dokument, welches beiliegt bzw beigelegen hat und das ex-plizit als Anlage zu diesem Vertrag gekennzeichnet worden ist, ist aber nicht vor-gelegt worden. Die Antragstellerin verweist zwar auf eine Entscheidung des Bun-desgerichtshofs (GRUR 1979, 145), wonach es im dortigen Fall einer Globalüber-tragung ausreichte, "wenn aus den Geschäftsunterlagen des Veräußerers zwei-felsfrei feststellbar ist, welche Sachen und Rechte ihm im Zeitpunkt der Veräuße-rung zu eigen sind." Diesen Anforderungen genügte der dortige Vertrag mit der Formulierung "sämtliche aktiven Vermögenswerte ...", wobei dieser aber auf dem Vertrag beigefügte Anlagen verwies, die Einzelaufstellungen enthielten. Solch eine Anlage mit einer Aufstellung gibt es hier aber gerade nicht. - 11 - Der Umstand, dass zur Zeit des Vertragsschlusses die vorliegende Patentanmel-dung die einzige war, die der Patentanmelder bis dahin eingereicht hatte, reicht nicht aus vor dem Hintergrund, dass er gleichzeitig auch eine Gebrauchsmuster-anmeldung eingereicht hatte, die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses auch bereits eingetragen, mithin formell ein Vollrecht war (eingetragen am 4. Fe-bruar 1999). Wer mit den verschiedenen Schutzrechtsarten als patentrechtlicher Laie nicht besonders vertraut ist, mag auch ein Gebrauchsmuster als Patent be-zeichnen. Auffällig ist, dass im Vertrag die Rede von "Patent" und "Patentan-spruch" ist, nicht aber korrekt von der Patentanmeldung. Nachdem der Antrags-gegner bestreitet, dass er die vorliegende Patentanmeldung übertragen wollte und substantiiert vorgetragen hat, aus welchem anderen Grund er dem Geschäftsfüh-rer der Antragstellerin die Unterlagen der Patentanmeldung übergeben hat (Kredit-antrag) bzw diese im Besitz der Unterlagen ist, bedürfte es einer Vernehmung der an dem Vertragschluss Beteiligten oder sonstigen Anwesenden, um zu klären, ob mit "beiliegendem Patent" wirklich die vorliegende Patentanmeldung gemeint war. Eine Zeugenvernehmung kann aber nicht als ein für das Registerverfahren taugli-ches Beweismittel angesehen werden (BGH aaO - Marpin; BPatG 5 W (pat) 7/01 und 8/01 jeweils vom 10. Juni 2002, veröffentlicht in juris; Busse, aaO, § 30 Rdn 58). Die insoweit eingereichten eidesstattlichen Versicherungen lassen im übrigen schon nicht einmal erkennen, ob diese Personen bei den Vertragsgesprä-chen anwesend waren oder aufgrund welcher konkreten Umstände sie zu der Ver-sicherung kommen können, dass die Übertragung der vorliegenden Patentanmel-dung gewollt war. Es bleibt nach allem unklar, auf welches Schutzrecht sich der vorgelegte Vertrag bezieht. Einen für das Registerverfahren ausreichenden Nachweis erschwert auch, dass die Übertragung des Rechts an eine Bedingung geknüpft ist. Eine Bedingung ist zwar bei der Übertragung des Patents grundsätzlich möglich (vgl Benkard, aaO, § 15 Rdn 5 zur auflösenden Bedingung). Die Bedingung "Sollte die Baumaßnah-me nicht abgeschlossen werden oder nicht vollendet werden" lässt aber Raum für Auslegungsfragen. Aus dem vorgelegten Abnahmeprotokoll selbst und der Män-- 12 - gelauflistung lässt sich nicht zweifelsfrei feststellen, dass dies genau die Baumaß-nahme ist, von der im Vertrag vom 31. August 2000 die Rede ist. Ferner lässt sich nicht ohne weiteres allein aus den Urkunden feststellen, ob dies solche Mängel sind, die die Annahme stützen, die Baumaßnahme sei nicht abgeschlossen oder nicht vollendet. Der Eintritt oder Nichteintritt der Vertragsbedingung kann nach al-lem nicht allein mit den für das Registerverfahren tauglichen Beweismitteln zwei-felsfrei festgestellt werden. Da berechtigte Zweifel an der Übertragung des Rechts verbleiben, ist der Um-schreibungsantrag zu Recht zurückgewiesen worden. Die Antragstellerin ist auf den Zivilrechtsweg zu verweisen. 3. Bei der Entscheidung über die weiteren Umschreibungsanträge wird das Pa-tentamt zu beachten haben, dass aus der Zurückweisung des vorliegenden Um-schreibungsantrags nicht zwingend die Stattgabe der weiteren Umschreibungsan-träge folgt. Vielmehr müssen auch diese für sich genommen die Voraussetzungen des § 30 Abs 3 PatG erfüllen. III Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragstellerin, § 80 Abs 1 PatG. Denn beim Umschreibungsverfahren handelt es sich um ein echtes Streitverfah-ren, in dem es der Billigkeit entspricht, dem Unterliegenden die Kosten aufzuerle-gen (vgl BPatG BlPMZ 2001, 354, 356). Schülke Püschel Rauch Be
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