10 W (pat) 9/03  - 10. Senat (Jur.Beschw.)

BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 10 W (pat) 9/03 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S SIn der Beschwerdesache …- 2 - betreffend die Patentanmeldung 100 66 092.4-27 (hier: Frist zur Zahlung der Prüfungsgebühr für die Ausscheidungsanmeldung) hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. April 2006 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, die Richterin Püschel und den Richter Müller beschlossen: 1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 43 K des Deut-schen Patent- und Markenamts vom 6. November 2002 wirdaufgehoben. Es wird festgestellt, dass die Patentanmeldung100 66 092.4 nicht als zurückgenommen gilt.2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.G r ü n d eI Die Beschwerdeführerin wendet sich dagegen, dass das Deutsche Patent- und Markenamt ihre Ausscheidungsanmeldung als zurückgenommen ansieht, weil sie nicht binnen 3 Monaten nach Erklärung der Ausscheidung die Prüfungsgebühr entrichtet hat. Die Beschwerdeführerin meldete im Dezember 2000 ein „Schreibgerät mit einteili-ger Mechanikkomponente“ unter der Nr. 100 64 176.8 zum Patent an und stellte Prüfungsantrag. Gleichzeitig entrichtete sie die Anmelde- sowie die Prüfungsge-bühr. - 3 - Auf die Rüge der mangelnden Einheitlichkeit der Anmeldung erklärte die Be-schwerdeführerin mit ihrer Eingabe vom 5. März 2002, eingegangen am darauffol-genden Tag, die Zustimmung zur Ausscheidung der bisherigen Ansprüche 1 bis 22 sowie 30 bis 34; die übrigen Ansprüche 23 bis 29 und ein geänderter An-spruch 1 sollten Gegenstand der (Stamm-)Anmeldung bleiben. Zugleich entrichte-te sie die Anmeldegebühr von 60.-- € für die Ausscheidungsanmeldung, jedoch nicht die Prüfungsgebühr, deren Zahlung auch in der Folgezeit unterblieb. Mit einer maschinell erstellten Mitteilung der Patentabteilung 11 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 8. August 2002 wurde der Beschwerdeführerin zur Kenntnis gegeben, dass die Ausscheidungsanmeldung wegen Nichtzahlung der Prüfungsgebühr aufgrund von § 6 Abs. 2 PatKostG als zurückgenommen gelte. Die Beschwerdeführerin hatte sich bereits mit ihrem Schriftsatz vom 29. Mai 2002 auf den Standpunkt gestellt, dass die Ausscheidungsanmeldung nicht als zurück-genommen gelte, wenn lediglich die Prüfungsgebühr für diese Anmeldung nicht gezahlt worden sei, und beantragte die Erteilung eines Patents, verbunden mit der Bitte „das Prüfungsverfahren bis zum Ablauf der gesetzlich möglichen Frist zu-rückzustellen“. Auf diese Eingabe hin wurde mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 43 K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 6. November 2002 festgestellt, dass die Anmeldung wegen nicht rechtzeitiger Zahlung der Prüfungsgebühr als zurück-genommen gelte. Zur Begründung führte das DPMA an, die mit Eingang der Ausscheidungsanmel-dung fälligen Gebühren (§ 3 Abs. 1 PatKostG) seien binnen 3 Monaten zu zahlen (§ 6 Abs. 1 PatKostG). Dies gelte auch für die Prüfungsantragsgebühr, wenn die Ausscheidung nach Stellung des Prüfungsantrags und Zahlung der Prüfungsan-tragsgebühr in der Stammanmeldung erfolgt sei, denn der für die ungeteilte An-meldung gestellte Prüfungsantrag gelte auch für die Ausscheidungsanmeldung. - 4 - Bei Nichtzahlung dieser Gebühr könne nach der Rechtsprechung des BGH (GRUR 1986, 877 - Kraftfahrzeuggetriebe) nicht die Fiktion des § 44 Abs. 3 PatG a. F. eingreifen, die § 6 Abs. 2 PatKostG entspreche, vielmehr gelte die Ausschei-dungsanmeldung als zurückgenommen aufgrund entsprechender Anwendung der §§ 35 Abs. 3 Satz 2, 57 Abs. 1 Satz 4 PatG a. F. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde. Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß, den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 43 K des Deut-schen Patent- und Markenamts vom 6. November 2002 aufzuhe-ben. Sie ist der Auffassung, dass angesichts der Prüfungsantragsfrist von 7 Jahren die Gebühr gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 PatKostG innerhalb dieser Frist und nicht schon binnen 3 Monaten zu zahlen sei. § 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG komme nicht zur An-wendung, da § 44 Abs. 2 PatG als lex specialis vorgehe. Die in der BGH-Entscheidung „Kraftfahrzeuggetriebe“ vorgenommene analoge Anwendung der §§ 35 Abs. 3 Satz 2, 57 Abs. 1 Satz 4 PatG sei nach neuem Recht nicht mehr möglich, denn eine durch Analogie auszufüllende Gesetzeslü-cke bestehe nicht mehr, da § 6 PatKostG den Sachverhalt voll umfänglich erfas-se. Zudem könne sich eine Entscheidung nicht auf die Analogie zu inzwischen abgeschafften Vorschriften stützen. Der dem Verfahren gem. § 77 PatG beigetretene Präsident des DPMA stützt die im angegriffenen Beschluss vertretene Auffassung nicht mehr auf § 35 Abs. 3 S. 2 PatG a. F. und § 57 Abs. 1 S. 4 PatG a. F. analog, sondern unmittelbar auf § 6 Abs. 2 i. V. m. Abs. 1 S. 2 PatKostG. Der gebührenauslösende Tatbestand für die Prüfungsgebühr sei nicht der in der Stammanmeldung gestellte Prüfungsan-- 5 - trag, sondern die Ausscheidungsanmeldung als das zeitlich später liegende Er-eignis. Da sie nicht fristgebunden sei, unterfalle sie nicht der Vorschrift des § 6 Abs. 1 S. 1 PatKostG, weshalb die Zahlungsfrist von drei Monaten gem. § 6 Abs. 1 S. 2 PatKostG einschlägig sei. Bei nicht fristgerechter Zahlung gelte nach § 6 Abs. 2 PatKostG die Ausscheidungsanmeldung als zurückgenommen. II Die zulässige Beschwerde ist begründet, denn ebenso wie bei einer regulären Anmeldung konnte bei der nach Inkrafttreten des PatKostG und vor Inkrafttreten des § 44 Abs. 2 S. 2 PatG erfolgten Ausscheidungsanmeldung die Prüfungsge-bühr innerhalb der 7-Jahres-Frist entrichtet werden. Da diese Frist noch nicht ab-gelaufen ist, ist für eine Rücknahmefiktion kein Raum. A. 1. Der Prüfungsantrag kann bei einer regulären Anmeldung gemäß § 44 Abs. 2 Satz 1 PatG bis zum Ablauf von 7 Jahren nach der Einreichung der Anmel-dung gestellt werden. Mit der Antragstellung wird nach § 3 Abs. 1 PatKostG die Prüfungsgebühr fällig. Nur für Anmeldungen, die nach Inkrafttreten des § 44 Abs. 2 Satz 2 PatG (= 19.März 2004) eingereicht worden sind, gilt die dort genannte Zahlungsfrist von 3 Monaten ab Fälligkeit (Schulte, 7. Aufl., 2005, § 44 PatG Rdn. 23). Für vor die-sem Zeitpunkt eingereichte Anmeldungen konnte die Prüfungsgebühr jederzeit nach § 6 Abs. 1 S. 1 PatKostG innerhalb der 7-Jahres-Frist entrichtet werden (Schulte, a. a. O.). Erfolgte die Gebührenzahlung innerhalb der 7 Jahre nicht, dann galt der Prü-fungsantrag als zurückgenommen (vgl. Busse/Schwendy, 6. Aufl., § 44 PatG Rdn. 20) mit der Folge, dass auch die Anmeldung nach § 58 Abs. 3 PatG als zu-rückgenommen galt (Busse/Schwendy, § 58 PatG Rdn. 29, § 44 PatG Rdn. 20). Dass vor der Gesetzesänderung die Prüfungsgebühr bis zum Ablauf der 7-Jah-res-Frist gezahlt werden konnte, wird auch durch die amtliche Begründung zum Entwurf des Geschmacksmusterreformgesetzes bestätigt (BlPMZ 2004, 222). Zu - 6 - Artikel 2 Abs. 7, der die Änderung von § 44 PatG zum Gegenstand hat, heißt es u. a. (a. a. O., S. 253): „Die derzeitige Regelung führt dazu, dass die Prüfungsgebühr mit der Stellung des Antrages nach der allgemein geltenden Regelung nach § 3 Abs. 1 des Patentkostengesetzes fällig wird und die Zah-lungsfrist nach § 6 Abs. 1 des Patentkostengesetzes genauso lang ist, wie die Frist für die Stellung des Prüfungsantrages (maximal 7 Jahre).“ 2. Die streitige Ausscheidungsanmeldung kann rechtlich nicht anders behan-delt werden als eine reguläre Anmeldung, in der Prüfungsantrag gestellt worden ist. a) Bei der im Gesetz nicht geregelten Ausscheidung handelt es sich um eine Anmeldung, die mit Eingang der Ausscheidungserklärung entsteht. Damit ist der in § 3 Abs. 1 PatKostG genannte Gebührentatbestand der „Einreichung einer An-meldung“ verwirklicht, so dass die Fälligkeit der Gebühren in diesem Zeitpunkt eintritt (Schulte, § 3 PatKostG Rdn. 8). Da in der Stammanmeldung bereits Prüfungsantrag gestellt war, gilt er auch in der Ausscheidungsanmeldung als gestellt, denn die Ausscheidungsanmeldung wird in der Verfahrenslage weitergeführt, in der sich die Stammanmeldung im Zeitpunkt der Ausscheidung befand (BGH GRUR 1986, 877, 879 - Kraftfahrzeug-getriebe). Dies hat zur Folge, dass in der Ausscheidungsanmeldung nicht nur die Anmeldegebühr, sondern auch die Prüfungsgebühr fällig ist. Die streitgegenständliche Anmeldung ist vor Inkrafttreten der Neuregelung in § 44 Abs. 2 S. 2 PatG entstanden, aber nach Inkrafttreten des PatKostG, nämlich mit Eingang der Ausscheidungsanmeldung am 6. März 2002. Maßgeblich ist daher die bisherige Gesetzeslage. Da die Anmeldegebühr bezahlt worden ist, ist die Ausscheidungsanmeldung mit einer regulären Anmeldung vergleichbar, in der Prüfungsantrag gestellt, die Prü-fungsgebühr jedoch noch nicht eingezahlt worden ist. Es genügt daher, wie dort - 7 - binnen der 7-Jahres-Frist des § 44 Abs. 2 PatG a. F. die Prüfungsgebühr zu be-zahlen (vgl. Schulte, § 34 PatG Rdn. 283). Die 3-Monats-Frist des § 6 Abs. 1 S. 2 PatKostG ist nicht einschlägig. Denn ebenso wie bei einer regulären Anmel-dung der in der Anmeldung gestellte Prüfungsantrag mit dieser rechtliche Wirk-samkeit erlangt, erlangt er bei der Ausscheidung rechtliche Wirksamkeit für die Ausscheidungsanmeldung mit der Ausscheidungserklärung. Die Ausscheidungs-erklärung stellt somit nicht das zeitlich später liegende Ereignis dar, sie ist nicht der gebührenauslösende Tatbestand für die Prüfungsgebühr. Die Nichtentrich-tung der Prüfungsgebühr kann daher nicht zu einer Rücknahmefiktion hinsichtlich der Ausscheidungsanmeldung führen. b) Eine Ungleichbehandlung von Anmeldung und Ausscheidungsanmeldung hinsichtlich der hier streitigen Frage ließe sich nur dann rechtfertigen, wenn hier-für ein sachlicher Grund vorhanden wäre. Dies ist jedoch auch im Lichte der Ent-scheidung „Kraftfahrzeuggetriebe“ des BGH nicht der Fall: Der BGH hat in dieser vor Inkrafttreten des PatKostG ergangenen Entscheidung die Auffassung vertreten, dass in Anlehnung an die (damaligen) Vorschriften der §§ 35 Abs. 3 Satz 2, 57 Abs. 1 Satz 4 PatG eine Frist zu setzen sei, nach deren fruchtlosem Ablauf die Anmeldung als zurückgenommen gelte. Schwendy folgt dem in Busse, 6. Aufl., 2003, § 44 PatG Rdn. 47, während Schulte diese in der 6. Auflage, 2001, § 34 PatG Rdn 246 f. noch vertretene Auffassung nach Inkraft-treten des PatKostG in der 7. Auflage (2005) seines Kommentars (s. o., § 34 PatG Rdn. 283) aufgegeben hat. Der Auffassung des BGH ist insoweit durch die Aufhebung der o. g. Vorschriften und die Einführung des PatKostG der Boden entzogen worden: - 8 - aa) Der BGH unterscheidet zunächst zwischen dem freien Teilungsrecht des Anmelders gemäß § 39 PatG und der Ausscheidung zur Beseitigung des Mangels der Uneinheitlichkeit der Anmeldung. Entsprechend der unterschiedlichen Zielset-zung der beiden Rechtsinstitute seien auch die Rechtsfolgen verschieden ausge-staltet: Während die Wirkung der Teilungserklärung nach § 39 Abs. 3 PatG zu-nächst in der Schwebe bleibe, führe die Ausscheidung eine sofort wirksame Tren-nung des Erteilungsverfahrens hinsichtlich des ausgeschiedenen Teils herbei. Dem Recht des Anmelders, die Anmeldung nach Belieben jederzeit teilen zu kön-nen, entspreche die Möglichkeit, die Teilungserklärung durch Nichtzahlung der Gebühren wieder rückgängig zu machen. Diese Regelung könne auf die Aus-scheidung nicht angewandt werden, da sie den Anwender in die Lage versetze, die Beseitigung der Uneinheitlichkeit seiner Anmeldung durch Herbeiführung der Nichtabgabefiktion des § 39 Abs. 3 PatG und anschließende erneute Teilungser-klärungen bis zur Grenze des Rechtsmissbrauchs hinauszuschieben. Mit Inkrafttreten des PatKostG ergibt sich folgende Situation: Die wirksame Aus-scheidungserklärung erzeugt eine Anmeldung, für die nach § 3 Abs. 1 PatKostG Gebühren fällig werden. Wird die Anmeldegebühr nicht binnen 3 Monaten bezahlt (§ 6 Abs. 1 Satz 2 PatKostG) gilt die Ausscheidungsanmeldung als zurückgenom-men (§ 6 Abs. 2 PatKostG). Ein die Gefahr des Missbrauchs in sich tragender Schwebezustand, wie vom BGH befürchtet, tritt nicht ein, denn die Ausschei-dungsanmeldung kann nicht in die Stammanmeldung zurückfallen. bb) Ausgehend von der Prämisse, dass die Ausscheidungsanmeldung auf den Stand der Stammanmeldung gebracht werden müsse, um die Frage der Einheit-lichkeit möglichst rasch zu klären, fordert der BGH (a. a. O., S. 879), dass auch die Prüfungsgebühr, sofern in der Stammanmeldung bereits entrichtet, in der Aus-scheidungsanmeldung, und zwar binnen angemessener Frist zu zahlen sei. Das Amt habe eine entsprechende Frist zu setzen, bei deren Nichteinhaltung die An-meldung als zurückgenommen gelte. - 9 - Die vom BGH postulierte Verfahrensweise rechtfertigt sowohl vom Ausgangs-punkt her als auch in der Art der Durchführung nach dem für den vorliegenden Fall relevanten Gesetzesstand keine Ungleichbehandlung der Ausscheidungsan-meldung gegenüber einer regulären Anmeldung: (1) Dem Bedürfnis nach einer möglichst raschen Klärung der Einheitlichkeit der Anmeldung ist bereits dadurch genügt, dass binnen 3 Monaten feststeht, ob die Ausscheidungsanmeldung weiter verfolgt wird oder wegen Nichtzahlung der An-meldegebühr als zurückgenommen gilt (siehe oben II 2 b) aa), § 6 Abs. 2 PatKostG). Wie die sofortige Weiterführung des Prüfungsverfahrens in der Aus-scheidungsanmeldung für diese Frage eine weitere Klärung herbeiführen soll, ist nicht ersichtlich, denn der Mangel der Uneinheitlichkeit der Stammanmeldung soll-te ja gerade durch die einvernehmliche Ausscheidung beseitigt werden. (2) Für die Fristsetzung hat der BGH die Rechtsgrundlage in einer „Anlehnung an die Vorschriften der §§ 35 Abs. 3 Satz 2, 57 Abs. 1 Satz 4 PatG“ gesehen. Die erstgenannte Vorschrift hat eine Fristsetzung zur Zahlung der Anmeldegebühr von 1 Monat vorgesehen verbunden mit dem Hinweis, dass bei nicht rechtzeitiger Zahlung die Anmeldung als zurückgenommen gelte. § 57 Abs. 1 Satz 4 PatG hat ebenso eine Fristsetzung von 1 Monat zur Zahlung der Erteilungsgebühr verlangt, wiederum verbunden mit dem Hinweis, dass bei nicht rechtzeitiger Zahlung die Anmeldung als zurückgenommen gelte. Weil diese Regelungen mit Inkrafttreten des PatKostG entfallen sind, fehlt es nun an einem Anknüpfungspunkt im Gesetz für die Fristsetzung nebst Rücknahmefik-tion. Der gesetzgeberischen Zielsetzung folgend, mit dem PatKostG die bisheri-gen Gebührenbenachrichtigungen wegfallen zu lassen (vgl. die Begründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, BlPMZ 2002, 36, 37 f.), finden sich entsprechende Re-gelungen auch nicht im PatKostG. - 10 - cc) Da die Ausscheidung eine im Gesetz nicht geregelte Art der Anmeldung darstellt, existieren naturgemäß keine gesetzlichen Vorschriften, die eine gegen-über einer regulären Anmeldung andere rechtliche Behandlung verlangen. Als sachlicher Grund für eine Ungleichbehandlung genügt auch nicht der Umstand, dass die Ausscheidungsanmeldung als ehemaliger Teil der Stammanmeldung wieder auf den dort bereits erreichten Verfahrensstand zu bringen sei (BGH, a. a. O., S. 878). Denn dieses Ziel rechtfertigt zum einen nicht einen solch ein-schneidenden Unterschied in den Rechtsfolgen, zum anderen kann es nur mit den nun vom Gesetz vorgesehenen Mitteln erreicht werden. Mit der Einführung des PatKostG fehlt es jedenfalls für den hier relevanten Zeitraum vor Inkrafttreten des § 44 Abs. 2 S. 2 PatG an einer Grundlage, um die Nichtzahlung der Prü-fungsgebühr vor Ablauf der 7-Jahres-Frist mit der Sanktion zu belegen, dass die Anmeldung als zurückgenommen gilt. B. Die Rechtsbeschwerde wird gem. § 100 Abs. 2 Nr. 2 PatG zugelassen, weil der Senat mit seiner Entscheidung von der Entscheidung „Kraftfahrzeugge-triebe“ des BGH und der bisherigen Praxis des DPMA abweicht. gez. Unterschriften

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