BUNDESPATENTGERICHT 11 W (pat) 30/00 _______________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 195 06 768.1-34 … hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 3. September 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Dellinger sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel, Sekretaruk und Dipl.-Ing. Schmitz BPatG 152 10.99 - 2 - beschlossen: Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Prüfungsstelle für Klasse B23K - vom 3. Dezember 1999 wird aufgehoben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Deut-sche Patent- und Markenamt zurückverwiesen. G r ü n d e I. Die Prüfungsstelle für Klasse B23K des Deutschen Patent- und Markenamtes hat die unter Inanspruchnahme der Priorität JP 6-30262 vom 28. Februar 1994 am 27. Februar 1995 eingegangene Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Laser-strahlbearbeitungsverfahren und Laserstrahlmaschine" mit Beschluss vom 3. Dezember 1999 gemäß § 48 PatG zurückgewiesen, da aus der US 48 57 699 bereits ein Verfahren bekannt sei, von dem sich der Anmeldungsgegenstand hauptsächlich durch den Einsatz nur eines Laseroszillators unterscheide. Dies gehe indes aus der DE 41 04 256 A1 hervor und es böte sich unmittelbar an, zu-mindest versuchsweise lediglich einen Laser vorzusehen. Das im Patentan-spruch 1 angegebene Verfahren beruhe demnach nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie legt mit Schriftsatz vom 27. Juni 2000 (eingegangen am selben Tag) neue Ansprüche 1 bis 12 vor und erklärt, dass aus der Anmeldung drei Teilanmeldungen abgeteilt werden. Die Anmelderin reicht zu allen Teilanmeldungen die erforderlichen Unter-lagen ein und entrichtet die fälligen Gebühren. - 3 - Auf die Verfügung des Herrn Berichterstatters vom 9. Januar 2002 stellt die An-melderin zuletzt sinngemäß den Antrag (Schriftsatz vom 8. April 2002), unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Sache zur weiteren Verhandlung nach § 79 (3) PatG an das Deutsche Pa-tent- und Markenamt zurückzuverweisen. Die geltenden, nebengeordneten Ansprüche 1 und 10 haben folgenden Wortlaut: "1. Laserstrahlbearbeitungsverfahren, gemäß dessen [richtig: gemäß dem]: a) ein Vorbehandlungsschritt vorgesehen ist, zum vorhergehenden Entfernen eines Oberflächenmaterials eines Werkstücks derart, dass ein Laserstrahl mit einer ersten Energiedichte von einem La-seroszillator ausgegeben und ausgehend von einem Bearbei-tungsstartpunkt entlang einer vorgegebenen Bearbei-tungsortskurve geführt wird, b) nach dem Vorbehandlungsschritt die Position des Laserstrahls zu dem bearbeiteten Startpunkt zurückgeführt wird, und dadurch gekennzeichnet, dass c) in einem nachfolgenden Hauptbearbeitungsschritt zum Bearbeiten des Werkstücks der Laserstrahl mit einer zweiten Energiedichte von dem Laseroszillator ausgegeben und entlang der vorgegebe-nen Bearbeitungsortskurve geführt wird, d) in Abhängigkeit von der jeweiligen Anforderung für die Vorbehand-lung die erste Energiedichte veränderlich mit Hilfe von oberflächenmaterialspezifischen Kennwerten bestimmt wird, und e) die erste Energiedichte für den Vorbehandlungsschritt einen Mo-dus zum Entfernen des Oberflächenmaterials und die zweite Energiedichte für den Hauptbearbeitungsschritt einen Modus ge-mäß den Hauptbearbeitungsbedingungen aufweist." - 4 - "10. Laserstrahlbearbeitungsgerät, enthaltend: a) einen Laseroszillator zum Ausgeben eines Laserstrahls, der an die Oberfläche eines Werkstücks zu führen ist; und b) eine Bearbeitungsbefehls-Ausgabevorrichtung zum Ausgeben von Steuerbefehlen für den Laseroszillator und Bewegungsbefehlen für einen Bearbeitungstisch; c) eine Steuereinheit zum Erzeugen der Steuerbefehle mit c1) einer Vorrichtung zum Generieren von Bearbeitungsbefehlen für einen Vorbehandlungsschritt, c2) einer Vorrichtung zum Erzeugen von Bearbeitungsbefehlen für den Hauptbearbeitungsschritt und dadurch gekennzeichnet, dass d) die Steuereinheit zudem eine Berechnungsvorrichtung zum Berechnen der Ausgangsleistung des Laseroszillators enthält, derart, dass die Ausgangsleistung während der Vorbehandlung anhand von aus einer Datenbankvorrichtung ausgelesenen Bear-beitungsdaten zum Entfernen von Beschichtungsmaterial be-stimmt ist und die Steuereinheit die Verteilung der Energiedichte zwischen dem Vorbehandlungsschritt und dem Hauptbehand-lungsschritt variiert." Bezüglich der Unteransprüche und weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen. II. Die zulässige Beschwerde der Anmelderin hat insoweit Erfolg, als der Beschluss der Prüfungsstelle aufzuheben und die Sache zur weiteren Prüfung an das Deut-sche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen ist. - 5 - 1. Die geltenden Patentansprüche sind zulässig. Aus den ursprünglichen Anmeldeunterlagen ergibt sich Anspruch 1 aus der Fig. 4 i.V.m. der Beschreibung, S. 27, zweiter Absatz, S. 29, vierter Absatz, S. 32, dritter Absatz und S. 48, zweiter Absatz, Anspruch 2 aus der Gleichung 2-6 i.V.m. den S. 27 und 28 der Beschreibung und Anspruch 3 aus der Gleichung 3-6 i.V.m. S. 28 der Beschreibung. Die Ansprüche 4 und 5 ergeben sich aus den Seiten 42 bis 45 "Sechste Ausführungsform", die Ansprüche 6 bis 9 entstammen den ur-sprünglichen Ansprüchen 7, 9, 13 und 15. 2. Die Zurückverweisung erfolgt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG, wonach das Bundespatentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn neue Tatsachen bekannt werden, die für die Entscheidung wesentlich sind. Als neue Tatsachen im Sinne von Nr. 3 gilt auch eine wesentliche Änderung des Patentbegehrens, insbesondere wenn ein wesentlich geänderter und derart noch nicht geprüfter Anspruch 1 eingereicht wird (vgl. Schulte PatG, 6. Aufl., §79 Rdn 26). Diese Voraussetzungen sind im vorlie-genden Fall gegeben. Mit Merkmal d) und e) enthält der geltende Anspruch 1 erstmalig die Abhängigkeit der Energiedichte von oberflächenmaterialspezifischen Kennwerten und je einen Modus für den Vorbehandlungs- und den Hauptbear-beitungsschritt. Diese nunmehr im Patentanspruch 1 enthaltene und damit auch wesentlich geänderte Ausgestaltung des Verfahrens hat die Prüfungsstelle er-sichtlich noch nicht einer Recherche unterzogen und auch sonst noch nicht ab-schließend auf Patentfähigkeit geprüft. Der Senat hält es in diesem Fall für gebo-ten, von der ihm durch § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG an die Hand gegebenen Möglichkeit der Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Mar-kenamt antragsgemäß Gebrauch zu machen. Die Prüfungsstelle erhält dadurch - 6 - ausreichend Gelegenheit, über die Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstandes auf der Basis des geltenden Patentanspruchs 1 zu entscheiden. Dellinger Dr. Henkel Sekretaruk Schmitz Bb
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