ECLI:DE:BPatG:2022:010822B11Wpat3.21.0
BUNDESPATENTGERICHT
11 W (pat) 3/21
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(Aktenzeichen)
Verkündet am
1. August 2022
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
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betreffend das Patent 10 2014 108 350
hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
1. August 2022 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Höchst sowie
der Richter Eisenrauch, Dr.-Ing. Schwenke und Dipl.-Chem. Dr. Deibele
beschlossen:
1. Die Beschwerde der Einsprechenden wird zurückgewiesen.
2. Der hilfsweise gestellte Antrag auf Übertragung des Patents auf die
Einsprechende ist nicht statthaft.
G r ü n d e
I.
Der Beschwerdegegner ist Inhaber des am 13. Juni 2014 beim Deutschen Patent-
und Markenamt (DPMA) angemeldeten und am 8. Oktober 2015 sogleich (unter
Wegfall der Offenlegungsnotwendigkeit) veröffentlichten Patents 10 2014 108 350
(Streitpatent) mit der Bezeichnung „Winkelförmiges Stützbein“.
Der Gegenstand des Hauptanspruchs lautet in der erteilten Fassung mit hinzuge-
fügter Gliederungsnummerierung wie folgt:
1.1 Winkelförmiges Stützbein (10) für einen Wechselcontainer,
1.2 mit einem im Bereich unterhalb des Bodens des Wechselcontai-
ners festlegbaren Traglager (20)
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1.3 und ein darin dreh- und verschiebbar geführtes Tragrohr (11) des
winkelförmigen Stützbeins (10),
1.4 wobei an dem Tragrohr (11) ein gegenüber der Außenfläche vor-
stehender Bolzen (15) vorgesehen ist,
1.5 der innerhalb einer Öffnung des Traglagers (21, 22, 23, 24) be-
wegbar ist,
1.6 wobei die Öffnung zumindest einen Freigabebereich (21),
1.7 in dem der Bolzen (15) des Tragrohres (11) frei bewegbar ist,
1.8 und einen Verriegelungsbereich (24) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
1.9 der Bolzen (15) mit Spiel beweglich an dem Tragrohr (11) gehal-
ten ist
1.10 und der Bolzen (15) an einem losen Haltemittel (16) im Tragrohr
befestigt ist.
Hieran schließen sich die 11 abhängigen Unteransprüche 2 bis 12 des Streitpa-
tents an.
Die Einsprechende hat gegen das Streitpatent am 8. Juli 2016 beim Deutschen Pa-
tent- und Markenamt (DPMA) Einspruch erhoben, wobei sie dessen vollumfängli-
chen Widerruf begehrt. Als Widerrufsgründe hat die Einsprechende sowohl man-
gelnde Schutzfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) als auch eine fehlende ausführbare
Offenbarung (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG) sowie zusätzlich widerrechtliche Entnahme
(§ 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG) geltend gemacht. Als technischen Hintergrund hat sie auf
die patentamtlichen Druckschriftlichen DE 20 2005 014 793 U1 (= D33) und DE 20
2005 014 795 U1 (= D34) hingewiesen, die die Merkmale 1.9 und 1.10 - was un-
streitig ist - nicht zeigen. Die Widerruflichkeit des Streitpatents folge aber gemäß
Einspruchsschriftsatz vom 8. Juli 2016 aus den beigefügten Anlagen D1 - D32. Bei
diesen Dokumenten handelt es sich ausnahmslos um eigene Firmenunterlagen der
Einsprechenden (Konstruktionszeichnungen, dokumentierter E-Mail-Verkehr, Ko-
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pien von Bestell- und Lieferpapieren) und ältere Fotos von einem Ausführungsbei-
spiel. Dafür, dass die verschiedenen Darstellungen der Gegenstände „zum Zusam-
menbau und zur gemeinsamen Verwendung konstruiert und vorgesehen waren,
ebenso für die Richtigkeit der angegebenen Daten“, hat die Einsprechende Zeugen-
beweis angeboten.
In der Sache hat die Einsprechende vorgetragen, dass der Gegenstand des Streit-
patents nicht neu i. S. v. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG sei, weil streitpatentgemäße, win-
kelförmige Stützbeine, die alle Merkmale 1.1 bis 1.10 aufwiesen, bereits seit dem
12. September 2009 von der Einsprechenden hergestellt und in einer Anzahl von
mehreren hundert Stück an Fahrzeugbauer verkauft und geliefert worden seien. Sie
hat hierzu vorgetragen, dass die von ihr vorgelegten technischen Zeichnungen D6
und D8 das Merkmal 1.9 zeigten und dass die technischen Zeichnungen D4 und D5
das Merkmal 1.10 erkennen ließen. In ihrer Gesamtheit zeige sich die offenkundig
vorbenutzte Konstruktion besonders gut anhand der Fotos D28 - D31, die laut „Bild-
eigenschaften“ aus dem Jahr 2009, spätestens aber aus dem Jahr 2011 stammten.
Aus der Zusammenschau der genannten Fotos mit den vorgelegten Bestellungen,
Auftragsbestätigungen und Lieferscheinen nach D16 - D27 erschließe sich jeweils
ein eigenständiger Beleg für eine neuheitsschädliche Vorbenutzung.
Zum Widerrufsgrund der fehlenden ausführbaren Offenbarung (§ 21 Abs. 1 Nr. 2
PatG) hat die Einsprechende in ihrer Einspruchsschrift angemerkt, dass dieser Wi-
derrufsgrund auf die Gegenstände der Unteransprüche 2, 8, 9 und 10 zutreffe. Ins-
besondere die in den Unteransprüchen 9 und 10 enthaltenen Angaben, dass „die
Erweiterung der Öffnung (22) nur auf einem Teil einer Seite im Freigabebereich (21)
erfolgt“ und „… nur auf der gesamten Breite einer Seite im Freigabebereich (21)
erfolgt“, beschreibe keine nacharbeitbare technische Lehre.
Hinsichtlich des Widerrufsgrundes einer widerrechtlichen Entnahme i. S. v. § 21
Abs. 1 Nr. 3 PatG hat die Einsprechende vorgetragen, der Vater des gegenwärtigen
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Geschäftsführers der Einsprechenden, Herr A … , habe im Jahr 2005 das Ge-
brauchsmuster 20 2005 014 793.1 (= D33) angemeldet, das ein winkelförmiges
Stützbein für Wechselaufbauten von Lastkraftwagen zum Gegenstand gehabt habe.
Die Einsprechende sei auch nach dem Jahr 2005 mit der Weiterentwicklung von
Stützbeinen beschäftigt gewesen, wie sich anhand der Konstruktionszeichnung
(D6) aus dem Jahr 2006 zeige. Aus den Dokumenten D7 - D12 ergebe sich zudem
ein E-Mail-Verkehr, anhand dessen erkennbar sei, dass sich der Geschäftsführer
der Einsprechenden (Herr B … ) noch im Jahr 2008 mit einem tschechischen Kon-
strukteur (Herrn C … ) über einen beweglich gehaltenen Bolzen im Tragrohr (Merk-
mal 1.9) ausgetauscht habe, wobei auch eine Lösung mit einem U-förmigen Bügel
als Bolzenhalterung zur Sprache gekommen sei (Merkmal 1.10). Seit dem Jahr
2005 hätten Geschäftsbeziehungen mit dem Patentinhaber bestanden, was sich
z. B. auch anhand eines mit dem Patentinhaber abgeschlossenen Lizenzvertrags
zeige, der im Jahr 2015 ausgelaufen sei. Die Einreichung der vorliegenden, dem
Streitpatent zugrundeliegenden Patentanmeldung, die der Patentinhaber am
13. Juni 2014 getätigt habe, sei ohne Einwilligung und Kenntnis der Einsprechen-
den erfolgt, weshalb der Tatbestand einer widerrechtlichen Entnahme verwirklicht
worden sei.
Die Patentabteilung 27 des DPMA hat den Einspruch als zulässig angesehen und
hierzu ausgeführt, dass die Einspruchsbegründung „ohne weiteres einen bestimm-
ten Tatbestand erkennen lässt, der sich sachlich auf den behaupteten Widerrufs-
grund bezieht.“ In der Sache hat die Patentabteilung den Einspruch für unbegründet
erachtet und das Streitpatent mit Beschluss vom 23. Mai 2017 in vollem Umfang
aufrechterhalten.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.
Der erkennende Senat hat mit Bescheid vom 7. März 2022 die Verfahrensbeteilig-
ten darauf hingewiesen, dass er den Einspruch nach vorläufiger Auffassung bereits
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für unzulässig halte, da die Einsprechende zu keinem der von ihr geltend gemach-
ten Widerrufsgründe einen hinreichend substantiierten Vortrag geliefert habe.
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Die Einsprechende hat hierauf erwidert, dass sie bereits mit ihrem Einspruch aus-
reichende und nachvollziehbare Gründe für den Widerruf des Streitpatents vorge-
tragen habe. Die Frage, ob die im Einspruchsschriftsatz vorgebrachten Gründe zu-
treffend seien oder nicht, betreffe nicht die Zulässigkeit des Einspruchs, sondern sei
eine Frage der Begründetheit des Einspruchs.
Hinsichtlich der geltend gemachten widerrechtlichen Entnahme sei zu beachten,
dass die wesentlichen Tatsachen von Anfang an unstreitig gewesen seien. Die Ein-
sprechende sei lange vor dem Anmeldetag des Streitpatents im Besitz der Erfin-
dung gewesen und sie sei in regelmäßigem Kontakt mit dem Patentinhaber gestan-
den. Es sei daher naheliegend, dass der Patentinhaber auf die Weiterentwicklung
der Einsprechenden aufmerksam geworden sei, sich diese technische Lehre ange-
eignet und sie sodann am 13. Juni 2014 selbst zum Streitpatent angemeldet habe.
Auch die offenkundige Vorbenutzung der beanspruchten Stützbeine sei im Ein-
spruchsschriftsatz hinreichend dargelegt worden. Die technische Ausführung der
Stützbeine habe sich aus den beigefügten technischen Zeichnungen ergeben. Der
Verkauf der Stützbeine an Fahrzeugbauer sei durch die beigefügten Lieferscheine
nachgewiesen worden. Die Zeichnung D4 trage die Zeichnungs-Nummer
„650.512.112“, die später auch als Artikel-Nummer in der Bestellung D16 und dem
Lieferschein D18 erscheine. Da sowohl Zeichnung, Bestellung und Lieferschein vor
dem Anmeldtag des Streitpatents datierten, habe sich bereits bei Einspruchseinrei-
chung zwingend ergeben, dass die entsprechenden Stützbeine vor dem Anmelde-
tag des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden seien.
Darüber hinaus hätten auch die vorgelegten Fotos D28 - D31 von Anfang an einen
Nachweis für die offenkundige Vorbenutzung der Erfindung geliefert. Die Echtheit
der Fotos und deren Erstellung vor dem Anmeldetag des Streitpatents seien unbe-
stritten. Hinsichtlich der offenen Fragen „wo“ und „durch wen“ die offenkundige Vor-
benutzung erfolgt sei, hätte auf den im Einspruchsschriftsatz angebotenen Zeugen-
beweis zurückgegriffen werden müssen.
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Die Einsprechende hat den Antrag gestellt,
den Beschluss der Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 23. Mai 2017 aufzuheben und das Patent in vol-
lem Umfang zu widerrufen, hilfsweise das Patent auf die Einspre-
chende zu übertragen und die Zustimmung des Patentinhabers zur
Umschreibung zu ersetzen.
Der Patentinhaber hat den Antrag gestellt,
die Beschwerde zurückzuweisen.
Er ist der Auffassung, dass die Einsprechende zu der von ihr behaupteten wider-
rechtlichen Entnahme nur unzureichende Angaben gemacht habe. Wie ein Erfin-
dungsbesitz auf den Patentinhaber übergegangen sei, sei nicht dargelegt worden.
Der bloße Verweis auf frühere Geschäftsbeziehungen reiche für die Darlegung ei-
ner widerrechtlichen Entnahme nicht aus. Im Zusammenhang mit der angeblich feh-
lenden Neuheit des beanspruchten Gegenstandes habe die Einsprechende erst-
mals in der Beschwerde, nämlich mit ihrem Schriftsatz vom 9. Mai 2022 versucht,
über Zeichnungs- und Artikel-Nummern eine Verbindung zwischen den Bestell-
scheinen und den technischen Zeichnungen herzustellen. Dies sei ein neuer Sach-
vortrag, der den Begründungsmangel bei Einspruchseinlegung nachträglich nicht
mehr zu heilen vermochte. Der Widerrufsgrund der mangelnden Ausführbarkeit
werde auf der letzten Seite des Einspruchsschriftsatzes lediglich in einem Halbsatz
behandelt. Hierbei sei nicht nachvollziehbar dargelegt worden, weshalb es sich bei
der Erweiterung der Öffnung, die nur auf der gesamten Breite einer Seite im Frei-
gabebereich erfolge, um keine nacharbeitbare technische Lehre handeln solle.
Wegen des weiteren Vorbringens der Verfahrensbeteiligten wird auf den Inhalt der
Akten Bezug genommen.
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II.
Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Der am 8. Juli 2016 beim
DPMA eingegangene Einspruch war nicht hinreichend mit Gründen versehen und
daher unzulässig. Der angefochtene Beschluss der Patentabteilung 27, mit dem die
vollumfängliche Aufrechterhaltung des Streitpatents ausgesprochen wurde, erweist
sich somit im Ergebnis als zutreffend.
1. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist in jedem Stadium des Verfahrens von Amts
wegen zu prüfen (vgl. BGH GRUR 2003, 695 f. - „Automatisches Fahrzeugge-
triebe“), weshalb der erkennende Senat dieser Frage im vorliegenden Zusammen-
hang nachgegangen ist.
2. Gemäß § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG ist es für die Zulässigkeit eines Einspruchs
erforderlich, dass jene Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen, „im Einzelnen“
angegeben werden. Der dem Einspruchsverfahren zugrunde zu legende Tatsa-
chenbegriff umfasst hierbei sowohl Angaben tatsächlicher Art als auch deren tech-
nische und rechtliche Bewertung (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 59
Rn. 52). Werden - so wie hier - mehrere Widerrufsgründe in einem Einspruch gel-
tend gemacht, so kann es für die Zulässigkeit des Einspruchs an sich ausreichend
sein, dass zumindest zu einem der geltend gemachten Widerrufsgründe eine hin-
reichend substantiierte Begründung vorhanden ist (vgl. Schulte/Moufang, PatG,
11. Aufl., § 59 Rn. 87). Im vorliegenden Fall erwächst hieraus für die Einsprechen-
den jedoch kein Vorteil, da sie mit ihrem Einspruchsschriftsatz vom 8. Juli 2016 zu
keinem der genannten Widerrufsgründe einen ausreichenden Vortrag geliefert hat.
a) Die Patentabteilung 27 des DPMA ist im angefochtenen Beschluss offensicht-
lich von einem unzutreffenden, rechtlichen Maßstab ausgegangen, indem sie den
Einspruch bereits deshalb als zulässig behandelt hat, weil die Einspruchsbegrün-
dung ohne weiteres einen bestimmten Tatbestand habe erkennen lassen und dieser
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sich sachlich auf einen behaupteten Widerrufsgrund bezogen habe. Diese Ausfüh-
rungen werden den besonderen Anforderungen an die Begründung eines Ein-
spruchs nicht gerecht. Die Substantiierungspflicht fordert nämlich, dass die maß-
geblichen Umstände im Einzelnen so dargelegt werden, dass der Patentinhaber und
insbesondere die Patentabteilung des DPMA daraus abschließende Folgerungen
für das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können (vgl.
Benkard/Schäfers/Schwarz, PatG, 11. Aufl., § 59 Rn. 54 - m. w. N).
b) Neuheit i.S.v. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG i. V. m. § 3 PatG
b1) Hinsichtlich der Substantiierung der geltend gemachten offenkundigen Vorbe-
nutzungen hat die Patentabteilung teilweise richtige Feststellungen getroffen, je-
doch ihre Aussagen in unzutreffender Weise nicht mit der Frage nach der Zulässig-
keit des Einspruchs verknüpft. So trifft die Einschätzung der Patentabteilung zu,
dass die mit Einspruchsschriftsatz vom 8. Juli 2016 zum Widerrufsgrund einer man-
gelnden Neuheit i.S.v. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG vorgelegten Anlagen D1 - D32, bei
denen es sich ausnahmslos um Konstruktionszeichnungen, dokumentierten E-Mail-
Verkehr, Kopien von Bestell- und Lieferpapieren und ältere Fotos von Ausführungs-
beispielen handelte, nicht hinreichend aussagekräftig waren, um diesem Vortrag
von Amts wegen nachgehen zu müssen. Hinsichtlich des Merkmals 1.9 hatte die
Einsprechende zwar auf die Zeichnungen D6 und D8 verwiesen, während sie das
Merkmal 1.10 in der Zeichnung D4 und in deren Vergrößerung (D5) als dargestellt
ansah. Dagegen fanden sich in der Einspruchsschrift keine brauchbaren Ausfüh-
rungen dazu, in welchen Verhältnis die dort gezeigten Gegenstände zueinander
standen, insbesondere auch nicht welche konkreten Verbindungen zwischen den
Konstruktionszeichnungen einerseits und den Bestellungen, Auftragsbestätigungen
und/oder Lieferscheinen usw. nach den Anlagen D16 ff. andererseits bestanden.
Daran ändert auch nichts der spätere Vortrag der Einsprechenden, dass in einem
Fall möglicherweise über die gemeinsame Zeichnungs- und Artikel-Nummer
„650.512.112“ eine Verknüpfung ableitbar gewesen wäre. Die Patentabteilung ist
nicht befugt, eine lückenhafte Einspruchsbegründung zu übergehen und von sich
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aus jene Umstände zu ermitteln, die der Patentfähigkeit entgegenstehen
(Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., § 59 Rn. 85). Hier wäre diese aber angesichts der
Vielzahl der vorgelegten Unterlagen einerseits und des hierzu nur spärlichen Vor-
trags der Einsprechenden andererseits der Fall gewesen, da nach der Einspruchs-
schrift letztlich weitgehend offenblieb, wie die Stützbeine, die die Einsprechende
angeblich in einer Anzahl von mehreren hundert Stück an Fahrzeugbauer veräußert
hatte, konkret beschaffen waren.
b2) Unzureichend war auch der Vortrag, der sich auf die behauptete offenkundige
Vorbenutzung bezog, zu der die Einsprechende die Fotos D28 - D 31 vorgelegt hat.
Bei einer auf Fotos gestützten offenkundigen Vorbenutzung hängt die Zulässigkeit
des Einspruchs davon ab, dass innerhalb der Einspruchsfrist konkrete Angaben
dazu gemacht worden sind, was, wo, wann, wie und durch wen in öffentlich zugäng-
licher Weise geschehen ist (vgl. Schulte/Moufang, PatG, 11. Aufl., § 59 Rn. 109),
wobei es hinsichtlich des „wann“ in aller Regel ausreichend ist, dass lediglich be-
hauptet wird, dass die Vorbenutzung vor dem maßgeblichen Zeitrang des Streitpa-
tents stattgefunden habe (vgl. BGH GRUR 1997, 740 ff. - „Tabakdose“; Busse/Keu-
kenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 59 Rn. 64 a. E.).
Durch die Vorlage der Fotos D28 - D31 war den Anforderungen an einen Tatsa-
chenvortrag insoweit genüge getan worden, als dies das „Was“ und das „Wann“
betraf, da die Fotos in der Zusammenschau einen Teil der Merkmale 1.1 bis 1.10
durchaus zeigen und vorgetragen wurde, dass diese Fotos laut Bildeigenschaft aus
dem Jahr 2009, spätestens aber aus dem Jahr 2011 stammten. Wo die Fotos ent-
standen sind und unter welchen Umständen diese entstanden waren, war dagegen
der Einspruchsschrift ebenso wenig zu entnehmen wie ein Hinweis, zu welchen der
als Anlagen D16 - D27 vorgelegten Bestellungen, Auftragsbestätigungen und Lie-
ferscheinen sie in Bezug stehen. Die Einsprechende irrt im Übrigen auch insoweit,
als sie meint, sie habe hinsichtlich der offenen Fragen nach dem „Wo“, „Wie“ und
dem „Durch-wen“ Zeugenbeweis im Einspruchsschriftsatz angeboten. Richtig ist
vielmehr, dass die im Schriftsatz erwähnten Zeugen nicht im Zusammenhang mit
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den Fotos D28 - D31 benannt wurden, sondern lediglich Beweis dafür liefern sollten,
dass und wie die in den verschiedenen, vorgelegten Konstruktionszeichnungen dar-
gestellten Teile eines Stützbeins zum Zusammenbau und zur gemeinsamen Ver-
wendung vorgesehen waren. Auf die Frage, wo, wie und durch wen das in den Fotos
gezeigte Stützbein vorbenutzt wurde, gab der Einspruchsschriftsatz keine Antwort;
insbesondere blieb auch offen, welchem Personenkreis dort die Möglichkeit einge-
räumt war, vom Aufbau des entsprechenden Stützbeins Kenntnis zu nehmen.
c) Fehlende ausführbare Offenbarung i. S. v. § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG
Nicht „im Einzelnen“ dargelegt war auch der Widerrufsgrund einer fehlenden aus-
führbaren Offenbarung i. S. v. § 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG, der laut Einsprechenden
beim Gegenstand der Unteransprüche 2, 8, 9 und 10 gegeben sei. Die vorliegende
Einschränkung auf lediglich Unteransprüche ist insofern unproblematisch, als auch
der erfolgreiche Angriff auf den Gegenstand eines nachgeordneten Anspruchs zur
Zulässigkeit des gesamten Einspruchs führen kann (vgl. BGH GRUR 2003, 695,
696 - „Automatisches Fahrzeuggetriebe“). Allerdings trägt die Darlegungslast dafür,
dass im Einzelfall die Ausführbarkeit beeinträchtigt ist, die Einsprechende. Eine aus-
führbare Offenbarung der Erfindung setzt nicht voraus, dass eine praktisch brauch-
bare Ausführungsform unmittelbar und eindeutig offenbart worden ist (vgl. BGH
GRUR 2010, 916, 918 - „Klammernahtgerät“). Unabdingbar ist lediglich der Vortrag,
dass es dem Fachmann auch nach Kenntnisnahme der Angaben in der Beschrei-
bung und den Zeichnungen nicht möglich ist, die beanspruchte Lehre unter Einsatz
seines Fachwissens ohne unzumutbare Schwierigkeiten auszuführen (vgl. BGH
GRUR 2010, 901, 903 - „Polymerisierbare Zementmischung“). Im vorliegenden Fall
hat sich die Einsprechende darauf beschränkt auszuführen, dass keine nacharbeit-
bare technische Lehre in den Unteransprüchen 9 und 10 enthalten sei, wonach die
Erweiterung der Öffnung des Traglagers im Freigabebereich nur auf einem Teil ei-
ner Seite im Freigabebereich oder nur auf der gesamten Breite einer Seite im Frei-
gabebereich erfolge. Diese knappe Feststellung, die insbesondere darauf verzich-
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tet, die beanspruchten Gegenstände anhand der Beschreibung und der Zeichnun-
gen auszulegen, ist bereits wegen dieses Mangels zur Darlegung einer fehlenden
ausführbaren Offenbarung ungeeignet.
d) Widerrechtliche Entnahme i. S. v. § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG
Hinsichtlich des Widerrufsgrundes einer widerrechtlichen Entnahme i. S. v. § 21
Abs. 1 Nr. 3 PatG war der Vortrag der Einsprechenden in gleichem Maße unzuläng-
lich. Eine widerrechtliche Entnahme hat als objektives Tatbestandsmerkmal zur Vo-
raussetzung, dass der Patentanmelder oder -inhaber die Erfindung ohne die Einwil-
ligung des Berechtigten angemeldet hat (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl.,
§ 21 Rn. 25, § 8 Rn. 11). Bereits zu dieser Tatbestandsvoraussetzung fehlt es im
Einspruchsschriftsatz an einem geeigneten Vortrag. Die Einsprechende hat nur den
allgemeinen Hinweis gegeben, dass zwischen ihr und dem Patentinhaber ab dem
Jahr 2005 eine Geschäftsbeziehung bestanden habe und der Patentinhaber auf
diese Weise - was angesichts der Geschäftsbeziehung „naheliege“ - in den Erfin-
dungsbesitz gelangt sei. Der Einspruch enthielt aber keine Ausführungen zur Frage,
wie diese Geschäftsbeziehung im Einzelnen rechtlich ausgestaltet gewesen war
und weshalb nur die Einsprechende berechtigt gewesen sein soll, die vorliegende
Erfindung zum Patent anzumelden. Ein detaillierter Vortrag zur fehlenden Anmel-
deberechtigung des Patentinhabers war deshalb unerlässlich, weil das Streitpatent
einerseits bereits am 13. Juni 2014 angemeldet worden war und andererseits im
Einspruchsschriftsatz unmittelbar darauf hingewiesen wurde, dass die Einspre-
chende und der Patentinhaber einen Lizenzvertrag abgeschlossen hatten, der laut
Einsprechender erst im Jahr 2015, also nach dem Anmeldetag des Streitpatents,
ausgelaufen war.
e) Damit bleibt die Beschwerde der Einsprechenden gegen den Beschluss der Pa-
tentabteilung 27 des DPMA ohne Erfolg. Mangels eines zulässigen Einspruchs
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kommt ein Widerruf des Streitpatents nicht in Betracht. Der Umstand, dass die Pa-
tentabteilung den Einspruch für zulässig erachtet und in der Sache entschieden hat,
führt nicht zur Abänderung des angefochtenen Beschlusses.
3. Der hilfsweise von der Einsprechenden gestellte Antrag auf Übertragung des
Patents ist unstatthaft, was hier lediglich festzustellen war. Der Sache nach handelt
es sich bei diesem Begehren um eine erfinderrechtliche Vindikation nach § 8 PatG.
Ein solcher Übertragungsanspruch muss im Wege einer Klage vor den ordentlichen
Gerichten geltend gemacht werden; es handelt sich hierbei um eine Patentstreitsa-
che i. S. v. § 143 Abs. 1 PatG (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 8
Rn. 42).
III.
Rechtsmittelbelehrung
1. Den Beteiligten des Beschwerdeverfahrens steht als Rechtsmittel die Rechts-
beschwerde zum Bundesgerichtshof zu. Diese ist allerdings nur statthaft, wenn ge-
rügt wird, dass
a) das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
b) bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be-
fangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
c) einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
d) ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
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e) der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
f) der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beim Bun-
desgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur
gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof ein-
geht. Die Frist kann nicht verlängert werden.
Dr. Höchst Eisenrauch Dr. Schwenke Dr. Deibele
Full & Egal Universal Law Academy