BPatG 152 08.05 BUNDESPATENTGERICHT 11 W (pat) 329/03 (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Einspruchssache betreffend das Patent 101 11 229 _______________________ … - 2 - … hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. W. Maier sowie der Richter Schell, Dr.-Ing. Fritze und Dipl.-Ing. Univ. Rothe beschlossen: Auf den Einspruch wird das Patent 101 11 229 mit folgenden Un-terlagen beschränkt aufrechterhalten: • Patentansprüche 1 bis 17 vom 11. Juni 2008, • 6 Seiten Beschreibung vom 11. Juni 2008 (überarbeitete Sp. 1 bis 6 der Patentschrift). G r ü n d e I. Die Erteilung des am 8. März 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt an-gemeldeten Patents 101 11 229 mit der Bezeichnung „Sohlenelement mit Unter-stützungselement, Verfahren zu seiner Herstellung und Schuh mit Sohlenelement“ ist am 21. November 2002 veröffentlicht worden. Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden. Die Einsprechende macht geltend, dass die Gegenstände der Patentansprüche 1, 6 und 12 des angegriffenen Patents nicht neu seien, zumindest aber nicht auf er-finderischer Tätigkeit beruhten. - 3 - Die Einsprechende hat folgende Schriften benannt: (D1) DE 199 04 774 A1 (D2) US 4 921 762 (D3) US 4 816 345 (D4) US 5 141 578 A (D5) US 5 318 645 A (D6) US 6 026 599 A (D7) FR 2 488 829 A Sie beantragt, das angegriffene Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Die Patentinhaberin beantragt sinngemäß, das Patent mit den Patentansprüchen 1 bis 17 vom 11. Juni 2008 sowie mit 6 Seiten Beschreibung vom 11. Juni 2008 (durch die Seiten 3, 3a und 6 geänderte Spalten 1 bis 6 der Patentschrift) beschränkt aufrechtzuerhalten. Die Einsprechende hat zu den Ansprüchen vom 11. Juni 2008 sachlich nicht Stel-lung bezogen. Die geltenden Ansprüche 1, 6 und 12 lauten: "1. Verfahren zum Herstellen eines Sohlenelements, insbeson-dere für Sportschuhe, das die folgenden Schritte aufweist: a. Herstellen eines Sohlenvorkörpers und eines Unterstüt-zungselementvorkörpers, wobei der Sohlenvorkörper und der Unterstützungselementvorkörper aus einem Material auf gleicher Polymer-Basis hergestellt sind und unterschiedliche - 4 - mechanische Eigenschaften sowie keine Verbindungsmittel aufweisen; b. Platzieren des Sohlenvorkörpers und des Unterstützungselementvorkörpers in einer Form; und c. Verbinden des Sohlenvorkörpers und des Unterstützungsele-mentvorkörpers unter Anwendung von Wärme und Druck ohne das Hinzufügen von Verbindungsmitteln, dadurch ge-kennzeichnet, dass d. der Sohlenvorkörper und der Unterstützungselementvorkör-per vorvulkanisiert werden, um ihre mechanischen Eigen-schaften einzustellen.“ „6. Sohlenelement, insbesondere für Sportschuhe, aufweisend: a. eine Sohle mit mindestens einem Unterstützungselement, wobei b. die Sohle und das Unterstützungselement aus einem Sohlenvorkörper bzw. aus einem Unterstützungselementvor-körper aus einem Material auf gleicher Polymer-Basis herge-stellt sind, unterschiedliche mechanische Eigenschaften auf-weisen sowie ohne Verbindungsmittel miteinander verbun-den sind, dadurch gekennzeichnet, dass c. der Sohlenvorkörper und der Unterstützungselementvorkör-per vorvulkanisiert sind, um ihre mechanischen Eigenschaf-ten einzustellen.“ „12. Schuh, insbesondere Sportschuh, aufweisend: a. eine Außensohle, eine Innensohle und Obermaterial; b. eine Zwischensohle mit mindestens einem Unter-stützungselement, wobei die Zwischensohle und das Unter-stützungselement aus einem Zwischensohlenvorkörper bzw. aus einem Unterstützungselementvorkörper aus einem Mate- - 5 - rial auf gleicher Polymer-Basis hergestellt sind, unterschied-liche mechanische Eigenschaften aufweisen sowie ohne Verbindungsmittel miteinander verbunden sind, dadurch ge-kennzeichnet, dass c. der Zwischensohlenvorkörper und der Unter-stützungselementvorkörper vorvulkanisiert sind, um ihre me-chanischen Eigenschaften einzustellen.“ Zum Wortlaut der rückbezogenen Ansprüche 2 bis 5, 7 bis 11 und 13 bis 17 und wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Patentschrift verwiesen. II. Der zulässige Einspruch hat insoweit Erfolg, als er zur beschränkten Aufrechter-haltung des Patents führt. Gegenstand des angefochtenen Patents ist ein Sohlenelement mit Unterstüt-zungselement, ein Verfahren zu seiner Herstellung und ein Schuh mit Sohlenele-ment. Aus dem Stand der Technik nach der US 5 141 578 A (D4) ist es zur Herstellung von Einlegesohlen mit verschiedenen Härtebereichen bereits bekannt (vgl. D4, Sp. 2, Z. 45 und 46), verschiedene Teile aus Ethylenvinylacetat (EVA) in Formen einzulegen, zu vulkanisieren und dadurch zusammenzusetzen (vgl. D4, Sp. 2, Z. 31 – 33 sowie die geltende Patentbeschreibung Seite 3a Abs. 1 eingegangen am 11. Juni 2008). Ausgehend von der (D4) ergibt sich die Aufgabe, ein anderes Herstellungsverfah-ren für Sohlen mit Bestandteilen unterschiedlicher mechanischer Eigenschaften anzugeben, das zu stabileren Sohlen führt und es trotzdem in einfacher Weise - 6 - ermöglicht, die mechanischen Eigenschaften einer Sohle und eines integrierten Unterstützungselements über einen weiten Bereich zu variieren (vgl. 2. Absatz der Seite 3 der Beschreibung eingegangen am 11. Juni 2008). Die Aufgabe wird gelöst mit einem Verfahren, einem Sohlenelement und einem Schuh gemäß den Ansprüchen 1, 6 bzw. 12. Als Fachmann ist ein Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Schuhtechnik anzusehen, der über Erfahrung in der Konstruktion und Fertigung von Schuhsoh-lenelementen verfügt. Die geltenden Ansprüche 1, 6 und 12 sind zulässig. Sie finden ihre Stütze in den erteilten Ansprüchen 1, 6 und 12 sowie in den Absätzen [0008] (Sp. 2, Z. 37 - 42), [0017] (Sp. 3, Z. 61 - 66) und [0019] (Sp. 4, Z. 25 - 27) der Patentschrift und sind in den ursprünglichen Unterlagen in den Ansprüchen 1, 6 und 12 in Verbindung mit der ursprünglichen Beschreibung Seite 3, Zeilen 27 bis 30, Seite 6, 2. Absatz und Seite 7, Zeilen 5 und 6 offenbart. Die offensichtlich gewerblich anwendbaren Gegenstände der Ansprüche 1, 6 und 12 sind neu. Die Neuheit der Gegenstände der Ansprüche 1 und 6 ist gegenüber dem im Ver-fahren befindlichen Stand der Technik gegeben, weil keine der Entgegenhaltun-gen D1 bis D7 ein gattungsgemäßes Verfahren zum Herstellen eines Sohlenele-ments oder ein gattungsgemäßes Sohlenelement offenbart, bei dem der Sohlen-vorkörper und der Unterstützungsvorkörper vorvulkanisiert werden, um ihre me-chanischen Eigenschaften einzustellen. Die Neuheit des Gegenstands des Anspruchs 12 ist ebenfalls gegeben, weil aus dem Stand der Technik auch kein gattungsgemäßer Schuh hervorgeht, bei dem der Zwischensohlenvorkörper und der Unterstützungselementvorkörper vorvulka-nisiert sind, um ihre mechanischen Eigenschaften einzustellen. - 7 - Die Gegenstände der Ansprüche 1, 6 und 12 beruhen auf einer erfinderischen Tä-tigkeit. In der Druckschrift D4, die den Gegenständen der Ansprüche 1, 6 und 12 jeweils am nächsten kommt, wird beschrieben, zwei Innensohlenteile auf gleicher Poly-mer-Basis zusammenzuvulkanisieren (vgl. Anspruch 1), wobei zwei flache Vor-produkte aus EVA hergestellt, in Stücke gebrochen und zur Herstellung der ferti-gen Sohle in verschiedene Bereiche der Form gegeben werden und durch Vulka-nisation die fertige Innensohle erzeugt wird. Im Unterschied zum patentgemäßen Vorgehen wird, um die mechanischen Eigenschaften der Innensohlenteile einzu-stellen, wie in der auf D4 aufbauenden D5 eingehender erläutert, die Konzentra-tion an EVA und an Blähmittel variiert (vgl. dort Spalte 2, Zeilen 34 bis 42); die Vorvulkanisierung der Sohlenelemente in diesen Schriften hingegen nicht erwo-gen. Eine Anregung zu der mit dem angefochtenen Patent beanspruchten Lösung findet sich somit in diesen Druckschriften nicht. Da der Entgegenhaltung D6 keine Offenbarungen zur Herstellung einer Sohle zu entnehmen sind, ergibt sich daraus ebenfalls keine Anregung, bei einem gat-tungsgemäßen Verfahren, einem gattungsgemäßen Sohlenelement bzw. einem gattungsgemäßen Schuh die beiden Sohlenteile zur Einstellung ihrer mechani-schen Eigenschaften vorzuvulkanisieren. Die Vorgehensweise gemäß Druckschrift D7 schließt das Vorvulkanisieren sogar aus, indem man dort ausdrücklich unvulkanisiertes Material verwendet (vgl. Seite 4, Zeilen 22 und 23, „on place cette ébauche constituée des deux mélanges différents non vulcanisés de copolymère d’éthylène“). Sowohl für sich als auch in der Zusammenschau betrachtet führen die von der Einsprechenden zusätzlich zu dem im Prüfungsverfahren bereits berücksichtigten Stand der Technik eingebrachten Druckschriften den Fachmann somit nicht zu den Gegenständen der Ansprüche 1, 6 oder 12 des angefochtenen Patents. - 8 - Die Berücksichtigung der weiteren dem Senat vorliegenden, von der Einsprechen-den zur Begründung der vermeintlich mangelnden Patentfähigkeit nicht mehr auf-gegriffenen Druckschriften D1 bis D3 führt zu keiner anderen Beurteilung. Alle für die Patentierbarkeit geforderten Kriterien sind demnach erfüllt. Die gelten-den Ansprüche 1, 6 und 12 haben somit Bestand. Die Ansprüche 2 bis 5, 7 bis 11 und 13 bis 17 betreffen zweckmäßige, nicht selbstverständliche Ausgestaltungen der Gegenstände der Ansprüche 1, 6 bzw. 12 und haben daher zusammen mit diesen Ansprüchen ebenfalls Bestand. Dr. W. Maier Dr. Fritze Schell Rothe Bb
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