BPatG 15208.05BUNDESPATENTGERICHT11 W (pat) 51/05_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Beschwerdesache…betreffend die Patentanmeldung 198 82 109.3wegen Rückzahlung der Beschwerdegebührhat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 14. Dezember 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung sowie der Richter v. Zglinitzki, Dr.-Ing. Fritze und Dipl.-Ing. (Univ.) Fetterroll- 2 -beschlossen:Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurück-gewiesen.G r ü n d eDie Beschwerdegebühr wird nicht zurückgezahlt.Die Beschwerdegebühr ist zu Recht mit der Einlegung der Beschwerde gezahlt worden. Die Beschwerde des Anmelders gegen den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse B 23 K des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. September 2005, durch den die - aus einer PCT-Anmeldung stammende - Pa-tentanmeldung mit der Bezeichnung„Laseremissionskopf, Laserstrahlübertragungsvorrichtung, Verfah-ren zum Justieren einer Laserstrahlübertragungsvorrichtung und Innenkernstrukturvorbeugewartungs/Reparatur-Vorrichtung“wegen mangelnder Neuheit des Erfindungsgegenstandes zurückgewiesen worden ist, war statthaft und zulässig.Auch dann, wenn - wie hier - die Anmeldung wegen Nichtzahlung der Jahresge-bühr bereits als zurückgenommen gilt, kann das Gericht nach billigem Ermessen anordnen, dass die Beschwerdegebühr zurückgezahlt wird (§ 80 Abs. 3 und 4 PatG).Der Senat hält die beantragte Rückzahlung der Beschwerdegebühr jedoch nicht für angebracht. Ein Verfahrensfehler der Prüfungsstelle liegt nicht vor. Die Ansicht der Beschwerdeführerin, die Prüfungsstelle habe verfahrensfehlerhaft ohne einen - 3 -weiteren Prüfungsbescheid die hilfsweise beantragte Anhörung abgelehnt und ihren Anspruch auf rechtliches Gehöhr verletzt, indem sie im Zurückweisungsbe-schluss drei neue Druckschriften D 10, D 11 und D 12 eingeführt habe, vermag sich der Senat nicht anzuschließen.1. Im Erteilungsverfahren findet - anders als im Einspruchsverfahren (§ 59 Abs. 3 PatG) - auf Antrag nur dann eine Anhörung statt, wenn sie sachdienlich ist. Er-achtet die Prüfungsstelle die Anhörung nicht als sachdienlich, so weist sie den Antrag zurück (§ 46 Abs. 1 Satz 2 und 4 PatG).Die Ermessensentscheidung der Prüfungsstelle, von der „vorsorglich“ beantragten Anhörung abzusehen, kann nicht als fehlerhaft angesehen werden.Der Prüfungsbescheid vom 9. September 2002 ist unter Nennung von neun Druckschriften detailliert auf das Prüfungsergebnis der Patentfähigkeit der 34 Pa-tentansprüche, davon 12 nebengeordneten Patentansprüche eingegangen und hat zahlreiche Unklarheiten und Mängel auch der 155 Beschreibungsseiten auf-geführt. Insbesondere ist begründet worden, weshalb der Patentanspruch 1 durch die Druckschrift 1 neuheitsschädlich getroffen wird. Der Prüfer hat nur die neben-geordneten Patentansprüche 17, 18, 22 und 33 als patentfähig beurteilt. Er hat jedoch darauf hingewiesen, dass die Anmeldung drei inhaltlich deutlich verschie-dene Gruppen von Erfindungen umfasse, die nicht erkennen ließen, dass sie eine allgemeine erfinderische Idee verwirklichten, und deshalb das Gebot der Einheit-lichkeit der Erfindungen gemäß § 34 Abs. 5 PatG nicht erfüllten. Die erste Gruppe „Laserstrahlemissionskopf“ beinhalte die Patentansprüche 1 bis 5, die zweite Gruppe „Vorsorgewartungs-/Reparatur-Vorrichtung“ die Patentansprüche 6 bis 9 und 22 bis 34 sowie die dritte Gruppe „Lichtübertragungsvorrichtung und ein Ver-fahren zum Justieren einer solchen“ die Patentansprüche 10 bis 21. Im Prüfungs-bescheid sind zwei Vorschläge unterbreitet worden, nämlich zum einen die Vor-sorgewartungs-/Reparatur-Vorrichtung nach Patentanspruch 22 zum Patentan-spruch 1 werden zu lassen und sämtliche anderen Patentansprüche nachzuord-- 4 -nen oder zum anderen lediglich den die Vorsorgewartungs-/Reparatur-Vorrichtung betreffenden Teil in dieser Anmeldung aufrechtzuerhalten und die restlichen, die beiden anderen Gruppen von Erfindungen betreffenden Teile, auszuscheiden und in getrennten Anmeldungen weiterzuverfolgen. Für die - unter Berücksichtigung dieser beiden möglichen Verfahrensweisen - in Aussicht gestellte Erteilung seien neben den entsprechend überarbeiteten Ansprüchen das Prüfungsergebnis be-rücksichtigende Beschreibungsteile erforderlich. Der Prüfer hat die Anmelderin letztlich darauf hingewiesen, dass mit der Zurückweisung der Anmeldung zu rech-nen sei, wenn die Patentierungshindernisse ohne triftigen Grund nicht vollständig behoben würden.Die Anmelderin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 21. Mai 2003 neue Patentan-sprüche 1 bis 5 eingereicht, „die die bisherigen Patentansprüche ersetzen“. Sie hat dazu vorgetragen, die neuen Patentansprüche 1 bis 5 entsprächen im We-sentlichen den ursprünglichen Ansprüchen 1 bis 5, wobei Bezugszeichen einge-setzt und die Rückbezüge der Ansprüche 3 bis 5 angepasst worden seien. Im Pa-tentanspruch 1 gebe es gegenüber der Druckschrift D 1 ein abweichendes Merk-mal, das aus den Fig. 3 und 4 in Verbindung mit Fig. 2 erkennbar sei. Sie bitte, die Überarbeitung der Beschreibung zurückzustellen, bis die Erteilung eines Patents in Aussicht gestellt werde. Auf die Gegenstände der Ansprüche 6 bis 34 werde nicht verzichtet. Sollte die Prüfungsstelle wider Erwarten die Zurückweisung der Anmeldung ohne Erlass eines weiteren Bescheides beabsichtigten, werde vor-sorglich die Anberaumung einer Anhörung beantragt.Die sehr kurze Stellungnahme der Anmelderin hat der Prüfungsstelle deutlich ge-zeigt, dass sich die Anmelderin mit dem ausführlichen und umfassenden Prü-fungsbescheid nur in geringfügigem Umfang befasst hat. Sie hat keinerlei Bemü-hungen erkennen lassen, die zahlreichen beanstandeten Unklarheiten, Mängel und Schutzhindernisse auszuräumen. Auch die Patentansprüche 1 bis 5 sind praktisch unverändert stehen geblieben. Was mit den Patentansprüchen 6 bis 34 geschehen solle, blieb offen. Die 155 Seiten lange Beschreibung ist in keinem - 5 -Punkt korrigiert worden. Auf die sachdienlichen Vorschläge und die Beanstandung der fehlenden Einheitlichkeit ist die Anmelderin mit keinem Wort eingegangen. Kein einziger der als nicht patentfähig beurteilten Patentansprüche ist gestrichen worden. Auch Hilfsanträge wurden von der Anmelderin nicht in Betracht gezogen. Rechtsfragen, die zu diskutieren wären, sind von der Anmelderin nicht aufgewor-fen worden.Das Verhalten der Anmelderin war mit ihrer Verfahrensförderungspflicht nicht zu vereinbaren. Eine Anhörung hätte ohne erkennbare Mitwirkungsabsicht der An-melderin keine zum Verfahrensabschluss geeigneten Ergebnisse, sondern nur eine verfahrensökonomisch nicht vertretbare Verfahrensverzögerung erwarten lassen.2. Die erstmalige Nennung der dem Patentanspruch 1 entgegengehaltenen Druck-schriften D 10, D 11 und D 12 im Zurückweisungsbeschluss verletzt hier nicht das Recht der Anmelderin auf rechtliches Gehör.Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 103 Abs. 1 GG) besagt hier, dass die Zurückweisung nur auf Umstände gegründet werden darf, die dem Anmelder zu-vor mitgeteilt worden waren, und ihm Gelegenheit gegeben worden ist, sich dazu zu äußern (§ 48 Satz 2 PatG i. V. m. § 42 Abs. 3 Satz 2 PatG).Die Prüfungsstelle hat jedoch ihren Zurückweisungsbeschluss vom 9. Septem-ber 2005 ausdrücklich nicht mit den Druckschriften D 10, D 11, D 12 begründet, sondern sie lediglich ergänzend informativ mitgeteilt (vgl. Abschnitt II. 3. letzter Absatz). Auf die Einführung dieser Druckschriften sei verzichtet worden, da bereits die Druckschrift 1 der Patenterteilung entgegengestanden habe.Dr. Hartung v. Zglinitzki Dr. Fritze FetterrollBb
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