ECLI:DE:BPatG:2022:170222B12Wpat75.19.0
BUNDESPATENTGERICHT
12 W (pat) 75/19
_______________________
(Aktenzeichen)
Verkündet am
17. Februar 2022
…
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung 10 2010 026 457.1
…
hat der 12. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mündliche Verhandlung vom 17. Februar 2022 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Univ. Rothe sowie der Richter Kruppa, Dr.-Ing.
Krüger und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder
beschlossen:
- 2 -
1. Auf die Beschwerde der Anmelderin werden die Beschlüsse der Prüfungs-
stelle für Klasse F16B vom 27. November 2018 und 8. Mai 2019 aufgeho-
ben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen erteilt:
Patentansprüche 1-15,
eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
Beschreibung Seiten 2/10 bis 6/10,
eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
Figuren 1-7 gemäß Offenlegungsschrift vom 12. Januar 2012.
2. Die Rückzahlung der am 11. Juni 2019 gezahlten Beschwerdegebühr wird
angeordnet.
Gründe
I.
Die Beschwerdeführerin ist Anmelderin der am 8. Juli 2010 beim Deutschen Patent-
und Markenamt eingegangenen Patentanmeldung 10 2010 026 457.1 mit der Be-
zeichnung „Spannelement, Rohrverbindung und Spannwerkzeug“.
Mit in der Anhörung vom 27. November 2018 verkündetem Beschluss hatte die Prü-
fungsstelle für Klasse F16B die Patentanmeldung zurückgewiesen. In der schriftli-
chen Begründung vom 27. März 2019 hatte sie dazu angegeben, der jeweilige Ge-
genstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 sei nicht neu ge-
genüber der Entgegenhaltung D4 bzw. beruhe nicht auf erfinderischer Tätigkeit ge-
genüber der Entgegenhaltung D4 in Verbindung mit dem Wissen des Fachmanns
und der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 enthalte nicht alle erfindungswesentlichen
Merkmale.
- 3 -
Gegen diesen Beschluss richtete sich die erste Beschwerde der Anmelderin vom
23. April 2019, mit der sie die Aufhebung des Beschlusses und Erteilung nach
Hauptantrag bzw. Hilfsantrag 1 oder 2, hilfsweise die Durchführung einer mündli-
chen Verhandlung und schließlich die Erstattung der Beschwerdegebühr bean-
tragte.
Im weiteren Beschluss vom 8. Mai 2019 hat die Prüfungsstelle den Beschluss vom
27. November 2018 (Begründung vom 27. März 2019) aufgehoben, die Sache er-
neut in Behandlung genommen und ausgeführt, dass sie zum Hauptantrag und den
Hilfsanträgen 1 und 2 gleicher Auffassung sei wie im vorangegangenen Beschluss
angegeben, und hat eine Anhörung angekündigt. Den Antrag auf Erstattung der
Beschwerdegebühr hat sie zurückgewiesen.
Gegen diesen weiteren Beschluss richtet sich die zweite Beschwerde der Anmelde-
rin vom 11. Juni 2019.
Die Beschwerdeführerin stellte den Antrag,
1. die Beschlüsse der Prüfungsstelle für Klasse F16B des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 27. November 2018 und vom 8. Mai 2019 aufzuheben
und das Patent auf der Grundlage der im Tenor genannten Unterlagen zu
erteilen,
2. die Rückzahlung der am 11. Juni 2019 gezahlten Beschwerdegebühr anzu-
ordnen.
Der geltende Anspruch 1 lautet mit vom Senat hinzugefügten Gliederungsmerkma-
len M1 bis M1.2:
M1 Spannelement (10)
zum Erzeugen einer axialen Vorspannkraft einer Schraubverbindung,
M1.1 wobei das Spannelement (10) einen ersten Schenkel (101)
- 4 -
und einen zweiten Schenkel (102) aufweist,
M1.1.1 welche mittels eines Federelementes (103)
miteinander verbunden sind,
M1.1.2 wobei der erste Schenkel (101) und der zweite Schenkel (102)
jeweils eine Durchgangsbohrung (105) aufweisen,
M1.1.3 in welche eine Schraube (20) aufnehmbar ist,
M1.1.4 und das Federelement (103) zumindest einen ersten Abschnitt (131)
und einen zweiten Abschnitt (132) enthält,
M1.1.5 welche im entspannten Zustand einen Winkel (2α)
von etwa 30° bis etwa 5° einschließen,
M1.2 dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen Spannelement (10) und Schraube (20)
eine Klemmung an drei Kontaktpunkten (108) ausbildbar ist,
wenn eine Schraube in beide Durchgangsbohrungen (105)
eingeführt ist,
wobei ein Kontaktpunkt (108) zwischen Federelement (103)
und Schaft (202) der Schraube (20) ausbildbar ist
und zwei Kontaktpunkte (108)
zwischen dem jeweiligen distalen Ende der Bohrungen (105)
und dem Schaft (202) der Schraube (20) ausbildbar sind.
Auf diesen Anspruch sind die Unteransprüche 2 bis 5 rückbezogen.
Der nebengeordnete Anspruch 6 lautet:
Schraube (20) mit einem Spannelement (10)
nach einem der Ansprüche 1 bis 5.
Auf diesen Anspruch ist der Unteranspruch 7 rückbezogen.
- 5 -
Der ebenfalls nebengeordnete Anspruch 8 lautet mit vom Senat hinzugefügten Glie-
derungsmerkmalen R1 bis R1.2 und M1.1 bis M1.1.5:
R1 Rohrverbindung (30)
enthaltend eine erste Schelle (301) und eine zweite Schelle (302),
in welche jeweils eines der zu verbindenden Rohre (311, 312)
einführbar ist,
R1.1 wobei die Schellen (301, 302) jeweils
übereinander angeordnete Bohrungen aufweisen,
R1.2 in welche jeweils eine Anordnung aus einer Schaftschraube
und einem vorgespannten Spannelement (10) eingeführt
und mit jeweils einer Mutter verschraubt ist,
M1 wobei das Spannelement (10)
zum Erzeugen einer axialen Vorspannkraft
M1.1 einen ersten Schenkel (101) und einen zweiten Schenkel (102)
aufweist,
M1.1.1 welche mittels eines Federelementes (103)
miteinander verbunden sind,
M1.1.2 wobei der erste Schenkel (101) und der zweite Schenkel (102)
jeweils eine Durchgangsbohrung (105) aufweisen,
M1.1.3 in welche die Schraube (20) aufgenommen ist,
M1.1.4 dadurch gekennzeichnet, dass das Federelement (103) zumindest
einen ersten Abschnitt (131) und einen zweiten Abschnitt (132)
enthält,
M1.1.5 welche im entspannten Zustand einen Winkel (2α)
von etwa 30° bis etwa 5° einschließen.
Auf diesen – unabhängigen – Nebenanspruch sind die Unteransprüche 9 bis 12
rückbezogen.
- 6 -
Der weitere nebengeordnete Anspruch 13 lautet mit vom Senat hinzugefügten Glie-
derungsmerkmalen S1 bis S1.2:
S1 Spannwerkzeug (40) zur Vormontage eines Spannelementes (10)
nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
S1.1 mit einem Halteelement (410), mit welchem
der zweite Schenkel (102) des Spannelementes (10) fixierbar ist,
S1.1.1 wobei das Halteelement (410) an seinem distalen Ende (415)
einen Überstand (412) aufweist, welcher
mit der Stirnseite (106) des zweiten Schenkels (102)
in Eingriff bringbar ist
S1.1.2 und wobei das Halteelement (410)
eine Durchgangsbohrung (411) aufweist,
in welche eine Schraube (20) aufnehmbar ist,
S1.2 und mit einem Presselement (420), mit welchem eine Kraft
auf den ersten Schenkel (101) aufbringbar ist,
so, dass der Winkel (β) zwischen dem ersten Schenkel (101) bzw.
dem zweiten Schenkel (102) und der Symmetrieachse
verringerbar ist.
Auf diesen Anspruch sind die Unteransprüche 14 und 15 rückbezogen.
Im Verfahren sind die folgenden Entgegenhaltungen:
D1 DE 199 62 026 A1
D2 WO 87/00252 A1
D3 US 3,161,086
D4 DE 29 14 080 A1
D5 DE 10 2006 002 031 B4
D6 EP 1 505 330 B1
D7 DE 10 2004 056 684 A1
- 7 -
D8 US 3,185,418
D9 DE 75 00 913 U
Die D1 bis D7 wurden von der Prüfungsstelle im Prüfungsverfahren, die D8 und D9
vom Senat im Beschwerdeverfahren eingeführt.
Wegen des Wortlauts der weiteren Ansprüche und wegen weiterer Einzelheiten wird
auf den Akteninhalt verwiesen.
II.
Die zulässige Beschwerde hat Erfolg. Die nunmehr geltenden Ansprüche sind zu-
lässig, und ihre Gegenstände sind patentfähig nach den §§ 1 bis 5 PatG. Sie sind
insbesondere neu entsprechend § 3 PatG und erfinderisch entsprechend § 4 PatG,
da sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der
Technik ergeben.
Der im Zurückweisungsbeschluss vom 27. November 2018 weiterhin von der Prü-
fungsstelle angegebene Grund, die Anmeldung genüge nicht den Anforderungen
des § 34 Abs. 3 PatG an die Angaben, die in den Ansprüchen enthalten sein müss-
ten, erweist sich als nicht zutreffend.
Ferner war die Rückzahlung der am 11. Juni 2019 gezahlten Beschwerdegebühr
anzuordnen.
1. Ein Gegenstand der Anmeldung ist, siehe den Absatz 0001 der Offenlegungs-
schrift (OS), ein Spannelement zum Erzeugen einer Vorspannkraft einer Schraub-
verbindung.
- 8 -
Bekannte Spannelemente in Form von Schraubenfedern weisen gemäß Abs. 0004
OS den Nachteil auf, dass sie während des Montagevorgangs herunterfallen kön-
nen und dass außerdem das Innere der Schraubenfeder nur schwer für eine Reini-
gung zugänglich ist.
Dementsprechend ist als Aufgabe der Erfindung angegeben, siehe Abs. 0005 OS,
ein Spannelement bereitzustellen, welches in einfacher Weise montierbar ist und
mit geringerem Aufwand gereinigt werden kann.
Laut Abs. 0007 OS ist das erfindungsgemäße Spannelement mit zwei über ein Fe-
derelement verbundenen Schenkeln ausgestattet, welche jeweils eine Durchgangs-
bohrung aufweisen. Weiter ist das Spannelement erfindungsgemäß so ausgeführt,
dass es sich durch die Federkraft des Federelements am Schaft der Schraube ver-
klemmt.
Weitere Gegenstände der Anmeldung sind eine Rohrverbindung mit einer Anord-
nung aus einer Schaftschraube und einem vorgespannten Spannelement und ein
Spannwerkzeug zur Vormontage eines erfindungsgemäßen Spannelements.
2. Als Fachmann für diesen Gegenstand ist ein Diplom-Ingenieur oder Bachelor des
Maschinenbaus (FH/HAW) mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Konstruktion
und Entwicklung von Rohrverbindungen zuständig.
3. Die geltenden Ansprüche sind zulässig.
Die Merkmale M1 bis M1.1.3 des Anspruchs 1 ergeben sich aus dem ursprünglichen
Anspruch 1, Merkmale M1.1.4 und M1.1.5 aus dem ursprünglichen Anspruch 4. Das
– gegenüber dem im Prüfungsverfahren geltenden Anspruch 1 nach Hauptantrag –
zusätzlich aufgenommene Merkmal M1.2 ergibt sich aus dem letzten Absatz auf
Seite 9 der ursprünglich eingereichten Beschreibung (Abs. 0031 OS).
- 9 -
Die Ansprüche 2 bis 4 ergeben sich aus den ursprünglichen Ansprüchen 2 bis 4,
der Anspruch 5 aus dem zweiten Absatz auf Seite 9 der ursprünglich eingereichten
Beschreibung (Abs. 0030 OS) und Figuren 2a und 2b.
Die Ansprüche 6 und 7 ergeben sich aus Figuren 2a und 3 in Verbindung mit dem
letzten Absatz auf Seite 9 der Beschreibung (Abs. 0031 OS).
Die Merkmale R1 bis R1.2 des nebengeordneten Anspruchs 8 ergeben sich aus
dem ursprünglichen Anspruch 6 in Verbindung mit den drei ersten Absätzen und
dem ersten Satz des vierten Absatzes auf Seite 12 der ursprünglich eingereichten
Beschreibung (Absätze 0037 bis 0040 OS) und der Figur 5. Die weiteren Merkmale
M1 bis M1.1.5 entsprechen inhaltlich denjenigen des Anspruchs 1.
Die Ansprüche 9 bis 11 ergeben sich aus dem ursprünglichen Anspruch 6 mit seiner
Rückbeziehung auf die ursprünglichen Ansprüche 2 bis 4, der Anspruch 12 aus dem
zweiten Absatz auf Seite 9 der ursprünglich eingereichten Beschreibung (Abs. 0030
OS).
Die Merkmale S1, S1.1 und S1.2 des Anspruchs 13 ergeben sich aus dem ur-
sprünglichen Anspruch 7, die im Merkmal S1 angegebene Eignung zur Vormontage
aus Figur 7 mit Beschreibung ab Mitte der Seite 14 der Beschreibung (Absätze
0046, 0047 OS). Das Merkmal S1.1.1 ergibt sich aus dem ursprünglichen Anspruch
8 und das gegenüber dem im Prüfungsverfahren geltenden Anspruch 10 nach dor-
tigem Hauptantrag zusätzlich aufgenommene Merkmal S1.1.2 aus dem ursprüngli-
chen Anspruch 9.
Der Anspruch 14 ergibt sich aus dem ersten Absatz auf Seite 14 der Beschreibung
(Absatz 0044 OS), Anspruch 15 aus dem ursprünglichen Anspruch 10.
4. Die Gegenstände der geltenden Ansprüche sind patentfähig. Sie sind insbeson-
dere neu und ergeben sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus
dem Stand der Technik (§§ 3, 4 PatG).
- 10 -
4.1 Die Entgegenhaltung D8 zeigt eine Rohrschelle 10, die den Angaben der Merk-
male M1.1 bis M1.1.5 des Anspruchs 1 entspricht.
Die in dem unten links wiedergegebenen Ausschnitt aus Figur 3 der D8 mit den
Bezugszeichen 12, 13 bezeichneten Schenkel entsprechen den Merkmalen M1.1,
M1.1.2 und M1.1.3.
Der verbleibende Bereich der Rohrschelle von Bezugszeichen 15 bis Bezugszei-
chen 16 bildet ein Federelement entsprechend dem Merkmal M1.1.1, mit Abschnit-
ten, die einen Winkel entsprechend den Merkmalen M1.1.4 und M1.1.5 einschlie-
ßen, wie unten vom Senat eingezeichnet.
Die Schenkel 12, 13 der Rohrschelle 10 können, wie in dem unten rechts wiederge-
gebenen Ausschnitt aus Figur 4 der D8 dargestellt, mittels einer Schraubverbindung
22, 24 zusammengezogen werden, wodurch die Rohrschelle 10 zugleich auch eine
Vorspannkraft auf die Schraubverbindung ausübt und deshalb als ein Spannele-
ment entsprechend dem Merkmal M1 bezeichnet werden kann.
D8, Ausschnitte aus Fig. 3 und Fig. 4
Jedoch findet sich weder in D8 noch im gesamten weiteren im Verfahren befindli-
chen Stand der Technik eine entsprechende Offenbarung oder auch nur eine Anre-
gung dazu, ein Spannelement so zu gestalten, dass zwischen dem Spannelement
und einer Schraube eine Klemmung an drei Kontaktpunkten (108) ausbildbar ist,
wie sie in dem im Beschwerdeverfahren zusätzlich aufgenommenen Merkmal M1.2
des Anspruchs 1 beschrieben sind (siehe Figuren 3, 4 aus OS unten).
- 11 -
4.2 Die Entgegenhaltung D8 offenbart auch keine Rohrverbindung entsprechend
dem Anspruch 8. Die aus der D8 bekannte Rohrschelle 10 entspricht zwar den
Angaben der Merkmale M1.1 bis M1.1.5. Sie ist jedoch zur Befestigung eines Roh-
res oder einer Leitung z.B. an einer Decke oder Wand vorgesehen. Damit ist weder
offenbart, noch ergibt sich daraus oder in Verbindung mit dem weiteren Stand der
Technik im Verfahren eine Anregung, diese Rohrschelle 10 als Spannelement in
einer Rohrverbindung mit zwei Schellen zur Verbindung zweier Rohre entsprechend
den Merkmalen R1 bis R1.2 des Anspruchs 8 einzusetzen.
4.3 Die Entgegenhaltung D9 offenbart, siehe den unten wiedergegebenen Aus-
schnitt aus Figur 2 der D9, eine Auswuchtgewichtzange mit einem Halteelement
11a entsprechend den Merkmalen S1.1 und S1.1.1 und einem Presselement 10a
entsprechend dem Merkmal S1.2 des Anspruchs 13.
- 12 -
Jedoch findet sich weder in D9 noch im gesamten weiteren im Verfahren befindli-
chen Stand der Technik eine Offenbarung oder auch nur eine Anregung dazu, eine
solche Zange mittels einer Schrauben-Durchgangsbohrung im Halteelement ent-
sprechend dem im Beschwerdeverfahren zusätzlich aufgenommenen Merkmal
S1.1.2 so auszubilden, dass sie entsprechend dem Merkmal S1 des Anspruchs 13
als Spannwerkzeug zur Vormontage eines Spannelements nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5 geeignet ist (vgl. unten gezeigte Fig. 7 OS).
4.4 Die jeweiligen rückbezogenen Ansprüche 2 bis 5, 6 mit 7, 9 bis 12, 14 und 15
werden von den Ansprüchen 1, 8 und 13 getragen.
5. Der von der Prüfungsstelle in ihrer Begründung vom 27. März 2019 zum Zurück-
weisungsbeschluss vom 27. November 2018 angegebene Zurückweisungsgrund,
der dem jetzt geltenden Anspruch 8 insoweit entsprechende Anspruch 1 des Hilfs-
antrags 2 genüge den Anforderungen des § 34 PatG nicht, besteht nicht.
Die Prüfungsstelle hatte die Auffassung vertreten, die Anmeldung müsse aufgrund
des Fehlens eines offensichtlich erfindungswesentlichen Merkmals in dem auf die
Rohrverbindung gerichteten Anspruch zurückgewiesen werden. Dabei fehlte im Zu-
rückweisungsbeschluss jedoch bereits eine Definition des Begriffs „erfindungswe-
sentliche Merkmale“, hierzu wurde lediglich ohne weitere Ausführungen auf
„Schulte, PatG, 10. Auflage, § 34 Rdn 164“ verwiesen.
- 13 -
Die dort vertretene Auffassung, der Hauptanspruch müsse als wesentliche Merk-
male der Erfindung „alle Merkmale enthalten, die zur Lösung der erfindungsgemä-
ßen Aufgabe notwendig“ seien, findet allerdings keine Stütze im Patentgesetz.
Denn das PatG fordert in § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht, dass in den Ansprüchen
angegeben sein müsse, wie eine Aufgabe zu lösen sei, sondern dass in den An-
sprüchen angegeben sein muss, was als patentfähig unter Schutz gestellt werden
soll. Der von der Prüfungsstelle weiterhin zitierte § 9 PatV regelt unter Bezugnahme
auf § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG, wie die Angaben in den Patentansprüchen zu dem, „was
als patentfähig unter Schutz gestellt werden soll (§ 34 Abs. 3 Nr. 3 des Patentge-
setzes)“ zu fassen und zu gliedern sind, siehe § 9 Abs. 1 PatV. In § 9 Abs. 4 PatV
heißt es dazu, „im ersten Patentanspruch (Hauptanspruch) sind die wesentlichen
Merkmale der Erfindung anzugeben“.
Im Ergebnis folgt somit aus § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG in Verbindung mit § 9 PatV, dass
im Haupanspruch als wesentliche Merkmale der Erfindung bzw. erfindungswesent-
liche Merkmale diejenigen Merkmale anzugeben sind, die erforderlich sind, damit
für Außenstehende hinreichend sicher erkennbar ist, was unter Schutz gestellt wer-
den soll.
Insofern ergibt sich aus der von der Prüfungsstelle beanstandeten Nichtaufnahme
des Merkmals „Erfindungsgemäß sind der erste Schenkel, der zweite Schenkel und
das Federelement einstückig aus einem einzelnen Blechstreifen gefertigt“ in den
Anspruch kein Mangel, vielmehr ist daran, dass dieses Merkmal nicht im Anspruch
enthalten ist, für Außenstehende klar und eindeutig erkennbar, dass die im An-
spruch angegebene Rohrverbindung unabhängig davon unter Schutz gestellt sein
soll, ob der erste Schenkel, der zweite Schenkel und das Federelement des Span-
nelements einstückig aus einem einzelnen Blechstreifen gefertigt sind oder nicht.
- 14 -
Soweit in der im Zurückweisungsbeschluss in Bezug genommenen Stelle „Schulte,
PatG, 10. Auflage, § 34 Rdn 164“ auf Rdn 119 verwiesen wird, und dort die Auffas-
sung vertreten wird, die im Anspruch anzugebenden wesentlichen Merkmale seien
„sämtliche Merkmale, die für den Fachmann erforderlich sind, um die Erfindung aus-
führen zu können“, findet auch dies keine Stütze im Patentgesetz, das in § 34 Abs. 4
ausdrücklich regelt, dass die Erfindung in der Anmeldung, die gemäß § 34 Abs. 3
unter anderem Patentansprüche, Beschreibung und Zeichnungen umfasst – also
nicht in den Ansprüchen oder gar dem Hauptanspruch allein –, so deutlich und voll-
ständig zu offenbaren ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann.
Schließlich enthält die Begründung vom 27. März 2019 zum Zurückweisungsbe-
schluss vom 27. November 2018 auch keine Ausführungen dazu, warum nach Auf-
fassung der Prüfungsstelle die erfindungsgemäße Aufgabe mit einer Rohrverbin-
dung mit einem nicht einstückig aus einem einzelnen Blechstreifen gefertigten
Spannelement nicht gelöst werden könne oder warum der Fachmann eine erfin-
dungsgemäße Rohrverbindung ohne die Angabe, dass das dazugehörige Spann-
element einstückig aus einem einzelnen Blechstreifen zu fertigen sei, nicht ausfüh-
ren könne.
Darauf kommt es jedoch nicht an, da – wie eingangs dargelegt – § 34 PatG und
§ 9 PatV weder fordern, dass im Hauptanspruch alle diejenigen Merkmale enthalten
sein müssten, die zur Lösung der erfindungsgemäßen Aufgabe notwendig seien,
noch dass im Haupanspruch sämtliche Merkmale angegeben sein müssten, die für
den Fachmann erforderlich seien, um die Erfindung ausführen zu können.
Da sich somit ein Fehlen erfindungswesentlicher Merkmale bzw. wesentlicher Merk-
male der Erfindung in dem auf die Rohrverbindung gerichteten Anspruch nicht fest-
stellen lässt, bedarf der von der Prüfungsstelle gezogene Umkehrschluss, somit sei
auch entgegen § 10 Abs. 2 Nr. 4 PatV in der Beschreibung nicht die Erfindung an-
gegeben, für die in den Ansprüchen Schutz begehrt werde, keiner Erörterung.
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6. Die Rückzahlung der am 11. Juni 2019 gezahlten Beschwerdegebühr entspricht
der Billigkeit.
Mit in der Anhörung vom 27. November 2018 verkündetem Beschluss hatte die Prü-
fungsstelle für Klasse F16B die Patentanmeldung zurückgewiesen und dazu ange-
geben, der jeweilige Anspruch 1 nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 und 2
sei nicht gewährbar. Gegen diesen Beschluss richtete sich die erste Beschwerde
der Anmelderin vom 23. April 2019, mit der sie unter anderem die Erteilung nach
Hauptantrag bzw. Hilfsantrag 1 oder 2 und die Erstattung der Beschwerdegebühr
beantragte.
§ 73 Abs. 3 PatG legt fest, dass in diesem Fall die Prüfungsstelle, deren Beschluss
angefochten wird, entweder der Beschwerde abzuhelfen hat, wenn sie sie für be-
gründet erachtet, oder sie vor Ablauf von einem Monat ohne sachliche Stellung-
nahme dem Patentgericht vorzulegen hat.
Die Prüfungsstelle hat dagegen einen weiteren Beschluss vom 8. Mai 2019 erlas-
sen, in dem sie ausgeführt hat, dass sie zum Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1
und 2 gleicher Auffassung sei wie im vorangegangenen Beschluss angegeben. Den
Antrag auf Erstattung der Beschwerdegebühr hat sie zurückgewiesen.
Nachdem die Prüfungsstelle demnach die Beschwerde sowohl hinsichtlich des
Hauptantrags als auch des Hilfsantrags 1 und auch des Hilfsantrags 2 und des An-
trags auf Erstattung der Beschwerdegebühr nicht für begründet erachtet hat, war
für diesen weiteren Beschluss kein Raum.
Unabhängig davon, dass die erforderliche Voraussetzung für einen Abhilfebe-
schluss nicht vorlag, auch nicht für eine isolierte Aufhebung des Zurückweisungs-
beschlusses (kassatorische Abhilfe) mit Fortsetzung des Verfahrens, ist mit dem
weiteren Beschluss vom 8. Mai 2019 der Beschwerde auch nicht abgeholfen wor-
- 16 -
den. Auch dass eine über den Hilfsantrag 2 hinaus durch Aufnahme weiterer Merk-
male weiter einzuschränkende Fassung als grundsätzlich gewährbar bezeichnet
wurde, siehe den Beschluss vom 8. Mai 2019, Seite 3 unten, in Verbindung mit der
Begründung zum Beschluss vom 27. November 2018, Seite 5, vierter Absatz, stellt
keine, auch keine teilweise Abhilfe dar.
Somit liegt ein Verfahrensfehler vor, der auch ursächlich dafür war, dass die Anmel-
derin und Beschwerdeführerin die zweite Beschwerde vom 11. Juni 2019 einlegen
musste und eine zweite Beschwerdegebühr zahlen musste, um zu erreichen, dass
die Prüfungsstelle, die die erste Beschwerde vom 23. April 2019 nicht für begründet
erachtet hatte, die Beschwerde dem Patentgericht vorlegt wie in § 73 Abs. 3 PatG
vorgesehen.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be-
fangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich ein-
zulegen.
Rothe Kruppa Krüger Ausfelder
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