14 W (pat) 36/02  - 14. Senat (Techn.Beschw.)

BUNDESPATENTGERICHT 14 W (pat) 36/02 _______________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 101 08 893.0-24 … hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 12. Februar 2003 unter Mitwirkung des Richters Dr. Wagner als Vorsitzenden sowie der Richter Harrer, Dr. Feuerlein und Dr. Gerster BPatG 152 10.99 - 2 - beschlossen: 1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse C25C des Deutschen Patent- und Markenamts vom 19. Dezem-ber 2001 wird aufgehoben. 2. Die Sache wird zur weiteren Behandlung an das Deut-sche Patent- und Markenamt zurückverwiesen. 3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeord-net. G r ü n d e I Mit dem angefochtenen Beschluss vom 19. Dezember 2001 hat die Prüfungsstelle für Klasse C25C des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung 101 08 893.0-24 mit der Bezeichnung "Verfahren zur elektrochemischen Abscheidung von Metal-len, Legierungen und Halbleitern aus ionischen Flüssigkeiten und niedrig schmelzenden Salzgemischen" zurückgewiesen. Dem Beschluss liegen die am 17. November 2001 eingegangenen Ansprüche 1 bis 17 zugrunde, von denen der Patentanspruch 1 wie folgt lautet: Verfahren zur Herstellung von Metallen und deren Legierun-gen, Element- und Verbindungshalbleitern insbesondere von Metallen und deren Legierungen der zweiten bis fünften - 3 - Hauptgruppe oder der Nebengruppen des Periodensystems, mit mittleren Kristallitgrößen im Bereich von 1-1000 nm, dadurch gekennzeichnet, dass man Metalle oder Legierun-gen, Element- und Verbindungshalbleitern in mit einer Kathode und Anode ausgestatteten Elektrolysevorrichtung, galvanisch aus einem niedrig schmelzendem Salzgemisch, bestehend aus anorganischen und/oder organischen Salz-komponenten, bei Temperaturen unterhalb von +200°C ab-scheidet. Die Zurückweisung ist im wesentlichen damit begründet, dass der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 nicht neu sei. Durch die Druckschrift (1) Natter, H.; Schmelzer, M.; Hempelmann, R.: Nanocry-stalline nickel and nickel-copper alloys: Synthesis, cha-racterization and thermal stabilitiy. In: J. Mater. Res., 1998, Vol. 13, No. 5, S. 1186-1197 sei ein Verfahren zur Herstellung von Nickel oder Legierungen davon bekannt, bei dem die Kristallitgröße des abgeschiedenen Metalls 53 nm oder weniger betrage, die verwendete Elektrolyseeinrichtung mit Kathode und Anode ausgestattet sei, der verwendete Elektrolyt eine Ionen enthaltende Flüssigkeit sei und die Elektro-lyse bei Temperaturen zwischen 283 und 363 K (= 10 bis 90o C) stattfinde. Im Gegensatz zur Auffassung des Anmelders gehe aus der Tabelle II auf Seite 1189 von (1) ein Elektrolyt hervor, der nur aus Salzen bestehe. Der Anspruch 1 sei somit mangels Neuheit nicht gewährbar. Die Nichtgewährbarkeit der Ansprüche 2 bis 17 ergebe sich bereits aus der Nichtgewährbarkeit des Anspruchs 1, wobei im übrigen die in den Ansprüchen 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 und 14 aufgeführten Merkmale nicht neu und die Merkmale der Ansprüche 10 und 17 durch die Druckschrift - 4 - (2) DE 1 180 140 B nahegelegt seien. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders, mit der er sein Patentbegehren mit den dem angegriffenen Beschluss zugrunde liegenden Patentansprüchen 1 bis 17 weiterverfolgt. Die Entgegenhaltung (1) stehe dem gül-tigen Anspruch 1 nicht neuheitsschädlich entgegen, da in (1) wässrige Elektrolyte zum Einsatz kämen. In der Tab. II auf Seite 1189 seien nämlich in der letzten Spalte die pH-Werte der Elektrolyte aufgeführt, die eine typische Eigenschaft wässriger Medien seien. Auch seien die Bestandteile des Bades in g/l, also in Konzentrationen aufgelistet, was sich auf die Menge eines Stoffes, die in 1 Liter Wasser gelöst wurde, beziehe. Darüber hinaus sei der Anmelder als Coautor von (1) bestens über sein experimentelles Vorgehen informiert und der Beschwerde-begründung eines Bestätigung des ersten Autors von (1) beigefügt, aus der ein-deutig hervorgehe, dass bei (1) nur mit wässrigen Elektrolyten gearbeitet werde. Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheide sich von (1) und auch (2) in der Art des verwendeten Elektrolyten und sei deshalb neu. Die Ansprüche 2 bis 17 seien ebenfalls als neu anzusehen und gewährbar. Der Anmelder stellt sinngemäß den Antrag, den Beschluss vom 19. Dezember 2001 aufzuheben und das Patent im Umfang der mit Schriftsatz vom 13. Novem-ber 2001 eingereichten Ansprüche 1 bis 17 und Beschrei-bungsseiten 1 bis 12, sowie den Figuren 1 bis 4 vom Anmel-detag zu erteilen. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen. - 5 - II Die Beschwerde ist zulässig. Sie konnte jedoch nur zur Aufhebung des angefoch-tenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Patentanmeldung zur Fortset-zung des Prüfungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt führen. Der als Begründung für die Zurückweisung angezogene Vorwurf, dass der Gegen-stand des dem Beschluss zugrunde liegenden und weiterhin geltenden Anspruchs 1 gegenüber dem aus der Entgegenhaltung (1) bekannten Verfahren nicht neu sei, ist nicht haltbar. Bei dem Verfahren nach (1) wird zwar Nickel oder eine Nickel-Kupfer-Legierung einer Kristallitgröße von 13 bis 93 nm in mit einer Kathode und Anode ausgestatteten Elektrolysevorrichtung galvanisch bei Tempe-raturen zwischen 283 und 363 K (10 und 90oC) entsprechend den Angaben im geltenden Patentanspruch 1 abgeschieden (S 1186 Zusammenfassung, S 1187 re Sp III.). Es wird bei (1), wie aus der Tabelle II, Bad A auf S 1189 und S 1188 re Sp V. A. hervorgeht, ein Elektrolyt verwendet, der aus 40 g/l NiSO4, 60 bzw. 120 g/l K,Na-tartrat und 20 bzw. 40 g/l NH4Cl besteht und einen pH-Wert von 5 bis 6 aufweist. Diese Konzentrationsangaben bedeuten, dass in der Summe 120 bzw. 200 g Salz in einem Liter eines Lösungsmittels gelöst sind und nicht dass der Elektrolyt aus Salz besteht. Wird bei einer Lösung bzw. einem Elektrolyten eines bestimmten pH-Wertes das Lösungsmittel, wie im vorliegenden Fall, nicht weiter spezifiziert, so handelt es sich für den Fachmann, einen Chemiker, selbstverständ-lich um Wasser als Lösungsmittel. Zudem ist es, wie der Anmelder in seiner Beschwerdebegründung feststellt, auch unüblich in Veröffentlichungen die Was-sermenge anzugeben. Das Verfahren gemäß dem geltenden Anspruch 1 der vor-liegenden Anmeldung unterscheidet sich also von dem aus (1) bekannten Verfah-ren in der Art des verwendeten Elektrolyten, der gemäß dem geltenden An-spruch 1 ein niedrig schmelzendes Satzgemisch ist. Der Gegenstand des gelten-den Anspruchs 1 ist damit gegenüber der Entgegenhaltung (1) neu. - 6 - Auch die Feststellung im angefochtenen Beschluss, dass die dem Beschluss zugrundeliegenden Ansprüche 1 bis 17 zulässig sein, trifft auf den geltenden Anspruch 1 nicht zu. Denn für das Merkmal, dass das Salzgemisch aus anorgani-schen und/oder organischen Salzkomponenten besteht, findet sich für den aus-schließlichen Einsatz nur einer der Komponente keine Stütze in den ursprüngli-chen Unterlagen. Aus dem Erstbescheid der Prüfungsstelle vom 24. September 2001 und dem angefochtenen Zurückweisungsbeschluss ist nicht erkennbar, ob das Patentbe-gehren im Hinblick darauf geprüft wurde, dass es sich beim Gegenstand des gel-tenden Anspruchs 1 um ein Verfahren zur elektrochemischen Abscheidung von Metallen aus niedrig schmelzenden Salzgemischen handelt, zumal auch die wei-tere von der Prüfungsstelle genannte Druckschrift (2) kein solches Verfahren betrifft. Bereits ein Blick auf den vom Anmelder zitierten Stand der Technik, insbe-sondere auf Seite 5 der ursprünglichen Unterlagen, zeigt, dass auf diesem Gebiet umfangreiches Material vorliegt. Eine gezielte Recherche des Standes der Tech-nik in diese Richtung erscheint daher zur Beurteilung der Patentfähigkeit des Anmeldungsgegenstandes notwendig. Zwar ist der Beschwerdesenat gehalten, den Sachverhalt von Amts wegen zu erforschen (§ 87 Abs 1 Satz 1 PatG) und daher befugt eigene Ermittlungen anzu-stellen, doch ist hierfür in erster Linie das Deutsche Patent- und Markenamt beru-fen, das mit den geeigneten Mitteln zur Recherche ausgestattet ist. Der Senat hat daher davon abgesehen, selbst weitere Ermittlungen anzustellen. Bei dieser Sachlage war die Sache ohne eigene Sachentscheidung gemäß § 79 Abs 3 Satz 1 Nr 1 und 3 PatG zur weiteren Behandlung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht der Billigkeit, vgl. Benkard PatG 9. Aufl § 80 Rdn 17ff; Schulte PatG 6. Aufl § 73 Rdn 142ff, insbes. Rdn 157. - 7 - Die Prüfungsstelle hat im Zurückweisungsbeschluss ua ausgeführt, in der Entge-genhaltung (1) sei eine aus Salzen bestehende Elektrolyt-Zusammensetzung angegeben. Von dieser Auslegung der Entgegenhaltung hat der Anmelder erst-mals im Zurückweisungsbeschluss erfahren. Im Erstbescheid war nur auf die - daraufhin nicht mehr weiterverfolgte – Alternative mit einer Ionen enthaltenden Flüssigkeit als Elektrolyt hingewiesen worden. Dem Anmelder wäre daher vor der Zurückweisung Gelegenheit zur Äußerung einzuräumen gewesen. Ein wesentlicher Mangel des Verfahrens liegt daher in der Verletzung des rechtli-chen Gehörs. Dagegen ist in der sachlichen Fehlbeurteilung der Neuheit kein Ver-fahrensfehler zu sehen, der als Grund für die Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Betracht käme (Schulte aaO Rdn 149). Dr. G. Wagner Harrer Dr. F. Feuerlein Dr. Gerster Fa

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