BUNDESPATENTGERICHT 14 W (pat) 40/02 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 197 10 287.5-41 … hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 23. Juni 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Schröder, der Richter Dr. Wagner und Harrer sowie der Richterin Dr. Proksch-Ledig BPatG 152 10.99 - 2 - beschlossen: 1. Der angefochtene Beschluß wird aufgehoben. 2. Die Sache wird zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen. 3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. G r ü n d e I. Mit dem angefochtenen Beschluß vom 20. Dezember 2001 hat die Prüfungsstelle für Klasse C 12 Q des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung 197 10 287.5-41 mit der Bezeichnung "Mikrobilogischer Biosensor, Verfahren zu seiner Herstellung und seine Verwendung" aus den Gründen des Bescheides vom 18. Juni 1999 zurückgewiesen. Dem Beschluß liegen die am 7. Juli 1997 eingegangenen Patentansprüche 1 bis 13 zugrunde, von denen der Patentanspruch 1 wie folgt lautet: "Mikrobiologischer Biosensor zur Bestimmung von Schwermetal-lionen und Substraten umfassend eine Hefetransformante eines Stammes der Art Saccharomyces cerevisiae und einen physikali-schen Transducer." - 3 - Im Bescheid vom 18. Juni 1999 war der Patentanspruch 1 in Hinblick auf die Ent-gegenhaltungen (1) Chemical Abstracts 123.308255 zu: Immobilized yeast cells biosensor for total toxicity testing Campanella, L.; Favero, G.; Tomassetti, M. Sci. Total Environ. (1995), 171(1-3), Seiten 227 bis 234 (2) Chemical Abstracts 120:37694 zu: Overall toxicity test using an immobilized yeast cell biosensor Campanella, L.; Favero, G.; Tomassetti, M. Metodi Anal. Acque (1992), 12(3), Seiten 23 bis 33 (3) Chemical Abstracts 115:112761 zu: Effekt of heavy metals on volatiles production in alcoholic fer-mentation by Saccharomyces cerevisiae Pons, Marie Noelle; Chanel, Simone J. Ferment. Bioeng. (1991), 72(1), Seiten 61 bis 63 (4) Chemical Abstracts 113:19022 zu: Rapid toxicity testing based on yeast respiratory activity Hau-benstricker, M.E.; Meier, P. G.; Mancy, K. H.; Brabec, M. J. Bull. Environ. Contam. Toxicol. (1990), 44(5), Seiten 669 bis 674 (5) Chemical Abstracts 107:91354 zu: Biosensor of total toxicity Campanella, L.; Paoletti, A. M.; Tranchida, G. Chim. Oggi (1987), (3), Seiten 61 bis 63 aufgrund mangelnder Neuheit für nicht gewährbar erachtet worden. Darüber hin-aus waren hinsichtlich der Erfüllung der patentrechtlichen Anforderungen bezüg-lich der Wiederholbarkeit biotechnologischer Erfindungen Bedenken geäußert wor-den, weil die im Rahmen der Anmeldung verwendeten Hefetransformanten nicht hinterlegt seien. - 4 - Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. Sie verfolgt ihr Patentbegehren auf der Grundlage der am 26. Februar 2002 eingegangenen Patentansprüche 1 bis 10 weiter, die wie folgt lauten: 1. Mikrobiologischer Biosensor zur Bestimmung von Schwermetal-lionen und Substraten umfassend einen physikalischen Transducer und eine Hefetrans-formante eines Stammes der Art Saccharomyces cerevisiae, die dadurch gewonnen wird, dass man in Saccharomyces cerevisiae DNA einbringt, auf der das aus E.coli stammende LacZ-Gen und ein Schwermetall-regulierbarer Transkriptionspromotor von Sac-charomyces cerevisiae enthalten sind, und diese Expressionskas-sette in ein Plasmid integriert, das in Saccharomyces cerevisiae autonom replizierbar ist. 2. Biosensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Hefetransformante ein Plasmid YEp352/FUSI darstellt, wel-ches konstruiert ist, indem man den Promotorbereich des CUP1-Gens von Saccharomyces cerevisiae mittels PCR vom Plasmid pJW9 amplifiziert, vor das LacZ-Gen des Bam HI/Smal restringier-ten Plasmides pDE3 einbaut, die Expressionskassette CUP1-Pro-moter-LacZ-Gen-trpC-Terminator isoliert, in das Bam HI/Hind III restringierte Plasmid YEp352 einbaut, dieses entstandene Plas-mid YEp352/FUSI in einen Hefestamm Saccharomyces cerevisiae transformiert und die Hefetransformante Saccharomyes cerevisiae YEp352/FUSI selektiert. - 5 - 3. Biosensor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Hefetransformante ein Plasmid pYe(LacZ)1/CUP1 darstellt, welches konstruiert ist, indem man den Promotorbereich des CUP1-Gens von Saccharomyces cerevisiae mittels PCR vom Plasmid pJW9 amplifiziert, vor das LacZ-Gen des BamHI/Smal re-stringierten Plasmides pYe(LacZ)1 einbaut, dieses entstandene Plasmid pYe(LacZ)1/CUP1 in einen Hefestamm Saccharomyces cerevisiae transformiert und die Hefetransformante Saccharomy-ces cerevisiae pYe(LacZ)1/CUP1 selektiert. 4. Biosensor nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Transducer eine Sauerstoffelektrode ist, auf der sich eine mit der Hefetransformante beschichtete mikrostrukturierte Kapillarpo-renmembran befindet, oder ein Chip ist. 5. Verfahren zur Herstellung eines mikrobiologischen Biosensors zur Bestimmung von Schwermetallionen gemäß einem der An-sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man die Hefetransformante von einen Stamm der Art Saccharo-myces cerevisiae nach ihrer Kultivierung mit einem Polymer mischt, die entsprechende Suspension auf eine mikrostrukturierte Kapillarporenmembran auftropft, trocknet und ggf elektrodenseitig mit einer gaspermeablen Schicht abdeckt. - 6 - 6. Verfahren zur Herstellung eines mikrobiologischen Biosensors zur Bestimmung von Schwermetallionen gemäß einem der An-sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß man die Hefetransformante von einem Stamm der Art Saccharo-myces cerevisiae nach ihrer Kultivierung mit einem Polymer mischt und die entsprechende Suspension auf einen Chip auf-tropft. 7. Verwendung eines mikrobiologischen Biosensors nach den An-sprüchen 1-4 zur Bestimmung von Schwermetallionen anhand ei-nes veränderten Sauerstoffsverbrauchs durch Differenzmessung mit einem Substratvergleichssignal, indem die Meßflüssigkeit als Substrat Laktose oder Glucose und Laktose enthält. 8. Verwendung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß nach Ermittlung des Signals der Meßflüssigkeit, die in reinen Puf-fer verdünnte Meßprobe mit dem Sensor inkubiert wird, anschlie-ßend diese durch die ursprüngliche Meßflüssigkeit (ohne Meßpro-be) ersetzt wird und hiervon das Meßsignal erneut ermittelt wird. 9. Verwendung eines mikrobiologischen Biosensors nach den An-sprüchen 1-4 zur Bestimmung von Galaktosekonzentrationen an-hand eines veränderten Sauerstoffsverbrauchs durch Differenz-messung mit dem Probensignal vor und nach Induktion des Bio-sensors mit Galaktose. - 7 - 10. Verwendung eines mikrobiologischen Biosensors nach den Ansprüchen 1-4 zur Bestimmung von Laktosekonzentrationen an-hand eines veränderten Sauerstoffsverbrauchs durch Differenz-messung mit dem Probensignal vor und nach Inkubation mit Kup-ferionen. Die Anmelderin macht sinngemäß geltend, daß die Prüfungsstelle die Argumenta-tion in ihrer Eingabe vom 18. November 1999 nicht berücksichtigt habe und im Be-schluß vom 20. Dezember 2001 keine zurückweisungsbegründenden Ausführun-gen gegeben worden seien. Sie vertritt im weiteren die Auffassung, daß sich die vom Deutschen Patent- und Markenamt geforderte Hinterlegung der in der Patent-anmeldung als bevorzugt genannten Saccharomyces cerevisiae Stämme erübrige, da die im Patentanspruch 1 genannten Hefetransformanten reproduzierbar, unter Anwendung von dem Fachmann bekannten Techniken aus jedem S. cerevisiae-Stamm herstellbar seien und Stämme der Art S. cerevisiae in verschiedenen Kul-tursammlungen frei zugänglich seien. Auch die Neuheit der nunmehr geltenden Patentansprüche sollte nach ihrer Auffassung ohne Zweifel gegeben sein, da in keinem der von der Prüfungsstelle entgegengehaltenen Dokumente Biosensoren mit immobilisierten plasmidischen Hefetransformanten beschrieben seien. Die er-finderische Tätigkeit sieht sie darin begründet, daß mit dem beanspruchten Bio-sensor erstmalig die Messung von Schwermetallionenkonzentrationen und dies mit hoher Genauigkeit ermöglicht werde. Mit der im Patentanspruch 1 angegebe-nen Transformation würden nämlich Hefe-Transformanten erhalten, die das aus E.Coli stammende LacZ-Gen in Abhängigkeit von der Konzentration der Schwer-metallionen, hier von Kupferionen, exprimierten. Die Höhe dieser Expression erge-be sich sodann über die vom LacZ-Gen exprimierte β-Galaktosidase, ein Vorgang der mit einer über die Erhöhung des Sauerstoffverbrauches des Gesamtsystems meßbaren Sauerstoffaktivität verbunden sei. Da dieser Meßwert proportional mit der Schwermetallionenkonzentration steige, lasse sich diese Bestimmung auch von einer Toxizitätsbestimmung abgrenzen, die nämlich mit einer Abnahme der Stoffwechselaktivität verbunden sei. Die Vorteile des von ihr angemeldeten Bio-- 8 - sensors sieht die Anmelderin daher darin, daß sich je nach Wahl des Promotors ein bestimmtes Schwermetallion messen lasse und dessen Konzentration bereits in einem für die Zelle noch nicht toxischen Bereich meßbar sei. Die Anmelderin beantragt sinngemäß, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent auf der Basis der mit Schriftsatz vom 21. Februar 2002 eingereichten Pa-tentansprüche 1 bis 10 zu erteilen. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen. II. Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig. Sie konnte jedoch nur zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Patentanmeldung zur Fortsetzung des Prüfungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt führen. 1. Der vorliegende Beschluß läßt nicht erkennen, inwiefern sich die Prüfungsstelle mit den Argumenten der Anmelderin auseinandergesetzt hat und wie sie diese be-wertet hat. Obwohl das Vorbringen der Anmelderin - dargelegt in ihrem Schriftsatz vom 18. November 1999, eingegangen am 24. November 1999 - bereits zwei Jah-re vor Abgang des angefochtenen Beschlusses vom 20. Dezember 2001 vorlag, nennt die Zurückweisung nur die Gründe des Bescheides vom 18. Juni 1999. Eine Begründung muß aber die tragenden Erwägungen für die getroffene Entscheidung enthalten und sich auf alle für die Entscheidung maßgeblichen Punkte erstrecken. Dazu gehört auch eine Auseinandersetzung mit allen von den Beteiligten schlüs-sig vorgetragenen Einwendungen, wobei zu dem gesamten Vorbringen, das bei Erlaß des Beschlusses vorgelegen hat, Stellung genommen werden muß (vgl Benkard 9. Aufl § 47 Rdn 7 bis 10). Durch den fehlerhaften Beschluß, der sich mit - 9 - der vor dessen Erlaß bereits vorliegenden Argumentation der Anmelderin nicht auseinandersetzt, ist somit das Recht der Patentanmelderin auf Berücksichtigung ihres Vorbringens verletzt worden. Der angefochtene Beschluß ist damit entgegen § 47 Abs 1 PatG nicht ordnungsgemäß begründet. 2. Die in den Bescheiden vom 3. April 1997 und 18. Juni 1999 in Frage gestellte Erfüllung der patentrechtlichen Anforderungen bezüglich der Wiederholbarkeit bio-technologischer Erfindungen durch die Patentanmelderin sind gegeben. Eine Hin-terlegung von Mikroorganismen ist nämlich dann nicht erforderlich, wenn die An-melderin einen nacharbeitbaren Weg aufzeigt, wie der zu verwendende Mikroor-ganismus erzeugt oder beschafft werden kann, ohne daß der Fachmann genötigt ist, ihn unter erfinderischem Aufwand selbst zu erzeugen. Ferner müssen Vekto-ren, wie zB Plasmide, nicht hinterlegt werden, wenn entweder ein wiederholbares Herstellungsverfahren oder eine vollständige Sequenz angegeben werden (vgl Benkard 9. Aufl § 2 Rdn 23, 26 b und § 35 Rdn 37). Im vorliegenden Fall ist ein Verfahren zur Herstellung der Transformanten und der Aufbau der zur Transfor-mation bestimmten Sequenzen in den eingereichten Unterlagen angegeben wor-den. Ferner kann nach Darlegung der Patentanmelderin jeder beliebige Saccharo-myces cerevisiae-Stamm verwendet werden, wobei diese Ausführungsform auch ursprünglich offenbart ist (vgl Ansprüche 1, 6, 7 und 9 iVm Erstunterlagen S 7 Abs 2 und 3). Nach Auffassung des Senates sind daher ausreichend Angaben ge-macht worden, die einen Fachmann ohne weiteres in die Lage versetzen, die im geltenden Anspruch 1 angegebenen Hefetransformanten in die Hand zu bekom-men (vgl Erstunterlagen S 8 Abs 4 bis S 9 Abs 1, S 10 Beispiel 1 bis S 12 Abs 2 iVm mit den Abbildungen 1 und 2). 3. Mit der Beschwerdebegründung ist auch ein geändertes Patentbegehren vorge-legt worden, dessen ursprüngliche Offenbarung anzuerkennen ist. Der geltende Patentanspruch 1 basiert auf den ursprünglich eingereichten Patentansprüchen 1 und 9. Die geltenden Patentansprüche 2 bis 10 sind aus den ursprünglich einge-- 10 - reichten Patentansprüchen 10, 11, 4 mit 5, 6, 7 und 12 bis 15 iVm Erstunterlagen S 7 Abs 2 und 3 herleitbar. 4. Mit dem geltenden Patentanspruch 1 wird ein Biosensor beansprucht, der ge-genüber dem im Prüfungsverfahren genannten Stand der Technik neu ist. Keinem dieser Dokumente sind nämlich Hinweise dahingehend zu entnehmen, daß als zu verwendender Mikroorganismus eine transformierte Hefe in Betracht gezogen worden sein könnte. Eingesetzt werden gemäß den dort beschriebenen Verfahren entweder ausdrücklich wilde Stämme von Saccharomyces cerevisiae (vgl (1) S 228 re Sp Abs 2; (4) S 670 Abs 2 und (5) S 61 mi Sp Abs 2), oder kommerziell angebotene, nicht näher gekennzeichnete Stämme (vgl (3) S 61 li Sp Abs 2), oder es werden wie in der Entgegenhaltung (2) über die Nennung der Bezeichnung Saccharomyces cerevisiae hinaus keine weiteren Angaben zur Herkunft des dort verwendeten Mikroorganismus gemacht (vgl (2) S 24 "4. Crescita della coltura cel-lulare"). 5. Nachdem sich die Prüfungsstelle aber bisher - wie vorstehend dargelegt - nicht zu den von der Patentanmelderin vorgetragenen Argumenten geäußert hat, auch die erfinderische Tätigkeit - zu deren Beurteilung nach Vorlage des geänderten Patentbegehrens eventuell die dem Senat zwischenzeitlich zur Kenntnis gekom-mene (6) Proc. SPIE-Int. Soc. Opt. Eng. (1995), 2504, 221 bis 230 eine Rolle spielen könnte bzw eine weitere Recherche erforderlich sein könnte - nicht Gegenstand des Prüfungsverfahrens war und ohne ausreichende Begrün-dung dem Patentgericht die Grundlage für die Nachprüfung eines Beschlusses fehlen (vgl Benkard 9. Aufl § 47 Rdn 7), kam bei der geschilderten Sach- und Rechtslage eine Patenterteilung durch den Senat nicht in Frage. Vielmehr war le-diglich der angefochtene Beschluß aufzuheben und die Sache zur weiteren Prü-fung auf der Grundlage der am 26. Februar 2002 eingegangenen Ansprüche 1 bis - 11 - 10 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Die Beschwerde-gebühr ist bei der aufgezeigten Sachlage gemäß § 80 Abs 3 PatG zurückzuzah-len, da dies der Billigkeit entspricht. Schröder Wagner Harrer Proksch-Ledig Pü
Full & Egal Universal Law Academy