BUNDESPATENTGERICHT 14 W (pat) 45/01 _______________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 197 58 676.7-41 … hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 8. November 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Moser, der Richter Dr. Wagner und Harrer sowie der Richterin Dr. Proksch-Ledig BPatG 152 10.99 - 2 - beschlossen: Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschluß der Prü-fungsstelle für Klasse C 02 F des Deutschen Patent- und Marken-amts vom 14. April 1999 hinsichtlich des am 17. November 2000 abgetrennten Teils wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Mit dem angefochtenen Beschluß vom 14. April 1999 hat die Prüfungsstelle für Klasse C 02 F des Deutschen Patent- und Markenamtes die Patentanmeldung 197 45 542.5-41 (Stammanmeldung) mit der Bezeichnung "Verfahren zum Desinfizieren von Wasser" zurückgewiesen. Dem Beschluß liegen die ursprünglich eingereichten Ansprüche 1 bis 10 zugrun-de, von denen der Anspruch 1 wie folgt lautet: "1. Verfahren zum Desinfizieren von durch ein Leitungssystem zu zumindest einer Entnahmestelle mit schwankender Entnahme-menge zu förderndem Wasser vor der Entnahmestelle, wobei das Leitungssystem mindestens einen Wasserzuführungsanschluß und mindestens eine Wasserzirkulationsleitung aufweist, dadurch gekennzeichnet, daß in die Zirkulationsleitung ein chlorhaltiges Desinfizienz in Abhängigkeit von der Entnahmemenge injiziert wird und daß das durch die Zirkulationsleitung fließende Wasser einer elektrolytischen Behandlung unterzogen wird." - 3 - Die Zurückweisung ist im wesentlichen damit begründet, das beanspruchte Ver-fahren beruhe in Hinblick auf die Entgegenhaltungen (1) DE 29 03 772 A1 (2) DE-PS 519 418 (3) US 53 66 605 A nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. (1) gäbe ein Verfahren zur Aufbereitung und Desinfektion von im Kreislauf geführtem Wasser mittels Chlordioxid und in be-schränktem Maße zugegebenem Ozon an. Da im Laufe des Verfahrens aus Chlor-dioxid entstandenes Chlorit an Ort und Stelle in Abhängigkeit von der Konzentra-tion der Reaktionsmittel wieder zu Chlordioxid oxidiert würde, läge prinzipiell ein dem anmeldungsgemäßen Verfahren vergleichbarer Reaktionsmechanismus vor. Nachdem es darüber hinaus gemäß (3) bekannt sei, dem Abwasser elektrolytisch erzeugtes Chlordioxid zuzusetzen, sei es naheliegend, das Ozon in dem Verfah-ren gemäß (1) durch ein elektrochemisches Verfahren gemäß (3) zu ersetzen. Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die in der mündlichen Verhandlung am 17. November 2000 die Teilung der Anmeldung er-klärt, Unterlagen für den abgetrennten Teil einreicht und die Beschwerde in der Stammanmeldung zurücknimmt. Den abgetrennten Teil verfolgt sie auf der Grundlage der am 19. Februar 2001 eingereichten Patentansprüche 1 bis 10, von denen der Anspruch 1 lautet: "1. Verfahren zum Desinfizieren von durch ein Leitungssystem zu zumindest einer Entnahmestelle mit schwankender Entnahme-menge zu förderndem Trinkwasser vor der Entnahmestelle, wobei das Leitungssystem mindestens einen Wasserzuführungsan-schluß und mindestens eine Wasserzirkulationsleitung aufweist, dadurch gekennzeichnet, - 4 - daß in die Zirkulationsleitung ein chlorhaltiges Desinfizienz in Ab-hängigkeit von der Entnahmemenge injiziert wird und daß das durch die Zirkulationsleitung fließende Trinkwasser einer elektroly-tischen Behandlung unterzogen wird." Zur Begründung führt sie im wesentlichen aus, der Gegenstand der Teilanmel-dung beziehe sich nunmehr auf ein Verfahren zum Desinfizieren von Trinkwasser, weshalb die chemische Desinfektion unter gänzlich anderen Vorraussetzungen durchgeführt werden müsse, als sie in den Entgegenhaltungen (1) und (3) genannt würden. Das Verfahren nach (1) scheide für einen gebäudeinternen Einsatz aus, da zur Oxidation des Chlorits Ozon eingesetzt werde, das unter den Bedingungen, die für Trinkwasser-Warmwasser-Versorgungseinrichtungen gälten, nicht stabil sei und zudem aus Sicherheitsgründen eine zusätzliche Entozonisierung erfordere. (2) beträfe ein Durchflußverfahren für Kaltwasser ohne Zirkulation und sei auf-grund einer mittels Elektrolyse von Wasser initiierten simultanen Erzeugung von Ozon und Chlorsauerstoffverbindungen gleichfalls weder für Warmwasser noch für Trinkwasser anwendbar. (3) gäbe die elektrolytische Herstellung von Chlordioxid an, das desinfizierendem Wasser wiederholt zugesetzt und im Laufe des Reini-gungsprozesses zu Chlorit reduziert werde, womit aber die Gefahr einer gesund-heitsgefährdenden Aufkonzentration des Gehaltes an dieser Substanz bestände. Die in der mündlichen Verhandlung vom 17. November 2000 überreichte Entge-genhaltung (4) JP 06-246 273 A, Referat aus Patents Abstracts of Japan beträfe nur die Herstellung einer wäßrigen, für die Oberflächen-Desinfektion ge-eigneten Chlordioxid-Lösung. Unter Bezugnahme auf die Entscheidungen "Kautschukrohlinge" (GRUR 1981 736, 738 re Sp Abs 2), "Schaltungsanordnung" (GRUR 1978 98, 99 re Sp) und "Einkochdose" (GRUR 1959 22, 24 li Sp Abs 3) vertritt sie ferner die Auffassung, - 5 - daß für die Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit davon auszugehen sei, daß der Gegenstand der Erfindung aus einer Kombination bekannter Merkmale beste-he. Diese Merkmale führten aber sich in besonderer Weise gegenseitig beeinflus-send einen Gesamterfolg herbei, der in den diskutierten Druckschriften nicht ange-strebt werde (vgl geltende Beschreibung S 14 Abs 5 bis S 17 Abs 2 sowie S 19 Abs 2). Unter Verweis auf den Beschluß 8 W (pat) 180/72 (BPatGE 16, 193, 197) sowie Benkard PatG 9. Aufl § 79 Rn 30 und § 97 Abs 3 Satz 1 Nr 3 hält sie ferner die Zu-rückverweisung an das DPMA für gerechtfertigt, nachdem das nunmehr bean-spruchte Verfahren unter Voraussetzungen durchgeführt werden müsse, die eben-so wenig wie die Entgegenhaltung (4) von der Prüfungsstelle bei der Beurteilung der Patentfähigkeit berücksichtigt worden seien. Mit der Zwischenverfügung vom 3. September 2001 wird die Anmelderin darauf hingewiesen, daß dem Antrag auf Zurückverweisung voraussichtlich nicht stattge-geben werde und das der Teilanmeldung zugrunde liegende Verfahren in Hinblick auf die Entgegenhaltungen (1) und (4) ebenfalls nicht die erforderliche erfinderi-sche Tätigkeit aufweisen dürfte. Die Anmelderin beantragt sinngemäß, die Aufhebung des Zurückweisungsbeschlusses und Erteilung ei-nes Patentes auf den Gegenstand der Teilanmeldung, hilfsweise die Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen. - 6 - II. Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig (§ 73 PatG); sie kann aber nicht zum Erfolg führen. 1. Die in der mündlichen Verhandlung vom 17. November 2000 abgegebene Tei-lungserklärung ist formal beachtlich, da sie auf einen eindeutig bestimmten abzu-trennenden Teil gerichtet ist, der nicht identisch mit der Stammanmeldung ist (vgl BGH GRUR 1998, 458, 459 – Textdatenwiedergabe). Die Anmeldung wurde unzweideutig in zwei Teile geteilt. Während der Anspruch 1 der Trennanmeldung ein Verfahren zum Desinfizieren von durch ein Leitungssy-stem zu zumindest einer Entnahmestelle mit schwankender Entnahmemenge zu förderndem Trinkwasser betrifft, ist die Stammanmeldung um diesen Teil vermin-dert und nach Anspruch 1 auf ein Verfahren zum Desinfizieren von durch ein Lei-tungssystem zu zumindest einer Entnahmestelle mit schwankender Entnahme-menge zu förderndem Wasser, mit Ausnahme von Trinkwasser, gerichtet. Damit ist beim Senat die - nach Erfüllung der Voraussetzungen des § 39 Abs 2 und 3 PatG (Rechtzeitigkeit von Gebührenzahlung und Einreichung vollständiger Unterlagen mit Zusammenfassung) wirksame - Teilanmeldung anhängig gewor-den. 2. Von seiten des Senates bestehen keine Bedenken bezüglich der ursprünglichen Offenbarung des geltenden Anspruches 1. Das Verfahren der Teilanmeldung ist gegenüber der durch die Entgegenhaltungen vermittelten Lehre auch neu. Die Be-schwerde ist aber zurückzuweisen, weil das beanspruchte Verfahren jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruht. - 7 - Die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe ist es, ein Verfahren anzugeben, mit dem kontaminierte Trinkwasser-Zirkulationssysteme saniert und vor Rekonta-mination geschützt werden können (vgl geltende Beschreibung S 9 Abs 3). Gleich-zeitig wird in der Anmeldung als das ihr zugrunde liegende Problem auch genannt, zirkulierendes Trinkwasser über längere Zeiträume keimfrei zu halten und Biofilme auf wasserkontaktierten Oberflächen zu beseitigen bzw deren Bildung zu verhin-dern, ohne die Grenzwerte für die desinfizierenden Inhaltsstoffe oder deren Ab-bauprodukte zu überschreiten (vgl geltende Beschreibung S 17 Z 31 bis S 18 Z 1). Gelöst werden soll diese Aufgabe durch die im Anspruch 1 angegebenen Maß-nahmen, im Kreislauf geführtem Trinkwasser ein chlorhaltiges Desinfizienz in Ab-hängigkeit von der Entnahmemenge zuzugeben und es einer elektrolytischen Be-handlung zu unterziehen. Den nächstliegenden Stand der Technik stellt die Druckschrift (1) dar, nach der im Kreislauf geführtem Wasser Chlordioxid als Desinfektionsmittel zugegeben wird, das unter Bildung von Chlorit verbraucht und über Oxidation mittels Ozon wieder zurückgewonnen wird. Durch eine entsprechende Steuerung der Ozonmenge wird das Chlorit dabei im wesentlichen vollständig oxidiert, während eine Oxidation des als Desinfizienz wirkenden Chlordioxids zu den wirkungslosen Chloraten und Per-chloraten nur in geringfügigem Maße erfolgt (vgl Anspruch 1 iVm S 3 Abs 5 und 6, S 4 Abs 1 sowie S 4/5 Brückenabsatz). Die Oxidation von Chlorit zu Chlordioxid in Wasser kann aber auch - wie aus der Entgegenhaltung (4) bekannt - elektrolytisch erfolgen. Nach diesem Verfahren wird für den menschlichen Gebrauch bestimmtes Wasser gleichfalls einer Desin-fektionsbehandlung mit Chlordioxid unterzogen. Dazu wird dieses Wasser über ein Elektrolyse-Bad geführt, wobei in den Kathoden-Raum Leitungswasser aus dem städtischen Verteilernetz und in den durch ein Diaphragma abgetrennten Anoden-Raum zur Erzeugung von Chlordioxid eine wäßrige Chlorit-Lösung geleitet wird. - 8 - Nachdem (4) somit im Rahmen eines Verfahrens zur Desinfektion von für den menschlichen Gebrauch bestimmtem Wasser angibt, Chlorit mittels Elektrolyse zu Chlordioxid zu oxidieren, wird der Fachmann, ein Ingenieur mit langjähriger Erfah-rung auf dem Gebiet der Wasseraufbereitung, auf der Suche nach einer zu (1) al-ternativen, gleichwirkenden Verfahrensmaßnahme zur Entfernung von im Laufe ei-ner Trinkwasser-Desinfektionsbehandlung entstandenem, aber nicht erwünschtem Chlorit, den Inhalt dieser Entgegenhaltung in seine Überlegungen mit einbeziehen. Es kann daher nicht mehr als erfinderische Tätigkeit gewertete werden, ein durch eine Zirkulationsleitung fließendes Trinkwasser, das mit einem chlorhaltigen Des-infizienz versetzt ist, einer elektrolytischen Behandlung zu unterziehen, um eine gesundheitsgefährdende Aufkonzentration des Gehaltes an Chlorit zu vermeiden und gleichzeitig die Konzentration des Desinfektionsmittels konstant zu halten, nachdem (1) lehrt, das im Laufe eines Desinfektionsprozesses entstandene Chlorit in im Kreislauf geführtem mit Chlordioxid versetztem Wasser in Abhängigkeit von der Konzentration der Reaktionsmittel wieder in Chlordioxid zurückzuführen und (4) den Hinweis gibt, diese Reaktion mittels Elektrolyse durchzuführen. Die im Anspruch 1 darüber hinaus genannte Maßnahme, die Zudosierung des Desinfizienz abhängig von der Entnahmemenge des Wassers zu steuern, ist ebenfalls nicht dazu geeignet, die erfinderische Tätigkeit in einem anderen Licht erscheinen zu lassen. Es liegt nämlich im üblichen Tätigkeitsbereich eines Fach-mannes, den Stoffeintrag in ein System, das mit dem Erfordernis einer konstanten stofflichen Zusammensetzung verbunden ist, in Abhängigkeit von Maßnahmen, die zu Veränderungen führen könnten, so zu regeln, daß die vorgegebene Kon-zentration der einzelnen Komponenten des Systems beibehalten wird. Das Argument der Anmelderin, die in den Druckschriften (1) und (4) beschriebe-nen Verfahren seien nicht dazu geeignet, für eine Trinkwasserdesinfektion einge-setzt zu werden, kann die Patentfähigkeit des beanspruchten Verfahrens gleich-falls nicht begründen (vgl Eingabe vom 23. Februar 2001 S 3 Abs 1 und geltende Beschreibung S 17 Abs 2 sowie S 18 Abs 1). Nachdem in der Einleitung der gel-- 9 - tenden Beschreibung als "Trinkwasser" jegliches für den menschlichen Gebrauch bestimmte Wasser definiert wird, das der Öffentlichkeit - zB auch in Schwimmbä-dern - über Wasserversorgungsanlagen zur Verfügung gestellt wird (vgl S 2 Abs 2 bis S 3 Abs 2), das Verfahren nach (1) gleichfalls die Desinfektion von jeglichem Wasser, ua auch Schwimmbeckenwasser, betrifft (vgl Anspruch 1), sieht der Se-nat hinsichtlich des im Anspruch 1 angegebenen Merkmales "Trinkwasser" keinen Unterschied zu (1). Dies trifft auch auf (4) zu, denn hier ist es Leitungswasser, das mit Chlordioxid versetzt wird und sodann für den menschlichen Gebrauch - dem Waschen von Lebensmitteln - verwendet wird. Die Anmelderin vertritt in Bezug auf (4) zwar die Auffassung, daß es sich bei dem dort angegebenem Wasser um ein chlordioxidhaltiges Desinfektionsmittel handelt (vgl geltende Beschreibung S 17 Abs 2). Da aber auch die Bereitstellung des anmeldungsgemäßen Verfahrens zum Desinfizieren von Trinkwasser mit der Aufgabe verbunden ist, gleichzeitig kontami-nierte Trinkwasser-Zirkulationssysteme zu sanieren bzw Biofilme zu beseitigen und deren Entstehung zu verhindern, hat das anmeldungsgemäß zur Verfügung gestellte Wasser ebenfalls die Funktion eines chlordioxidhaltigen Desinfektionsmit-tels (vgl geltende Beschreibung S 9 Abs 3 und S 17 Abs 3). Dem weiteren Vorbringen der Anmelderin, bei dem beanspruchten Verfahren handle es sich um eine Kombinationserfindung, vermag sich der Senat ebenfalls nicht anzuschließen. Die mit dem Anspruch 1 beanspruchten Verfahrensmaßnah-men stellen nämlich keine Kombination verschiedener, jeweils für sich bekannter Maßnahmen dar, die zusammenwirkend zu einem nicht zu erwartenden Gesamt-erfolg führen. Vielmehr wird in einem aus mehreren Schritten bestehenden Verfah-ren lediglich eine Maßnahme durch eine bekannte, gleichwirkende Maßnahme ausgetauscht. Unter Anwendung der in der Entgegenhaltung (1) beschriebenen Maßnahmen können - wie vorstehend dargelegt - die Aufkonzentration an Chlorit in für den menschlichen Gebrauch vorgesehenem Wasser vermieden, die Kon-zentration des Desinfektionsmittels in einer Zirkulationsleitung konstant gehalten und das Wasser vor einer Rekontamination nachhaltig geschützt werden (vgl S 2 Abs 2 iVm S 3 Abs 4 und S 4 Abs 1 und 3). Die weitere Minimierung der - im übri-- 10 - gen bereits nach (1) aufgrund der dort vorgenommenen Steuerung geringfügigen - Bildung von Chloraten oder Perchloraten, die bei der unerwünschten Oxidation von Chlordioxid mit Ozon entstehen, durch die Anwendung der in (4) angegebe-nen Elektrolyse statt des Oxidationsmittels Ozon stellt ein in Kenntnis der Druck-schriften zu erwartendes Ergebnis bei der Ergreifung dieser Maßnahme im Rah-men des nach Anspruch 1 angegebenen Verfahrens dar, führt aber nicht im Zu-sammenwirken mit den weiteren Maßnahmen zu einem nicht zu erwartendem Ge-samterfolg. Der Anspruch 1 ist daher nicht gewährbar. Weil über den Antrag der Anmelderin nur insgesamt entschieden werden kann, müssen die Ansprüche 2 bis 10 das Schicksal des Anspruches 1 teilen. 3. Da somit aufgrund der Entgegenhaltungen (1) und (4) festzustellen ist, daß der Gegenstand des Anspruches 1 mangels erfinderischer Tätigkeit nicht patentfähig ist, bleibt für eine - hilfsweise beantragte - Zurückverweisung an das Deutsche Pa-tent- und Markenamt kein Raum. Eine Zurückverweisung kommt nämlich nur dann in Betracht, wenn neue Tatsa-chen oder Beweismittel bekannt werden oder aufwendigere Nachrecherchen erfor-derlich sind. Sie ist aber nicht in Betracht zu ziehen, wenn das Gericht aufgrund des ihm vorliegenden Materials zu einer abschließenden Sachentscheidung in der Lage ist (vgl Benkard 9. Aufl 1993 § 79 Rdn 23, 26 und 30 sowie BGH BlPMZ 1992 496, 498 – Entsorgungsverfahren). Die mit der Teilung erfolgte Zweckbindung des mit der Trennanmeldung beanspruchten Verfahrens zum Des-infizieren von durch ein Leitungssystem zu zumindest einer Entnahmestelle mit schwankender Entnahmemenge zu förderndem Trinkwasser hat keine die im An-spruch 1 beanspruchten Verfahrensmaßnahmen betreffenden neuen Vorausset-zungen entstehen lassen, die bei der Prüfung durch das Deutsche Patent- und Markenamt noch nicht berücksichtigt worden sind, da die Entgegenhaltung (1) - wie vorstehend dargelegt - gleichfalls Wasser, das für den menschlichen Ge-- 11 - brauch bestimmt ist, betrifft. Nachdem ferner mit den dem Senat vorliegenden Ent-gegenhaltungen (1) und (4) eine abschließende Sachentscheidung getroffen wer-den konnte, war die Sache entscheidungsreif. Gründe, die eine Zurückverweisung der Trennanmeldung zur weiteren Prüfung an das Deutsche Patent- und Marken-amt hätten begründen können, sind daher nicht erkennbar. Eine mündliche Verhandlung ist bei der gegebenen Sachlage vom Senat nicht für sachdienlich erachtet worden. Mit der Ankündigung im Schriftsatz vom 2. Novem-ber 2001, an der mündlichen Verhandlung nicht teilzunehmen, liegt zugleich eine konkludente Rücknahme des von der Anmelderin hilfsweise gestellten Antrages auf mündliche Verhandlung vor (vgl Busse PatG 5. Aufl § 78 Rn 11). Die Zurück-weisung der Beschwerde war daher im schriftlichen Verfahren zu beschließen. Bei dieser Sachlage war die Beschwerde zurückzuweisen. Moser Wagner Harrer Proksch-Ledig Pü
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