BUNDESPATENTGERICHT 14 W (pat) 50/99 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 25. September 2001 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend das Patent 44 23 295 … hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 25. September 2001 unter Mitwirkung des Vorsit-zenden Richters Dr. Moser sowie der Richter Dr. Wagner, Brandt und Dr. Feuerlein BPatG 154 6.70 - 2 - beschlossen: 1. Der angefochtene Beschluß wird aufgehoben. 2. Die Sache wird zur weiteren Behandlung an das Patentamt zu-rückverwiesen. G r ü n d e I Mit dem angefochtenen Beschluß vom 30. Juli 1999 hat die Patentabteilung 45 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 44 23 295 mit der Bezeich-nung "Beugungsoptisch wirksame Strukturanordnung" widerrufen. Dem Beschluß liegen gemäß Hauptantrag die erteilten Ansprüche 1 bis 11 und hilfsweise ein geänderter Patentanspruch 1 in Verbindung mit den erteilten An-sprüchen 2 bis 11 zugrunde. Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet: 1. Strukturanordnung, bestehend aus mehreren eine beugungsop-tisch wirksame Reliefstruktur aufweisenden Teilbereichen, insbe-sondere für visuell identifizierbare, optische Sicherheitselemente für Wertdokumente, vorzugsweise Banknoten, Kreditkarten, Aus-weise oder Scheckdokumente, oder zu sichernde Gegenstände, dadurch gekennzeichnet, daß eine überwiegende Anzahl der Teilbereiche (26, 43, 44, 45, 46, 47) streifen- oder bandförmig aus-gebildet sind und eine Quererstreckung (B) aufweisen, die mit blo-ßem Auge nicht mehr auflösbar ist und unterhalb von 0,3 mm liegt. - 3 - Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag lautet: 1. Visuell identifizierbare, optisch wirksame Strukturanordnung, bestehend aus mehreren eine beugungsoptisch wirksame Relief-struktur aufweisenden Teilbereichen, insbesondere für Sicher-heitselemente für Wertdokumente, vorzugsweise Banknoten, Kre-ditkarten, Ausweise oder Scheckdokumente, oder zu sichernde Gegenstände, dadurch gekennzeichnet, daß eine überwiegende Anzahl der Teilbereiche (26, 43, 44, 45, 46, 47) streifen- oder bandförmig ausgebildet sind und eine Quererstreckung (B) aufwei-sen, die mit bloßem Auge nicht mehr auflösbar ist und unterhalb von 0,3 mm liegt. Wegen der Patentansprüche 2 bis 11 nach Haupt- und Hilfsantrag wird auf die Ak-te verwiesen. Der Widerruf ist im wesentlichen damit begründet, der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 habe gegenüber (1) EP 0 360 970 A1 iVm (2) EP 0 330 738 A1 und der Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag gegenüber (3) EP 0 105 099 B1 in Verbindung mit den Entgegenhaltungen (1) und (2) zumindest mangels Erfin-dungshöhe keinen Bestand. Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberinnen, mit der sie die beschränkte Aufrechterhaltung des Patents auf der Grundlage der in - 4 - der mündlichen Verhandlung vom 25. September 2001 überreichten Patentan-sprüche 1 bis 8, hilfsweise mit den mit Eingabe vom 22. März 2001 - dort Hilfsan-trag III - eingereichten Patentansprüchen 1 bis 8 sowie einer jeweils noch anzu-passenden Beschreibung weiter verfolgen. Die neuen Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Hauptantrag lauten: 1. Auf einer Transferfolie zum Aufbringen auf einen zu sichernden Gegenstand angeordnete Strukturanordnung, bestehend aus mehreren eine beugungsoptisch wirksame Reliefstruktur aufwei-senden Teilbereichen, insbesondere für visuell identifizierbare, op-tische Sicherheitselemente für Wertdokumente, vorzugsweise Banknoten, Kreditkarten, Ausweise oder Scheckdokumente, oder zu sichernde Gegenstände, wobei eine überwiegende Anzahl der Teilbereiche (26, 43, 44, 45, 46, 47) streifen- oder bandförmig aus-gebildet sind und eine Quererstreckung (B) aufweisen, die mit blo-ßem Auge nicht mehr auflösbar ist und unterhalb von 0,3 mm liegt, sowie eine Längserstreckung (L), die zumindest das Zehnfache ih-rer Quererstreckung (B) und mehr als 0,3 mm beträgt. 2. Strukturanordnung nach einem oder mehreren der vorstehen-den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die streifen- oder bandförmigen Teilbereiche (32, 43, 44, 45, 46, 47) im wesentli-chen geradlinig und zueinander parallel verlaufend angeordnet sind, und daß ihre Längserstreckung (L) durch die Erstreckung der Strukturanordnung oder eines Teiles (40) derselben in der betref-fenden Richtung bestimmt ist. 3. Strukturanordnung nach einem oder mehreren der vorstehen-den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß sie eine erste Gruppe von Teilbereichen (43) mit einer ersten beugungsoptisch - 5 - wirksamen Struktur (A1) und wenigstens eine weitere Gruppe von Teilbereichen (44, 45, 46, 47) mit einer von der ersten Struktur ab-weichenden beugungsoptisch wirksamen Struktur (A2, A3, B1, B2) aufweist. 4. Strukturanordnung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-net, daß die Struktur der Teilbereiche der ersten (43) bzw der we-nigstens einen weiteren Gruppe (44, 45) so ausgebildet ist, daß bei Beleuchtung der Strukturanordnung von den Teilbereichen un-terschiedlicher Gruppen ausgehende, visuell wahrnehmbare Infor-mationen von verschiedenen Teilwinkelbereichen (α1, α2, α3) ei-nes Betrachtungswinkelbereiches (α) aus gesehen identisch sind. 5. Strukturanordnung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-net, daß die Strukturen der Teilbereiche (43, 33, 45) derart ausge-bildet sowie die Teilbereiche derart angeordnet sind, daß die ver-schiedenen Teilwinkelbereiche (α1, α2, α3) aneinander angren-zen. 6. Strukturanordnung nach einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Teilbereiche der ersten (43) und der we-nigstens einen weiteren Gruppe (44, 45) alternierend oder se-quentiell angeordnet sind. 7. Verwendung der auf einer Transferfolie angeordneten Struktur-anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 6 als visuell identifi-zierbares optisches Sicherheitselement für Wertdokumente, insbe-sondere für Banknoten, Kreditkarten, Ausweise oder Scheckdoku-mente. - 6 - 8. Verwendung nach Anspruch 7 als Sicherheitsbereich (64) für Wertdokumentträger, insbesondere aus Papier oder Kunststoff. Die Patentansprüche 1 bis 8 nach Hilfsantrag lauten: 1. Strukturanordnung, bestehend aus mehreren eine beugungsop-tisch wirksame Reliefstruktur aufweisenden Teilbereichen, insbe-sondere für visuell identifizierbare, optische Sicherheitselemente für Wertdokumente, vorzugsweise Banknoten, Kreditkarten, Aus-weise oder Scheckdokumente, oder zu sichernde Gegenstände, dadurch gekennzeichnet, daß eine überwiegende Anzahl der Teilbereiche (26, 43, 44, 45, 46, 47) streifen- oder bandförmig aus-gebildet sind und eine Quererstreckung (B) aufweisen, die mit blo-ßem Auge nicht mehr auflösbar ist und unterhalb von 0,3 mm liegt, sowie eine Längserstreckung (L), die zumindest das Zehnfache ih-rer Quererstreckung (B) beträgt, wobei eine erste Gruppe von Teil-bereichen (43) mit einer ersten beugungsoptisch wirksamen Struk-tur (A1) und wenigstens eine weitere Gruppe von Teilberei-chen (44, 45, 46, 47) mit einer von der ersten Struktur abweichen-den beugungsoptisch wirksamen Struktur (A2, A3, B1, B2) vorge-sehen ist und die Struktur der Teilbereiche der ersten (43) bzw der wenigstens einen weiteren Gruppe (44, 45) so ausgebildet ist, daß bei Beleuchtung der Strukturanordnung von den Teilbereichen un-terschiedlicher Gruppen ausgehende, visuell wahrnehmbare Infor-mationen von verschiedenen Teilwinkelbereichen (α1, α2, α3) ei-nes Betrachtungswinkelbereiches (α) aus gesehen identisch sind. 2. Strukturanordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-net, daß die streifen- oder bandförmigen Teilbereiche (26, 43, 33, 45, 46, 47) eine Längserstreckung (L) von mehr als 0,3 mm auf-weisen. - 7 - 3. Strukturanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die streifen- oder bandförmigen Teilbereiche (32, 43, 33, 45, 46, 47) im wesentlichen geradlinig und zueinander parallel verlaufend angeordnet sind, und daß ihre Längserstreckung (L) durch die Erstreckung der Strukturanord-nung oder eines Teiles (40) derselben in der betreffenden Rich-tung bestimmt ist. 4. Strukturanordnung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Strukturen der Teilberei-che (43, 33, 45) derart ausgebildet sowie die Teilbereiche derart angeordnet sind, daß die verschiedenen Teilwinkelbereiche (α1, α2, α3) aneinander angrenzen. 5. Strukturanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Teilbereiche der ersten (43) und der we-nigstens einen weiteren Gruppe (44, 45) alternierend oder se-quentiell angeordnet sind. 6. Strukturanordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß sie auf einer Transferfolie (50) zum Aufbrin-gen auf einen zu sichernden Gegenstand angeordnet ist. 7. Verwendung der Strukturanordnung nach einem der Ansprü-che 1 bis 6 als visuell identifizierbares optisches Sicherheitsele-ment für Wertdokumente, insbesondere für Banknoten, Kreditkar-ten, Ausweise oder Scheckdokumente. 8. Verwendung nach Anspruch 7 als Sicherheitsbereich (64) für Wertdokumentträger, insbesondere aus Papier oder Kunststoff. - 8 - Die Patentinhaberinnen tragen sinngemäß im wesentlichen vor, daß der Gegen-stand der Patentansprüche nach Haupt- und Hilfsantrag neu sei und auch auf er-finderischer Tätigkeit beruhe, da aus keiner der von den Einsprechenden genann-ten Druckschriften oder den sonst in Betracht gezogenen Beweismitteln sowie den vom Senat in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltungen (4) WO 95/04948 A1 (5) EP 0240262 A2 (6) WO 91/03747 A1 die beanspruchte Strukturanordnung hervorgehe oder sich in naheliegender Wei-se ableiten lasse. Die Patentinhaberinnen beantragen, den angefochtenen Beschluß vom 30. Juli 1999 aufzuheben und das Patent mit den in der mündlichen Verhandlung vom 25. Sep-tember 2001 überreichten Patentansprüchen 1 bis 8, hilfsweise mit den mit Eingabe vom 22. März 2001 - dort als Hilfs-antrag III - eingereichten Patentansprüchen 1 bis 8 sowie einer jeweils noch anzupassenden Beschreibung aufrecht zu erhalten. Die E… Innovation (Einsprechende I) hat mit Eingabe vom 30. November 1999 den Einspruch zurückgezogen. Mit Eingabe vom 4. September 2001 wurde der von G… & D… GmbH (Einsprechende II) erhobene Einspruch zurückgenommen. Am 11. September 2001 wurde namens und im Auf-- 9 - trag der 3… AG (Einsprechende III) der Einspruch zurückgenommen. Wegen weiterer Einzelheiten des schriftlichen Vorbringens wird auf den Aktenin-halt verwiesen. II Die Beschwerde der Patentinhaberinnen ist zulässig; sie führt zu dem im Tenor angegebenen Ergebnis. 1. Mit den vorgelegten neuen Patentansprüchen nach Haupt- und Hilfsantrag kom-men die Gründe des angefochtenen Beschlusses der Patentabteilung 45 vom 30. Juli 1999, der sich nur mit den dort gültigen Patentansprüchen 1 gemäß Haupt- und Hilfsantrag auseinandersetzt, nicht mehr zum Tragen. 2. Ein Gegenstand, der sich gemäß Hauptantrag aus den erteilten Patentansprü-chen 1, 2, 3 und 9 (ursprüngliche Patentansprüche 1 bis 4 und 10) bzw nach Hilfs-antrag aus den erteilten Patentansprüchen 1, 3, 5 und 6 (ursprüngliche Patentan-sprüche 1, 3, 4, 6 und 7) ergibt, ist im angefochtenen Beschluß noch nicht sachlich beurteilt worden. Damit ist aber das Patentbegehren von den Patentinhaberinnen derart geändert worden, daß eine neue Sachprüfung und damit eine neue Sach-entscheidung von Seiten der Patentabteilung sachdienlich erscheint. Schon dies rechtfertigt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, ohne in der Sache selbst zu entscheiden (§ 79 Abs 3 Nr 1 PatG). 3. Das Patent EP 0 769 179 beansprucht die Priorität vom 2. Juli 1994 der Anmel-dung DE 44 23 295 (Streitpatent). Aus dem Einspruchsverfahren am Europäi-schen Patentamt gegen das Patent EP 0 769 179 wurden neue Tatsachen und Beweismittel bekannt (ua die oben genannten Dokumente (4) bis (6)), die für eine sachgerechte Entscheidung auch im vorliegenden Einspruchsverfahren wesentlich - 10 - sind und daher im weiteren Verfahren berücksichtigt werden müssen. Die Einwän-de der Einsprechenden III (3… AG) bezüglich offenkundiger Vorbenutzung und widerrechtlicher Entnahme wurden bisher ebenfalls noch nicht gewürdigt, weil dies im Bezug auf das damals gültige Patentbegehren entbehrlich war. Das Bundespatentgericht ist jedoch nicht befugt, im Einspruchsbeschwerdeverfahren von Amts wegen neue Widerrufsgründe, die nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patentamt waren, aufzugreifen und hierauf seine Entscheidung zu stützen (BGH "Aluminium-Trihydroxid" BlPMZ 1995, 438). Auch aus diesen Gründen ist die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, angezeigt (§ 79 Abs 3 Nr 3 PatG). 4. Das Deutsche Patentamt hat im Einspruchsverfahren zwar in erster Linie die von den Beteiligten ordnungsgemäß vorgebrachten Einspruchsgründe zu prüfen. Es kann aber nach pflichtgemäßem Ermessen anstelle dieser Gründe oder zu-sätzlich von Amts wegen auch weitere Widerrufsgründe nach § 21 Abs 1 PatG in das Verfahren einbeziehen und gegebenenfalls zur Grundlage eines Widerrufs machen (BGH "Aluminium-Trihydroxid" BlPMZ 1995, 438). Bei der weiteren Prü-fung wird die Patentabteilung neben dem neuen Material auch zu berücksichtigen haben, ob die von der 3… AG im europäischen Einspruchsverfahren vorgetragenen Bedenken bezüglich der Ausführbarkeit der Gegenstände nach Patentanspruch 4 des europäischen Patents EP 0 769 179 auch in Bezug auf Patentanspruch 4 nach Hauptantrag oder Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag beachtlich sind. 5. Eine Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt ist im vorlie-genden Fall schließlich besonders deshalb geboten, damit den Patentinhaberin-nen im Hinblick auf die neue rechtliche Beurteilung ihres Begehrens die Überprü-fung durch eine zweite Instanz ermöglicht wird. Eine unbillige Verzögerung des Verfahrens ist für den Senat hierin nicht erkennbar. Da die sachkundigen Einspre-chenden freiwillig ihre Beteiligung am Verfahren aufgegeben haben, kann nur - 11 - noch im Zuge einer Zurückverweisung an das Deutsche Patent- und Markenamt sowohl das Interesse der Öffentlichkeit als auch das Interesse der Patentinhabe-rinnen an einer sachgerechten Entscheidung wahrgenommen werden. 6. Bei der geschilderten Sach- und Rechtslage kam eine Entscheidung in der Sa-che selbst nicht in Frage, vielmehr war der Beschluß aufzuheben und die Sache zur weiteren Behandlung auf der Grundlage der Patentansprüche nach Haupt- und Hilfsantrag an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Moser Wagner Brandt Feuerlein Pü
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