BPatG 154 05.11 BUNDESPATENTGERICHT 15 W (pat) 12/08 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 18. November 2013 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 10 2004 062 790.8-43 … hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung am 18. November 2013 unter Mitwirkung des Vorsit-zenden Richters Dr. Feuerlein sowie der Richter Dr. Egerer, Dr. Kortbein und Dr. Lange - 2 - beschlossen: 1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse C 09 D des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. Januar 2008 aufgehoben. 2. Die Sache wird zur Entscheidung über die in der mündlichen Verhandlung am 18. November 2013 neu eingereichten Hilfs-anträge 1 bis 6 an das Deutsche Patent- und Markenamt zu-rückverwiesen. 3. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen. G r ü n d e I. Die am 27. Dezember 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Aufschäumbares Beschichtungsmaterial, metallische Flachdich-tung sowie Verfahren zur Beschichtung einer metallischen Flach-dichtung“, die am 13. Juli 2006 in Form der DE 10 2004 062 790 A1 veröffentlicht wurde, ist mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse C 09 D in der Anhörung vom 22. Januar 2008 zurückgewiesen worden. - 3 - Die ursprünglichen insgesamt neunzehn Ansprüche lauten: - 4 - Dem Zurückweisungsbeschluss lagen die in der Anhörung am 22. Januar 2008 überreichten Ansprüche 1 bis 14 zugrunde, Anspruch 1 dieser Anspruchsfassung hat folgenden Wortlaut: „1. Metallische Flachdichtung für Brennkraftmaschinen mit min-destens einer metallischen Lage, auf der bereichsweise eine Beschichtung zur Abdichtung aufgebracht ist, wobei die Be-schichtung aus einem aufschäumbaren Beschichtungsmate-rial enthaltend 30 bis 99 Gew.-% vernetzbarer Fluorkaut-schuk als Matrixbildner und 1 bis 30 Gew.-% expandierbarer Mikrosphären mit einer thermoplastischen Schale gebildet ist.“ Wegen der Ansprüche 2 bis 14 wird auf die Patentakte verwiesen. Als Zurückweisungsgrund führt die Prüfungsstelle mangelnde erfinderische Tätig-keit gegenüber der US 2003/0166760 A1 (7) aus. Die Frage einer möglicherweise unzulässigen Erweiterung lässt sie dahinstehen. - 5 - Im Zuge des Prüfungsverfahrens bzw. der Recherche wurden folgende Druck-schriften ermittelt: (1) US 5 429 869 (2) WO 97/22661 A1 (3) DE 694 13 255 T2 (4) Römpp Online Version 2.13, „Fluor-Kautschuke“, Kenn-Nr. RD-06-01406 März 2002 (5) DIN EN 3049 „O-Ring aus Fluorcaron-Elastomer (FKM) mit niedrigem Druckverformungsrest, Härte 80 IRHD“, Juli 1998 (6) Römpp Online, Version 2.13, „Fluor-Elastomere“, Kenn-Nr. RD-06-01367 März 2002 (7) US 2003/0166760 A1 (8) DE 38 02 090 A1. Gegen die Zurückweisung hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 18. Februar 2008 Beschwerde eingelegt und die vollständige Aufhebung des Zu-rückweisungsbeschlusses beantragt. In dem Schriftsatz vom 6. Februar 2009 hat sie ihre Beschwerde begründet und beantragt die Patenterteilung mit den dem an-gefochtenen Beschluss zugrunde liegenden Ansprüchen 1 bis 14, hilfsweise mündliche Verhandlung. Sie führt im Wesentlichen aus, dass keine unzulässige Änderung vorliege und dass der beanspruchte Gegenstand gegenüber dem ermit-telten Stand der Technik nicht nur neu, sondern auch erfinderisch sei. Hierzu reicht sie die Druckschrift - 6 - Ernst, Wörterbuch der industriellen Technik, Bd. II, 5. Auflage, Oscar Brandstetter Verlag, Wiesbaden 1985, S. 1086, ein. Zur Vorbereitung der für den 18. November 2013 anberaumten mündlichen Ver-handlung hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 7. November 2013 elf Sätze Pa-tentansprüche als Hilfsanträge 1 bis 11 eingereicht. Wegen des Wortlauts der An-spruchsfassungen dieser Hilfsanträge wird auf die Gerichtsakte verwiesen. In der mündlichen Verhandlung überreicht sie anstelle dieser Hilfsanträge neue Hilfsanträge 1 bis 6 mit folgendem Wortlaut: - 7 - Hilfsantrag 1: - 8 - - 9 - - 10 - Hilfsantrag 2: - 11 - Hilfsantrag 3: - 12 - - 13 - - 14 - Hilfsantrag 4: - 15 - - 16 - - 17 - Hilfsantrag 5: - 18 - - 19 - Hilfsantrag 6: - 20 - - 21 - Der Vertreter der Anmelderin hat in der mündlichen Verhandlung des Weiteren ausgeführt, die Druckschrift (7) offenbare die Herstellung von expandierbaren bzw. expandierten Polymermassen und deren Verwendung als Dichtungsmassen und Dichtbänder, wobei speziell in Absatz 0011 beispielhaft konkretisiert lediglich die Zugabe von Additiven in Würfelform der Kantenlänge von 0,04 (1,01 mm) bis 0,1 (2,54 mm) inch als in-situ Dämpfer bzw. Spacer beschrieben sei und wegen der daraus resultierenden Mindestdicke der Polymermischung von mindestens 1 mm daher eine solche Ausführungsform für eine Metalllagenflachdichtung, wie sie an-meldungsgemäß beansprucht werde, nicht in Frage komme. Die Lehre der Druck-schrift (7) gebe deshalb keine Anhaltspunkte für die Anwendung der darin be-schriebenen Polymermassen als Dichtungsmassen für Metalllagenflachdichtun-gen. Soweit darin die Aufbringung auf metallische Oberflächen erwähnt ist, bezie-he sich dies ausschließlich auf die Abdichtung von Röhren und von Dehnungsfu-gen, Schweißnähte oder Spalten sowie zum Rostschutz benachbarter Metallober-flächen und gebe deshalb keinen Anlass bzw. keine Anregung zur Beschichtung einer mehrlagigen Stahldichtung mit völlig anderen Anforderungen. - 22 - Er stellt den Antrag, den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse C 09 D des Deut-schen Patent- und Markenamts vom 22. Januar 2008 aufzuheben und das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 14 gemäß Hauptantrag, ein-gereicht in der Anhörung am 22. Januar 2008, Beschreibung Sei-ten 1 bis 8 gemäß Anmeldung vom 27. Dezember 2004, hilfsweise das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 13 gemäß Hilfsan-trag 1, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 18. November 2013, Beschreibung Seiten 1 bis 8 gemäß Anmel-dung vom 27. Dezember 2004, hilfsweise das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 3 gemäß Hilfsan-trag 2, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 18. November 2013, Beschreibung Seiten 1 bis 8 gemäß Anmel-dung vom 27. Dezember 2004, hilfsweise das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 12 gemäß Hilfsan-trag 3, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 18. November 2013, Beschreibung Seiten 1 bis 8 gemäß Anmel-dung vom 27. Dezember 2004, hilfsweise das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 12 gemäß Hilfsan-trag 4, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 18. November 2013, Beschreibung Seiten 1 bis 8 gemäß Anmel-dung vom 27. Dezember 2004, - 23 - hilfsweise das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 10 gemäß Hilfsan-trag 5, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 18. November 2013, Beschreibung Seiten 1 bis 8 gemäß Anmel-dung vom 27. Dezember 2004, hilfsweise das Patent mit den Ansprüchen 1 bis 10 gemäß Hilfsan-trag 6, eingereicht in der mündlichen Verhandlung am 18. November 2013, Beschreibung Seiten 1 bis 8 gemäß Anmel-dung vom 27. Dezember 2004, zu erteilen. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen. II. Die Beschwerde der Anmelderin ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulässig (PatG § 73). Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zur Entscheidung über die Hilfsanträge 1 bis 6. Bezüglich des Hauptantrags hat die Beschwerde keinen Erfolg. 1. Patentanspruch 1 betrifft in der nach Hauptantrag geltenden Fassung eine 1) Metallische Flachdichtung 1.1) für Brennkraftmaschinen 1.2) mit mindestens einer metallischen Lage 2) auf der metallischen Lage ist bereichsweise eine Beschich-tung bzw. ein Beschichtungsmaterial zur Abdichtung aufge-bracht - 24 - 3) das Beschichtungsmaterial ist aufschäumbar und enthält 3.1) 30 bis 99 Gew.-% vernetzbaren Fluorkautschuk (als Matrix-bildner) 3.2) 1 bis 30 Gew.-% expandierbare Mikrokugeln mit thermo-plastischer Schale. Das Beschichtungsmaterial ist wegen des Passus „enthält“ nicht auf Fluorkaut-schuk als sogenanntes Matrix- bzw. Basispolymer nebst expandierbaren Mikroku-geln beschränkt, sondern umfasst ausgehend von den Bereichsangaben in den Merkmalen 3.1 und 3.2 bis zu 69 Gew.-% weitere Polymere und/oder Zusatz- und Hilfsstoffe. 2. Die Entscheidung der Prüfungsstelle für Klasse C 09 D des Deutschen Patent- und Markenamts über die Zurückweisung der Patentanmeldung auf Basis des sei-nerzeit und auch nunmehr geltenden Hauptantrags ist nicht zu beanstanden. a) Der Begriff „vernetzbarer Fluorkautschuk“, über dessen Offenbarung in dem an-gefochtenen Beschluss keine Entscheidung getroffen wurde, ergibt sich nach An-sicht des Senats nicht zwanglos und ohne Weiteres aus den ursprünglichen Unter-lagen. Ursprünglich ist in den Ansprüchen der Begriff „Fluorpolymer“, insbesondere „aus-gewählt aus der Gruppe bestehend aus Co- und Terpolymeren sowie Perfluorpoly-meren“ offenbart (vgl. DE 10 2004 062 790 A1 Anspr. 5 i. V. m. S. 3 0014). Das ursprünglich beanspruchte Beschichtungsverfahren sieht lediglich eine thermische Behandlung, insbesondere durch Ausheizen und/oder Vulkanisieren des gesam-ten Beschichtungsmaterials nach dem Auftragen auf die metallische Lage der Flachdichtung vor, wobei im Übrigen auch in diesem Zusammenhang nur der Be-griff „Fluorpolymer“ verwendet wird (vgl. DE 10 2004 062 790 A1 Anspr. 14 bis 16 i. V. m. S. 3 bis 4 0020, 0021). - 25 - Soweit ein aufschäumbares Beschichtungsmaterial in seiner tatsächlichen Zusam-mensetzung offenbart wird, enthält es ein beliebiges FKM Copolymer und damit ein fluorelastomeres Copolymer aus einer Gruppe von Fluorpolymeren, die in der Regel das für FKM Copolymere typische Vinylidendifluorid als Monomerbaustein aufweisen, und die – wie im vorliegenden Ausführungsbeispiel – durch Zugabe von beispielsweise bisphenolischen organischen Phosphonium-Salzen auf übliche Weise vernetzt werden können (vgl. DE 10 2004 062 790 A1 0023 bis 0025). Dagegen ist eine Offenbarung für beliebige vernetzbare Fluorkautschuke in allge-meiner Form aus diesem Ausführungsbeispiel in Verbindung mit der allgemeinen ursprünglichen Beschreibung nicht herauszulesen. Denn die vorzugsweise be-nannte Gruppe der Co- und Terpolymere sowie der Perfluorpolymere als Fluorpo-lymere umfasst – offensichtlich und ohne Weiteres erkennbar – nicht nur auf übli-che Weise vernetzbare Fluorkautschuke vom Typ FKM Copolymer, sondern dar-über hinaus auch Perfluorpolymere vom Typ des PTFE, die weder durch bloßes Erhitzen noch durch übliches Vulkanisieren vernetzbar sind. Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist daher bereits mangels Offenbarung in den ursprünglichen Unterlagen nicht gewährbar. Im Übrigen enthalten die Anmeldeunterlagen, abgesehen von den eine unüber-schaubar große Anzahl stofflicher Ausgestaltungen umfassenden Gruppen der FKM Copolymere wie Terpolymere und Perfluorpolymere, keinerlei Offenbarung zur stofflichen Zusammensetzung geeigneter Polymermassen einschließlich der einzusetzenden expandierbaren Mikrosphären. Über die Offenbarung des Teilmerkmals „vernetzbarer Fluorkautschuk“ aus dem Merkmal 3.1 in den ursprünglichen Unterlagen hinaus wäre insofern durchaus zu untersuchen, ob auch die Offenbarung der beanspruchten Lehre im Sinne der Ausführbarkeit im Umfang des geltenden Patentanspruchs 1 gegeben ist. - 26 - b) Dessen ungeachtet mangelt es dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 ge-mäß Hauptantrag jedenfalls an der Patentfähigkeit gegenüber dem derzeit ermit-telten Stand der Technik, wie er sich aus der US 2003/0166760 A1 (7), gegebe-nenfalls in Zusammenschau mit DE 38 02 090 A1 (8), ergibt. Aus der allgemeinen Beschreibung der D7 gehen aufschäumbare Beschichtungs-materialien hervor, die unter anderem zur Abdichtung von metallischen Oberflä-chen geeignet sind. Diese Beschichtungsmaterialien enthalten 5 bis 40 Gew.-% wenigstens zweier Polymere aus Verbindungsgruppen, die unter anderem Fluor- und Perfluorpolymere und Fluor- und Perfluorelastomere umfassen, darunter Fluo-relastomere vom Typ Viton®, Perfluorelastomere vom Typ Kalrez®, thermoplasti-sche Fluorelastomere vom Typ Dai-el®, Fluorpolymere vom Typ Technoflon® und das breite Angebot an Fluorpolymeren, Fluorelastomeren, PTFE, etc. vom Typ Dy-neon® (vgl. (7) Anspr. 2 i. V. m. S. 1 re. Sp. 0005 bis 0008, insbes. 0005 Z. 4 bis 8, 0006 Z. 1 bis 9, 0008 die letzten drei Zeilen, sowie Anspr. 16). Expandiert wird das Beschichtungsmaterial unter anderem durch gasgefüllte Mikrokugeln mit einer thermoplastischen Schale, beispielsweise vom Typ Expancel® (vgl. (7) S. 3 [0019] dort Z. 5), so dass neben den Merkmalen 2, 3 und 3.1 auch das Merk-mal 3.2 erfüllt ist. Schließlich umfasst der Gegenstand des offen gefassten Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag, ebenso wie das Dichtungsmaterial aus (7), neben vernetztbarem Fluorkautschuk bzw. Fluorpolymeren und den expandierbaren Mikrokugeln bis zu 69 % andere auch nicht fluorierte Elastomere bzw. Polymere nebst Füll- bzw. Hilfsstoffen (vgl. hierzu D7 S. 1 re. Sp. 0008 i. V. m. S. 3 re. Sp. 0019, 0020). Mittels des unbestimmten Teilmerkmals „bereichsweise“ in Merkmal 2 ist nach An-sicht des Senats eine Unterscheidung von den Ausgestaltungen in (7), wonach das abdichtende Beschichtungsmaterial zwischen zwei Metalllagen angebracht sein bzw. eine Schicht zwischen den beiden Metalllagen bilden kann (vgl. (7) 0004, 0006 Z. 5 bis 8, 0007, 0020 le. Satz, 0023, 0028), nicht möglich. - 27 - Ob im Hinblick auf die Ausbildung einer zumindest bereichsweisen Zwischen-schicht zwischen zwei Metalllagen der Begriff „Metallische Flachdichtung“ und der des Weiteren in (7) ausgeführten Anwendbarkeit zur Abdichtung im Automobilbe-reich (vgl. (7) 0023) auch Brennkraftmaschinen und damit die Merkmale 1, 1.1 und 1.2 bereits unmittelbar aus (7) entnehmbar sind, kann ebenso dahinstehen wie die Frage, ob das Merkmal 1.1 für die metallische Flachdichtung überhaupt ei-ne Zweckbindung entfaltet und damit bereits die Neuheit gegenüber (7) zu vernei-nen ist. Jedenfalls bedarf es keines erfinderischen Zutuns, um ausgehend von den vorgenannten Informationen der Druckschrift (7) zu einer metallischen Flachdich-tung mit sämtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag zu ge-langen. Der Mangel an erfinderischer Tätigkeit manifestiert sich insbesondere unter Be-rücksichtigung der Lehre der Druckschrift DE 38 02 090 A1 (8), aus der metalli-sche Flachdichtungen für Brennkraftmaschinen mit elastomeren Beschichtungen unter anderem aus Fluorkautschuk sowie die baulichen Anforderungen für Zylin-derkopfdichtungen hervorgehen (vgl. (8) Anspr. 1 bis 5 i. V. m. Sp. 3 Z. 49 bis Sp. 4 Z. 6). Der Zurückweisungsbeschluss auf Grund mangelnder erfinderischer Tätigkeit ist deshalb im Ergebnis nicht zu beanstanden. Der Einsatz einer Beschichtungsmas-se, die die Merkmale 3, 3.1 und 3.2 erfüllt, in metallischen Flachdichtungen für Brennkraftmaschinen hat ausgehend von der Lehre von (7), gegebenenfalls in Zu-sammenschau mit (8), jedenfalls nahegelegen. 3. Was die Frage der Patentfähigkeit des Gegenstands gemäß Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 anbelangt, kann der Senat diese nicht abschließend beurteilen. a) Die Anmelderin hat den Ausführungen des Senats in der mündlichen Verhand-lung zur Offenbarung des Begriffs „vernetztbarer Fluorkautschuk“ Rechnung getra-gen und den Anmeldungsgegenstand in den Hilfsanträgen 1 bis 6 diesbezüglich - 28 - auf „Fluorkautschuk-Copolymere“ beschränkt. Diese Änderung ergibt sich aus den ursprünglichen Unterlagen und ist zulässig (vgl. DE 10 2004 062 790 A1 Anspr. 5 i. V. m. 0014 sowie Ausführungsbeispiel 0024). Die Abkürzung „FKM“ steht üb-licherweise für Fluorkautschuk und der Begriff „FKM Copolymer“ im Ausführungs-beispiel – mangels weiterer Angaben – deshalb für nichts anderes als für ein belie-biges geeignetes Fluorkautschuk-Copolymer, so dass die Einschränkung auf Fluorkautschuk-Copolymere unter Berücksichtigung des übergeordneten Begriffs Fluorcopolymere in dem ursprünglichen Anspruch 5 bzw. in der ursprünglichen Beschreibung nicht zu beanstanden ist. Die Anmelderin hat außerdem die Bedenken des Senats betreffend den Wider-spruch zwischen einer Dicke der Beschichtung vor dem Aufschäumen von 0,06 mm bis 1 mm, vorzugsweise 0,08 mm bis 0,4 mm, und einer Wulsthöhe nach dem Aufschäumen des Beschichtungsmaterials zwischen 0,05 mm und 0,5 mm durch Streichung des aus dem ursprünglichen Anspruch 9 hervorgegangenen An-spruchs 2 ausgeräumt (vgl. DE 10 2004 062 790 A1 Anspr. 9 i. V. m. S. 3 0011 Z. 5 bis 7 und 0017. b) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag darüber hinaus durch die Hinzunahme der weiteren Merkmale 2.1) die Beschichtung ist als Wulst aufgebracht 2.1.1) derart, dass der Wulst eine gewünschte Höhe nach dem Aufschäumen des Beschichtungsmaterials zwischen 0,05 mm und 0,5 mm aufweist, 2.2) der Wulst umläuft den Flachdichtungsrand und ist zu die-sem beabstandet. - 29 - Eine metallische Flachdichtung für Brennkraftmaschinen mit den gegenüber Pa-tentanspruch 1 nach Hauptantrag zusätzlichen Merkmalen 2.1, 2.1.1 und 2.2 ist zwar weder aus der Druckschrift (7) noch aus den übrigen im Verfahren befindli-chen Druckschriften, auch nicht aus deren Zusammenschau zu entnehmen. Eine Entscheidung über die Hilfsanträge ist jedoch derzeit nicht möglich, da nach Kenntnis des Senats weiterer, dem Gegenstand nach Hilfsantrag 1 insbesondere bezüglich des Aufbaus der metallischen Flachdichtung für Zylinderköpfe von Brennkraftmaschinen nächstkommender vorveröffentlichter Stand der Technik existiert. Dieser noch zu ermittelnde Stand der Technik ist der Prüfung über die Patentfähigkeit des Gegenstands der Hilfsanträge zugrunde zu legen (vgl. z. B. DE 42 25 379 C2 oder DE 200 18 433 U1). 4. Der angefochtene Beschluss war deshalb aufzuheben und die Anmeldung zur Recherche und zur Prüfung auf Patentfähigkeit des Gegenstands der Hilfsanträ-ge 1 bis 6 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-schweigend zugestimmt hat, - 30 - 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schrift-lich einzulegen. Feuerlein Egerer Kortbein Lange Pü
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