15 W (pat) 12/11  - 15. Senat (Techn.Beschw.)

BPatG 15405.11BUNDESPATENTGERICHT15 W (pat) 12/11_______________(Aktenzeichen)Verkündet am26. März 2012…B E S C H L U S SIn der Beschwerdesachebetreffend das Patent 10 2006 029 721…- 2 -hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. März 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele sowie der Richter Dr. Egerer und Dr. Langebeschlossen:1. Die Beschwerde der Patentinhaberin wird mit der Maßgabe zurückgewiesen, dass der Tenor des Beschlusses des Deut-schen Patent- und Markenamts vom 25. März 2010 richtig lauten muss: „Das Patent 10 2006 029 721 wird widerrufen“.2. Die Beschwerdegebühr wird zurückerstattet.G r ü n d eI.Auf die am 28. Juni 2006 unter Inanspruchnahme der Priorität US 11/184775 vom 20. Juli 2005 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patent- und Mar-kenamt das Patent 10 2006 029 721 mit der Bezeichnung„Verfahren zur Herstellung eines 9, 10-Diarylanthracens“erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 7. Februar 2008.Nach Prüfung des dagegen eingelegten Einspruchs, in dem der vollständige Wi-derruf des Patents wegen unzulässiger Erweiterung, wegen mangelnder Ausführ-barkeit, mangels Neuheit sowie mangels erfinderischer Tätigkeit beantragt worden war, wurde das Patent mit Beschluss der Patentabteilung 44 des Deutschen Pa-tent- und Markenamts in der Anhörung vom 25. März 2010 widerrufen. Dem Be-- 3 -schluss lagen gemäß Hauptantrag neu gefasste Patentansprüche 1 bis 28, einge-gangen am 10. November 2008, zugrunde mit den zueinander in Nebenordnung stehenden Patentansprüchen 1, 14 und 26 folgenden Wortlauts:„1. Verfahren zur Herstellung eines substituierten oder unsubstituierten 9,10-Diarylanthracens, umfassend:(1) Reagierenlassen eines substituierten oder unsubstituierten Anthracens mit einem Halogenierungsmittel, um ein halogeniertes Anthracen zu liefern,(2) direktes Reagierenlassen des in Schritt 1 erhaltenen halogenierten Anthra-cens mit einer Arylboronsäure oder einem Boronsäureester, um das sub-stituierte oder unsubstituierte 9,10-Diarylanthracen zu liefern, und(3) Trocknen und Aufkonzentrieren des in Schritt (2) erhaltenen substituierten oder unsubstituierten 9,10-Diarylanthracens unter vermindertem Druck.14. Verfahren zur Herstellung eines substituierten oder unsubstituierten 9,10-Diarylanthracens, umfassend:(1) Reagierenlassen eines substituierten oder unsubstituierten Anthracens miteinem Halogenierungsmittel, um ein halogeniertes Anthracen zu liefern,(2) Reagierenlassen des halogenierten Anthracens mit einem Arylboronsäureester, um das substituierte oder unsubstituierte 9,10-Diarylanthracen zu liefern, und(3) Trocknen und Aufkonzentrieren des in Schritt (2) erhaltenen substituierten oder unsubstituierten 9,10-Diarylanthracens unter vermindertem Druck.26. Verfahren zur Herstellung eines substituierten oder unsubstituierten 9,10-Diarylanthracens, umfassend:Reagierenlassen eines halogenierten Anthracens mit einemArylboronsäureester, um das substituierte oder unsubstituierte 9,10-Diarylanthracen zu liefern, und Trocknen und Aufkonzentrieren des in Schritt(2) erhaltenen substituierten oder unsubstituierten 9,10-Diarylanthracensunter vermindertem Druck.“- 4 -Des Weiteren lagen dem Beschluss zugrunde,gemäß Hilfsantrag 1 Patentansprüche 1 bis 25 mit zueinander in Nebenordnung stehenden Patentansprüchen 1 und 14 folgenden Wortlauts:„1. Verfahren zur Herstellung eines substituierten oder unsubstituierten 9,10-Diarylanthracens, umfassend:(1) Reagierenlassen eines substituierten oder unsubstituierten Anthracens mit einem Halogenierungsmittel, um ein halogeniertes Anthracen zu liefern, Sammeln und Trocknen des halogenierten Anthracens,(2) direktes Reagierenlassen des in Schritt 1 erhaltenen halogenierten Anthra-cens mit einer Arylboronsäure oder einem Boronsäureester, um das sub-stituierte oder unsubstituierte 9,10-Diarylanthracen zu liefern, und(3) Trocknen und Aufkonzentrieren des in Schritt (2) erhaltenen substituierten oder unsubstituierten 9,10-Diarylanthracens unter vermindertem Druck.14. Verfahren zur Herstellung eines substituierten oder unsubstituierten 9,10-Diarylanthracens, umfassend:(1) Reagierenlassen eines substituierten oder unsubstituierten Anthracens miteinem Halogenierungsmittel, um ein halogeniertes Anthracen zu liefern,(2) Reagierenlassen des halogenierten Anthracens mit einem Arylboronsäureester, um das substituierte oder unsubstituierte 9,10-Diarylanthracen zu liefern, und(3) Trocknen und Aufkonzentrieren des in Schritt (2) erhaltenen substituierten oder unsubstituierten 9,10-Diarylanthracens unter vermindertem Druck.“,gemäß Hilfsantrag 2 Patentansprüche 1 bis 13 mit Patentanspruch 1 folgenden Wortlauts:„1. Verfahren zur Herstellung eines substituierten oder unsubstituierten 9,10-Diarylanthracens, umfassend:- 5 -(1) Reagierenlassen eines substituierten oder unsubstituierten Anthracens miteinem Halogenierungsmittel, um ein halogeniertes Anthracen zu liefern, Sammeln und Trocknen des halogenierten Anthracens,(2) direktes Reagierenlassen des in Schritt 1 erhaltenen halogenierten Anthra-cens mit einer Arylboronsäure oder einem Boronsäureester, um das sub-stituierte oder unsubstituierte 9,10-Diarylanthracen zu liefern, und(3) Trocknen und Aufkonzentrieren des in Schritt (2) erhaltenen substituierten oder unsubstituierten 9,10-Diarylanthracens unter vermindertem Druck.“,gemäß Hilfsantrag 3 Patentansprüche 1 bis 13 mit Patentanspruch 1 folgenden Wortlauts:„1. Verfahren zur Herstellung eines substituierten oder unsubstituierten 9,10-Diarylanthracens, umfassend:(1) Reagierenlassen eines substituierten oder unsubstituierten Anthracens mit einem Halogenierungsmittel, das eine Verbindung ist, die Brom um-fasst, und Oxidationsmittel, um ein halogeniertes Anthracen zu liefern, Sammeln und Trocknen des halogenierten Anthracens,(2) direktes Reagierenlassen des in Schritt 1 erhaltenen halogenierten Anthracens mit einer Arylboronsäure oder einem Boronsäureester, um das substituierte oder unsubstituierte 9,10-Diarylanthracen zu liefern, und(3) Trocknen und Aufkonzentrieren des in Schritt (2) erhaltenen substituierten oder unsubstituierten 9,10-Diarylanthracens untervermindertem Druck.“,jeweils eingegangen am 19. März 2010.Der Widerruf des Patents wurde, was den Hauptantrag anbelangt, mit unzulässi-ger Erweiterung, sowie, was die Hilfsanträge anbelangt, mit mangelnder erfinderi-scher Tätigkeit gegenüber den Druckschriften Chem. Commun. 2003, 2618 - 2619 - 6 -(4) oder Synthetic Commun. 31 (12) (2001) 1799 - 1802 (7) in Kombination mit US 6 268 072 B1 (8) oder Chem. Mat. 16 (2004) 930-934 (10) bzw. mit US 5 935 721 (1), US 6 465 115 B2 (2), Tetrahedron Lett. 44 (2003) 5747-5750 (3) oder Synthe-tic Commun 31 (12) (2001) 1799-1802 (7) begründet. Als nächstkommender Stand der Technik wurden die Druckschriften (8) und (10) angesehen.Gegen diesen Beschluss hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt.In der mit Schriftsatz vom 26. Juli 2011 nachgereichten Beschwerdebegründung beantragt die Patentinhaberin, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent auf Basis der Patentansprüche 1 bis 28, eingereicht am 10. November 2008, aufrecht zu erhalten, hilfsweise die Aufrechterhaltung auf Ba-sis der Hilfsanträge 1 bis 3, eingereicht mit Schreiben vom 19. März 2010, weiter hilfsweise auf Basis der Patentansprüche 1 bis 4 (Hilfsantrag 4), eingereicht mit der Beschwerdebegründung.Außerdem beantragt sie die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.Die Patentansprüche gemäß Hilfsantrag 4 lauten:„1. Verfahren zur Herstellung von 2-tert-Butyl-9,10-bis-(ß-naphthyl)-anthracen, umfassendLösen von 2-(tert-Butyl)-anthracen in Dimethylformamid, um eine erste Reaktion zu erhalten, und anschließendes Abkühlen der Reaktion,Zugabe von in Dimethylformamid gelöstem N-Bromsuccinimid zu der ersten Reaktion und Rühren bei Raumtemperatur, um 2-(tert-Butyl)-9,10-dibromanthracen zu erhalten,Sammeln des erhaltenen 2-(tert-Butyl)-9,10-dibromanthracens,Trocknen des 2-(tert-Butyl)-9,10-dibromanthracens, undZugabe des getrockneten 2-(tert-Butyl)-9,10-dibromanthracens zu 2-Naphthylboronsäure, Toluol und wässrigem Kaliumcarbonat, um eine zweiteReaktion zu erhalten,- 7 -Spülen der zweiten Reaktion mit Argon,Zugabe von Pd(PPh3)4 zu der zweiten Reaktion und Erhitzen der zweiten Reaktion unter Rückfluss,Abkühlen der zweiten Reaktion undWaschen der zweiten Reaktion, um 2-tert-Butyl-9,10-bis-(ß-naphthyl)-anthracen zu erhalten.2. Verfahren gemäß Anspruch 1, wobei die erste Reaktion nach Zugabe von in Dimethylformamid gelöstem N-Bromsuccinimid zu der ersten Reaktion drei Stun-den gerührt wird.3. Verfahren gemäß Anspruch 1 oder 2, ferner umfassend:Konzentrieren des 2-tert-Butyl-9,10-bis-(ß-naphthyl)-anthracens unter verminder-tem Druck,Reinigen des 2-tert-Butyl-9,10-bis-(ß-naphthyl)-anthracens durch Flash-Chroma-tographie mit Hexan und dann mit Dichlormethan undSublimation bei 320 oC, um eine Reinheit von > 99 % zu erhalten.4. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das Waschen der zwei-ten Reaktion mit wässriger HCl und danach mit gesättigter Laugenlösung erfolgt.“.In der mündlichen Verhandlung stellt der Vertreter der Patentinhaberin den Antrag,den Beschluss des Patentamts aufzuheben und das Patent zu erteilen auf Grundlage des Hauptantrags, vorgelegt mit Schreiben vom 10. November 2008,hilfsweise auf Grundlage der Hilfsanträge 1 bis 4 gemäß Schrift-satz vom 26. Juli 2011.- 8 -Die Vertreter der Einsprechenden stellen den Antrag,die Beschwerde zurückzuweisen.Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.II.Die Beschwerde der Patentinhaberin ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulässig (PatG § 73). Sie hat jedoch keinen Erfolg. Denn einem Verfahren zur Herstellung eines substituierten oder unsubstituierten 9,10-Diarylanthracens, ge-mäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 sowie einem auf die Herstellung von 2-tert-Butyl-9,10-bis-(ß-naphthyl)-anthracen eingeschränkten Verfahren ge-mäß Hilfsantrag 4 mangelt es, soweit noch neu, jedenfalls an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit.1. Patentanspruch 1 der gemäß Hauptantrag verteidigten Fassung betrifft ein1) Verfahren zur Herstellung eines ggf. substituierten 9, 10-Diarylanthracens,umfassend2) Umsetzen eines ggf. substituierten Anthracens mit einem Halogenierungsmittel zu einem ggf. substituierten halogenierten Anthracen,3) Umsetzen des erhaltenen ggf. substituierten halogenierten Anthracens mit einer Arylboronsäure oder einem Boronsäureester zu einem ggf. substituierten 9, 10-Di-arylanthracen,3.1) wobei die Umsetzung der Edukte direkt erfolgt,4) Trocknen und Aufkonzentrieren des erhaltenen ggf. substituierten 9, 10-Diary-lanthracens unter vermindertem Druck.- 9 -In Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 und 2 kommt als Merkmal hinzu:2.1) Sammeln und Trocknen des ggf. substituierten halogenierten AnthracensIn Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 kommen weiters hinzu:2.2) mit einem Halogenierungsmittel, das eine Verbindung ist, die Brom umfasst, und OxidationsmittelPatentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4 ist weiter eingeschränkt auf1.1) die Herstellung von 2-tert-Butyl-9, 10-bis-(ß-naphthyl)-anthracen1.2) Lösen von 2-tert-Butyl-anthracen in DMF und anschließendes Abkühlen2.3) Zugabe von in DMF gelöstem N-Br-Succinimid und Rühren bei Raumtempe-ratur, um 2-tert-Butyl-9, 10-Dibromanthracen zu erhalten2.3.1) Sammeln und Trocknen des erhaltenen 2-(tert-Butyl)-9,10-Dibromanthra-cens3.2) Zugabe des getrockneten 2-tert-Butyl-9,10-Dibromanthracen zu 2-Naphthyl-boronsäure, Toluol und wässrigem Kaliumcarbonat3.3) Spülen mit Argon3.4) Zugabe von Pd(PPh3)4 und Erhitzen unter Rückfluss3.5) Abkühlen und Waschen, um 2-tert-Butyl-9 10-bis-(ß-naphthyl)-anthracen zu erhalten.Der nebengeordnete Patentanspruch 26 der gemäß Hauptantrag verteidigten Fassung des Streitpatents betrifft einA) Verfahren zur Herstellung eines substituierten oder unsubstituierten 9, 10-Diarylanthracens,umfassendB) Umsetzung eines halogenierten Anthracens mit einem Arylboronsäureester zum entsprechenden 9, 10-Diarylanthracen- 10 -C) Trocknen und Aufkonzentrieren des erhaltenen substituierten oder unsubstituierten 9, 10-Diarylanthracens unter vermindertem Druck.2. Was den Widerrufsgrund der unzulässigen Erweiterung des Anspruchs 1 ge-mäß Hauptantrag in dem angefochtenen Beschluss anbelangt, so trifft zwar zu, dass aus den Ausführungsbeispielen sowie aus der weiteren ursprünglichen Be-schreibung kein konkreter Hinweis auf eine sogenannte „in situ“ Weiterreaktion durch direkte Zugabe einer Arylboronsäure oder eines (Aryl)Boronsäureesters zur Reaktionslösung des Verfahrensschritts 1 hervorgeht. Jedoch ist der betreffende Passus in der DE 10 2006 029 721 B 4 und A1 (vgl a. a. O. jeweils S. 4 [0019]) bzw. in den in Englisch abgefassten Erstunterlagen (vgl. a. a. O. S. 7 [0020])durchaus so zu verstehen, dass das nach 3 bis 8 Stunden Halogenierungsreaktion entstandene halogenierte Anthracen unmittelbar und ohne Isolierung der Produkte der sogenannten Suzuki-Reaktion des Verfahrensschritts 2 unterworfen wird. Je-denfalls ist der Wortlaut „...kann mit Wasser und Methanol gewaschen und (kann) dann getrocknet werden.“ auch optional zu verstehen und schließt dann eine in-situ Verfahrensführung nicht aus. Bei dieser Auslegung scheidet eine unzulässige Erweiterung aus.Sollte der geänderte Anspruchswortlaut lediglich als Klarstellung zu interpretieren sein – nach den Ausführungen der Beschwerdeführerin soll damit gerade nicht eine Einschränkung auf die in-situ-Weiterverarbeitung des Reaktionsprodukts des Verfahrenschritts 1 verbunden sein - bleibt die Sachlage gegenüber dem erteilten Patentanspruch 1, sieht man von dem Aufarbeitungsschritt ab, bezüglich der Schritte (1) und (2) ohnehin unverändert.Der Aufarbeitungsschritt (3) ergibt sich im Übrigen aus der erteilten sowie aus der offengelegten Fassung (vgl. DE 10 2006 029 721 B4 sowie A1, jeweils S. 5 [0022]).Die sich daran anschließenden Unteransprüche 2 bis 13 entsprechen der erteilten bzw. der ursprünglichen Fassung.- 11 -Anspruch 14 gemäß Hauptantrag ist gegenüber der erteilten Fassung in zulässi-ger Weise durch Aufnahme des konkreten, gegenüber Anspruch 1 lediglich auf Arylboronsäureester gerichteten Weiterverarbeitungsschrittes, des Aufarbeitungs-schrittes 3 und durch das Merkmal 3.1 eingeschränkt bzw. geändert.Entsprechendes gilt für Anspruch 26 gemäß Hauptantrag und die darauf rückbe-zogenen Unteransprüche 27 und 28, die aus den erteilten bzw. ursprünglichen Ansprüchen 14 bis 16 hervorgehen. Allerdings stellt sich die Frage, ob für die Hin-zunahme des weiteren nebengeordneten Anspruchs 14 zu der erteilten Fassung ein Rechtschutzbedürfnis besteht. Denn der Gegenstand des nebengeordneten Anspruchs 14 stellt lediglich eine Ausgestaltung des Verfahrens gemäß An-spruch 1 dar und könnte auch als Unteranspruch formuliert werden. Entsprechen-des gilt für die auf Anspruch 14 mittelbar oder unmittelbar rückbezogenen Unter-ansprüche 15 bis 25 gemäß Hauptantrag, sowie, soweit zutreffend, für die An-sprüche 1 bis 25 des Hilfsantrags 1 sowie für die Ansprüche 1 bis 13 der Hilfsan-träge 2 und 3.Was die gegenüber Haupt- sowie Hilfsanträgen 1 und 2 geänderte Ausbildung des Verfahrensschrittes (1) gemäß Anspruch 1 nach Hilfantrags 3 anbelangt, so ergibt sich das Teilmerkmal „eine Verbindung, die Brom umfasst, und Oxidationsmittel“ nicht aus der erteilten Fassung und auch nicht aus den ursprünglichen Unterlagen (vgl. DE 10 2006 029 721 B4 sowie A1, jeweils S. 4 [0017]. Abgesehen von der mangelnden Klarheit des neuformulierten Anspruchs betreffend den Teilpassus „und Oxidationsmittel“ ist aus der Beschreibung lediglich die dem Fachmann im Übrigen geläufige Kombination von HBr mit einem Oxidationsmittel, insbesondere mit Wasserstoffperoxid, als Halogenierungsmittel als offenbart zu entnehmen. Denn aus HBr entsteht mit z. B. Wasserstoffperoxid zunächst in-situ das Bromie-rungsmittel Brom.Der gegenüber dem Einspruchsverfahren zusätzlich formulierte Hilfsantrag 4, wo-nach der Gegenstand des Streitpatents auf die Herstellung von 2-tert-Butyl-9,10-bis-(ß-naphthyl)-anthracen einschränkt wird, orientiert sich zwar unmittelbar an - 12 -dem Herstellungsbeispiel 1, wobei jedoch fraglich ist, inwieweit die gegenüber dem Wortlaut des Ausführungsbeispiels vorgenommenen Verallgemeinerungen (z. B. Waschen) und Abweichungen (z. B. Zugabe des getrockneten....zu 2-Naphthylboronsäure...) zulässig sind.Darüber hinaus weist die Anspruchsfassung erhebliche sprachliche Mängel auf, die sich nur zum Teil, jedenfalls nicht unmittelbar auf den Wortlaut des Ausfüh-rungsbeispiels zurückführen lassen (z. B. „...um eine erste Reaktion zu erhal-ten...“; „und anschließendes Abkühlen der Reaktion; „...Spülen der zweiten Reak-tion mit Argon“).Eine Entscheidung über die Zulässigkeit dieser Änderungen kann jedoch dahin-stehen, da dem Gegenstand des Streitpatents in den gemäß Hauptantrag sowie gemäß Hilfsanträgen 1 bis 4 verteidigten Fassungen jedenfalls die erforderliche Patentfähigkeit fehlt.3. Es bestehen keine Zweifel an der Ausführbarkeit der beanspruchten Verfah-ren. Denn die streitgegenständlichen Verfahren in sämtlichen verteidigten Fas-sungen bedienen sich der einem Fachmann hinlänglich bekannten Kupplungsre-aktion nach Suzuki sowie einer üblichen Aromatenhalogenierung. Einer Angabe betreffender Einzelheiten über Reaktionsführung und Aufarbeitung in den Patent-ansprüchen bedarf es nur dann, wenn sich diese außerhalb des Fachüblichen be-wegen. Das ist hier nicht der Fall.Dem Vorbringen der Einsprechenden und Beschwerdeführerin, wonach der Ge-genstand der Ansprüche 1 bis 28 vom 10. November 2008 (geltender Hauptan-trag) nicht so deutlich und vollständig offenbart sei, dass ein Fachmann die Erfin-dung ausführen könne (vgl. Beschluss der Patentabteilung S. 6 le Abs, sowie Schrifts d Einspr v 2. März 2010 S. 2 Abs. 2 bis S. 3 Abs. 1), vermag sich der Se-nat deshalb nicht anzuschließen.Was das nachträglich aufgenommene Wort „direkt“ in Anspruch 1 nach Hauptan-trag in Verbindung mit dem Passus in den Ausführungsbeispielen anbelangt, wo-- 13 -nach das isolierte halogenierte Anthracen „sofort im nächsten Schritt“ verwendet wird, so hindern dieses Teilmerkmal und die Beschreibung den fachkundigen Le-ser nicht daran, das Verfahren auszuführen. Vielmehr betrifft der Einwand der Ein-sprechenden und Beschwerdeführerin die Frage der Abgrenzung vom Stand der Technik, so dass – wie die Einsprechende selbst ausgeführt hat – allenfalls unklar ist, wann die Reaktionsfolge vom geänderten Anspruch 1 umfasst ist und wann nicht.4. Zur Frage der Neuheit vertritt der Senat die Ansicht, dass die Lehre der Druck-schrift Chem. Mat. 16 (2004) 930-934 (10) dem Gegenstand des Streitpatents in der Fassung des Anspruchs 26 nach Hauptantrag neuheitsschädlich entgegen-steht.Aus der Druckschrift (10), die sich mit Spirobifluoren-verknüpften Bis-Anthracenen als effiziente Blauemitter mit ausgeprägter thermischer Stabilität, speziell mit spiro-FPA und damit einem substituierten 9,10-Diarylanthracen, und deren Herstellung befasst (vgl. (10) Titel i. V. m. S. 931 Scheme 1 – Merkmal A), geht die Umset-zung eines halogenierten Anthracens mit einem Arylboronsäureester zu einem 9, 10-Diarylanthracen hervor (vgl. (10) S. 931 re Sp. Abs. 2 i. V. m. Scheme 1 –Merkmal B), das getrocknet und unter vermindertem Druck aufkonzentriert wird (vgl. (10) S. 931 re Sp. Abs. 2 „...and then dried (MgSO4). Evaporation of the sol-vent,...“ – Merkmal C). Ersichtlich erfüllt die Umsetzung des 9-Br-10-Aryl-anthra-cens unter Suzuki-Bedingungen (vgl. (10) Scheme 1 zweiter Reaktionspfeil) mit dem Arylboronsäureester 2 den Passus „halogeniertes Anthracen“ des Merkmals B insofern, als darunter auch in 9,10-Stellung monohalogenierte Anthracene fal-len, und die nachfolgende Aufarbeitung (vgl. (10) S. 931 re Sp. Abs. 2) erfüllt das Merkmal C insofern, als das auf die Trocknung mit MgSO4 folgende Verdampfen des Lösungsmittels selbstverständlich, wie kurz zuvor im Text angegeben, unter Vakuum erfolgt.Das Verfahren gemäß Anspruch 26 nach Hauptantrag ist deshalb bereits mangels Neuheit gegenüber (10) nicht gewährbar.- 14 -Auch spricht einiges dafür, dass das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags und in der Fassung der Hilfsanträge 1 bis 3 durch die Druckschrift US 6 268 072 B1 (8) bereits neuheitschädlich vorweggenommen ist.Aus der Druckschrift (8) geht unter anderem die Bromierung von betreffenden Anthracenen mit N-Br-Succinimid in Dimethylformamid oder mit Brom in Tetra-chlorkohlenstoff sowie die nachfolgende Diarylierung durch Suzuki-Kupplung in den bromierten 9, 10-Positionen des Anthracengerüsts hervor (vgl. (8) Sp. 40 bis 42 „Synthesis of Monomers“ Reaktionen 2 → 3 sowie 6 → 7 i. V. m. Sp. 45 bis 52 Beisp. 3, 7, 16 bis 23 – Merkmale 2 und 3). Die dabei erhaltenen Polymere stellen ersichtlich substituierte 9, 10-Diarylanthracene dar (vgl. (8) Sp. 3, 4 Formelbild –Merkmal 1). Insofern als dabei im Zuge der Aufarbeitung eine Trocknung des Zwi-schenprodukts über MgSO4 (vgl. (8) Beisp. 3 Sp. 46 Z. 5, Beisp. 7 Sp. 47 Z. 34) sowie eine Trocknung des Endprodukts erfolgt, wenngleich ohne Angabe der Mit-tel (vgl. Beisp. 16 Sp. 50 Z. 49) - ein Sammeln des Produkts versteht sich von selbst, ist auch das Merkmal 2.1 sowie teilweise das Merkmal 4 erfüllt. In (8) feh-lende Angaben, ob die polymeren Endprodukte, nach dem Trocknen, im Zuge der weiteren Aufarbeitung, speziell der Reinigung, unter vermindertem Druck aufkon-zentriert werden (vgl. (8) Beisp. 16 bis 23), vermögen die Neuheit des bean-spruchten Verfahrens nicht zu begründen. Denn eine solche Arbeitsweise, bei-spielsweise nach dem Waschen oder nach einer Extraktion mit einem Lösungs-mittel, stellt eine platte Selbstverständlichkeit dar, die keiner Erwähnung bedarf. Dass die Umsetzung der Edukte direkt erfolgt (Merkmal 3.1), ergibt sich aus (8) ebenso wie die Verwendung eines Brom umfassenden Halogenierungsmittels (vgl. (8) Beisp. 16 und Sp. 40 bis 42 „Synthesis of Monomers“ Reaktionen 2 → 3 sowie 6 → 7 – Merkmal 2.2), wobei die Patentinhaberin die mit den neu formu-lierten Merkmalen 3.1 und 2.2 gegebenenfalls verbundenen Mängel betreffend de-ren Offenbarung sowie Klarheit (vgl. vorstehend unter Punkt 2) gegen sich gelten lassen muss.- 15 -Eine Entscheidung über die Neuheit des Verfahrens gemäß Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge 1 bis 3 gegenüber der Lehre der Druckschrift (8) kann jedoch dahinstehen. Denn dem Verfahren gemäß Patentanspruch 1 in den verschiedenen verteidigten Fassungen mangelt es je-denfalls an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit.5. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von der Aufgabe auszuge-hen, auf die sich das Streitpatent zwar nicht festlegt, die jedoch im Wesentlichen darin zu sehen ist, ein einfaches Verfahren zur Herstellung von ggf. substituierten 9, 10-Diarylanthracenen, insbesondere zur Herstellung von dem in organischen lichtemittierenden Vorrichtungen (OLED) verwendeten 2-tert-Butyl-9,10-bis-(ß-naphthyl)-anthracen (TBADN) bereitzustellen.Die Lösung dieser Aufgabe durch ein Verfahren zur Herstellung eines ggf. substi-tuierten 9, 10-Diarylanthracens gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag sowie in der modifizierten Fassung der Hilfsanträge 1 bis 3 war indessen für den Fach-mann, einem mit der Herstellung von Diarylanthracenen befassten und vertrauten Diplom-Chemiker der Fachrichtung organische Chemie, ausgehend von US 6 268 072 (8) oder Chem. Mat. 16 (2004) 930-934 (10) in Kombination mit Synthetic Commun. 31 (12) (2001) 1799 - 1802 (7) bzw. US 6 465 115 B2 (2) na-heliegend.a) Kern der beanspruchten Verfahren ist die einem organischen Chemiker bes-tens bekannte Suzuki-Kupplungsreaktion von Arylhalogeniden mit Arylboronsäure sowie deren Estern unter Zwischenschaltung eines Metallierungsschritts, hier von 9,10-dihalogenierten, ggf. substituierten Anthracenen mit Arylboronsäure(estern) (vgl. anspruchsgemäßes Verfahren Schritt (2)), wobei die Herstellung dieser Aus-gangsverbindungen – wie auch in der Streitpatentschrift aufgezählt (vgl. a. a. O. S. 4 Abs. 2 bis 4) - durch Halogenierung von entsprechend substituierten Anthra-cenen (vgl. anspruchsgemäßes Verfahren Schritt (1)) durch übliche Halogenie-rungsmittel erfolgt. Insofern bedarf es für den Fachmann keinerlei druckschriftli-- 16 -cher Erläuterungen, sondern es genügte bereits allein sein Fachwissen in Verbin-dung mit seinem experimentellem Können, um zu der Abfolge der Reaktions-schritte gemäß Patentanspruch 1 des Streitpatents zu gelangen.Gleichwohl ergibt sich das beanspruchte Verfahren in naheliegender Weise unter Heranziehung des vorgebrachten druckschriftlichen Standes der Technik.b) Wie vorstehend unter Punkt 4 dargelegt und wie von der Patentabteilung in dem angefochtenen Beschluss (vgl. a. a. O. S. 10 le Abs.) zutreffend festgestellt, stellen die Druckschriften (8) und (10) den nächstkommenden Stand der Technik dar, weil in beiden sowohl der Halogenierungsschritt als auch der direkte Kupp-lungsschritt von halogeniertem Anthracen und Arylboronsäure bzw. deren Ester (Edukte) nach Suzuki zu 9, 10-Diarylanthracenen nach Isolierung des Zwischen-produkts beschrieben ist (vgl. Merkmale 1, 2, 2.2, 3 und 3.1). Davon ausgehend ist der Fachmann ohne Weiteres in der Lage, im Zuge der Aufarbeitung von Haloge-nierungsprodukt (Zwischenprodukt) und Endprodukt die üblichen, seinem Grund-wissen zuzurechnenden Aufarbeitungsschritte gemäß den Merkmalen 2.1 und 4 durchzuführen. Im Übrigen geht aus der vorveröffentlichten Druckschrift Synth. Commun. 31 (2001) 1799-1802 (7) bereits die Herstellung von 9, 10-Dibrom-Anthracen in sehr guten Ausbeuten hervor sowie zusätzlich der Hinweis, dass diese Verbindung als Edukt für die Synthese von 9, 10-disubstituierten Anthrace-nen benötigt wird – ein für den Fachmann nicht zu übersehender Hinweis bzw. Anstoss auf die potentielle Anwendung einer Suzuki-Kupplung insbesondere auch unter Einsatz ungereinigter Edukte (vgl. (7) S. 1799 Abs. 1 i. V. m. S. 1801 Z. 1 bis 2 – Merkmal 3.1). Ein Verfahren gemäß Patentanspruch 1 in den Fassungen des Hauptantrags sowie der Hilfsanträge 1 bis 3 beruht deshalb nicht auf einer erfinde-rischen Tätigkeit.Nicht erfinderisch ist auch das auf die Herstellung von 2-tert-Butyl-9,10-bis-(ß-naphthyl)-anthracen eingeschränkte Verfahren gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4. So geht aus der vorveröffentlichten Druckschrift US 6 465 115 B2 (2) die Herstellung von 9, 10-di (2-Naphthyl)-Anthracen und da-- 17 -mit einer bis auf den fehlenden 2-tert-Butyl-Substituenten strukturell übereinstim-menden Verbindung durch Umsetzung von 9, 10-Dibromanthracen mit 2-Naphthylboronsäure in Toluol in Gegenwart von Pd(PPh3)4 und wässrigem Natri-umcarbonat sowie Stickstoffatmosphäre unter Rückfluss hervor (vgl. (2) Sp. 37 Beisp. 8). Zwar wird in (2) nicht die exakte Reihenfolge der Merkmale 3.2 bis 3.4 des Verfahrens gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 beschrieben. Jedoch bedarf es für den Fachmann keines erfinderischen Zutuns, sondern allenfalls rou-tinemäßiges Optimieren, um eine Suzuki-Kupplungsreaktion so durchzuführen, dass die Zugabe des halogenierten Anthracens zur Naphthylboronsäure und die Zugabe von Pd(PPh3)4 zu den bereits unter Stickstoff gehaltenen Edukten sowie eine Produktisolierung nach den üblichen Arbeitsweisen der Merkmale 3.2 bis 3.5 erfolgt. Entsprechendes gilt für die Herstellung des 2-tert-9,10-Dibromanthracens durch Halogenierung mit N-Brom-Succinimid in DMF und anschließendem Trock-nen in Analogie zu anderen in 2-Stellung substituierten Anthracenen (vgl. z. B. (8) Beisp. 3 und 7) und damit für die Merkmale 1.1, 1.2, 2.3 und 2.3.1.6. Die jeweiligen Unteransprüche der einzelnen Anträge fallen mit dem Patentan-spruch 1, auf den sie mittelbar oder unmittelbar rückbezogen sind, ohne dass es einer Prüfung und Begründung dahin bedarf, ob diese etwas Schutzfähiges ent-halten, da die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents erkennbar nur im Umfang von Anspruchssätzen begehrt hat, die zumindest einen nicht rechtsbe-ständigen Anspruch enthalten. Entsprechendes gilt für die nebengeordneten Pa-tentansprüche der einzelnen Anträge. Auch haben sich im Verlauf der mündlichen Verhandlung keine weiteren Anhaltspunkte für ein stillschweigendes Begehren ei-ner weiter beschränkten Fassung ergeben. Infolgedessen brauchte auf die übrigen Patentansprüche bei dieser Sachlage nicht gesondert eingegangen zu werden. Das Patent war deshalb insgesamt zu widerrufen. (BGH GRUR 2007, 862 – In-formationsübermittlungsverfahren II; Fortführung von BGH GRUR 1997, 120 –Elektrisches Speicherheizgerät).- 18 -III.Die Zurückweisung der Beschwerde erfolgte mit der Maßgabe, dass der Tenor des patentamtlichen Beschlusses richtig gestellt wurde. Während im Termin zur Anhörung der zutreffende Tenor: „Das Patent … wird widerrufen“ verkündet wurde, lautete der Tenor des später abgesetzten schriftlichen und unterzeichneten Beschlusses: „Der Einspruch …gegen das Patent … wird widerrufen“. Zwar findet sich zu Beginn der schriftlichen Begründung wieder der zutreffende Tenor, die Ausfertigung hingegen lautet auf die unrichtige Beschlussformel. Ein derartiger Tenorierungsfehler kann nur mit einem von allen Mitgliedern der Patentabteilung gefassten Berichtigungsbeschluss beseitigt werden (Schulte Patentgesetz 8. Auf-lage § 47 Rdn. 16; Zöller ZPO 29. Auflage § 319 Rdn. 15). Die - wie hier gesche-hen - bloße Übersendung des sich in den Akten befindlichen richtigen Tenors ge-nügt hierfür nicht.IV.Die Beschwerdegebühr war gemäß § 80 Abs. 3 PatG aus Gründen der Billigkeit zurückzuzahlen. Eine solche Anordnung ist auch ohne Antrag des Beschwerde-führers und unabhängig vom Ausgang des Verfahrens möglich (Schulte a. a. O. § 80 Rdn. 110 ff, § 73 Rdn. 126 ff).Die Rückzahlung der Gebühr ist wegen mehrerer und zum Teil schwerwiegender Verfahrensfehler gerechtfertigt.1. Die Patentabteilung hat im Termin zur Anhörung am 25. März 2010 das Patent widerrufen und diese Entscheidungen auch verkündet. Die Begründung dieser Entscheidung ist aber erst am 20. Januar 2011 erfolgt und der Beschwerdeführe-rin am 22. Februar 2011 zugestellt worden. Zwischen dem Erlass der Entschei-- 19 -dung und dem Vorliegen der Begründung sind damit nahezu elf Monate vergan-gen.Nach einer Entscheidung des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes (GmS-OGB 1/92 vom 27. April 1993, NJW 93, 2603) ist ein Urteil dann nicht mit Gründen versehen, wenn Tatbestand und Entscheidungsgründe nicht binnen fünf Monaten nach Verkündung schriftlich niedergelegt, von den Richtern unterschrieben und der Geschäftsstelle übergeben sind. In der Begrün-dung ist ausgeführt, die Entscheidungsgründe dienten auch der Sicherung derBeurkundung sowohl der mündlichen Verhandlung als auch des Beratungsergeb-nisses. Dies verlange, dass die Erinnerung der Richter noch hinreichend verläss-lich sei. Es entspreche aber allgemeiner Lebenserfahrung, dass die Erinnerung mit fortschreitender Zeit zunehmend verblasse. Nach einer Frist von fünf Monaten könne davon ausgegangen werden, das das Beratungsergebnis - aufbauend auf dem vorhandenen Fachwissen - eher rekonstruiert als reproduziert werde. Dies gelte für alle Gerichtsbarkeiten (Rdn 18), denn in Hinblick auf das Erinnerungs-vermögen der Richter ließen sich Unterschiede zwischen den Gerichtszweigen nicht ausmachen.Diese Grundsätze finden nach überwiegender Rechtsmeinung auch auf das pa-tentgerichtliche Verfahren Anwendung (siehe Busse/Keukenschrijver Patentgesetz 6. Auflage § 100 Rdn. 97; Benkard/Rogge Patentgesetz 10. Auflage § 100 Rdn. 40). Darüber hinaus müssen sie auch im patentamtlichen Verfahren Geltung besitzen, denn das Verfahren vor dem Patentamt ist strengen Regeln unterworfen und einem justizmäßigen Verfahren weitgehend angenähert (Benkard/Schäfers Patentgesetz 10. Auflage § 34 Rdn. 35). Der Beschluss des Patentamts im Ein-spruchsverfahren war hier gemäß § 59 Abs. 4 PatG i. V. m. § 47 Abs. 1 PatG zu begründen und diese Begründung muss den allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsätzen genügen. Eine Begründung, die erst elf Monate nach Erlass des Be-schlusses erfolgt, bietet nicht mehr die Gewähr dafür, dass sie unmittelbar aus der Anhörung, der Beratung und Beschlussfassung entstanden ist.- 20 -2. Die Begründung des patentamtlichen Beschlusses ist, auch wenn sie rechtzei-tig erfolgt wäre, nicht ordnungsgemäß unterschrieben, denn die Unterschriften be-finden sich nicht am Ende der Begründung, sondern sie sind nur auf dem Zulei-tungsformular für den zentralen Schreibdienst angebracht. Derartige „Oberschrif-ten“ sind nicht zulässig, denn sie bieten keine Gewähr dafür, dass die Unterzeich-ner den Inhalt der Begründung auch gelesen und sich zu eigen gemacht haben (vgl. hierzu BPatG vom 27. Juli 2009, 20 W (pat) 65/04, das einen Zurückwei-sungsbeschluss, der nur auf dem vom DPMA für das Anmeldverfahren verwen-deten Formular unterzeichnet wurde, für unwirksam hält; sowie BGHZ 113, 48 und BGH NJW 1992, 829, nach denen Neben- und Oberschriften keine Beweiskraft für Privaturkunden nach § 416 ZPO entfalten können).3. Die Begründung des Beschlusses ist von einem anderen Vorsitzenden unter-zeichnet worden, als dem bei der Anhörung und Beschlussfassung anwesenden Vorsitzenden der Patentabteilung 44. Es findet sich weder ein Vertretungsver-merk, noch ein Hinweis, weshalb der damalige Vorsitzende an der Unterzeichnung verhindert war. Eine aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangene Ent-scheidung kann nur von den Mitgliedern der Patentabteilung unterzeichnet wer-den, die bei der Anhörung und Beschlussfassung auch mitgewirkt haben. Dies er-gibt sich für das patentgerichtliche Verfahren aus § 93 Abs. 3 PatG und es stellt darüber hinaus einen allgemeinen Verfahrensgrundsatz dar (§ 309 ZPO). Etwas anderes gilt nur dann, wenn nach der mündlichen Verhandlung in das schriftliche Verfahren übergegangen wird und im Verlauf dieses Verfahrens der Beschluss gefasst wird, was hier aber nicht geschehen ist. Ist ein Mitglied der Patentabtei-lung nach der Beschlussfassung verhindert, z. B. weil er ausgeschieden ist, so gelten wie im Zivilprozess die Regeln des § 315 Abs. 1 ZPO, wonach dies bei der Unterschrift zu vermerken ist (vgl. hierzu Schulte a. a. O. § 47 Rdn. 8; BPatGE 24,190; BGH, BlPMZ 1995, 68 - Spinnmaschine).Diese Verfahrensfehler rechtfertigten an sich die Zurückverweisung des Verfah-rens an das Patentamt ohne eigene Sachentscheidung gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 2 - 21 -PatG, was jedoch hier nicht zweckmäßig erscheint, denn in der Sache selbst hat das Patentamt richtig entschieden.Feuerlein Schwarz-Angele Egerer Langeprö

Full & Egal Universal Law Academy