15 W (pat) 16/12  - 15. Senat (Techn.Beschw.)

BPatG 154 05.11 BUNDESPATENTGERICHT 15 W (pat) 16/12 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 27. April 2015 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 102 92 304.3-54 … hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. April 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, des Richters Dr. Egerer, der Richterin Dr. Hoppe und des Richters Dr. Lange - 2 - beschlossen: 1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 N vom 17. April 2012 wird aufgehoben. 2. Es wird ein Patent erteilt mit der Bezeichnung „Separation von Komponenten einer Ana-lysenprobe in einem Ionenmobilitätsspektrometer durch Zufüh-rung selektiv wechselwirkender gasförmiger Partikel“, dem PCT-Anmeldetag 28. Mai 2002 und der Priorität DE 101 25 907.7 vom 28. Mai 2001 auf der Grundlage folgender Unterlagen: - Patentansprüche 1 bis 6 vom 27. April 2015, - Beschreibungsseiten 1 bis 15 vom Anmeldetag sowie - 4 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 4 vom Anmelde-tag. G r ü n d e I. Die am 28. Mai 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Pa-tentanmeldung der E… Corp., A…, M… (V.St.A.), mit der Be- zeichnung „Separation von Komponenten einer Analysenprobe in einem „Ionenmobilitäts-spektrometer durch Zuführung selektiv wechselwirkender gasförmiger Partikel“, die aus der internationalen Anmeldung PCT/DE02/01963 mit dem internationalen Anmeldedatum des 28. Mai 2002 und der internationalen Veröffentlichung am - 3 - 5. Dezember 2002 in Form der WO 02/096805 A2 hervorgegangen ist und für die die Priorität DE 101 25 907.7 vom 28. Mai 2001 in Anspruch genommen wurde, ist mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 N vom 17. April 2012 zurückge-wiesen worden. Die dem Zurückweisungsbeschluss zugrunde liegenden, zueinander in Nebenord-nung stehenden Ansprüche 1, 10, 13, 16, 17 haben folgenden Wortlaut: - 4 - Im Verlauf des Prüfungsverfahrens sind folgende Druckschriften ermittelt worden. (1) Chem. Eng. News 21 (2001) 68-69 (Erscheinungsdatum 21. Mai 2001) (2) Anal. Chem. 70 (1998) 4929-4938 (3) Anal. Chem. 72 (2000) 580-584 (4) Anal. Chem. 69 (1997) 2504-2509 (5) US 5 234 838 A (6) EP 0 509 171 A1 (7) WO 2000/08454 A1 (8) DE 693 12 471 T2 (9) US 4 960 762 A (10) US 5 306 561 A (11) DE 197 26 152 A1 (12) WO 2000/01642 A1 (13) WO 2000/64572 A2 (14) JP 09-191892 A (15) US 6 372 932 B1. Die Prüfungsstelle begründete die Zurückweisung der Patentanmeldung mit feh-lender Neuheit des Verfahrens gemäß Anspruch 1 im Wesentlichen gegenüber dem Inhalt der Druckschrift (6). Gegen die Zurückweisung der Patentanmeldung hat die Anmelderin mit Schrift-satz vom 23. April 2012 Beschwerde eingereicht und beantragt, den angefochte-- 5 - nen Beschluss aufzuheben. Hilfsweise hat sie die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt. Mit Schriftsatz vom 14. April 2015 hat die Anmelderin jeweils Ansprüche 1 bis 12 nach Hauptantrag und Hilfsanträgen I bis III sowie Ansprüche 1 bis 9 nach Hilfs-antrag IV eingereicht. Sie begründet ihre Beschwerde im Wesentlichen damit, dass das aus der dem Anmeldungsgegenstand am nächsten kommenden Druck-schrift (6) bekannte Dotiermittel SO2, also die Trennsubstanz, keine Wechselwir-kung mit den in der Probe enthaltenen, zu trennenden Molekülen eingehe, son-dern lediglich mit den Molekülen des Driftgases. Jedenfalls bestehe zwischen SO2 und den zu trennenden Komponenten keine Wechselwirkung derart, dass dadurch eine Ionenmobilitätsdifferenz zwischen den Komponenten bewirkt werde. Im Übri-gen werde der Dotierstoff SO2 gemäß (6) ebenso wie die zu trennenden Kompo-nenten ionisiert, während anmeldungsgemäß eine elektrisch neutrale Trennsub-stanz zum Einsatz gelange. In der mündlichen Verhandlung am 27. April 2015 hat die Anmelderin einen geän-derten einzigen Antrag mit den Ansprüchen 1 bis 6 folgenden Wortlauts einge-reicht: „1. Separationsverfahren von in einer Analysenprobe enthaltenen Komponen-ten, bei welchem - die Analysenprobe einem Ionenmobilitätsspektrometer zugeführt wird, und - dem Ionenmobilitätsspektrometer ferner mindestens eine Trennsubstanz zugeführt wird, welche gasförmige Partikel enthält, die mit den Molekülen der zu separierenden Komponenten selektiv wechselwirken, wobei - die zu separierenden Komponenten chirale Komponenten sind, - die Trennsubstanz Kollisionsmoleküle enthält, und - die Kollisionsmoleküle enantiomere Moleküle enthalten. 2. Separationsverfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass - die Trennsubstanz makroskopische Partikel, insbesondere Makromoleküle oder Nanopartikel enthält. - 6 - 3. Separationsverfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass - dem Ionenmobilitätsspektrometer ein Träger- oder Driftgas, insbesondere ein Inertgas wie N2, zugeführt wird. 4. Separationsverfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass - das prozentuale (Mol-)Mengenverhältnis Trennsubstanz zu Trägergas ei-nen Wert bis 20 %, insbesondere bis 10 %, insbesondere ca. 5 %, an-nimmt. 5. Separationsverfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass - in einem Gaszuführungssystem das Trägergas und die Trennsubstanz ge-mischt, und - einem gemeinsamen Gaseingang (8) des Ionenmobilitätspektrometers zugeführt werden. 6. Separationsverfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass - das Analysenmedium einem in einem Ende des Ionenmobilitätsspektrome-ters angeordneten Analyseneingang (1) zugeführt wird, und - der gemeinsame Gaseingang (8) an dem anderen Ende des Ionenmobilitätspektrometers angeordnet ist.“ Die Anmelderin beantragt, 1. Den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 N vom 17. April 2012 aufzuheben. 2. Ein Patent zu erteilen Mit der Bezeichnung „Separation von Komponenten einer Analysenprobe in einem Ionenmoblitätsspektrometer durch Zuführung selektiv wechselwirkender gasförmiger Partikel, dem PCT-Anmeldetag 28. Mai 2002 und der Priorität DE 101 25 907.7 vom 28. Mai 2001 auf der Grundlage folgender Unterlagen: - Patentansprüche 1 bis 6 vom 27. April 2015, - 7 - - Beschreibungsseiten 1 bis 15 vom Anmeldetag sowie - 4 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 4 vom Anmelde-tag. Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den Inhalt der Akten verwiesen. II. Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist insbesondere frist- und formgerecht einge-reicht worden (§ 73 PatG). Die Beschwerde führt auch zum Erfolg. Das Verfahren zur Separation von Kom-ponenten einer Analysenprobe in der nunmehr beanspruchten Fassung ist gegen-über dem ermittelten Stand der Technik neu und erfinderisch und erfüllt auch die übrigen Patentierungsvoraussetzungen. 1. Die geltende Anspruchsfassung ergibt sich unmittelbar aus den ursprüngli-chen Unterlagen (vgl. urspr. Anspr. 1 i. V. m. urspr. Anspr. 2 bis 9), so dass hin-sichtlich der Offenbarung keine Bedenken bestehen. 2. Anspruch 1 ist gerichtet auf ein 1) Separationsverfahren von in einer Analysenprobe enthaltenen Komponenten 1.1) die zu separierenden Komponenten sind chirale Komponenten, 2) die Analysenprobe wird einem Ionenmobilitätsspektrometer zuge-führt, 3) dem Ionenmobilitätspektrometer wird mindestens eine Trennsub-stanz zugeführt, 3.1) die Trennsubstanz enthält gasförmige Partikel, die mit den Mole-külen der zu separierenden Komponenten selektiv wechsel-wirken, - 8 - 3.1.1) mit Kollisionsmolekülen in der Trennsubstanz, 3.1.1.1) die Kollisionsmoleküle enthalten enantiomere Moleküle. 3. Gegen die seitens der Prüfungsstelle im Übrigen nicht bemängelte Ausführ-barkeit bestehen keine Bedenken. Denn Aufbau und Anwendung eines Ionenmo-bilitätsspektrometers zur analytischen und präparativen Trennung sind dem fach-üblichen Wissen und Können zuzurechnen (vgl. auch Druckschriften (5) bis (8)), während die nunmehr speziell auf die Trennung von chiralen Komponenten ge-richtete und beanspruchte erfindungsgemäße Anwendung beispielsgemäß an-hand des Einsatzes der enantiomeren Verbindung S-2-Butanol in den Anmelde-unterlagen so deutlich und vollständig beschrieben ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann. 4. Das nunmehr durch die Merkmale 1 bis 3.1.1.1 ausgebildete Verfahren zur Separation chiraler Komponenten mit Hilfe eines Ionenmobilitätsspektrometers ergibt sich auch nicht aus dem im Prüfungsverfahren ermittelten Stand der Tech-nik, so dass Neuheit und erfinderische Tätigkeit anzuerkennen sind. a) Stofftrennungen mit einem Ionenmobilitätsspektrometer in unterschiedli-chen technischen Ausgestaltungen sind in den gattungsgemäßen, dem Anmel-dungsgegenstand nächstkommenden vorveröffentlichten Druckschriften (5) bis (8) sowie (2) bis (4) beschrieben. Aus keiner dieser Druckschriften geht jedoch ein Separationsverfahren unter Einsatz von enantiomeren Trennsubstanzen hervor, so dass die Neuheit anzuerkennen ist. b) Das beanspruchte Separationsverfahren ergibt sich auch nicht in naheliegender Weise aus dem ermittelten Stand der Technik und beruht deshalb auf einer erfinderischen Tätigkeit. Die Druckschrift US 5 234 838 A (5) betrifft im Wesentlichen die Bestimmung von Ammoniak mittels eines Ionenmobilitätsspektrometers unter Einsatz eines für Ammoniak selektiven, jedoch nicht-chiralen Dotiermittels im Driftgas. Dabei wer-- 9 - den Ester, insbesondere Phosphonate, besonders bevorzugt Dimethylmethylp-hosphonat als Dotiermittel eingesetzt (vgl. (5) z. B. Sp. 4 Z. 50 bis 61). Die Druckschrift EP 0 509 171 A1 (6) betrifft insbesondere Schwefeldioxid und damit ein nicht-chirales Dotiermittel im Driftgas zur Bestimmung geringer Mengen von beispielsweise Chlor oder Flußsäure (vgl. (6) Anspr. 1 i. V. m. z. B. S. 5 Z. 7 bis 49). Entsprechendes gilt für die Druckschrift DE 693 12 471 T2 (8), die ein Ionenmobi-litätsspektrometer unter besonderer Verwendung der Blitzlampentechnologie als Ionisierungsquelle betrifft und zur zusätzlichen Empfindlichkeitsverbesserung ein leicht ionisierbares Dotiermittel, beispielsweise Aceton, verwendet (vgl. (8) insbes. S. 10, S. 12 Abs. 1 bis 3 i. V. m. Anspr. 18). In den Druckschriften (5), (6) und (8) werden diese Dotiermittel dem gegebenen-falls auch im Gegenstrom zuführbaren Driftgas zugesetzt, wobei diese Dotiermittel jedoch keine Enantiomeren sind. Eine Anregung zum Einsatz von Enantiomeren als Trennsubstanzen ergibt sich deshalb daraus ebenso wenig wie aus der Druckschrift WO 2000/08454 A1 (7), die zwar die Trennung enantiomerer Kompo-nenten (Merkmal 3.1) mittels Ionenmobilitätsspektrometrie betrifft, jedoch die Enantiomerentrennung anhand physikalischer Verfahrensmaßnahmen mittels Ein-richtungen zum Anlegen spezieller Spannungsverhältnisse entlang der Trennstre-cke lehrt. Spezielle Trennmittel bzw. -substanzen im Driftgas oder gar enantiose-lektive bzw. chirale Trennsubstanzen im Driftgas werden gemäß (7) nicht einge-setzt. Auch in den Druckschriften Anal. Chem. 70 (1998) 4929 bis 4938 (2), Anal. Chem. 72 (2000) 580 bis 584 (3) und Anal. Chem. 69 (1997) 2504 bis 2509 (4), die die Trennung von Komponenten, darunter auch Komponenten mit chiralen Kohlen-stoffatomen wie Oligosaccharide (vgl. (4)) unter anderem mittels Ionenmobilitäts-spektrometrie betreffen, werden dem Driftgas keine enantiomeren Verbindungen als Trennsubstanzen bzw. Trennhilfsmittel beigegeben, so dass auch diese Druckschriften nicht zum Anmeldungsgegenstand hinführen und die erfinderische Tätigkeit nicht in Frage stellen. - 10 - Was den vorveröffentlichten Übersichtsartikel Chem. Eng. News 21 (2001) 68 bis 69 (1), der bereits in den ursprünglichen Unterlagen abgehandelt worden war (vgl. WO 2002/096805 A2 S. 3 Z. 35 bis S. 4 Z. 18), sowie die darin zitierten ebenfalls vorveröffentlichten wissenschaftlichen Originalarbeiten Anal.Chem. 73 (2001) 1692 und Angew.Chem.Int.Ed. 40 (2001) 757 anbelangt, so geht daraus die Tren-nung von Enantiomeren, darunter auch chirale Peptide und chirale Arzneimittel-wirkstoffe, durch Massenspektrometrie hervor. Davon unterscheidet sich das nunmehr beanspruchte Verfahren durch die mit dem Driftgas oder Trägergas ein-geführten enantiomeren Trennsubstanzen, beispielsweise S-2-Butanol in gasför-migem Zustand im Driftgas N2 (vgl. WO 2002/096805 A2 z. B. S. 7 Z. 10 bis 20). Wenngleich in dem Separationsverfahren von (1) chirale Hilfsstoffe zur Komplex-bildung einsetzt werden, so wird dort – anders als in vorliegender Anmeldung – ein massenspektrometrisches Trennverfahren durchgeführt. Sofern im Prüfungsverfahren unter Bezugnahme auf die Druckschrift JP 09-191892 A (14) zu den Unteransprüchen Stellung bezogen und dabei die erfinderische Tätigkeit eines Verfahrens mit den nunmehr maßgeblichen Merk-malen 1.1, 3.1.1 und 3.1.1.1 in Frage gestellt wurde (vgl. Erstbescheid vom 24. August 2004 Punkt 3.7), kann dem nicht beigetreten werden. Denn die Druck-schrift (14) betrifft lediglich die enantiospezifische Herstellung von S-2-Butanol aus dem entsprechenden Keton durch stereoselektive Mikroorganismen und deren Enzyme einschließlich der üblichen Aufarbeitung. Ionenmobilitätsspektrometrie zählte vor dem Zeitrang der vorliegenden Anmeldung nicht zu den üblichen Aufar-beitungsmethoden. Die Druckschriften (9) bis (13) und (15), die allesamt enantioselektive Chiralpha-sen zum Gegenstand haben und nicht die Ionenmobilitätspektrometrie betreffen, liegen fernab vom Anmeldungsgegenstand und geben deshalb allein oder in der Zusammenschau mit den übrigen ermittelten Druckschriften keinen Anlass oder Anregung zur Anwendung von Enantiomeren als Trennsubstanzen im Driftgas oder Trägergas eines Ionenmobilitätsspektrometers. - 11 - 5. Ein Separationsverfahren gemäß Anspruch 1 erfüllt damit sämtliche Patentierungserfordernisse, so dass dieser Anspruch gewährbar ist. Von der Pa-tentfähigkeit des Anspruchs 1 getragen und deshalb gewährbar sind auch die da-rauf unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 6, die weiter-gehende, nicht selbstverständliche Ausgestaltungen eines Separationsverfahrens gemäß Anspruch 1 zum Gegenstand haben. III. R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin – vorbehaltlich des Vorliegens der weiteren Rechtsmittelvoraussetzungen, insbesondere des Vorliegens einer Be-schwer – das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Sie ist nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel gerügt wird, nämlich 1. dass das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. dass einem Beteiligten das Rechtliche Gehör versagt war, 4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertre-ten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-schweigend zugestimmt hat, 5. dass der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt wor-den sind, oder 6. dass der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. - 12 - Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmäch-tigten in elektronischer Form bei der elektronischen Poststelle des Bundesge-richtshofs, www.bundesgerichtshof.de/erv.html, einzureichen. Das elektronische Dokument ist mit einer prüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer prüfbaren fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen. Die Eignungsvoraussetzungen für eine Prü-fung und für die Formate des elektronischen Dokuments werden auf der Internet-seite des Bundesgerichtshofs www.bundesgerichtshof.de/erv.html bekannt gege-ben. Feuerlein Egerer Hoppe Lange prö

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