BPatG 15208.05BUNDESPATENTGERICHT15 W (pat) 19/09_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Beschwerdesachebetreffend die Patentanmeldung 10 2008 003 190.9-52…hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 26. März 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele sowie der Richter Dr. Egerer und Dr. Lange- 2 -beschlossen:Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. März 2009 wird aufgehoben.Das Verfahren wird zur weiteren Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.G r ü n d eI.Die Anmelder B…… GmbH reichten am 4. Januar 2008 beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung„Verfahren zum Nachweis von aktivem Schimmelpilzbefall in ver-steckter Form durch Ermittlung ihrer typischen gasförmigen Stoff-wechselprodukte mit Hilfe der Ionenmobilitätsspektrometrie“ein, die am 27. August 2009 in Form der DE 10 2008 003 190 A1 offengelegt wurde.Mit Beschluss vom 3. März 2009 wies die Prüfungsstelle für Klasse G 01 N des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurück. Dem Beschluss lag der einzige Patentanspruch in der ursprünglich eingereichten Fassung folgenden Wortlauts zugrunde:- 3 -- 4 -Die Zurückweisung der Patentanmeldung wurde mit mangelnder Offenbarung des beanspruchten Verfahrens im Sinne mangelnder Ausführbarkeit begründet, nach-dem im Erstbescheid vom 4. September 2008 auf die teilweise Widersprüchlich-keit einzelner Verfahrensschritte zueinander sowie auf Unklarheiten betreffend die Ausführung einzelner Verfahrensschritte hingewiesen worden war.Fragen der Neuheit und der erfinderischen Tätigkeit des Anmeldungsgegenstan-des blieben in dem angefochtenen Beschluss unbeantwortet, nachdem in dem Erstbescheid auf die einzige ermittelt Druckschrift DE 101 57 128 A1 ausgeführt worden war, dass der Nachweis luftgetragener bakterieller Kontamination mit IMS bereits bekannt sei und sich die wesentlichen Merkmale deren Verfahrensschritte a bis c demnach aus dieser Druckschrift ergeben.Dagegen haben die Anmelder mit Schriftsatz vom 30. April 2009, eingegangen am 30. April 2009, Beschwerde eingelegt. Mit Schriftsatz vom 3. August 2009 haben sie einen Satz von insgesamt 15 neu formulierten Ansprüchen nebst Beschwerde-begründung eingereicht und beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Erteilung eines Patents auf der Basis dieser neuformulierten Anspruchs-fassung zu beschließen. Hilfsweise beantragen sie die Gelegenheit einer Stel-lungnahme, weiter hilfsweise eine mündliche Verhandlung.Die neu formulierten Ansprüche 1 bis 15 lauten wie folgt:„1. Verfahren zum Nachweis von Schimmelpilzen in Verdachts-räumen von Gebäuden durch Nachweis von durch Schimmelpilze emittierten, mikrobiellen flüchtigen organischen Stoffwechselpro-dukten (MVOC), wobei- vor Ort eine Probe einer Raumluft eines Verdachtsraums einem tragbaren Ionenmobilitätsspektrometer (IMS) mit Nachweisgren-zen im ppt-Bereich zugeführt wird,- 5 -- im IMS die Raumluftprobe ionisiert wird, wobei die ionisierten Luftspezies ihre Ladung zumindest teilweise an die gasförmigen MVOC-Emissionen abgeben, die geladenen MVOC-Spezies ei-nem elektrischen Feld ausgesetzt werden, in welchem sie mit un-terschiedlichen Driftgeschwindigkeiten zu einem Detektor wan-dern, der ein zeitaufgelöstes Intensitätsspektrum ausgibt, das in Abhängigkeit von der Driftzeit die Intensität der geladenen MVOC-Spezies angibt,- eine Auswertung des zeitaufgelösten Intensitätsspektrums mit einer angepassten mathematischen oder chemometrischen Me-thode zur Erkennung eines Schimmelpilzbefalls durchgeführt wird.2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei die MVOC 1-Decanol, 3-Octanol, 1-Octen-ol, 3-Methyl-1-butanol, 2-Methyl-1-propanol, 2-Pentanol, Ethanol, Methanol, 3-Octanon, 2-Heptanon, 2-Hexanon, Aceton, 2-Butanon, 2-Methylfuran, 3-Methylfuran, 2-Pentylfuran, Dimethyldisulfid einzeln oder Kombinationen von diesen umfas-sen.3. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo-bei eine Identifizierung der MVOC im zeitaufgelösten Intensitäts-spektrum durchgeführt und das Ergebnis abgespeichert wird.4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo-bei die Auswertung des zeitaufgelösten Intensitätsspektrums mit einer Clusteranalyse durchgeführt wird.5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo-bei die Auswertung unter Einbeziehung von in einer Referenzdatei abgelegten Referenzspektren der Pilzstämme und/oder Referenz-spektren der MVOC durchgeführt wird.- 6 -6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo-bei die Auswertung unter Einbeziehung von Referenzspektren von einzelnen VOC anderer Quellen, VOC-Gemischen anderer Quel-len und/oder von reiner Luft durchgeführt wird.7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo-bei das IMS eine Trennsäule aufweist, die eine Abtrennung der MVOC von VOC anderer Quellen zur Vermeidung von Queremp-findlichkeiten vornimmt.8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo-bei das IMS ferner einen Photoionisationsdetektor (GC-PID) im Analysengang aufweist, der registrierte IMS-unempfindliche Sub-stanzen erfasst.9. Verfahren nach Anspruch 9, wobei der Photoionsisationsde-tektor Alkohole, Aromaten, Phosphine erfasst.10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, wobei das IMS eine be-heizbare Anreicherungseinheit aufweist, welche eine Sammlung und Abgabe der MVOC und deren Weiterleitung zum IMS durch-führt.11. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo-bei eine Klassifizierung des Grades der Schimmelpilzbelastung ausgeführt wird.12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo-bei eine Erkennung von Pilzstämmen erfolgt.- 7 -13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo-bei eine ortsaufgelöste Messung der MVOC ausgeführt wird.14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo-bei zusätzlich eine Messung der Gasfeuchte ausgeführt wird.15. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wo-bei ein netzunabhängig arbeitendes IMS verwendet wird.“Nachdem die Anmelder mit Schriftsatz vom 27. Oktober 2011 die Stellungnahme des Senats angefragt hatten, wurde eine mündliche Verhandlung für den 22. März 2012 anberaumt.Auf die weiteren telefonischen Anfragen vom 19. Januar 2012 und vom 20. Januar 2012 wurde den Anmeldern in einer Zwischenverfügung vom 23. Januar 2012 mitgeteilt, dass die Frage der Ausführbarkeit im Zusammenhang mit dem Wissen und Können des einschlägigen Fachmanns, insbesondere hin-sichtlich der Grundlagen von IMS und dessen Anwendbarkeit bei der Bestimmung von VOC bzw. von MVOC sowie gegebenenfalls erforderlicher analytischer Hilfs-maßnahmen, zu bewerten und dieses Fachwissen aber auch in die Bewertung von Neuheit und erfinderischer Tätigkeit einzubeziehen sei.Des Weiteren stehe eine abschließende Ermittlung des einschlägigen Standes der Technik im Hinblick auf die lediglich eine bisher ermittelte Druckschrift möglicher-weise noch aus, wobei eine kurze Recherche in öffentlich zugänglichen Daten-sammlungen bereits zwei vorveröffentlichte Fachartikel ergeben haben, deren In-halt zumindest die erfinderische Tätigkeit des beanspruchten Verfahrens sehr er-heblich in Frage stelle.Die Anmelder haben auf die Zwischenverfügung mit Schriftsatz vom 2. März 2012 mitgeteilt, dass sie nicht beabsichtigen, die anberaumte Verhandlung wahrzuneh-- 8 -men und auch keine geänderten Unterlagen einreichen werden. Sie beantragen Entscheidung nach Aktenlage.II.Auf die zulässige Beschwerde der Anmelder ist der angefochtene Beschluss auf-zuheben und die Sache zur weiteren Prüfung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, weil die Ausführbarkeit des bean-spruchten Verfahrens anzuerkennen ist und die Prüfungsstelle zur Neuheit und zur erfinderischen Tätigkeit noch nicht Stellung genommen hat (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 PatG).1. Die neu formulierten Ansprüche 1 bis 15 lassen sich aus den ursprünglichen Unterlagen herleiten, sodass die Offenbarung nicht zu beanstanden ist.Im Einzelnen ergeben sich - der neu formulierte Anspruch 1 aus den Teilen b und c des ursprünglichen Anspruchs i. V. m. d. ursprünglichen Beschreibung Seite 3 Absätze 3 bis 5,- Anspruch 2 aus Teil a des ursprünglichen Anspruchs,- Ansprüche 3 und 4 aus Teil c des ursprünglichen Anspruchs,- Ansprüche 5 und 6 aus Teil j des ursprünglichen Anspruchs i. V. m. d. ursprüng-lichenBeschreibung Seite 3 letzter Absatz, - Anspruch 7 aus Teil d des ursprünglichen Anspruchs,- Ansprüche 8 und 9 aus Teil e des ursprünglichen Anspruchs,- Anspruch 10 aus Teil f des ursprünglichen Anspruchs,- Anspruch 11 aus Teil g des ursprünglichen Anspruchs,- Anspruch 12 aus Teil i des ursprünglichen Anspruchs,- Anspruch 13 aus Teil k des ursprünglichen Anspruchs,- Anspruch 14 aus Teil l des ursprünglichen Anspruchs,- 9 -- Anspruch 15 aus Teil b des ursprünglichen Anspruchs.Nicht zu beanstanden ist auch die Aufstellung einer gänzlich neu formulierten An-spruchsfassung mit gegenüber dem ursprünglichen einzigen Anspruch insgesamt 15 Ansprüchen, sofern diese, wie vorliegend der Fall, in ihrer Gesamtheit nicht über die ursprünglich offenbarte Lehre hinausgehen.2. Was den Zurückweisungsgrund der fehlenden Ausführbarkeit anbelangt, so sind die im Erstbescheid der Prüfungsstelle vom 4. September 2008 zu recht be-mängelten Unklarheiten und Widersprüchlichkeiten in der neu formulierten An-spruchsfassung nicht mehr vorhanden.Zwar ist das nunmehr beanspruchte Verfahren zum Nachweis von Schimmelpilzen in Verdachtsräumen von Gebäuden durch Nachweis von durch Schimmelpilze emittierten mikrobiellen flüchtigen organischen Stoffwechselprodukten (MVOC) insbesondere bezüglich der zu detektierenden Stoffwechselprodukte und der po-tentiell vorhandenen Schimmelpilze sehr weit gefasst. Jedoch sind nach Ansicht des Senats die vom Bundesgerichtshof an die Ausführbarkeit unter Einbeziehung des Wissens und Könnens eines Fachmanns gestellten Anforderungen (vgl. BGH GRUR 2001, 813 - Taxol; BGH GRUR 2010, 916 - Klammernahtgerät) im Hinblick auf vier Ausführungsbeispiele (vgl. urspr Unterl Anl 2 Beisp 1 bis 4) sowie der be-schreibungsgestützten Erläuterung des IMS-Verfahrens unter Verweis auf die er-forderlichen Referenzspektren (vgl. urspr Unterl Anl 1 u 3) erfüllt.3. Die Prüfungsstelle hat Neuheit und erfinderische Tätigkeit in dem angefochte-nen Beschluss dahinstehen lassen und dazu noch nicht, jedenfalls nicht umfas-send geprüft.In dem Erstbescheid vom 4. September 2008 hat die Prüfungsstelle lediglich die auf die selben Anmelder zurückgehende DE 101 57 128 A1 (1) als Stand der Technik genannt und knapp abgehandelt, ohne allerdings darauf einzugehen, - 10 -dass das darin beschriebene Verfahren den Nachweis bakterieller Sporen nach deren pyrolytischem Aufschluss und Kapillartrennung der Pyrolyseprodukte be-trifft. Im Gegensatz dazu wird beim anmeldungsgemäßen Verfahren zum Nach-weis von Schimmelpilzen die Untersuchung der Raumluft per se und die Analyse der darin vorhandenen MVOC aus Schimmelpilzen vorgenommen.Es ist nicht ersichtlich, ob und inwieweit die Prüfungsstelle diesen gegenüber (1) unterschiedlichen Sachverhalt überhaupt umfassend recherchiert hat.Eine kurze Recherche seitens des Senats in öffentlich zugänglichen Datensamm-lungen hat ergeben, dass die Anwendung von IMS zur Bestimmung von MVOC, die aus dem Stoffwechsel von Schimmelpilzen herrühren und zu deren Typisie-rung dienen können, bereits geraume Zeit vor dem Zeitrang der vorliegenden An-meldung bekannt war (vgl. International Journal for Ion Mobility Spectrometry (IJIMS) 5 (2002) 3, 138-142; International Journal for Ion Mobility Spectrometry (IJIMS) 6 (2003) 2, 53-58). 4. Zu dem Anmeldungsgegenstand in der neu formulierten Anspruchsfassung hat die Prüfungsstelle deshalb den Stand der Technik anzugeben und die Prüfung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit unter Einbeziehung der beiden senatsseitig ermittelten, vorstehend genannten Druckschriften vorzunehmen.Der angefochtene Beschluss war somit aufzuheben und die Sache zur weiteren Behandlung und Entscheidung an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 3 PatG zurückzuverweisen.Feuerlein Schwarz-Angele Egerer Langeprö
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