BUNDESPATENTGERICHT 15 W (pat) 30/02 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend das Patent 197 36 737 … BPatG 152 10.99 - 2 - hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 30. Oktober 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kahr, des Richters Dr. Niklas, der Richterin Klante sowie des Richters Dr. Egerer beschlossen: 1) Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluß der Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. August 2002 aufgehoben und das Patent 197 36 737 widerrufen. 2) Der Antrag der Einsprechenden auf Rückzahlung der Be-schwerdegebühr wird zurückgewiesen. G r ü n d e I Auf die am 25. August 1997 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Pa-tent- und Markenamt das Patent 197 36 737 mit der Bezeichnung: "Verfahren zu Herstellung von oxidationsstabilen Oleinen und ihre Verwendung zur Herstellung von Wasch- und Reinigungsmitteln, kosmetischen und/oder pharmazeutischen Formulierungen, unge-sättigten Fettalkoholen oder Estern" erteilt. Die Patenterteilung wurde am 11. November 1999 veröffentlicht. - 3 - Nach Prüfung des erhobenen Einspruchs wurde das Patent durch Beschluß der Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. August 2002 in vollem Umfang aufrechterhalten. Dem Beschluß lagen die Patentansprüche 1 bis 7 gemäß DE 197 36 737 C2 mit folgendem Wortlaut zugrunde: "1. Verfahren zur Herstellung von oxidationsstabilen Oleinen mit einer Iodzahl von 60 bis 130, einem Trübungspunkt unterhalb von 11°C, die im wesentlich ungesättigte Fettsäuren enthalten, mehr als 65 Gew.-% Ölsäure, jedoch weniger als 16 Gew.-% Linolsäure, dadurch gekennzeichnet, daß man natürliche Öle und/oder Fette (a) gegebenenfalls partiell härtet, (b) in an sich bekannter Weise in Fettsäure und Gly-cerin spaltet, (c) die erhaltenen Spaltfettsäuren gegebenenfalls partiell härtet und (d) die Spaltfettsäuren einer Umnetztrennung in im wesentlichen ungesättigte Fettsäuren (Oleine) und im wesentlichen gesättigte Fettsäuren unterwirft und (e) anschließend das erhaltene Roholein destillativ aufarbeitet, mit der Maßgabe, daß mindestens eine partielle Härtung im Laufe des Gesamtverfahrens durchgeführt wird. 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß man Öle und/oder Fette auf pflanzlicher Basis einsetzt. 3. Verfahren nach den Ansprüchen 1 und/oder 2, dadurch ge-kennzeichnet, daß man die partielle Härtung vor der Fettspal-tung durchführt. - 4 - 4. Verfahren nach mindestens einem der Ansprüche 1 bis 3, da-durch gekennzeichnet, daß man die partielle Härtung an ei-nem Nickelkatalysator durchführt. 5. Verwendung der Oleine erhältlich gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4 zur Herstellung von Wasch- und Reini-gungsmitteln sowie kosmetischen und/oder pharmazeutischen Formulierungen. 6. Verwendung der Oleine erhältlich gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4 zur Herstellung von ungesättigten Fettal-koholen. 7. Verwendung der Oleine erhältlich gemäß mindestens einem der Ansprüche 1 bis 4 zur Herstellung von Estern." Die Aufrechterhaltung des Patents wurde hauptsächlich damit begründet, daß der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik nicht nur neu sei, sondern auch auf einer erfinderischen Tätigkeit be-ruhe. Gegen diesen Beschluß hat die Einsprechende Beschwerde eingelegt und zu de-ren Begründung auf ihre Schriftsätze im Einspruchsverfahren verwiesen, wonach unter Berücksichtigung des im Einspruchsverfahren befindlichen Standes der Technik der erteilte Hauptanspruch wegen fehlender Neuheit und insbesondere wegen fehlender erfinderischer Tätigkeit zu widerrufen sei. Nach Ladung zur mündlichen Verhandlung am 18. September 2003 hat die Ein-sprechende mitgeteilt, daß sie an dieser nicht teilnehmen werde und den Antrag auf Anberaumung einer mündlichen Verhandlung zurücknehme. - 5 - Sie beantragt mit Schriftsatz vom 14. Juli 2003, aufgrund der vorliegenden Aktenlage zu entscheiden und den durch die Beschwerde angegriffenen Beschluß des Deutschen Pa-tent- und Markenamts aufzuheben und das angegriffene Patent im vollen Umfang zu widerrufen. Mit Schriftsatz vom 11. September 2002 hatte sie darüber hinaus beantragt die Beschwerdegebühr zurückzuerstatten. Die Patentinhaberin hat mit Schriftsatz vom 20. August 2003 mitgeteilt, daß sie ebenfalls an der mündlichen Verhandlung am 18. September 2003 nicht teilneh-men werde. Im übrigen hat sie sich im Beschwerdeverfahren zur Sache nicht ge-äußert und auch keine Anträge gestellt. Daraufhin wurde der Verhandlungstermin aufgehoben und eine Entscheidung oh-ne mündliche Verhandlung angekündigt. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen. II Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulässig (PatG § 73) und begründet. Bezüglich ausreichender Offenbarung der Gegenstände der Patentansprüche 1 bis 7 gemäß DE 197 36 737 C2 bestehen keine Bedenken, da deren Merkmale aus den ursprünglichen Unterlagen herleitbar sind (vgl Erstunterlagen Ansprü-che 1 bis 4 und 9 bis 11 iVm Seite 8 Abs 3 der Beschreibung). - 6 - Es kann dahingestellt bleiben, ob das im Patentanspruch 1 angegebene Verfahren gegenüber der US 2 457 611 (E1) noch neu ist, denn der Patentgegenstand be-ruht auf keiner erfinderischen Tätigkeit. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von der Aufgabe auszugehen, ein technisch leicht durchzuführendes Verfahren zur Herstellung verbesserter, ins-besondere oxidationsstabiler Oleine zu entwickeln, durch das Olein auf Basis pflanzlicher Rohstoffe auch in großen Mengen zugänglich ist (vgl Streitpatent-schrift S 2 Z 30-32). Gelöst wird diese Aufgabe durch das im Patentanspruch 1 im einzelnen angege-bene Verfahren zur Herstellung von oxidationsstabilen Oleinen, bei dem man na-türliche Öle oder Fette (a) gegebenenfalls partiell härtet, (b) in an sich bekannter Weise in Fettsäure und Glycerin spaltet, (c) die erhaltenen Spaltfettsäuren gegebenenfalls partiell härtet und (d) die Spaltfettsäuren einer Umnetztrennung in im wesentlichen ungesättigte Fettsäuren (Oleine) und im wesentlichen gesät-tigte Fettsäuren unterwirft und (e) anschließend das erhaltene Roholein destillativ aufarbeitet, (f) mit der Maßgabe, daß mindestens eine partielle Härtung im Laufe des Gesamtverfahrens durchgeführt wird. Ein Verfahren zur Herstellung von Oleinen hoher Qualität mit einer solchen Abfol-ge von Reaktionsschritten war im wesentlichen bereits aus der US 2 457 611 (E1) bekannt (vgl dort die Ansprüche 1 und 7 iVm Sp 1 Z 10 bis 12, Sp 2 Z 10 bis 15 und Sp 2 Z 20 bis 44). - 7 - Dabei ist es auch zwischen den Parteien unstrittig, daß sich das in E1 beschriebe-ne Verfahren und das vorliegend beanspruchte Verfahren nur insoweit voneinan-der unterscheiden, als die im Verfahrensschritt d) zu erfolgende Trennung von un-gesättigten Fettsäuren (Oleine) und gesättigten Fettsäuren patentgemäß mittels des Umnetzverfahrens erfolgt, während in E1 zur Trennung dieses Gemischs die Kristallisation der gesättigten Säuren als feste Phase und die Gewinnung der Öl-säure als flüssige Phase beschrieben wird (vgl den Schriftsatz der Einsprechen-den vom 7. Februar 2000, S 9 Abs 1 und den am 5. April 2000 eingegangenen Schriftsatz der Patentinhaberin S 2 Abs 2). Das Umnetzverfahren, das mittlerweile zur Trennung von Oleinen und Stearinen aus Talgfettsäure üblicher Standard ist, war zwar 1948, also zum Zeitpunkt von E1 noch nicht bekannt. Es stellt indessen eine Verbesserung und Weiterentwicklung des in E1 beschriebenen Abpressverfahrens dar, was zum Anmeldetag des vorlie-genden Patents jedem Fachmann geläufig war (vgl Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie, 4. Auflage, 1976, Bd 11, S 537 li Sp Abs 2 u re Sp Abs 3 (E2) bzw Römpp, Chemie Lexikon, 9. Auflage, 1989 bis 1992, S 3095 und 3106 Stichworte "Ölsäure" bzw "Olein" (E4)). Falls der hier zuständige Fachmann, ein auf dem Gebiet der Fettchemie tätiger und erfahrener Diplomchemiker, beim Stu-dium der E1 zum Zeitpunkt der vorliegenden Anmeldung diese Variante nicht be-reits ohnehin berücksichtigt bzw gedanklich ergänzt, so bot es sich jedenfalls für ihn an, das in E1 beschriebene Verfahren in diesem Sinne zu verbessern. Ein sol-ches Vorgehen lag schon deshalb nahe, weil mit dem Umnetzverfahren die ge-nannte Trennung leichter und vollständiger und damit auch wirtschaftlicher erfolgt als beim Abpressverfahren (vgl E2 S 537 li Sp Abs 2). Selbst wenn dabei zusätzli-che überraschende Effekte, wie eine verbesserte Oxidationsstabilität des Produkts erzielt werden sollten, so kann das bei einer derartigen Sachlage das Vorliegen er-finderischer Tätigkeit nicht begründen, weil sich ein solcher Effekt zwangsläufig einstellt, wenn man diesen durch den Stand der Technik vorgegebenen Weg ein-schlägt (vgl BGH "Kosmetisches Sonnenschutzmittel" GRUR 2003, 217 und - 8 - "Hochdruckreiniger" GRUR 2003, 693 sowie die Entscheidungen des Europäi-schen Patentamts T 21/81 ABl 1983, 15 und T 69/83 ABl 1984, 357). Die im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegebenen Qualitätskriterien der herzustel-lenden Oleine betreffen, so weit sie quantifiziert sind, einen sehr breiten Bereich, in den auch die üblichen Produkte des Standes der Technik fallen (vgl E1 Beispie-le I, II und X und E2 S 537 li Sp Abs 1). Auch diese Merkmale können somit nicht für das Vorliegen einer erfinderischen Tätigkeit sprechen. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht somit im Hinblick auf den erörter-ten Stand der Technik auf keiner erfinderischen Tätigkeit, so daß dieser Anspruch nicht gewährbar ist. Die Ansprüche 2 bis 7 teilen das Schicksal des Anspruchs 1 (vgl BGH "Elektri-sches Speicherheizgerät" GRUR 1997, 120). III Dem Antrag der Einsprechenden, die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzu-ordnen, war nicht stattzugeben. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß PatG § 80 Abs 3 erfolgt nach ständiger Rechtsprechung – ebenso wie im Falle des PatG § 80 Abs 1 Satz 1 – wenn dies der Billigkeit entspricht (Schulte, PatG 6. Aufl, § 80 Rdn 67). Gründe, die eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr billig erscheinen ließen, sind im vor-liegenden Fall nicht ersichtlich. Die Einsprechende hat die Rückzahlung der Beschwerdegebühr beantragt, weil ihr das rechtliche Gehör versagt worden sei. Der Beschluß der Patentabteilung stütze sich auf Vergleichsversuche der Patentinhaberin, die die Einsprechende aufgrund von fehlenden experimentellen Daten nicht habe überprüfen können. Die Patent-- 9 - abteilung hat sich in ihrem Beschluß indessen mit den Argumenten und dem dies-bezüglichen Antrag der Einsprechenden auseinandergesetzt und diese Versuche im Beschluß nicht als entscheidungserheblich herausgestellt (vgl die Abschn 3 und 4 des angegriffenen Beschlusses). Eine die Rückzahlung der Beschwerdege-bühr rechtfertigende, fehlerhafte Sachbehandlung durch die Patentabteilung ist so-mit nicht ersichtlich. Kahr Niklas Klante Egerer Pü
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