BPatG 154 6.70 BUNDESPATENTGERICHT 15 W (pat) 302/03 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 10. November 2003 … B E S C H L U S S In der Einspruchssache betreffend das Patent 199 25 865 … - 2 - … hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. November 2003 unter Mitwirkung des Vorsit-zenden Richters Dr. Kahr, der Richterin Klante sowie der Richter Dr. Kellner und Dr. Egerer beschlossen: Das Patent wird widerrufen. G r ü n d e I. Auf die am 7. Juni 1999 eingereichte Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 199 25 865.1-25 hat das Deutsche Patent- und Markenamt ein Patent mit der Be-zeichnung "Parkettlamelle, sowie hieraus hergestelltes Parkettelement und Verfahren zur Herstellung eines Fußbodenpaneels" erteilt. Der Tag der Veröffentlichung der Patenterteilung ist der 7. März 2002. Die Patentansprüche 1 bis 4 gemäß Streitpatent haben folgenden Wortlaut: "1. Parkettlamelle mit zwei Langseiten (4, 6) und zwei Schmalsei-ten (8, 10), wobei die Stirnflächen der Langseiten und der - 3 - Schmalseiten jeweils zumindest über einen Teil ihrer Höhener-streckung mit einer Imprägnierung versehen sind. 2. Parkettlamelle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß sich die Imprägnierung über die gesamte Höhenerstreckung der Schmalseiten (8, 10) und/oder der Langseiten (4, 6) erstreckt. 3. Parkettelement mit einer Vielzahl von Parkettlamellen (2) nach Patentanspruch 1 oder 2, die auf einer Tragschicht (18) angeord-net sind. 4. Verfahren zum Herstellen eines Fußbodenpaneels, mit einer Mittel- oder Tragschicht (18), auf deren Auflagefläche ein Rückzug und auf deren Oberfläche eine Vielzahl von Parkettlamellen aufge-bracht werden, dadurch gekennzeichnet, daß die Stirnflächen der Langseiten und Schmalseiten jeder Parkettlamelle (2) vor dem Verleimen mit der Tragschicht (18) zumindest über einen Teil ihrer Höhenerstreckung mit einer Imprägnierung versehen werden.“ Der vorliegende Einspruch wendet sich mit der Begründung der mangelnden Neu-heit des Gegenstands der Patentansprüche 1 bis 3 und der mangelnden erfinderi-schen Tätigkeit des Gegenstands von Patentanspruch 4 gegen das Patent, und zwar unter Heranziehung folgender Literaturstellen: Im Einspruchsschriftsatz: (E1) WO 97/47834 A1 (E2) Lueger, Lexikon der Werkstoffe und Werkstoffprüfung, Deutsche Verlags-An-stalt, 1961, S. 388, Stichwort „Kunststoffe“, (E3) DE 82 02 573 U1 - 4 - (E4) Lexikon, Werkstofftechnik, VDI-Verlag, 1991, S. 1096, Stichwort „Versiege-lung“ und (E5) Jowat News, Ausgabe 05/99. Mit Eingabe der Einsprechenden vom 10. März 2003 eingeführt: (E6) DE 198 41 433 A1. Mit Schreiben vom 13. Oktober 2003 sind vom Senat mit Hinweis auf eine mögli-che Relevanz bezüglich der erfinderischen Tätigkeit noch folgende Druckschriften in das Verfahren eingeführt worden: (E7) EP 0 903 451 A2 und (E8) DE 296 10 462 U1. Die Patentinhaberin widerspricht dem Vorbringen der Einsprechenden und reicht in der mündlichen Verhandlung als Hauptantrag eine geänderte Anspruchsfas-sung mit den Patentansprüchen 1 und 2 folgenden Wortlauts ein: "1. Parkettelement mit einer Vielzahl von Parkettlamellen (2) zwi-schen denen in Längs- und in Querrichtung Stoßfugen (28, 30) ausgebildet sind und die auf einer Tragschicht (18) mit Schmalsei-ten (8’, 10’) und mit Langseiten (4’, 6’) angeordnet sind, an denen eine Nut (20) bzw. eine Feder (22) ausgebildet ist und die zumin-dest über einen Teil ihrer Höhenerstreckung mit einer Imprägnie-rung versehen sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Stirnflä-chen der Langseiten (4, 6) der Parkettlamellen (2) über einen Teil ihrer Höhenerstreckung und die Stirnflächen der Schmalseiten (8, 10) der Parkettlamellen (2) über die gesamte Höhenerstreckung ebenfalls mit einer Imprägnierung versehen sind, so dass die Par-- 5 - kettlamellen (2) an den Stoßfugen (28, 30) gegen Feuchtigkeits-eintritt geschützt sind. 2. Verfahren zum Herstellen eines Parkettelements, mit einer Lang- und Schmalseiten (4’, 6’; 8’, 10’) aufweisenden Tragschicht (18) auf deren Auflagefläche ein Rückzug und auf deren Oberflä-che eine Vielzahl von Parkettlamellen (2) aufgebracht werden, wo-bei an Langseiten (4’, 6’) der Tragschicht (18) eine Nut (20) bzw. eine Feder (22) ausgebildet werden und zumindest über einen Teil ihrer Höhenerstreckung eine Imprägnierung aufgebracht wird, da-durch gekennzeichnet, dass auch die Langseiten (4, 6) der Par-kettlamellen (2) über einen Teil ihrer Höhenerstreckung und deren Schmalseiten (8, 10) über die gesamte Höhenerstreckung vor dem Verleimen mit einer Imprägnierung versehen werden, so dass die Parkettlamellen (2) an den Stoßfugen (28, 30) gegen Feuchtig-keitseintritt geschützt sind. Die mit Schreiben vom 24. Oktober 2003 eingereichte Anspruchsfassung mit den Patentansprüchen 1 bis 3 wird von der Patentinhaberin als Hilfsantrag weiterver-folgt: "1. Parkettelement mit einer Vielzahl von Parkettlamellen (2), die auf einer Tragschicht (18) mit Schmalseiten (8’, 10’) und mit Lang-seiten (4’, 6’) angeordnet sind, an denen eine Nut (20) bzw. eine Feder (22) ausgebildet ist und die zumindest über einen Teil ihrer Höhenerstreckung mit einer Imprägnierung versehen sind, da-durch gekennzeichnet, dass die Stirnflächen der Schmalseiten (8, 10) und der Langseiten (4, 6) der Parkettlamellen (2) jeweils zu-mindest über einen Teil ihrer Höhenerstreckung ebenfalls mit einer Imprägnierung versehen sind, wobei diese durch Streichen oder Aufwalzen aufgebracht ist. - 6 - 2. Parkettelement nach Patentanspruch 1, wobei sich die Impräg-nierung über die gesamte Höhenerstreckung der Schmalseiten (8, 10) und/oder der Langseiten (4, 6) erstreckt. 3. Verfahren zum Herstellen eines Parkettelements mit einer Lang- und Schmalseiten (4’, 6’; 8’, 10’) aufweisenden Mittel- oder Tragschicht (18) auf deren Auflagefläche ein Rückzug und auf de-ren Oberfläche eine Vielzahl von Parkettlamellen (2) aufgebracht werden, wobei an Langseiten (4’, 6’) der Tragschicht (18) eine Nut (20) bzw. eine Feder (22) ausgebildet werden und zumindest über einen Teil ihrer Höhenerstreckung eine Imprägnierung aufgebracht wird, dadurch gekennzeichnet, dass auch die Schmalseiten (8, 10) und die Langseiten (4, 6) der Parkettlamellen (2) jeweils zumin-dest über einen Teil ihrer Höhenerstreckung mit einer Imprägnie-rung versehen werden, wobei diese durch Aufstreichen oder Auf-walzen aufgebracht wird.“ Die Patentinhaberin führt aus, sowohl die nunmehr eingeschränkten Gegenstände nach Hauptantrag als auch die Gegenstände nach Hilfsantrag seien gegenüber den im Verfahren befindlichen Druckschriften nicht nur neu, sondern beruhten auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. Sie beantragt, das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhal-ten: gemäß Hauptantrag Ansprüche 1 und 2 sowie Beschreibung Sp 1 - 3, jeweils über-reicht in der mündlichen Verhandlung, 1 Blatt Zeichnungen mit Fi-guren 1 - 3 gemäß DE 199 25 865 C2; - 7 - gemäß Hilfsantrag, Ansprüche 1 - 3 vom 24. Oktober 2003, eingegangen am 28. Ok-tober 2003 in Verbindung mit einer noch anzupassenden Be-schreibung und 1 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 - 3 gemäß DE 199 25 865 C2. In der mündlichen Verhandlung bezieht sich die Einsprechende auf ihren schrift-sätzlichen Vortrag und ergänzt ihn. Sie trägt somit insgesamt hinsichtlich der Ge-genstände nach Hilfsantrag die Einwände der fehlenden Neuheit gegenüber (E6) und der mangelnden erfinderischen Tätigkeit gegenüber (E3) in Verbindung mit (E7) bzw (E8) vor. Zu den Gegenständen nach dem geltenden Hauptantrag macht die Einsprechende keine weiteren substantiierten Angaben mehr. Die Einsprechende stellt den Antrag, das Patent zu widerrufen. Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen. II. Der Senat entscheidet im Einspruchsverfahren auf Grund mündlicher Verhandlung in entsprechender Anwendung von § 78 PatG, nachdem die Einsprechende in ih-rem Einspruchsschriftsatz und die Patentinhaberin in der Erwiderung auf den Ein-spruch jeweils hilfsweise Terminsantrag gestellt haben (vgl auch BPatG, 34. Se-nat, Mitt 2002, 417). - 8 - Die Entgegenhaltung Jowat News, Ausgabe 05/99 (E5) wird mangels ausreichen-dem Sachvortrag bezüglich der Zugänglichkeit für die Öffentlichkeit einvernehm-lich als nicht vorveröffentlicht behandelt. III. Der zulässige Einspruch führt zum Erfolg. Das Patent war zu widerrufen. Die Merkmale des Gegenstands der Anspruchsfassung nach Hauptantrag lassen sich aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen (vgl die damit übereinstim-mende Offenlegungsschrift, Patentansprüche 1 bis 5 iVm Sp 1 Z 63 bis Sp 2 Z 12, Sp 2 Z 29-31, Sp 2 Z 45-56, Sp 2 Z 59, Sp 3 Z 8-23, Sp 3 Z 23-26 und Sp 3 Z 34-40) bzw aus der Patentschrift (Patentansprüche 1 bis 4 iVm Sp 1 Z 62 bis Sp 2 Z 6, Sp 2 Z 23-25 und Sp 3 Z 2-27) herleiten und sind insofern hinsichtlich der ur-sprünglichen Offenbarung nicht zu bemängeln. Auch bezüglich der Offenbarung der geltenden Anspruchsfassung nach Hilfsan-trag bestehen keine Bedenken, da die Merkmale der geltenden Patentansprüche aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen (vgl die damit übereinstimmende Offenlegungsschrift, Patentansprüche 1 bis 5 iVm Sp 1 Z 63 bis Sp 2 Z 12, Sp 2 Z 29-31, Sp 2 Z 45-56, Sp 2 Z 59, Sp 3 Z 8-13, Sp 3 Z 23-26, Sp 3 Z 34-40 und Sp 3 Z 46-48) bzw aus der Patentschrift (Patentansprüche 1 bis 3 iVm Sp 1 Z 62 bis Sp 2 Z 6, Sp 2 Z 23-25, Sp 3 Z 17-27 und Sp 3 Z 40-42) zu entnehmen bzw herleitbar sind. Bei den Gegenständen des jeweiligen Patentanspruchs 1 von Haupt- und Hilfsan-trag handelt es sich damit um Parkettelemente, die an ihren Schmalseiten (8’, 10’) und ihren Langseiten (4’, 6’) jeweils zumindest über einen Teil ihrer Höhenerstre-ckung mit einer Imprägnierung versehen sind. Durch die Imprägnierung der La-mellen entsprechend den Vorgaben dieser Patentansprüche sind dann diese - 9 - Merkmale der zumindest teilweisen Imprägnierung der Schmal- und Langseiten in einer Minimalausprägung automatisch bzw von selbst erfüllt, soweit die Seitenflä-chen der Randlamellen gleichzeitig die Seitenflächen der Deckschicht der Parkett-elemente darstellen. Die Neuheit der Gegenstände von Haupt- und Hilfsantrag kann jeweils dahinge-stellt bleiben, weil sowohl der Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Hauptan-trags als auch der Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Hilfsantrags im Hin-blick auf die Merkmale aus der Offenbarung des Stands der Technik in entspre-chender Weise nicht auf erfinderischer Tätigkeit beruhen. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von der Aufgabe auszugehen, dass aus Lamellen hergestellte Parkettelemente hinsichtlich ihrer Feuchtigkeitsbe-ständigkeit weiter verbessert werden sollen (vgl Streitpatent Sp 1 Z 39 bis 42). Gelöst wird die Aufgabe durch die Merkmale der Gegenstände nach den gelten-den Anspruchsfassungen. Aus der Druckschrift DE 82 02 573 U1 (E3) sind Parkettelemente mit einer Viel-zahl von Parkettlamellen (dort Bezugszeichen 4) bekannt, die auf einer Trag-schicht (dort Unterschicht 6) mit Schmalseiten und mit Langseiten angeordnet sind, an denen eine Nut (dort 8) bzw. eine Feder (dort 10) ausgebildet ist (vgl (E3) Schutzanspruch 1 Z 1-3 iVm S 3, zweiter Absatz sowie S 6, Z 10-19 und Figu-ren 1-5). Die Oberseite dieser Parkettelemente ist fertig geschliffen und fertig ver-siegelt (vgl (E3) S 3, zweiter Absatz sowie S 4, Z 10-19). Nach „Lexikon, Werk-stofftechnik, VDI-Verlag, 1991, S 1096, Stichwort „Versiegelung“ (E4)“ wird der Begriff Versiegelung im Sinne von Imprägnierung angewandt. Dabei ist der Fach-welt bekannt, dass eine Versiegelung, also Imprägnierung von Parkettelementen zum Schutz des Holzes gegen mechanische Einflüsse, aber auch gegen das Ein-dringen von Feuchtigkeit erfolgt. - 10 - Ein Verlegen von Holzlamellen in der Art, dass Stöße zwischen zwei Lamellen-schmalseiten neben etwa der Mitte der Längskante der Nachbarlamellen im Sinne der in Figur 2 zum geltenden Patentanspruch 1 nach Hauptantrag dargestellten Ausführungsform auftreten, ist der Fachwelt nach übereinstimmender Aussage der Parteien ebenfalls bekannt (vgl dazu auch EP 0 903 451 A2 (E7) Fig 1). Dies gilt auch, wenn in den Figuren von (E3) lediglich ein Nebeneinander von Lamellen dargestellt ist, bei dem die schmalseitigen Enden der Lamellen alle in einer Flucht liegen und zwar dort sogar ganz ohne Ausbildung von Stößen zufällig übereinstim-mend mit dem Rand des Parkettelements. Zur Lösung der streitpatentgemäßen Aufgabenstellung, einer Verbesserung der Feuchtigkeitsbeständigkeit solcher bekannter Parkettelemente, ist der Fachmann nun gehalten, einschlägige Literatur zu berücksichtigen und findet dazu neben etli-chen anderen Schriften beispielsweise (E7). Diese lehrt ihn, eine oder mehrere Seiten, also auch Stöße zwischen einzelnen Fußbodenbestandteilen, insbesonde-re Paneelen durch Imprägnieren vor Feuchtigkeit zu schützen (vgl dort insbeson-dere Patentanspruch 1 iVm Sp 1 Z 15-18). Dabei ist zwar im Hinblick auf die Figu-ren von (E7) bevorzugt eine Imprägnierung der Seitenflächen von mit Nut und Fe-der versehenen Paneelen dargestellt, doch die in Worten formulierte Lehre geht durch den Bezug auf Fußbodenbestandteile als Teile von Paneelen darüber hin-aus. Auch Lamellen zur Herstellung von Parkettelementen bzw Paneelen (vgl Streitpatent Ansprüche 3 und 4) sind als Fußbodenbestandteile im Sinne von Un-tereinheiten von Paneelen zu verstehen und so umfasst die Lehre von (E7) bei Auftreten eines Feuchtigkeitsproblems an den Stößen zwischen einzelnen Lamel-len zwanglos gleichermaßen eine Imprägnierung an den Seitenflächen der Lamel-len. Somit bedurfte es keiner erfinderischen Tätigkeit, in Kenntnis der Druckschriften (E3) und (E7) für die Verbesserung der Feuchtigkeitsbeständigkeit von Parkettele-menten nicht nur an den Lang- und Schmalseiten der Elemente (Paneele), son-- 11 - dern auch an den Lang- und Schmalseiten der Lamellen eine Imprägnierung vor-zusehen. Nun weist zwar die streitpatentgemäße Lehre gemäß Hauptantrag die Besonder-heit auf, dass einerseits die Schmalseiten der Lamellen zwingend über die gesam-te Höhenerstreckung zu imprägnieren seien und andererseits an den Langseiten nur eine Imprägnierung über einen Teil der Höhenerstreckung der Lamellen vorge-sehen ist. Dies vermag eine erfinderische Tätigkeit jedoch nicht zu begründen. Praktisch bedeutet diese Formulierung nämlich, dass auch die Langseiten der La-mellen etwa zu 99%, also fast vollständig imprägniert sein können. Nun weist aber eine fast vollständig imprägnierte Seitenfläche einer Lamelle gegenüber einer zwingend vollständig imprägnierten hinsichtlich der Feuchtigkeitsbeständigkeit praktisch keinen Unterschied auf, so dass sich in diesem Grenzbereich der techni-schen Lehre nach dem Streitpatent kein technisch relevanter Unterschied zu der dem Stand der Technik impliziten Lehre ergibt, Lang- und Schmalseiten von Pa-neelen gleich (vollständig) zu beschichten (vgl zB (E7) Sp 1 Z 51 bis Sp 2 Z 7 und Sp 2 Z 42-47 iVm den Figuren). Bezüglich der Bewertung des Vorliegens einer er-finderischen Tätigkeit kann sich dann auch kein patentrechtlich relevanter Unter-schied zwischen den Lehren des Streitpatents und des Stands der Technik erge-ben. Selbst in den Bereichen der streitpatentgemäßen Lehre, in der ein messbarer und deutlicher Unterschied im Ausmaß der Imprägnierung von Lang- und Schmalsei-ten vorliegt, war es am Anmeldetag naheliegend, dem Feuchtigkeitsschutz von Holz an seiner Stirnseite, also zB einer Imprägnierung an der Schmalseite von La-mellen für Fertigparkettelemente besondere Sorgfalt zu widmen, was ggf durch vollflächiges Auftragen von Schutzmitteln zu erreichen ist. Senat und Parteien wa-ren sich nämlich einig, dass das Wissen um die erhöhte Feuchtigkeitsempfindlich-keit von Holz an seiner Stirnseite (entspricht der Schmalseite der Lamelle) zu den - 12 - Grundkenntnissen der einschlägigen Fachwelt gehört. Für das Anerkennen einer erfinderischen Leistung bleibt also auch insofern kein Raum. Die Patentinhaberin hat zur Stützung ihres Vorbringens einen nachveröffentlichten Katalogauszug der Firma Terhürne „Fertigparkett“ vorgelegt. Damit hat sie belegt, dass das Problem von feuchtigkeitsempfindlichen Stoßfugen in der Fachwelt vor-handen und bekannt sei, und dass sich der Herausgeber des Katalogs nun der Lö-sung dieses Problems durch Imprägnierung zwischen den Stirnseiten der Lamel-len berühme. Aber auch die Würdigung dieser Argumentation vermag schließlich an der patentrechtlichen Einschätzung des Gegenstands von Anspruch 1 nach Hauptantrag, bei dem die Existenz von Stoßfugen zwingend vorausgesetzt wird, nichts zu ändern. Gerade wenn das Problem nämlich bekannt und in dieser Weise zu lokalisieren war, war es auch nahe gelegt, in Kenntnis des einschlägigen, vorveröffentlichten Stands der Technik zur mit dem Hauptantrag, aber auch zu der mit dem Hilfsan-trag beanspruchten Lösung zu kommen. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ist nämlich bezüglich der dort fehlenden Merkmale „Parkettlamellen (2) zwischen denen in Längs- und in Querrichtung Stoßfugen (28, 30) ausgebildet sind“ und „wobei die Stirnflächen der Schmalseiten (8, 10) der Parkettlamellen (2) über die gesamte Höhenerstreckung ebenfalls mit einer Imprägnierung versehen sind“ an sich weiter gefasst, als der Gegenstand von Patentanspruch 1 nach Hauptan-trag. Lediglich aufgrund der Tatsache, dass im Hilfsantrag als zusätzliches Merk-mal erscheint, dass die Imprägnierung - 13 - „durch Streichen oder Aufwalzen aufgebracht ist“, ist in gewissem Sinne auch die Annahme einer engeren Begrenzung des so defi-nierten Gegenstands möglich. Während demnach die Argumentation hinsichtlich der fehlenden erfinderischen Tätigkeit des Gegenstands nach Patentanspruch 1 des Hauptantrags mit Bezug auf die im Patentanspruch 1 des Hilfsantrags fehlenden oder weiter gefassten Merkmale erst recht zutrifft, vermag auch die Begrenzung auf gestrichene oder aufgewalzte Imprägnierungen im Hilfsantrag die Existenz einer erfinderischen Tä-tigkeit nicht zu begründen. Dieses zusätzliche Merkmal betrifft nämlich Verfahrensschritte, so dass durch de-ren Aufnahme in den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag ein partieller „product by process“ Anspruch entstanden ist. Solche Verfahrensschritte können aber in ei-nem Sachanspruch nur dann überhaupt eine Bedeutung haben, wenn sie zwin-gend gegenständliche Merkmale und damit insbesondere gegenständliche Unter-schiede zum Stand der Technik zur Folge hätten. Ein solcher gegenständlicher Unterschied zur nach (E7) aufgesprühten Imprägnie-rung kann aber auf Grund dieses, in den auf ein Parkettelement gerichteten Sach-anspruch 1 aufgenommenen Merkmals einer gewalzten oder gestrichenen Im-prägnierung nicht erkannt werden. Unabhängig davon wären „Aufsprühen“, „Aufwalzen“ und „Aufstreichen“ sogar als Verfahrensmerkmale in einem Verfahrensanspruch jedenfalls im Zusammenhang mit den nach dem Streitpatent zu erzielenden Eigenschaften der Imprägnierung fachnotorisch austauschbar. Die nach den jeweiligen Patentansprüchen 1 von Haupt- und Hilfsantrag bean-spruchten Parkettelemente sind daher mangels erfinderischer Tätigkeit nicht pa-- 14 - tentfähig. Mit den Patentansprüchen 1 fallen jeweils auch alle übrigen Patentan-sprüche, ohne dass es einer Prüfung und Begründung dahingehend bedarf, ob diese etwas Schutzfähiges enthalten (BGH, GRUR 1997, 120 – Elektrisches Spei-cherheizgerät). Kahr Klante Kellner Egerer Pü/Ko
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