BPatG 15405.11BUNDESPATENTGERICHT15 W (pat) 321/06_______________(Aktenzeichen)Verkündet am20. Juni 2011…B E S C H L U S SIn der Einspruchssachebetreffend das Patent 100 02 253…- 2 -…hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Juni 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richterinnen Schwarz-Angele und Dipl.-Chem. Zettler sowie des Richters Dr. Langebeschlossen:Das Patent DE 100 02 253 wird widerrufen.G r ü n d eI.Auf die am 20. Januar 2000 eingereichte Patentanmeldung 100 02 253.7 hat das Deutsche Patent- und Markenamt ein Patent mit der Bezeichnung"Verwendung einer Beschichtung für Oberflächen von Textilma-schinenkomponenten"erteilt. Der Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 15. Dezember 2005.- 3 -Das Patent umfasst einen Patentanspruch mit folgendem Wortlaut:"1. Verwendung einer Beschichtung, bestehend aus mindestens drei Komponenten:einer Matrix, in welcher mindestens eine Hartstoffpartikel ent-haltende Komponente und mindestens eine antiadhäsiv wir-kende Partikel enthaltende Komponente eingelagert sind, für Oberflächen von Textilmaschinenkomponenten."Gegen das Patent haben die S… GmbH, D…straße inS1…, mit Schriftsatz vom 9. März 2006, eingegangen am 10. März 2006beim Deutschen Patent- und Markenamt, sowie die S2… GmbH & Co. KG,L…straße in M…, umfirmiert in O…… GmbH & Co. KG, L1… Straße 65 in R…, mit Schriftsatz vom14. März 2006, eingegangen per Telefax am 15. März 2006 beim Deutschen Pa-tent- und Markenamt, Einspruch erhoben und übereinstimmend beantragt, das Pa-tent in vollem Umfang zu widerrufen, hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzu-beraumen.Die Einsprechende S… GmbH begründet ihren Einspruch da-mit, dass der Gegenstand des Patentanspruchs nicht patentfähig sei, weil er ge-genüber der US 5 086 615 A nicht neu sei, zumindest aber gegenüber einer Kom-bination von DE 27 50 456 B1 mit DE 35 43 428 A1 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Darüber hinaus macht sie noch geltend, der Anspruch 1 sei un-klar formuliert und stehe im Widerspruch zur Beschreibung.- 4 -Sie stützt ihr Vorbringen auf folgende Druckschriften:D1 DE 43 41 537 A1D2 JP 02-259097 AD3 US 5 086 615 AD4 US 4 666 786 AD5 DE 27 50 456 B1D6 DE 35 43 428 A1D7 M. D. Feldstein, "Composite Electroless Nickel Coatings for the Aero-space & Airline Industries", Plating & Surface Fini-shing, Nov. 1998, Seite 248, 251D8 N. Feldstein, M. Feldstein, "Composite Electroless Nickel Coatings for the Gear Industry", Gear Technology. The Jour-nal of Gear Manufacturing, 1997.Die weitere Einsprechende, die O… GmbH & Co. KG, begründetihren Einspruch damit, der Gegenstand des Patentanspruchs beruhe gegenüber dem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Weiter macht sie geltend, die Erfindung sei nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne, weil im Patentanspruch nicht angegeben sei, wo-raus die Matrix bestehe.Sie stützt ihren Einspruch auf folgende Druckschriften:E1 DE 196 38 190 A1E2 DE 196 52 062 A1E3 DE 197 02 697 A1E4 DE 198 25 906 A1E5 DE 34 34 027 A1E6 DE 696 02 566 T2E7 DE 38 36 833 A1.- 5 -Die Patentinhaberin hat zum Einspruchsvorbringen keine sachliche Stellungnah-me abgegeben.Auf die Terminsladung vom 20. April 2011 zur mündlichen Verhandlung hat die Patentinhaberin per E-Mail vom 3. Mai 2011 mitgeteilt, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde und um eine wohlwollende Abwägung der Sachverhältnisse gebeten.Mit Schreiben vom 9. Juni 2011, vorab eingegangen per Telefax am 9. Juni 2011, hat die Einsprechende O… GmbH & Co. KG mitgeteilt, dass sie ebenfalls ander mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde, jedoch ihren Antrag auf voll-ständigen Widerruf des Streitpatents aufrechterhalte.Die Einsprechende S… GmbH hat mit Schriftsatz vom15. Juni 2011, vorab eingegangen per Telefax am 15. Juni 2011, die Rücknahme ihres Einspruchs erklärt.Zur mündlichen Verhandlung am 20. Juni 2011 sind die Patentinhaberin sowie die verbliebene Einsprechende O… wie angekündigt nicht erschienen.Die Einsprechende hat schriftsätzlich den Antrag gestellt,das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.Die Patentinhaberin hat keinen Antrag gestellt.Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.- 6 -II.Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG für die Entscheidung über die Einsprüche zuständig, die in der Zeit vom 1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind (BGH GRUR 2007, 859 – Informa-tionsübermittlungsverfahren I und BGH GRUR 2007, 862 – Informationsübermitt-lungsverfahren II sowie BGH GRUR 2009, 184 – Ventilsteuerung).Die frist- und formgerecht eingelegten Einsprüche sind zulässig, weil in den Ein-spruchsschriftsätzen die Tatsachen, die die Einsprüche rechtfertigen, im Einzelnen so angegeben sind, dass die Merkmale des Patentanspruchs erteilter Fassung im konkreten Bezug zum genannten Stand der Technik gebracht wurden. Die Patent-inhaberin und der Senat haben daraus abschließende Folgerungen für das Vorlie-gen oder Nichtvorliegen der geltend gemachten Widerrufsgründe ohne eigene Er-mittlungen ziehen können (§ 59 Abs. 1 PatG).Nach Rücknahme des Einspruchs der S… GmbH endet de-ren Beteiligung am Einspruchsverfahren.Dagegen hat der zulässige Einspruch der Miteinsprechenden O…… GmbH & Co. KG in der Sache Erfolg und führt zum Widerruf des Patents.III.1. Nach den Angaben in der Patentschrift Absatz [0001] betrifft das Streitpatent die Verwendung einer Beschichtung für Oberflächen von Textilmaschinenkompo-nenten nach dem Patentanspruch 1. Im Speziellen betrifft die Erfindung eine ver-schleißfeste Oberflächenbeschichtung für Komponenten von Offenend-Spinnma-schinen (OE-Spinnmaschinen).- 7 -Im Absatz [0002] ist ausgeführt, dass aus der DE 43 41 537 A1 und JP 02-259097 A Beschichtungen bekannt seien, bei denen Hartstoffpartikel und Schmiermittel in einer Matrix eingebunden seien. Die Schmiermittel seien aller-dings nicht mit antiadhäsiv wirkenden Substanzen gleichzusetzen, da Schmiermit-tel auf der Oberfläche des zu schmierenden Partners hafteten, um eine geringe Reibung zu erzeugen. Diese Reibungsreduzierung erfolge dabei durch die Beweg-lichkeit der Schmierstoffbestandteile zueinander ("verschmieren"). Bei Textilma-schinenkomponenten, die in unmittelbarem textilen Kontakt ständen, spiele hinge-gen die Schmierung der textilkontaktierenden Oberflächen keine Rolle (Ab-satz [0003]). Bekannt seien auch sog. Dispersionsschichten, wie z. B. Nickel-Dia-mant oder auch Nickel-Teflon®. Die Nickel-Diamant-Schicht habe sich als Ver-schleißschutzschicht mit ausgezeichneten textiltechnologischen Parametern etab-liert. Die Reibung lasse sich bei dieser Schicht durch den Anteil Diamantpulver und dessen Korngröße bzw. Korngrößenverteilung exakt einstellen (Ab-satz [0005]). Bedingt durch die textiltechnologisch erforderliche Rauheit sei Nach-teil dieser Beschichtung, dass Polymerabrieb, Faserbruchstücke oder organische und anorganische Faserbestandteile wie Mineralien, Trash, Wachse und Avivagen auf dieser Oberfläche anhafteten. Zudem beobachte man bei diesen Schichten im-mer ein Einlaufen derart, dass sich die Eigenschaften dieser Oberflächen neben dem klassischen Verschleiß kurzfristig durch o. g. Abschmierungen und Zusetzen u. ä. änderten (Absatz [0006]). Die Ni-Teflon®-Schicht habe dagegen im Textilma-schinenbau nur ein begrenztes Einsatzgebiet. Die geringe Reibung bei relativ gu-ter Verschleißfestigkeit sei das charakteristische Merkmal dieser Schicht (Ab-satz [0007]).2. Vor diesem technischen Hintergrund bezeichnet es die Streitpatentschrift in Ab-satz [0008] als zu lösendes technisches Problem, eine Beschichtung auf Oberflä-chen von Textilmaschinenkomponenten zu verwenden, die scheinbar wider-sprüchliche Eigenschaften, nämlich hohe, gezielt einstellbare Reibung und Ver-schleißfestigkeit bei geringer Adhäsions- und Verschmutzungsneigung (Selbstrei-nigungseffekt), miteinander vereint.- 8 -3. Zur Lösung dieser Aufgabe beschreibt der erteilte Patentanspruch, nach Merk-malen gegliedert, dieM1 Verwendung einer Beschichtung für Oberflächen von Textil-maschinenkomponenten;M2 die Beschichtung besteht aus mindestens drei Komponen-ten:M2.1 einer Matrix, wobei in die Matrix eingelagert sindM2.2 mindestens eine Hartstoffpartikel enthaltende Komponente undM2.3 mindestens eine antiadhäsiv wirkende Partikel enthaltende Komponente.4. Ständiger Rechtsprechung folgend setzt die Prüfung, ob der Gegenstand eines Patentes nach den §§ 1 bis 5 PatG patentfähig ist, grundsätzlich die Ermittlung des Gegenstandes der Patentansprüche voraus. Dazu ist der Patentanspruch un-ter Heranziehung der Beschreibung und ggfls. Zeichnungen aus Sicht des von der Erfindung angesprochenen Fachmannes auszulegen und festzustellen, was sich aus den Merkmalen des Patentanspruches im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellte technische Lehre ergibt. Demnach ist bei der Bestim-mung des Gegenstandes nicht allein der Wortlaut der Ansprüche oder dessen Verständnis im allgemeinen Sprachgebrauch zugrunde zu legen, sondern viel-mehr das, was der fachkundiger Leser dem jeweiligen Anspruch, gegebenenfalls eben auch unter Heranziehung der Beschreibung, entnimmt. Der Patentanspruch ist danach nicht wörtlich in philologischer Betrachtung, sondern seinem techni-schen Sinn nach aufzufassen, das heißt der Erfindungsgedanke muss unter Er-mittlung von Aufgabe und Lösung bestimmt werden, wie sie sich in der Patent-schrift ergeben, welche im Hinblick auf die gebrauchten Begriffe ihr eigenes Lexi-kon darstellt (BGH GRUR 1999, 909, 912 - Spannschraube). Hierbei darf der Ge-samtzusammenhang nicht aus dem Auge verloren werden, da Feststellungen zum Inhalt einzelner Merkmale stets nur dazu dienen, schrittweise den allein maßgebli-- 9 -chen Wortsinn des Patentanspruchs als einer Einheit zu ermitteln (BGH GRUR 2006, 311, 312 – Baumscheibenabdeckung m. w. H.).Im Zusammenhang damit wird der angesprochene Fachmann daher erkennbare Fehler im Anspruch einschließlich ihm ersichtliche problematische Anweisungen oder sprachliche Formulierungen in einer dem Zweck der offenbarten Lösung ent-sprechenden Weise aufzulösen versuchen und davon ausgehen, dass der Vor-schlag der Patentschrift auf eine sinnvolle Anwendung gerichtet ist (vgl. BGH GRUR 2007, 859 – Informationsübermittlungsverfahren I m. w. N.; BGH Mitt. 2002, 176, 177 II.2.aa) – Gegensprechanlage; BGH GRUR 1999, 909, 2. Leitsatz, 911 III.3.a) – Spannschraube).Diesen Grundsätzen folgend ergibt sich im vorliegenden Fall für den Fachmann unter Heranziehung der Beschreibung eindeutig, welcher Gegenstand des Patent-anspruches 1 mit der Erteilung unter Schutz gestellt worden ist, nämlich die Ver-wendung einer mindestens drei Komponenten enthaltenden Beschichtung aus ei-ner Matrix, in die mindestens zwei verschiedene Stoffe eingelagert sind:ein oder mehrere Komponenten von Hartstoffpartikeln, wie z. B. Diamant oder Siliziumkarbid oder Borkarbid, Chromoxid, o. a. undein oder mehrere Komponenten von antiadhäsiv wirkenden Parti-keln, wie z. B. Polytetrafluorethylen (Teflon®), Silikon, Polypropy-len, HDPE, usw. (Absatz [0010]).Des Weiteren nennt die Streitpatentschrift in Absatz [0012] Nickel bzw. Nickel-Phosphor als einen Matrixwerkstoff mit guter Wärmeleitfähigkeit und guter Anlass-härte, wobei durch Einlagerung von Hartstoff und Kunststoffpartikeln sowohl des-sen Reibungs- als auch antiadhäsiven Eigenschaften verbessert werden. Hierbei lässt sich die Reibung gezielt durch die Hartstoffpartikel (Absatz [0013]) und die - 10 -selbstreinigenden, antiadhäsiven Eigenschaften durch die Kunststoffpartikel ein-stellen (Absatz [0014]).Dass diese Beschichtung nicht ausschließlich – trotz der Wendung in Merkmal M2"besteht" – nur diese drei Komponenten enthalten muss, ergibt sich aus dem Wort "mindestens" i. V. m. Absatz [0018] der Streitpatentschrift. Dort heißt es, dass zur Verringerung der Adhäsionsneigung und zum Korrosionsschutz zusätzlich noch Phosphor eingebaut werden kann und die Zugabe von Bor die Verschleißfestigkeit erhöht. Insofern ‚umfasst’ die Beschichtung mindestens die drei im Patentan-spruch genannten Komponenten.Die ebenfalls angegriffene sprachliche Fassung der Merkmale M2.2 (mindestens eine Hartstoffpartikel enthaltende Komponente) und M2.3 (mindestens eine anti-adhäsiv wirkende Partikel enthaltende Komponente) versteht der Fachmann da-hingehend, dass nicht nur eine Sorte von Hartstoffpartikeln bzw. Kunststoffparti-keln, sondern auch Mischungen von verschiedenen Hartstoffpartikeln bzw. Mi-schungen von verschiedenen Kunststoffpartikeln eingesetzt werden können (vgl. Absatz [0010]).Betreffend die seitens der Einsprechenden geltend gemachte mangelnde Klarheit des Patentanspruches teilt der Senat somit die Ansicht der Einsprechenden nicht, weil sich für den Fachmann aus der Beschreibung des Streitpatents zweifelsfrei ergibt, was unter der Matrix zu verstehen ist und dass ersichtlich auch Mischungen aus verschiedenen Partikeln der beiden Partikel-Komponenten eingesetzt werden können. Infolgedessen liest der Fachmann im Hinblick auf die Wendung "besteht" hier ersichtlich ein "enthalten" oder "umfassen" mit.5. Zuständiger Fachmann ist ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenwesen, der aufgrund seiner Ausbildung und langjährigen Berufserfahrung, etwa in der Ent-wicklungsabteilung eines einschlägigen Unternehmens, über fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der Werkstoffkunde und der Beschichtungstechnologie verfügt. - 11 -Der hier maßgebliche Fachmann besitzt demnach auch spezielle Kenntnisse über anwendungsorientierte Aspekte von Materialien. Er arbeitet bei der Entwicklung von Textilmaschinen in einem Team mit einem Textilingenieur zusammen.III.Der Gegenstand des Patentanspruchs in der erteilten Fassung ist nicht patentfä-hig.1. Gegen die Zulässigkeit des Patentanspruchs erteilter Fassung bestehen keine Bedenken, denn er findet seine Offenbarung in den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen, hier insbesondere im Anspruch 11.2. Der Gegenstand des Patentanspruchs ist ausreichend offenbart. Das Streitpa-tent beschreibt die Erfindung so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen kann (§ 21 Satz 1 Nr. 2 PatG).Ständiger Rechtsprechung folgend fehlt es an der Ausführbarkeit eines Patents, wenn der Fachmann durch die Patentschrift nicht in die Lage versetzt wird, die Lehre des Patents unter Zuhilfenahme seines Fachwissens mit zumutbarem Auf-wand praktisch zu verwirklichen. Dies ist hier bezüglich des Merkmals M2.1 mit "Matrix" als eine Komponente der Beschichtung nicht der Fall.Zwar ist festzustellen, dass "Matrix" für eine Komponente der Beschichtung sehr allgemein, allerdings dabei noch so deutlich und vollständig gehalten ist, dass ein Fachmann die Lehre des Streitpatents hinsichtlich der Auswahl eines geeigneten Matrixmaterials für die einzulagernden Partikeln ausführen kann.- 12 -Im Absatz [0012] sowie im Ausführungsbeispiel der Streitpatentschrift sind Matrix-werkstoffe für die Beschichtung genannt. Infolgedessen wird der Fachmann auf keinerlei Schwierigkeiten stoßen, wenn er das im Streitpatent angegebene Bei-spiel nacharbeiten oder weitere Ausführungsformen realisieren will, die die gestell-te Aufgabe in befriedigender Weise lösen. Dies genügt unter Ausführbarkeitsge-sichtspunkten, denn die BGH-Entscheidung "Taxol" (GRUR 2001, 813) fordert le-diglich, dass ein gangbarer Weg zur Ausführung der Erfindung zu offenbaren ist. Voraussetzung für die Ausführbarkeit einer Erfindung ist dabei nicht, dass die Pa-tentschrift dem Fachmann so genaue Angaben, z. B. über die Auswahl konkreter, geeigneter Matrixwerkstoffe, macht, dass er sofort und ohne jeglichen Fehlschlag zu einer Beschichtung mit den erstrebten Eigenschaften gelangen kann (BGH GRUR 76, 213 – Brillengestelle).Die mit einer solchen Formulierung verbundene, begriffliche Breite ist nach ständi-ger Rechtsprechung auch nicht eine Frage der Klarheit, wenn Anspruchsmerkma-le allgemein und breit gefasst sind, so dass viele Aspekte und Realisierungen da-runter fallen, sondern eine Frage der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit und ist deshalb im Rahmen der Prüfung auf Neuheit und erfinderischen Tätigkeit zu be-rücksichtigen, d. h. es ist die Abgrenzbarkeit der Beschichtung hierdurch von und gegenüber dem Stand der Technik zu untersuchen.Letztlich kann aber eine Entscheidung darüber, ob der geltend gemachte Wider-rufsgrund der unzureichenden Offenbarung gemäß § 21 (1) Nr. 2 PatG vorliegt, dahingestellt bleiben, weil der Streitgegenstand mangels Neuheit nicht patentfähig ist.3. Der Gegenstand des Patentanspruchs erteilter Fassung ist nicht neu.- 13 -Wie bereits aus der Zusammenfassung der US 5 086 615 A (D3) hervorgeht, be-fasst sich dieses Dokument mit Beschichtungen für Textilmaschinenkomponenten (Merkmal M1). Die Beschichtung besteht aus einer Nickelmatrix oder Nickel-Phos-phorlegierungsmatrix (vgl. D3, Spalte 8, Zeilen 50 bis 53) (Merkmal M2.1), in wel-cher zumindest Partikeln von Fluorkohlenwasserstoffen eingelagert sind (vgl. D3, Spalte 8, Zeilen 22 bis 31). Hierzu eignen sich u. a. Partikeln von Polytetrafluore-thylen (PTFE) (vgl. D3, Spalte 8, Zeilen 36 bis 42), d. h. Partikeln aus Teflon®, die auch im Ausführungsbeispiel des Streitpatents verwendet werden. Infolgedessen kommen im Stand der Technik gemäß D3 ebenfalls Stoffe zum Einsatz, denen die antiadhäsive Eigenschaft immanent ist, so dass bei gleicher Stoffklasse im Streit-patent und in D3 auch das Merkmal M2.3 erfüllt ist. Denn sollte bei Stoffen, die auf dem Fachgebiet als "lubricating particles" bekannt sind (vgl. D3, Spalte 5, Zei-len 28/29 i. V. m. Spalte 8, Zeilen 36 bis 42), das Merkmal "antiadhäsiv wirkend" nun als Unterscheidungsmerkmal dienen (vgl. Streitpatent Absatz [0002]), so stellt sich die Frage, aufgrund welcher stofflichen Zusammensetzung oder Arbeitswei-sen im Unterschied zum Stand der Technik es im Streitpatent gelingt, auf dem Fachgebiet übliche "Schmierstoffpartikel" (lubricating particles) erstmals mit der Ei-genschaft "antiadhäsiv wirkend" auszustatten. Eine Offenbarung hierzu findet sich in der Streitpatentschrift nicht, d. h. aus dem Streitpatent geht nicht hervor, welche konkreten stofflichen Merkmale für die Kunststoffpartikeln oder welche Verfahrens-maßnahmen notwendig sind, damit die Partikeln nicht nur die Eigenschaft "lubrici-ty", sondern auch die Eigenschaft "antiadhäsiv wirkend" aufweisen. Die funktionel-le Angabe in Merkmal M2.3 ist daher nicht zur Abgrenzung gegenüber dem Stand der Technik geeignet.Damit lehrt die D3 bereits eine Beschichtung für Textilmaschinenkomponenten (Merkmal M1) mit einer Nickel-Matrix (Merkmal M2.1) und mit in die Matrix einge-lagerten Partikeln aus Polytetrafluorethylen (Merkmal M2.3). Weiter ist in der Spal-te 5, Zeilen 19 bis 29, von D3 ausgeführt, dass für den vorliegenden Zweck auch Beschichtungen aus einer Nickel-Matrix (Merkmal M2.1) geeignet sind, die sowohl "lubricating particles" wie Teflon® (Merkmal M2.3), als auch "wear resistant partic-- 14 -les" wie SiC, TiC, WC, BC4, TiN, Al2O3 oder dgl., also Hartstoffpartikel (Merk-mal M2.2), enthalten. Wenngleich solche Beschichtungen näher in der US 4 666 786 A (D4) beschrieben sind, so nimmt jedoch die D3 expliziten Bezug auf die D4: "Such coatings are also within the scope of the present invention", d. h. D3 umfasst auch den Offenbarungsgehalt der D4. Infolgedessen offenbart die D3im Zusammenhang auch eine gattungsgemäße Beschichtung, die aus mindestens drei Komponenten besteht (Merkmal M2). Da die bekannte Beschichtung also denselben Aufbau wie die Beschichtung des Streitpatents hat, muss sie folglich auch dieselben Eigenschaften bezüglich Reibung und Verschleißfestigkeit bei ge-ringer Adhäsions- und Verschmutzungsneigung aufweisen.Der geltende Patentanspruch hat daher mangels Neuheit gegenüber D3 keinen Bestand.4. Die Patentinhaberin hat keinen Antrag gestellt und sie hat sich einer weiteren Erörterung der Sach- und Rechtslage, die ihr durch Anberaumung einer mündli-chen Verhandlung (§ 91 Abs. 1 PatG i. V. m. § 139 ZPO) eingeräumt worden ist, entzogen, so dass entsprechend der Aktenlage – wie geschehen – zu beschließen war.Das angegriffene Patent war daher zu widerrufen.Feuerlein Schwarz-Angele Zettler LangePü
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