15 W (pat) 331/05  - 15. Senat (Techn.Beschw.)

BPatG 15408.05BUNDESPATENTGERICHT15 W (pat) 331/05_______________(Aktenzeichen)Verkündet am15. Oktober 2009…B E S C H L U S SIn der Einspruchssachebetreffend das Patent 101 51 695…hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 15. Oktober 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele sowie der Richter Dr. Egerer und Dr. Lange- 2 -beschlossen:Das Patent 101 51 695 wird widerrufen.G r ü n d eI.Auf die am 19. Oktober 2001 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Patent- und Markenamt das Patent 101 51 695 mit der Bezeichnung„Verfahren zur Herstellung von Imidacloprid“erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 20. Januar 2005.Die Patentansprüche in der erteilten Fassung des Streitpatents lauten wie folgt:- 3 -Gegen die Patenterteilung hat die B… AG in L…, mitSchriftsatz vom 15. April 2005, eingegangen per Telefax am 15. April 2005, Ein-spruch erhoben und beantragt, das Patent zu widerrufen.Die Einsprechende gründet ihren Einspruch auf mangelnde Neuheit sowie auf mangelnde erfinderische Tätigkeit und stützt ihr Vorbringen u. a. auf die Druck-schrift(1) DE 38 30 238 A1.Außerdem hat die Einsprechende darauf hingewiesen, dass der Begriff „stöchio-metrisch“ nicht nur eine Umsetzung der betreffenden Edukte im Verhältnis von 1:1 sondern auch außerhalb dieses Verhältnisses bedeuten könne.Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden mit Schriftsatz vom 14. Dezember 2006 widersprochen und zunächst beantragt, das Patent in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, hilfsweise mündliche Verhandlung anzuberaumen.Mit Schriftsatz vom 1. Februar 2007 ändert die Patentinhaberin ihren Antrag und beantragt, das Patent eingeschränkt auf Basis eines geänderten Anspruchssatzes nebst einer daran angepassten Beschreibung aufrechtzuerhalten. Der geänderte Patentanspruch 1 lautet:„1. Verfahren zur Herstellung von Imidacloprid, gekennzeichnet durch:Umsetzen von 2-Nitroiminoimidazolidin mit 2-Chlor-5-chlormethylpyridin in Ge-genwart eines Alkalicarbonats in einem organischen Lösungsmittel, wobei eine stöchiometrische Menge des 2-Chlor-5-chlormethylpyridins allmählich und konti-nuierlich in einer Rate von weniger als 0,014 Äquivalenten des 2-Chlor-5-chlormethylpyridins pro Minute dem Gemisch einer entsprechenden stö-chiometrischen Menge des 2-Nitroiminoimidazolidins und des organischen Lö-sungsmittels unter Rückflussbedingungen zugegeben wird.“- 4 -Antragsgemäß schließen sich daran nach entsprechender Umnummerierung die Patentansprüche 2 und 4 bis 7 der erteilten Fassung an.Die Patentinhaberin führt hierzu aus, der Gegenstand des Patents in der nunmehr hinsichtlich der Zugaberate und -weise eingeschränkt verteidigten Fassung sei gegenüber dem vorgebrachten Stand der Technik nicht nur neu, sondern demge-genüber auch erfinderisch. Zur Frage der Bedeutung des Begriffes „stöchio-metrisch“ hat sie nicht Stellung genommen.Mit Schriftsatz vom 13. März 2008 hat die Einsprechende mitgeteilt, dass sie ihren Einspruch gegen das Patent zurücknimmt.Mit Schriftsatz vom 10. November 2008 hat der Vertreter der Patentinhaberin mit-geteilt, dass das Patent mit Übertragungserklärung vom 15. September 2008 auf die B… AG und damit auf die (vormalige) Einsprechende übertragen wurde.Auf das Beschleunigungsgesuch der nunmehr eingetragenen Patentinhaberin vom 9. Juni 2009 ist mündliche Verhandlung für den 15. Oktober 2009 terminiert und des Weiteren auf telefonische Anfrage des Vertreters der Patentinhaberin hin per Zwischenverfügung vom 16. September 2009 mitgeteilt worden, dass eine Auf-rechterhaltung des Streitpatent auf Basis der mit Schriftsatz vom 1. Februar 2007 eingereichten geänderten Anspruchsfassung voraussichtlich nicht möglich sei.Daraufhin hat die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 18. September 2009 mitge-teilt, dass sie an der mündlichen Verhandlung nicht teilnehmen werde. Im Übrigen bitte sie um Entscheidung nach Aktenlage.- 5 -Die Patentinhaberin beantragt demnach,das Patent beschränkt aufrecht zu erhaltenauf Grundlage der Patentansprüche 1 bis 6 vom 1. Februar 2007, nebst daran angepasster Beschreibung.Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.II.Der Senat entscheidet im Einspruchsverfahren auf Grund mündlicher Verhandlung in entsprechender Anwendung von § 78 und § 147 (3) PatG, nachdem die Betei-ligten Terminsanträge gestellt haben (vgl. auch BPatG 34. Senat, Mitt. 2002, 417).Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG für die Entscheidung über die Einsprüche zuständig, die in der Zeit vom 1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind. Es bestehen weder Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des § 147 Abs. 3 PatG (BGH GRUR 2007, 859 - Informationsübermittlungsverfahren I), noch berührt die Aufhebung der Bestim-mung ihre Geltung für alle bereits tatbestandlich erfassten Fälle (BPatG 19 W (pat) 344/04 und 23 W (pat) 313/03). Nach dem allgemeinen verfahrens-rechtlichen Grundsatz der perpetuatio fori (§ 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO) besteht eine einmal begründete gerichtliche Zuständigkeit vielmehr fort, solange der Gesetzge-ber nichts anderes bestimmt hat (BGH GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II; bestätigt durch: BGH GRUR 2009, 184 - Ventilsteuerung).Nach Rücknahme des Einspruchs endet die Verfahrensbeteiligung der Einspre-chenden, das Einspruchsverfahren wird gemäß § 61(1) 2 PatG von Amts wegen ohne die Einsprechende fortgesetzt. Das Patentgericht erforscht dabei den Sach-- 6 -verhalt innerhalb der gestellten Sachanträge von Amts wegen und ist dabei nicht an das Vorbringen der Beteiligten gebunden (§ 87 (1) PatG).III.Der rechtzeitig und formgerecht eingelegte Einspruch genügte den Erfordernissen des § 59 Abs. 1 PatG und war zulässig. Denn es sind innerhalb der Einspruchsfrist die den Einspruch nach § 21 Abs. 1 PatG rechtfertigenden Tatsachen im Einzel-nen dargelegt worden, so dass die Patentinhaberin und der Senat daraus ab-schließende Folgerungen für das Vorliegen oder Nichtvorliegen der geltend ge-machten Widerrufsgründe, hier die angegriffene Neuheit und erfinderische Tätig-keit, ohne eigene Ermittlungen ziehen konnten (§ 59 Abs. 1 PatG).Das ohne die Einsprechende fortzusetzende Verfahren führt zum Widerruf des Patents.In formaler Hinsicht bestehen gegen die verteidigten Patentansprüche 1 bis 6 keine Bedenken, da sie sich aus den ursprünglichen sowie den erteilten Patentan-sprüchen in Verbindung mit den in den Ausführungsbeispielen angegebenen Zeit-räumen herleiten lassen. Die dabei vorgenommene Einschränkung der Zugabe-rate ist im Hinblick auf Patentanspruch 3 der erteilten Fassung in Verbindung mit den in Beispiel 1 mit 0,0278 Äquivalenten pro Minute über 30 Minuten hinweg so-wie den in weiteren Beispielen angegebenen Zeiträumen unter Berücksichtigung der jedenfalls auf Bereiche physikalischer kontinuierlicher Parameter anwendba-ren Entscheidungen des Bundesgerichtshofs zur Offenbarungsfrage (vgl. z. B. BGH GRUR 90, 510 - Crackkatalysator I) als zulässig zu erachten.- 7 -Aufgabe der Erfindung des Streitpatents ist es, ein Verfahren zur Herstellung von Imidacloprid bereitzustellen, das die in der Streitpatentschrift genannten Nachteile von Verfahren des Standes der Technik überwindet und insbesondere die Aus-beute erheblich verbessert (vgl. DE 101 51 695 B4 S. 3 [0007]).Gelöst wird diese Aufgabe gemäß Patentanspruch 1 in der nunmehr verteidigten Fassung durch ein (Merkmalsanalyse)1) Verfahren zur Herstellung von Imidacloprid,gekennzeichnet durch2) Umsetzen von 2-Nitroiminoimidazolidin mit 2-Chlor-5-chlormethylpyridin (CCMP)2.1) in Gegenwart eines Alkalicarbonats2.2) in einem organischen Lösungsmittel2.3) Zugabe des 2-Chlor-5-chlormethylpyridins zu einem Gemisch des 2-Nitroiminoimidazoidins und des organischen Lösungsmittels2.3.1) die beiden Edukte werden jeweils in einer stöchiometrischen Menge einge-setzt2.3.2) die Zugabe erfolgt allmählich und kontinuierlich in einer Rate von weniger als 0,014 Äquivalenten des 2-Chlor-5-chlormethylpyridins (CCMP) pro Mi-nute2.3.3) unter Rückflussbedingungen.Die Merkmale 1 bis 2.3.1 und 2.3.3 der nunmehr verteidigten Fassung ergeben sich unmittelbar aus der Druckschrift DE 38 30 238 A1 (1) (vgl. a. a. O. Anspr. 1, 6, 8 i. V. m. S. 4 Beisp. 1 u. 2). Auch wird der Fachmann, ein Chemiker der Fach-richtung organische Chemie, die Beispiele 1 und 2 so verstehen, dass die Zugabe - 8 -des 2-Chlor-5-chlormethylpyridins (in (1) 6-Chlor-3-chlormethylpyridin genannt) unter Rückflussbedingungen erfolgt, da die Reaktion sonst nicht erfolgen würde. Die Druckschrift DE 38 30 238 A1 ist damit der nächstkommende Stand der Tech-nik.Einziger Unterschied dieser nunmehr verteidigten Anspruchsfassung zu der aus (1) hervorgehenden Lehre ist eine Zugabegeschwindigkeit von expressis ver-bis weniger als 0,014 Äquivalenten CCMP pro Minute und damit das Merk-mal 2.3.2.Ausgehend von der in (1) beschriebenen Lehre, wonach das CCMP langsam und/oder tropfenweise zugesetzt wird (vgl. (1) S. 4 Z. 2 bis 5 sowie S. 4 Beisp. 1 Z. 23 bis 25), ist es für den Fachmann unumgänglich und hat deshalb nahegele-gen, die Zugaberate zu untersuchen und zu optimieren und zwar allein schon deshalb, weil die Begriffe „langsam“ und „getropft“ zahlenmäßig unbestimmt sind und deshalb diesbezüglich zwangsläufig ein routinemäßiges Vorgehen nicht über-steigendes Optimieren erfordern. Dabei wird der Fachmann direkt und unmittelbar in den nunmehr beanspruchten, eingeschränkten Bereich gelangen. Bei einem Verhältnis der Edukte von 1:1 entspricht der anspruchsgemäße Grenzwert der Zugaberate von weniger als 0,014 Äquivalente pro Minute einer Zugabezeit von mindestens etwa 70 Minuten und damit einem Zeitbereich, den der Fachmann ausgehend von den Begriffen „langsam“ und „getropft“ in (1) ohne Weiteres in Be-tracht ziehen wird. Im Übrigen ist ein solcher Zugabezeitraum gemessen an der gemäß (1) (vgl. a. a. O. S. 4 Z. 4) für die nachfolgende vollständige Umsetzung erforderlichen Reaktionszeit von etwa 5 h nicht außergewöhnlich.Erfinderisches Zutun ist damit zur Optimierung der Zugaberate im Rahmen der durch die Lehre der Druckschrift (1) vorgegebenen Bedingungen einer langsamen und/oder getropften Zugabe nicht erforderlich.- 9 -Was den in der DE 38 30 238 A1 eingesetzten Katalysator, insbesondere das Cs-Carbonat, anbelangt, so fehlt dieser zwar in den Ausführungsbeispielen des Streitpatents, ist jedoch in dem Merkmal 2.1 von dem Begriff Al-kali(metall)carbonat der Anspruchsfassung umfasst.Patentanspruch 1 ist deshalb mangels erfinderischer Tätigkeit nicht gewährbar.Die Arbeitsweisen der Unteransprüche 2 bis 6 gehen bereits unmittelbar aus der DE 38 30 238 A1 hervor (vgl. a. a. O. S. 4 Z. 4 i. V. m. Z. 25; S. 3 Z. 60 i. V. m. S. 4 Z. 23; S. 3 Z. 40 bis 46 i. V. m. S. 4 Z. 24, 25), so dass auch ein durch Merk-male dieser Unteransprüche weiter ausgestaltetes Verfahren nicht patentfähig istFeuerlein Schwarz-Angele Egerer LangeBb

Full & Egal Universal Law Academy