15 W (pat) 371/04  - 15. Senat (Techn.Beschw.)

BPatG 15408.05BUNDESPATENTGERICHT15 W (pat) 371/04_______________(Aktenzeichen)Verkündet am16. April 2009…B E S C H L U S SIn der Einspruchssachebetreffend das Patent 100 20 849…- 2 -hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 16. April 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele sowie der Richter Dr. Egerer und Dr. Langebeschlossen:Das Patent 100 20 849 wird widerrufen.G r ü n d eI.Auf die am 28. April 2000 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Pa-tent- und Markenamt das Patent 100 20 849 mit der Bezeichnung„Verfahren zur Herstellung von Dihydroxy- und Polyhydroxy-Ver-bindungen dimerisierter und oligomerisierter Fettsäuren“erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 15. Juli 2004.Die Patentansprüche 1 bis 8 gemäß Streitpatent haben folgenden Wortlaut:- 3 -- 4 -Gegen die Patenterteilung hat die L… GmbH in L…, mitSchriftsatz vom 14. Oktober 2004, eingegangen per Telefax am 14. Oktober 2004, Einspruch erhoben und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.Die Einsprechende führt insbesondere aus, der Gegenstand des Patents sei nicht neu und beruhe darüber hinaus nicht auf einer erfinderischer Tätigkeit. Außerdem offenbare das Patent die Erfindung hinsichtlich des Katalysators nicht so deutlich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne.Die Einsprechende stützt ihr Vorbringen auf die bereits im Prüfungsverfahren in Betracht gezogenen Druckschriften(1) DE 41 42 899 A1(2) DE 37 08 430 A1(3) DE 1 768 313 A1sowie weiterhin auf die Druckschriften(4) DE 197 54 788 A1(5) DE 195 00 783 A1.- 5 -Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden mit Schriftsatz vom 24. Juni 2005, eingegangen am 27. Juni 1005, widersprochen und beantragt, das Patent in der erteilten Fassung aufrecht zu erhalten. Als Hilfsantrag hat sie einen neugefassten Anspruchssatz mit den Patentansprüchen 1 bis 6 eingereicht, des-sen Patentanspruch 1 sich aus den Merkmalen der Patentansprüche 1, 7 und 8 der erteilten Fassung ergibt.Mit Schriftsatz vom 30. März 2009 hat sie weitere Hilfsanträge 2 bis 4 eingereicht.In der mündlichen Verhandlung am 16. April 2009 ändert die Patentinhaberin die jeweiligen Patentansprüche 1 der Hilfsanträge 1 bis 4 durch Einschränkung des Merkmals betreffend die Hydriertemperatur sowie durch Einschränkung des Merk-mals betreffend den Wasserstoffüberschuss.Die jeweiligen Patentansprüche 1 der Hilfsanträge 1 bis 4 in der geänderten Fas-sung haben demnach folgenden Wortlaut:1. Hilfsantrag„1. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung höhermolekularer mehrwertigen Alkohole durch Hydrierung di- und/oder oligomerer gesättigter oder ungesättigter Fettsäuren oder deren Ester in Ge-genwart kupferhaltiger stückiger Festbettkatalysatoren bei Drü-cken von 200 bis 320 bar, dadurch gekennzeichnet, dass die Ka-talysatoren(a) folgende Metalle bzw. deren Umsetzungsprodukte als Be-standteile aufweisen:- Kupfer 25 bis 70 Gew.%sowie zumindest eines der folgenden Metalle:- Chrom 0 bis 40 Gew.%- Barium 0 bis 15 Gew.%- Aluminium 0 bis 25 Gew.%- 6 -- Mangan 0 bis 10 Gew.%- Zink 0 bis 50 Gew.%jeweils bezogen auf die oxidische Masse,(b) eine BET-Oberfläche von 10 bis 100 m2/g bestimmt nach ASTM D4567-86 und(c) ein Porenvolumen von 0,10 bis 0,5 cm3/g bestimmt nach ASTM D4284-92aufweisen und die Hydrierung(d) bei Temperaturen von 170 bis 220oC,(c) in Gegenwart eines Wasserstoffüberschusses von 10 bis klei-ner 50-fach, bezogen auf die theoretisch erforderliche Menge und(f) in Abwesenheit eines Lösungsmittels durchgeführt wird,wobei als die di- und/oder oligomere gesättigte oder ungesättig-te Fettsäure oder deren Ester Dimerfettsäuren bzw. deren Ester mit 32 bis 44 Kohlenstoffatomen und/oder Trimerfettsäuren bzw. deren Ester mit 45 bis 66 Kohlenstoffatomen eingesetzt werden.“2. Hilfsantrag„1. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung höhermolekularer mehrwertigen Alkohole durch Hydrierung di- und/oder oligomerer gesättigter oder ungesättigter Fettsäuren oder deren Ester in Ge-genwart kupferhaltiger stückiger Festbettkatalysatoren bei Drü-cken von 200 bis 320 bar, dadurch gekennzeichnet, dass die Ka-talysatoren(a.1) folgende Metalle bzw. deren Umsetzungsprodukte als Be-standteile aufweisen:- Kupfer 25 bis 70 Gew.%- Chrom >0 bis 40 Gew.%- 7 -sowie zumindest eines der folgenden Metalle bzw. deren Umset-zungsprodukte- Barium 0 bis 15 Gew.%- Mangan 0 bis 10 Gew.%oder(a.2) folgende Metalle bzw. deren Umsetzungsprodukte als Be-standteile aufweisen:- Kupfer 25 bis 70 Gew.%sowie zumindest eines der folgenden Metalle bzw. deren Umset-zungsprodukte:- Aluminium 0 bis 25 Gew.%- Mangan 0 bis 10 Gew.%jeweils bezogen auf die oxidische Masse,(b) eine BET-Oberfläche von 10 bis 100 m2/g bestimmt nach ASTM D4567-86 und(c) ein Porenvolumen von 0,10 bis 0,5 cm3/g bestimmt nach ASTM D4284-92aufweisen und die Hydrierung(d) bei Temperaturen von 170 bis 220oC,(e) in Gegenwart eines Wasserstoffüberschusses von 10 bis klei-ner 50-fach, bezogen auf die theoretisch erforderliche Menge und(f) in Abwesenheit eines Lösungsmittels durchgeführt wird,wobei als die di- und/oder oligomere gesättigte oder ungesättigte Fettsäure oder deren Ester Dimerfettsäuren bzw. deren Ester mit 32 bis 44 Kohlenstoffatomen und/oder Trimerfettsäuren bzw. de-ren Ester mit 45 bis 66 Kohlenstoffatomen eingesetzt werden.“3. Hilfsantrag„1. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung höhermolekularer mehrwertigen Alkohole durch Hydrierung di- und/oder oligomerer - 8 -gesättigter oder ungesättigter Fettsäuren oder deren Ester in Ge-genwart kupferhaltiger stückiger Festbettkatalysatoren bei Drü-cken von 200 bis 320 bar, dadurch gekennzeichnet, dass die Ka-talysatoren(a.1) folgende Metalle bzw. deren Umsetzungsprodukte als Be-standteile aufweisen:- Kupfer 30 bis 40 Gew.%- Chrom 25 bis 35 Gew.%sowie zumindest eines der folgenden Metalle bzw. deren Umset-zungsprodukte- Barium 0 bis 10 Gew.%- Mangan 0 bis 10 Gew.%oder(a.2) folgende Metalle bzw. deren Umsetzungsprodukte als Be-standteile aufweisen:- Kupfer 40 bis 70 Gew.%sowie zumindest eines der folgenden Metalle bzw. deren Umset-zungsprodukte:- Aluminium 0 bis 25 Gew.%- Mangan 0 bis 10 Gew.%jeweils bezogen auf die oxidische Masse,(b) eine BET-Oberfläche von 10 bis 100 m2/g bestimmt nach ASTM D4567-86 und(c) ein Porenvolumen von 0,10 bis 0,5 cm3/g bestimmt nach ASTM D4284-92aufweisen und die Hydrierung(d) bei Temperaturen von 170 bis 220oC,(e) in Gegenwart eines Wasserstoffüberschusses von 10 bis klei-ner 50-fach, bezogen auf die theoretisch erforderliche Menge und- 9 -(f) in Abwesenheit eines Lösungsmittels durchgeführt wird,wobei als die di- und/oder oligomere gesättigte oder ungesättigte Fettsäure oder deren Ester Dimerfettsäuren bzw. deren Ester mit 32 bis 44 Kohlenstoffatomen und/oder Trimerfettsäuren bzw. de-ren Ester mit 45 bis 66 Kohlenstoffatomen eingesetzt werden.“4. Hilfsantrag„1. Verfahren zur kontinuierlichen Herstellung höhermolekularer mehrwertigen Alkohole durch Hydrierung di- und/oder oligomerer gesättigter oder ungesättigter Fettsäuren oder deren Ester in Ge-genwart kupferhaltiger stückiger Festbettkatalysatoren bei Drü-cken von 200 bis 320 bar, dadurch gekennzeichnet, dass die Katalysatoren(a) folgende Metalle bzw. deren Umsetzungsprodukte als Be-standteile aufweisen:- Kupfer 30 bis 40 Gew.%- Chrom 25 bis 35 Gew.%sowie zumindest eines der folgenden Metalle bzw. deren Umset-zungsprodukte- Barium 0 bis 15 Gew.%- Mangan 0 bis 10 Gew.%jeweils bezogen auf die oxidische Masse,(b) eine BET-Oberfläche von 10 bis 100 m2/g bestimmt nach ASTM D4567-86 und(c) ein Porenvolumen von 0,10 bis 0,5 cm3/g bestimmt nach ASTM D4284-92aufweisen und die Hydrierung(d) bei Temperaturen von 170 bis 220oC,(e) in Gegenwart eines Wasserstoffüberschusses von 10 bis klei-ner 50-fach, bezogen auf die theoretisch erforderliche Menge und- 10 -(f) in Abwesenheit eines Lösungsmittels durchgeführt wird,wobei als die di- und/oder oligomere gesättigte oder ungesättigte Fettsäure oder deren Ester Dimerfettsäuren bzw. deren Ester mit 32 bis 44 Kohlenstoffatomen und/oder Trimerfettsäuren bzw. de-ren Ester mit 45 bis 66 Kohlenstoffatomen eingesetzt werden.“Wegen des Wortlauts der sich jeweils daran anschließenden Patentansprüche 2 bis 6 wird auf die Gerichtsakte verwiesen.Die Patentinhaberin beantragt,das Patent im erteilten Umfang aufrecht zu erhalten,hilfsweise das Patent beschränkt aufrecht zu erhaltenauf Grundlage der Patentansprüche 1 bis 6, gemäß 1. bis 4. Hilfs-antrag, vorgelegt mit Schriftsatz vom 30. März 2009, wobei der Anspruch 1 dieser Hilfsanträge modifiziert wird durch die in der mündlichen Verhandlung überreichte Änderung dieses Anspruchs.Beschreibung wie Patentschrift.Die Einsprechende beantragt,das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.- 11 -II.Der Senat entscheidet im Einspruchsverfahren auf Grund mündlicher Verhandlung in entsprechender Anwendung von § 78 und § 147 (3) PatG, nachdem die Betei-ligten Terminsanträge gestellt haben (vgl. auch BPatG 34. Senat, Mitt. 2002, 417).Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG für die Entscheidung über die Einsprüche zuständig, die in der Zeit vom 1. Januar 2002 bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind. Es bestehen weder Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit des § 147 Abs. 3 PatG (BGH GRUR 2007, 859 - Informa-tionsübermittlungsverfahren I), noch berührt die Aufhebung der Bestimmung ihre Geltung für alle bereits tatbestandlich erfassten Fälle (BPatG 19 W (pat) 344/04 und 23 W (pat) 313/03). Nach dem allgemeinen verfahrensrechtlichen Grundsatz der perpetuatio fori (§ 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO) besteht eine einmal begründete ge-richtliche Zuständigkeit vielmehr fort, solange der Gesetzgeber nichts anderes be-stimmt hat (BGH GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II; bestä-tigt durch: BGH GRUR 2009, 184 - Ventilsteuerung).III.Der zulässige Einspruch hat in der Sache Erfolg und führt zum Widerruf des Pa-tents.Dem Antrag der Einsprechenden auf Widerruf des Streitpatents in vollem Umfang ist stattzugeben. Denn dem Verfahren gemäß Patentanspruch 1 sowohl in der Fassung nach Hauptantrag als auch in den Fassungen nach den Hilfsanträgen 1 bis 4 mangelt es an der erforderlichen erfinderischen Tätigkeit. Bei dieser Sachla-ge erübrigt es sich, auf die von der Einsprechenden in Frage gestellte Ausführbar-keit des Verfahrens näher einzugehen.- 12 -Gegenstand des Streitpatents ist gemäß Patentanspruch 1 der erteilten Fassung und damit nach Hauptantrag ein1) kontinuierliches Verfahren zur Herstellung höhermolekularer mehrwertiger Alkohole2) durch Hydrierung di- und/oder oligomerer gesättigter oder ungesättigter Fettsäuren oder deren Ester2.1) bei Temperaturen von 170 bis 240oC2.2) bei Drücken von 200 bis 320 bar2.3) in Gegenwart eines 10- bis 50-fachen Wasserstoffüberschusses bezogen auf die theoretisch erforderliche Menge2.4) in Abwesenheit eines Lösungsmittels3) in Gegenwart von stückigen Festbettkatalysatoren, die folgende Metalle bzw. deren Umsetzungsprodukte, jeweils bezogen auf die oxidische Mas-se, aufweisen:3.1) 25 bis 70 Gew.-% Cu und mindestens eines der folgenden Metalle3.2) 0 bis 40 Gew.-% Cr3.3) 0 bis 15 Gew.-% Ba3.4) 0 bis 25 Gew.-% Al3.5) 0 bis 10 Gew.-% Mn3.6) 0 bis 50 Gew.-% Znjeweils bezogen auf die oxidische Masse3.7) eine BET-Oberfläche von 10 bis 100 m2/g, bestimmt nachASTM D4567-863.8) ein Porenvolumen von 0,10 bis 0,50 cm3/g, bestimmt nachASTM D4284-92.Demgemäß ist das streitpatentgemäße kontinuierliche Verfahren zur Herstellung höhermolekularer mehrwertiger Alkohole durch Hydrierung di- und/oder oligomerer gesättigter oder ungesättigter Fettsäuren oder deren Ester (Merkmale 1 und 2), - 13 -neben den allgemeinen Verfahrensmerkmalen 2.1 bis 2.4, insbesondere gekenn-zeichnet durch die Merkmale 3 bis 3.8 betreffend den Katalysator zur Durchfüh-rung des Verfahrens.Aus der gattungsgemäßen Druckschrift DE 37 08 430 A1 (2) sind Hydrierkatalysa-toren für Fettsäuren zu entnehmen, welche die Bemessungsregel mit den Merk-malen 3, 3.1 bis 3.8 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ersichtlich erfüllen (vgl. (2) Anspr. 1 i. V. m. Anspr. 13 und 14). Es lag für den Fachmann ausgehend von der Druckschrift DE 1 768 313 A1 (3), die, wie bereits in der Beschreibungs-einleitung des Streitpatents zitiert, ein gattungsgemäßes Verfahren mit den Merk-malen 1, 2 bis 2.2 und 3 betrifft (vgl. DE 100 20 849 B4 S. 2 re. Sp. le. Abs.), das in Gegenwart eines 50- bis 500-fachen Wasserstoffüberschusses (Merkmal 2.3) und auch ohne Lösungsmittel (Merkmal 2.4) durchgeführt werden kann (vgl. (3) S. 3 Abs. 1), auf der Hand, fehlende Parameter betreffend einen geeigneten Hy-drierkatalysator aus der Druckschrift (2) zu ergänzen, so dass das Verfahren ge-mäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag jedenfalls nicht auf der erforderlichen er-finderischen Tätigkeit beruht.Der Fachmann konnte bei Einsatz der aus Druckschrift (2) bekannten Hydrierkata-lysatoren in dem Verfahren gemäß Entgegenhaltung (3) durchaus erhebliche Akti-vitätssteigerungen erwarten.Zu einem anderen Ergebnis kommt man in diesem Fall auch nicht unter Berück-sichtigung der ergänzenden bzw. geänderten Merkmale aus den Hilfsanträgen 1 bis 4, zu denen der Fachmann auf der Grundlage der Dokumente (2) und (3) ohne Weiteres allein schon durch routinemäßiges Optimieren üblicher Verfahrenspara-meter und damit ohne erfinderisches Zutun gelangen konnte.Eine von einem bestimmten Zweck oder Ergebnis losgelöste, letztlich nach Belie-ben getroffene Auswahl eines engeren Bereichs aus einem größeren ist für sich - 14 -grundsätzlich nicht geeignet, eine erfinderische Leistung zu begründen (BGH GRUR 2004, 47 - blasenfreie Gummibahn I).Die Patentinhaberin hat in der mündlichen Verhandlung nach ausführlicher Erörte-rung der Sachlage abschließend vier Hilfsanträge gestellt. Weitere Anhaltspunkte für ein stillschweigendes Begehren einer weiter beschränkten Fassung haben sich nicht ergeben. Infolgedessen hat die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents erkennbar nur im Umfang eines Anspruchssatzes beantragt, der sowohl nach Hauptantrag als auch nach sämtlichen Hilfsanträgen zumindest einen nicht rechtsbeständigen Anspruch enthält. Deshalb war das Patent insgesamt zu wider-rufen. Auf die übrigen Patentansprüche brauchte bei dieser Sachlage nicht geson-dert eingegangen zu werden (BGH v. 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II; Fortführung von BGH v. 26. Septem-ber 1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät).Dr. Feuerlein Schwarz-Angele Dr. Egerer Dr. LangeKo

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