BPatG 154 05.11 BUNDESPATENTGERICHT 15 W (pat) 5/11 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 20. März 2014 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 10 2008 050 525.0 … hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. März 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, der Richter Kätker, Dr. Lange und Dr. Freudenreich beschlossen: Die Beschwerde wird zurückgewiesen. - 2 - G r ü n d e I. Die Patentanmelderin L… GmbH in N… (Deutschland), hat am 6. Oktober 2008 die Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Vorrichtung und Verfahren zur Kennzeichnung mindestens eines Objektträgers“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht, die am 22. April 2004 in Form der DE 10 2008 050 525 A1 veröffentlicht worden ist. Mit Beschluss vom 4. Oktober 2010 hat die Prüfungsstelle für Klasse B 01 L des Deutschen Patent- und Markenamts die Patentanmeldung auf Grund des § 48 PatG in der Anhörung zurückgewiesen. Dem Zurückweisungsbeschluss liegen die in der Anhörung eingereichten Patentansprüche 1 bis 12 zugrunde, von denen Patentanspruch 1 und der nebengeordnete Patentanspruch 12 folgenden Wortlaut haben: - 3 - - 4 - - 5 - Für die Beurteilung der Patentfähigkeit sind von der Prüfungsstelle für Klas-se B 01 L des Deutschen Patent- und Markenamts die Druckschriften D1 bis D2 ermittelt worden: (D1) DE 20 2004 006 265 U1 (D2) DE 101 54 843 A1 Die Zurückweisung der Patentanmeldung in der Anhörung wurde mit mangelnder erfinderischer Tätigkeit des Patentanspruchs 1 gegenüber der Zusammenschau der Druckschriften DE 20 2004 006 265 U1 (D1) und DE 101 54 843 A1 (D2) begründet. - 6 - Mit Schriftsatz vom 6. Dezember 2010 hat die Anmelderin fristgemäß Beschwerde eingelegt, die sie mit Schriftsatz vom 16. Februar 2011 begründet hat. In der mündlichen Verhandlung vor dem Bundespatentgericht hat die Patentan-melderin einen Hilfsantrag mit geänderten Patentansprüchen 1 und 12 eingereicht, die folgenden Wortlaut haben: - 7 - - 8 - - 9 - - 10 - Die Patentansprüche 1 und 12 nach Hilfsantrag unterscheiden sich von den Patentansprüchen 1 und 12 des Hauptantrags durch den Ersatz des Merkmals „Daten“ im jeweils letzten Absatz der nebengeordneten Ansprüche durch das Merkmal „Freigabedaten“. Die Patentanmelderin verteidigt ihr Patentbegehren unverändert mit den der Zurückweisung zugrunde liegenden Patentansprüchen 1 bis 12 und hilfsweise mit den in der mündlichen Anhörung eingereichten Patentansprüchen 1 bis 12. Sie ist der Auffassung, dass die Gegenstände gemäß Hauptantrag und Hilfsantrag ursprünglich offenbart sind, sowie gegenüber dem Stand der Technik neu sind und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen. Hinsichtlich der Druckschrift D1 sieht sie im Einbau der Kassettenmagazine in den Drucker zumindest einen Unter-schied vorhanden, da in D1 die Kassettenmagazine in das Mikrotom und nicht in den Drucker eingesetzt seien. In der mündlichen Verhandlung stellt die Patentanmelderin den Antrag, den angefochtenen Beschluss der Prüfungsstelle für Klas-se B 01 L des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. Okto-ber 2010 aufzuheben und das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen: Patentansprüche 1 bis 12, eingereicht in der Anhörung am 4. Ok-tober 2010, Beschreibung Seiten 1 bis 3 vom Anmeldetag, Sei-ten 4 bis 7, überreicht in der mündlichen Verhandlung, Seiten 8 bis 15 vom Anmeldetag, Zeichnungen, Figuren 1 und 2 vom Anmelde-tag, hilfsweise - 11 - das Patent mit folgenden Unterlagen zu erteilen: Ansprüche 1-12 gemäß Hilfsantrag, eingereicht in der mündlichen Verhandlung, im Übrigen wie zum Hauptantrag. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen. II. Die Beschwerde der Anmelderin ist frist- und formgerecht eingelegt worden und zulässig (PatG § 73). Sie hat jedoch aus nachfolgenden Gründen keinen Erfolg. Als Fachmann ist ein berufserfahrener Diplom-Ingenieur zu sehen, welcher mit der Entwicklung und Optimierung von Vorrichtungen und Verfahren, die Mikrotomie und deren Qualitätssicherung betreffend, betraut ist. Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag gliedert sich in folgende Merkmale: M1 Anordnung mit einem Mikrotom und mit einer Vorrich-tung zur Kennzeichnung mindestens eines Objektträ-gers, M2 wobei die Vorrichtung mindestens einen Aufnahmebe-reich zur Aufnahme mindestens eines Kassettenma-gazins mit mindestens einer Kassette hat, wobei die Kassette eine Kassettenkennzeichnung mit mindes-tens einer maschinenlesbaren, codierten Information hat, M3 wobei die Vorrichtung eine Entnahmeeinheit zur Ent-nahme einer Kassette aus dem Kassettenmagazin hat, - 12 - M4 wobei die Vorrichtung mindestens eine Leseeinheit zum Erfassen der maschinenlesbaren, codierten Infor-mation der Kassettenkennzeichnung einer Kassette hat, M5 wobei die Vorrichtung mindestens eine Kennzeich-nungseinheit zum Erzeugen einer zumindest maschi-nenlesbaren, codierten Information zur Kennzeich-nung des Objektträgers mit einer von der mit Hilfe der Leseeinheit erfassten Kassettenkennzeichnung ab-hängigen Objektträgerkennzeichnung hat, M6 wobei die Vorrichtung einen Kassettenausgabebereich zur Ausgabe der aus dem Kassettenmagazin entnom-menen Kassette hat, M7 wobei der Kassettenausgabebereich mit dem Mikro-tom verbunden ist, M8 wobei eine entnommene Kassette dem Mikrotom über den Kassettenausgabebereich automatisch zuführbar ist, M9 wobei die Vorrichtung über mindestens eine Daten-übertragungsstrecke mit dem Mikrotom verbunden ist, M10 wobei über die Datenübertragungsstrecke Daten vom Mikrotom zur Vorrichtung übertragen werden, sobald die Kassette in das Mikrotom eingesetzt ist, und erst dann die maschinenlesbare, codierte Information zur Kennzeichnung des Objektträgers mit Hilfe der Kenn-zeichnungseinheit auf den Objektträger aufbringbar ist. - 13 - Patentanspruch 12 gemäß Hauptantrag gliedert sich in folgende Merkmale: M11 Verfahren zur Kennzeichnung mindestens eines Ob-jektträgers, M12 bei dem eine Kassette mit einer Kassettenkennzeich-nung mit mindestens einer maschinenlesbaren, co-dierten Information aus einem Kassettenmagazin mit Hilfe einer Entnahmeeinheit einer Vorrichtung zur Kennzeichnung mindestens eines Objektträgers ent-nommen wird, M13 bei dem vor, während oder nach der Entnahme der Kassette aus dem Kassettenmagazin mit Hilfe min-destens einer Leseeinheit der Vorrichtung die maschi-nenlesbare, codierte Information der Kassettenkenn-zeichnung der Kassette erfasst wird, M14 bei dem mit Hilfe mindestens einer Kennzeichnungs-einheit der Vorrichtung zum Erzeugen einer zumindest maschinenlesbaren, codierten Information zur Kenn-zeichnung des Objektträgers abhängig von der mit Hilfe der Leseeinheit erfassten Kassettenkennzeich-nung eine Objektträgerkennzeichnung erzeugt wird, M15 bei dem über eine aus dem Kassettenmagazin ent-nommene Kassette über einen mit einem Mikrotom verbundenen Kassettenausgabebereich der Vorrich-tung zur Ausgabe der aus dem Kassettenmagazin ent-nommenen Kassette dem Mikrotom automatisch zu-geführt wird, und M16 bei dem über eine Datenübertragungsstrecke Daten vom Mikrotom zur Vorrichtung übertragen werden, sobald die Kassette in das Mikrotom eingesetzt wor-den ist, und erst danach die maschinenlesbare, co-- 14 - dierte Information zur Kennzeichnung des Objektträ-gers mit Hilfe der Kennzeichnungseinheit auf den Ob-jektträger aufgebracht wird. Mit „Anordnung“ (Merkmal M1) wird die im ursprünglichen Anspruch 12, sowie auf Seite 7, Absatz 3 und Seite 12, Absatz 3 der Beschreibung vom Anmeldetag dar-gestellte Verbindung von Mikrotom und Vorrichtung zur Kennzeichnung mindes-tens eines Objektträgers bezeichnet. Die Merkmale M2 bis M5 finden ihre Offen-barung im Patentanspruch 1, die Merkmale M6 bis M10 in den Patentansprü-chen 11 bis 13 vom Anmeldetag. Die Merkmale M11 bis M14 sind im Patentan-spruch 15 in Zusammenschau mit Patentanspruch 1, die Merkmale M15 und M16 in den Patentansprüchen 12 bis 13 vom Anmeldetag offenbart. Die Merkmale der zurückbezogenen Ansprüche 2 bis 11 sind in den Ansprüchen 2 bis 10 und 14 vom Anmeldetag offenbart, wobei die Nummerierung angepasst wurde. Der Ersatz des Merkmals „Daten“ (Merkmal M10) durch „Freigabedaten“ in der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag ist auf Seite 12, letzte Zeile bis Seite 13, erste Zeile der Beschreibung vom Anmeldetag offenbart. Die Anordnung des geltenden Anspruchs 1 ist nicht patentfähig, da sie sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus Druckschrift DE 20 2004 006 265 U1 (D1) ergibt. Der Druckschrift D1 liegt die Aufgabe zugrunde, bei einem Mikrotom die Arbeits-schritte der Probenaufbereitung und Indexierung, der Probenlagerung und der Dünnschnitterstellung zu rationalisieren und dennoch die Gefahr von Verwechs-lungen bei der Probenauswertung auszuschließen (D1: Absatz [0005]). Dies entspricht der Aufgabenstellung der verfahrensgegenständlichen Anmeldung. - 15 - Zur Lösung der Aufgabe lehrt die Druckschrift D1 eine Anordnung von Funktions-blöcken mit einem Mikrotom 30 und mit einer Vorrichtung aus Objektträgerdru-cker 20 und Handlingeinrichtung 50 zur Kennzeichnung mindestens eines Objekt-trägers 25 aus einem Objektträgervorrat 21 (D1: Seite 2, Absatz [0015] und Seite 3, Zeilen 15 bis 20 im selben Absatz), was Merkmal M1 entspricht. Die Handlingeinrichtung 50 weist entsprechend Merkmal M2 einen Aufnahmebe-reich 55 zur Aufnahme eines Kassettenmagazins 60 mit einer Kassette 40 auf, wobei die Kassette 40 eine Kassettenkennzeichnung mit einer maschinenlesba-ren, codierten Information aufweist (D1: Absatz [0015], Seite 3, Zeilen 5 bis 9 und Absatz [0017], Zeilen 7 bis 16 von unten). Die Vorrichtung 20, 50 weist eine als Greifer 51 ausgebildete Entnahmeeinheit zur Entnahme einer Kassette 40 aus dem Kassettenmagazin 60 auf (D1: Ab-satz [0015], Seite 2, Zeilen 13 bis 17 von unten und Absatz [0017], rechte Spalte, Zeilen 3 bis 12 sowie Figuren 1 und 2; Merkmal M3). Ferner weist die Vorrichtung 20, 50 entsprechend Merkmal M4 eine Kassettenco-dierungsleseeinrichtung 54 zum Erfassen der codierten Information der Kassette auf (D1: Absatz [0017], rechte Spalte 2, Zeilen 8 bis 19 und Figur 2). In der Druckschrift D1 ist weiter ausgeführt, dass die Handlingeinrichtung 50 die von der Leseeinrichtung 54 gelesenen Daten über die Handlingeinrichtungssteuer-leitung 13 an die Steuereinrichtung 10 überträgt, welche diese auswertet und bei-spielsweise zur korrespondierenden Bedruckung der Objektträger 25 an den Ob-jektträgerdrucker 20 über die Objektträgerdruckersteuereinrichtung 11 überträgt (D1: Absatz [0017], rechte Spalte, Zeilen 12 bis 19). Dies entspricht dem Merk-mal M5. Die Vorrichtung 20, 50 weist entsprechend Merkmal M6 einen Kassettenausgabe-bereich (Probenaufnahme) 34 zur Ausgabe der aus dem Kassettenmagazin 60 - 16 - entnommenen Kassette 40 auf (D1: Absatz [0017], rechte Spalte 2, Zeilen 3 bis 12 und 31 bis 36). Gemäß D1 wird entsprechend Merkmal M7 bei dem in Fig. 1 dargestellten Schei-benmikrotom 30 die Schnittbewegung durch eine rotierende Scheibe 35 erzeugt. Die in einer Kassette 40 eingebettete zu mikrotomierende Probe 42 wird durch eine Handlingeinrichtung 50 in die Probenaufnahme 34 in einer Vertiefung 36 der drehbar gelagerten Scheibe eingesetzt (D1: Absatz [0015], Seite 2, letzter Satz bis Seite 3, Zeile 5). Dabei ist jeder der beschriebenen Schritte durch individuell ansteuerbare Antriebs-mittel realisierbar (D1: Absatz [0017], rechte Spalte, Zeilen 36 bis 38), womit ge-mäß Merkmal M8 auch eine entnommene Kassette dem Mikrotom über den Kas-settenausgabebereich automatisch zuführbar ist. Die Vorrichtung 20, 50 ist zudem über eine Mikrotomsteuerleitung 12 mit dem Mikrotom verbunden (D1: Absatz [0015], Sätze 2 und 3). Dies entspricht Merk-mal M9. Das Verfahrensmerkmal M10 ergibt sich bereits sich aus der Notwendigkeit, dass ohne Datenerfassung kein Bedrucken des Objektträgers mit den erfassten Daten möglich ist. Überdies ist der Offenbarung der D1 zu entnehmen, dass die zu mikrotomierende Probe 42 durch eine Handlingeinrichtung 50 in die Probenauf-nahme 34 in einer Vertiefung 36 der drehbar gelagerten Scheibe 35 (des Mikro-toms) eingesetzt wird. Dabei wird der auf der Kassette 40 gespeicherte Code aus-gelesen. Währenddessen entnimmt der Objektträgerdrucker 20 aus dem Objekt-trägervorrat 21 einen Objektträger 25 und erstellt anhand von Vorgaben aus der Steuereinrichtung 10 auf dem Objektträger 25 eine Kennzeichnung, welche eine Zuordnung zur gerade mikrotomierten Probe gewährleistet (D1: Absatz [0015], Seite 3, Zeilen 1 bis 20). - 17 - D1 offenbart damit auch die zeitliche Folge vom Einsetzen der Probe in das Mikro-tom bis zur Datenübertragung. Die Vorgaben aus der Steuereinrichtung entsprechen den Daten (Merkmal M10), beziehungsweise den Freigabedaten gemäß Hilfsantrag. Das in der mündlichen Verhandlung von der Anmelderin vorgebrachte Argument, dass Freigabedaten eine zusätzliche Sicherheit im Vergleich zu Daten bewirkten, kann nicht durchgreifen, da kein überraschender Effekt und keine Spezifizierung darüber, was Freigabedaten darstellen könnten, vorgebracht wurden. In der Beschwerdebegründung und in der mündlichen Verhandlung hat die Anmel-derin vorteilhafte Unterschiede zwischen der vorliegenden Erfindung und der Druckschrift D1 geltend gemacht, nämlich im Wesentlichen das Anordnen des Kassettenmagazins im Drucker, wodurch der Datenfluss beim Auslesen der Kas-setten nicht störanfällig sei und wodurch sichergestellt werde, dass erst die Kas-sette ausgelesen und dann der Objektträger bedruckt werde. Die Anmelderin hat in der mündlichen Verhandlung eingeräumt, dass der Begriff „Drucker“ in der Anmeldung nicht verwendet werde, sondern der darin beschriebenen Vorrichtung zur Kennzeichnung eines Objektträgers entspräche. Wie ausgeführt wurde, lehrt die Druckschrift D1 gleichermaßen die Sicherheit einer eindeutigen Zuordnung von Kassettenkennzeichnung und Objektträgerbe-druckung. D1 offenbart in Figur 1 eine nur schematische Darstellung (siehe Ab-satz [0015]) von Funktionsblöcken, die dem Fachmann, ohne erfinderisch tätig werden zu müssen, deren beliebige Verteilung erlauben, mithin auch eine Ver-schiebung des Druckers 20 auf die Seite der Handlingeinrichtung 50. Daran kann auch das vorgebrachte Argument der Patentanmelderin nichts ändern, dass erfindungsgemäß ausgelesene Daten direkt im Drucker weiterverar-beitet würden und somit keine Datenübertragungsverbindungen von dem Mikro-- 18 - tom bzw. einer Steuereinheit zu dem Drucker notwendig seien. Die Beschreibung vom Anmeldetag macht hierzu keine Angaben. Für die Übertragung von Daten sind unabhängig von der Art der Daten Leitungen zum Transport der Daten notwendig. Auch in der Druckschrift D1 sind die vorlie-gend beanspruchten Funktionseinheiten Handlingeinrichtung 50, Mikrotom 30 und Objektträgerdrucker 20, sowie Kassettenmagazin 60 nebst Steuereinrichtung 10 beschrieben (Absatz [0015], Seite 2, Sätze 2 bis 4 und Absatz [0017], Seite 3, Satz 1). Eine geringfügige Einsparung von Daten-Leitungen in einer Zusammen-stellung verbundener Funktionsblöcke durch Variation der Anordnung ist anhand weniger Versuche zu bewerkstelligen und kann damit keinen überraschenden Effekt begründen. Der Fachmann wird die Funktionseinheiten räumlich möglichst nah aufbauen, da auch die vom Mikrotom angefertigten Schnitte auf die Objektträ-ger transportiert werden müssen. Nach all dem kann auch dem Verfahren nach Anspruch 12 gemäß Haupt- und Hilfsantrag, das inhaltlich von den Vorrichtungsansprüchen 1 bis 11 umfasst ist, keine erfinderische Tätigkeit zuerkannt werden. Die Patentanmelderin hat sich sachlich ausführlich zur Beschwerde geäußert und beantragt, das Patent mit den der Zurückweisung zugrunde liegenden Patentan-sprüchen 1 bis 12 und hilfsweise mit den in der mündlichen Verhandlung einge-reichten Patentansprüchen 1 bis 12 zu erteilen. Somit hat die Patentanmelderin die Patenterteilung erkennbar nur im Umfang von Anspruchssätzen beantragt, die zumindest einen nicht rechtsbeständigen An-spruch enthalten. Deshalb war die Beschwerde zurückzuweisen, ohne dass noch auf die übrigen Patentansprüche gesondert eingegangen zu werden braucht (vgl. BGH v. 27. Juni 2007 - X ZB 6/05, GRUR 2007, 862 – Informationsübermittlungs-verfahren II; Fortführung von BGH v. 26. September 1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät). - 19 - III. Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war, 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-schweigend zugestimmt hat, 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen. F. Feuerlein Kätker Lange Freudenreich Fa
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