BUNDESPATENTGERICHT 15 W (pat) 60/04 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 24. Mai 2007 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 102 59 885.1-52 … hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 24. Mai 2007 unter Mitwirkung … beschlossen: Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben und das Patent er-teilt. BPatG 154 08.05 - 2 - Bezeichnung: Verfahren zur quantitativen Beurteilung des Schädigungsgrades von reinen Nukleotiden oder reinen nukleotidhaltigen Verbindungen. Anmeldetag: 20. Dezember 2002 Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde: Patentansprüche 1 bis 4, Beschreibung Seiten 1 bis 4, jeweils überreicht in der münd-lichen Verhandlung vom 24. Mai 2007, 1 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 3 gemäß Offenlegungs-schrift. G r ü n d e I Die Anmelderin reichte am 20. Dezember 2002 beim Deutschen Patent- und Mar-kenamt eine Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Verfahren zur Beurteilung oxidativer Modifizierung von Nukleoti-den“ ein, die am 24. Mai 2006 in Form der DE 102 59 885 A1 veröffentlicht wurde. Mit Beschluss vom 23. März 2004 wies die Prüfungsstelle für Klasse G 01 N des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurück. Dem Beschluss lagen die ursprünglichen Patentansprüche 1 bis 4 gemäß DE 102 59 885 A1 mit folgen-dem Wortlaut zugrunde: - 3 - „1. Verfahren zur quantitativen Beurteilung des oxidativen Modifizierungsgrades von Nukleotidhaltigen Verbindungen mittels Untersuchung ihrer physikochemischen Eigenschaften, wobei die antiradikale Aktivität gemessen wird. 2. Verfahren nach Anspruch 1. bei dem als Parameter (Maß) des oxidativen Modifizierungsgrades die Erhöhung der antiradika-len Aktivität im Vergleich zu dem nichtmodifizierten (nativen) Zu-stand genutzt wird. 3. Verfahren nach Ansprüche 1. und 2., bei denen die Quanti-fizierung des Grades der oxidativen Modifizierung anhand des Vergleiches mit der im selben System gemessenen antiradikalen Aktivität einer Kalibrationssubstanz erfolgt. 4. Verfahren nach Anspruch 3., bei dem als Kalibrations-substanz ein antiradikale Eigenschaften aufweisender Stoff dient, z. B. Ascorbinsäure bzw. TroloxTM.“ Die Zurückweisung der Patentanmeldung wurde mit mangelnder Neuheit gegen-über dem Inhalt der Druckschrift „Methods in Enzymology, Vol. 300 (1999) 437-456“ (1) begründet und zwar sinngemäß im Wesentlichen damit, dass im Hinblick auf die Beschreibung der Patentanmeldung (vgl. ursprüngliche S. 5 Z. 1 bis 5) unter ein Verfahren gemäß Patentanspruch 1 auch die quantitative Beurteilung des oxidativen Modifizierungsgrades von tierischem Gewebe, wie in (1) bereits vorbeschrieben (vgl. (1) Fig. 15 samt Beschreibung), subsumierbar sei. Mit Schriftsatz vom 15. Mai 2004, eingegangen am 17. Mai 2004, legte die Anmel-derin Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss ein. Mit Einzahlungsschein der Deutschen Post AG vom 15. Mai 2004 hat die Anmel-derin unter Nennung des korrekten Aktenzeichens die rechtzeitige Zahlung der - 4 - Beschwerdegebühr in Höhe von 200,-- Euro belegt. Die wegen vermeintlicher Nichtzahlung der erforderlichen Beschwerdegebühr zwischenzeitlich als zurück-genommen geführte Anmeldung ist deshalb weiterhin anhängig. In der mündlichen Verhandlung reichte die Anmelderin eine geänderte An-spruchsfassung mit den Patentansprüchen 1 bis 4 sowie eine daran angepasste Beschreibung ein. Die neu gefassten Patentansprüche haben folgenden Wortlaut: „1. Verfahren zur quantitativen Beurteilung des Schädigungsgra-des von reinen Nukleotiden oder reinen nukleotidhaltigen Verbin-dungen, dadurch gekennzeichnet, dass deren antiradikale Akti-vität gemessen wird. 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass als Maß für den Schädigungsgrad die Erhöhung der antiradikalen Aktivität im Vergleich zum nativen Zustand genutzt wird. 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-net, dass die Quantifizierung des Schädigungsgrades anhand des Vergleiches mit der im selben System gemessenen antiradikalen Aktivität einer Kalibrationssubstanz erfolgt. 4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem als Kalibrationssub-stanz ein antiradikale Eigenschaften aufweisender Stoff dient, z. B. Ascorbinsäure oder TroloxTM.“ Die Anmelderin beantragt, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit den in der mündlichen Verhandlung überreichten Unterlagen sowie - 5 - 1 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 3 gemäß Offenlegungs-schrift zu erteilen. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen. II. Die Beschwerde ist zulässig und unter Berücksichtigung des geänderten Patent-begehrens auch begründet. Bezüglich einer ausreichenden Offenbarung des Gegenstandes der Patentan-sprüche 1 bis 4 bestehen keine Bedenken, da deren Merkmale unmittelbar aus den ursprünglichen Unterlagen zu entnehmen sind (vgl. urspr. Unterl. A1 Anspr. 1 bis 4 i. V. m. jeweils S. 5 Z. 3 bis 5 sowie S 6 Z. 7 bis 10). Bedenken bestehen auch nicht zur Ausführbarkeit des nunmehr beanspruchten Verfahrens. Wie aus den ursprünglichen Beispielen 1 bis 3 hervorgeht, besitzen handelsübliche Nukleotidpräparate sowie handelsübliche DNS, allerdings erst nach Bestrahlung mit UV-Licht der Wellenlänge 254 nm in Abhängigkeit von der Zeit und damit von der Strahlendosis, eine antiradikale Aktivität, die sich mit einem üblichen chemoluminogenen Nachweistest bestimmen lässt. Aus den Beispielen 1 bis 3 sowie aus der Beschreibungseinleitung (vgl. DE 102 59 885 A1 (vgl. a. a. O. [0001]) geht des Weiteren hervor, dass das Messverfahren auf reine Nukleotide und auf reine nukleotidhaltige Verbindungen, jedoch nicht direkt auf Körperflüssig-keiten und Gewebeproben anzuwenden ist. Daraus folgt zwangsläufig, dass zum Zweck der Bestimmung des oxidativen Stresses in lebenden Organismen mittels Messung des oxidativen Schädigungsgrades ihrer Nukleinsäuren anhand der anti-radikalen Eigenschaften zunächst eine Isolierung der Nukleotide und der nukleo-tidhaltigen Verbindungen, z. B. der Nukleinsäuren, aus Gewebe bzw. aus Körper-flüssigkeiten erfolgen muss, da andernfalls lediglich die Summe aller im Gewebe, - 6 - Gewebeextrakten oder Körperflüssigkeiten vorhandenen antiradikalischen Kom-ponenten bestimmt werden kann. Ein diesbezüglicher konkreter Hinweis in der Beschreibung oder gar ein Ausführungsbeispiel zur Isolierung von Nukleinsäuren aus Gewebeproben bzw. aus Proben von Körperflüssigkeiten erübrigt sich, weil einerseits dem fachkundigen Leser die Notwendigkeit dieser Vorgehensweise oh-nehin geläufig ist und andererseits die Isolierung von Nukleinsäuren auf einfache Weise und ohne Weiteres mittels üblicher Arbeitsweisen unter Einsatz handelsüb-licher Mikrovorrichtungen durchführbar ist. Die Neuheit des beanspruchten Gegenstandes ist gegeben, da in keiner der ent-gegengehaltenen sowie in der Literaturliste der Anmelderin zitierten Druckschriften ein Verfahren zur quantitativen Beurteilung des Schädigungsgrades von reinen Nukleotiden oder reinen nukleotidhaltigen Verbindungen beschrieben ist, das da-durch gekennzeichnet ist, dass die antiradikale Aktivität der betreffenden reinen Nukleotide oder der betreffenden reinen nukleotidhaltigen Verbindungen, z. B. Desoxyribonukleinsäure, gemessen wird. Mit der in der mündlichen Verhandlung überreichten Anspruchsfassung ist der Grund für die Zurückweisung entfallen. Denn das nunmehr beanspruchte Verfah-ren ist expressis verbis auf die quantitative Beurteilung des Schädigungsgrades von Nukleotiden oder von nukleotidhaltigen Verbindungen in Reinform gerichtet. Damit wird die direkte Messung der antiradikalen Aktivität von ganzen Zellen, von Körperflüssigkeiten oder von Gewebeproben ohne vorherige Aufarbeitung zwei-felsfrei nicht mehr umfasst, sodass das beanspruchte Verfahren zur quantitativen Beurteilung des Schädigungsgrades von reinen Nukleotiden oder reinen nukleo-tidhaltigen Verbindungen nicht mehr von dem Inhalt der Druckschrift „Methods in Enzymology, Vol. 300 (1999) 437-456“ (1), speziell durch die im Zurückweisungs-beschluss angezogene Textstelle betreffend die Figur 15, erfasst und damit auch nicht neuheitsschädlich vorweggenommen wird. - 7 - Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tä-tigkeit. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von der Aufgabe auszugehen, die darin bestehen soll, eine einfache, aber genaue und rasche Methode bereitzu-stellen, die geeignet ist für die pauschale Beurteilung der schädigenden Wirkung verschiedener physikalischer und chemischer oxidierender Faktoren wie UV- und ionisierende Strahlung, Peroxide, freie Radikale sowohl auf einzelne Nukleotide als auch auf die DNS aus verschiedenen Quellen (vgl. DE 102 59 885 A1, Abs. [0007]. Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Verfahren zur quantitativen Beurteilung des Schädigungsgrades von reinen Nukleotiden oder reinen nukleotidhaltigen Verbin-dungen, das dadurch gekennzeichnet ist, dass deren antiradikale Aktivität gemes-sen wird. Wie sich aus der Beschreibung sowie aus den der Veranschaulichung des bean-spruchten Verfahrens dienenden Beispiele 1 bis 3 der Anmeldeunterlagen ergibt, weisen Nukleotide oder Nukleinsäuren erst nach dem schädigenden Einfluss ver-schiedener physikalischer und chemischer Faktoren, z. B. UV-Licht, eine von der Dauer des schädigenden Einflusses abhängige antiradikale Aktivität auf. Aus der Versuchsdurchführung der Beispiele 1 bis 3 ist ersichtlich, dass diese antiradikale Aktivität auf die reinen Nukleotide oder auf reine Nukleinsäure in Lösung zurück-zuführen ist und sich erst nach Bestrahlung mit UV-Licht bei 254 nm in Abhängig-keit von der Bestrahlungszeit einstellt (vgl. DE 102 59 885 A1 [0007], [0011] bis [0015] sowie die Figuren 1 bis 3 der DE 102 59 885 A1). Weder aus den im Prüfungsverfahren entgegengehaltenen Druckschriften „Me-thods in Enzymology, Vol. 300 (1999) 437-456“ (1) und DE 198 46 148 A1 (2) noch aus den in der Literaturliste zitierten Druckschriften ist ein Anhaltspunkt bzw. ein Hinweis oder gar eine konkrete Untersuchung dahin zu entnehmen, dass - 8 - Nukleotide und nukleotidhaltige Verbindungen entweder im nativen Zustand oder nach dem schädigenden Einfluss verschiedener physikalischer oder chemischer Faktoren eine antiradikale Aktivität aufweisen. Die Druckschrift (1) geht zwar auf antioxidative Systeme in lebenden Organismen sowie auf die antioxidative Kapazität verschiedener darin vorkommender Substan-zen und deren Bestimmung mittels üblicher Verfahren ein, wobei Messungen zur Bestimmung der antioxidativen Kapazität sowie der antiradikalen Aktivität, abge-sehen von als antioxidativ bekannten Substanzen, an Gewebeproben oder Kör-perflüssigkeiten durchgeführt wurden. Eine Anregung zur Untersuchung von Nukleotiden oder nukleotidhaltigen Verbindungen geht hiervon jedoch nicht aus. Das aus der Druckschrift (2) bekannte Verfahren zur Beurteilung des oxidativen Stresses anhand der oxidativen Modifikation proteinhaltiger Stoffe mittels Mes-sung ihrer antiradikalen Aktivität vermag das beanspruchte Verfahren schon auf-grund der strukturellen Distanz zu den in vorliegendem Fall zu beurteilenden Nukleotiden bzw. Nukleinsäuren nicht nahezulegen, zumal die antiradikale Aktivi-tät gemäß (2), nach vorheriger schädigender Einflussnahme durch physikalische und chemische Faktoren, nicht bei allen in Proteinen vorkommenden Aminosäuren sondern nur bei Cystein, Histidin, Methionin, Phenylalanin, Serin, Tryptophan und Tyrosin festzustellen war (vgl. (2), insbes. Sp. 1 Z. 60 bis Sp. 2 Z. 7). Aus dem vorliegenden Stand der Technik ist deshalb auch keinerlei Anregung da-hin zu entnehmen, dass sich aus dieser überraschenden antiradikalen Aktivität unter Anwendung bekannter Nachweisreaktionen freier Radikale ein Verfahren zur quantitativen Beurteilung des Schädigungsgrades von reinen Nukeotiden oder von reinen nukleotidhaltigen Verbindungen entwickeln lässt. Das Verfahren gemäß Patentanspruch 1 erweist sich deshalb als patentfähig, so-dass dieser Anspruch gewährbar ist. - 9 - Das gleiche gilt bezüglich der Unteransprüche 2 bis 4, die bevorzugte Ausfüh-rungsformen des Verfahrens gemäß Patentanspruch 1, auf den sie rückbezogen sind, betreffen. Der angefochtene Beschluss war somit aufzuheben und das Patent gemäß § 49 Abs. 1 PatG zu erteilen. gez. Unterschriften
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