15 W (pat) 63/03  - 15. Senat (Techn.Beschw.)

BUNDESPATENTGERICHT 15 W (pat) 63/03 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 10. November 2005 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend das Patent 197 36 535 … BPatG 154 08.05 - 2 - hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 10. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsit-zenden Richters Dr. Kahr, des Richters Dr. Jordan, der Richterin Klante sowie des Richters Dr. Egerer beschlossen: Die Beschwerde wird zurückgewiesen. G r ü n d e I. Auf die am 22. August 1997 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche Pa-tent- und Markenamt das Patent 197 36 535 mit der Bezeichnung "Basislackzusammensetzung sowie Verfahren zur Herstellung von mehrschichtigen Überzügen" erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 28. Januar 1999. Nach Prüfung des erhobenen Einspruchs wurde das Patent mit Beschluss der Pa-tentabteilung 43 vom 14. Oktober 2003 widerrufen. Dem Beschluss lagen die Pa-tentansprüche 1 bis 6 der DE 197 36 535 C1 zugrunde. Die zueinander in Neben-ordnung stehenden Patentansprüche 1 und 5 haben folgenden Wortlaut: - 3 - "1. Basislackzusammensetzung enthaltend als Bindemittelbe-standteile (i) eine an sich bekannte Acrylatdispersion mit einem Gehalt von 30 bis 60 Gew.-% C1-C8-Alkyl(meth)acrylat-haltigen Mo-nomeren, 30 bis 60 Gew.-% vinylaromatischen Monomeren und 0,5 bis 10 Gew.-% (Meth)acrylsäure im Polymerisat, so-wie (ii) eine Dispersion eines Polymeren, das in an sich bekannter Weise erhältlich ist, indem in einer wässrigen Dispersion ei-nes Polyurethanharzes, das ein zahlenmittleres Molekularge-wicht Mn von 1000 bis 30.000 Dalton aufweist und im statisti-schen Mittel pro Molekül 0,05 bis 1,1 polymerisierbare Dop-pelbindungen enthält, ein ethylenisch ungesättigtes Mono-mer oder ein Gemisch aus ethylenisch ungesättigten Mono-meren in Gegenwart eines wasserunlöslichen Initiators oder eines Gemischs aus wasserunlöslichen Initiatoren radikalisch polymerisiert wird, wobei das Gewichtsverhältnis zwischen dem Polyurethanharz und dem ethylenisch ungesättigten Monomeren bzw. dem Gemisch aus ethylenisch ungesättig-ten Monomeren zwischen 1:10 und 10:1 liegt, und (iii) ein Rheologiehilfsmittel, das ein synthetisches Polymer mit ionischen und/oder assoziativ wirkenden Gruppen enthält, wobei der Anteil der Komponente (i) zwischen 10 und 80 Gew.-% und der Anteil der Komponente (ii) zwischen 20 und 90 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Summe der Gewichtsanteile der Kompo-nenten (i) und (ii), beträgt. 5. Verfahren zur Herstellung eines mehrschichtigen Überzugs auf einer Substratoberfläche, bei dem (A) auf eine mit einem üblichen Füller oder gegebenenfalls mit einem bekannten wässrigen Wasserbasislack beschichtete - 4 - Substratoberfläche gegebenenfalls nach Abdunsten die Ba-sislackzusammensetzung nach einem der Ansprüche 1 bis 4 aufgebracht wird, welche man ebenfalls gegebenenfalls ab-dunsten lässt, (B) auf die so erhaltene Basisschicht eine geeignete transparen-te Decklackzusammensetzung aufgebracht wird und (C) die Basisschicht sowie gegebenenfalls die Füllerschicht bzw. die erste Basislackschicht zusammen mit der Deckschicht eingebrannt wird." Wegen des Wortlauts der jeweiligen darauf rückbezogenen Unteransprüche wird auf die DE 197 36 535 C1 verwiesen. Der Widerruf des Patents wurde damit begründet, dass die beanspruchte Basis-lackzusammensetzung gegenüber der Lehre der Druckschriften WO 97/23306 A1 (1), DE 43 39 870 A1 (2) sowie DE 41 22 265 A1 (3) nicht auf ei-ner erfinderischen Tätigkeit beruhe. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Sie verteidigt das Patent mit den Patentansprüchen 1 bis 6 in der erteilten Fas-sung gemäß DE 197 36 535 C1 (Hauptantrag), hilfsweise mit den in der mündli-chen Verhandlung am 10. November 2005 überreichten Patentansprüchen 1 bis 4 folgenden Wortlauts: "1. Verfahren zur Herstellung eines mehrschichtigen Überzugs auf einer Substratoberfläche, bei dem (A) auf eine mit einem üblichen Füller oder gegebenenfalls mit einem bekannten wässrigen Wasserbasislack beschichtete Substratoberfläche gegebenenfalls nach Abdunsten eine Ba-- 5 - sislackzusammensetzung aufgebracht wird, welche man ebenfalls gegebenenfalls abdunsten lässt, (B) auf die so erhaltene Basisschicht eine geeignete transparen-te Decklackzusammensetzung aufgebracht wird und (C) die Basisschicht sowie gegebenenfalls die Füllerschicht bzw. die erste Basislackschicht zusammen mit der Deckschicht eingebrannt wird, dadurch gekennzeichnet, dass als transparente Decklackzusam-mensetzung in der Stufe (B) ein Pulverslurry-Klarlack eingesetzt wird und dass in der Stufe (A) eine Basislackzusammensetzung enthaltend als Bindemittelbestandteile (i) eine an sich bekannte Acrylatdispersion mit einem Gehalt von 30 bis 60 Gew.-% C1-C8-Alkyl(meth)acrylat-haltigen Mo-nomeren, 30 bis 60 Gew.-% vinylaromatischen Monomeren und 0,5 bis 10 Gew.-% (Meth)acrylsäure im Polymerisat, so-wie (ii) eine Dispersion eines Polymeren, das in an sich bekannter Weise erhältlich ist, indem in einer wässrigen Dispersion ei-nes Polyurethanharzes, das ein zahlenmittleres Molekularge-wicht Mn von 1000 bis 30.000 Dalton aufweist und im statisti-schen Mittel pro Molekül 0,05 bis 1,1 polymerisierbare Dop-pelbindungen enthält, ein ethylenisch ungesättigtes Mono-mer oder ein Gemisch aus ethylenisch ungesättigten Mono-meren in Gegenwart eines wasserunlöslichen Initiators oder eines Gemischs aus wasserunlöslichen Initiatoren radikalisch polymerisiert wird, wobei das Gewichtsverhältnis zwischen dem Polyurethanharz und dem ethylenisch ungesättigten Monomeren bzw. dem Gemisch aus ethylenisch ungesättig-ten Monomeren zwischen 1:10 und 10:1 liegt, und (iii) ein Rheologiehilfsmittel, das ein synthetisches Polymer mit ionischen und/oder assoziativ wirkenden Gruppen enthält, - 6 - wobei der Anteil der Komponente (i) zwischen 10 und 80 Gew.-% und der Anteil der Komponente (ii) zwischen 20 und 90 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Summe der Gewichtsanteile der Kompo-nenten (i) und (ii), beträgt, eingesetzt wird. 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Anteil der Komponente (i) zwischen 20 und 60 Gew.-% und der Anteil der Komponente (ii) zwischen 40 und 80 Gew.-%, jeweils bezogen auf die Summe der Gewichts-anteile der Komponenten (i) und (ii) beträgt. 3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch ge-kennzeichnet, dass die Komponente (iii) zusätzlich ein ioni-sches Schichtsilikat enthält. 4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch ge-kennzeichnet, dass die Basislackzusammensetzung von 3 bis 65 Gew.-%, bezogen auf den Festkörpergehalt, Pigmente und Füllstoffe enthält." Die Patentinhaberin vertritt die Auffassung, die Patentabteilung sei bei der Beurtei-lung der erfinderischen Tätigkeit unzutreffenderweise davon ausgegangen, dass der Fachmann angeregt durch die Druckschrift (3) eine Kombination der Lehren der Druckschriften (1) und (2) vornehmen werde und damit ohne weiteres zum Gegenstand des Streitpatents gelangen könne (vgl. Schrifts. v. 3. November 2005 S. 4 Abs. 2 i. V. m. Beschl. d. Patentabt. vom 14. Oktober 2003 S. 6 Abs. 3 und 4). In der hilfsweise verteidigten, auf ein Verfahren zur Herstellung eines mehrschich-tigen Überzugs aus einer Substratoberfläche mit einem Pulverslurry-Klarlack als Deckschicht eingeschränkten Fassung werde zudem das insbesondere bei einer - 7 - Deckschicht aus Pulverslurry-Klarlack auftretende Mudcracking vermieden, wofür es im vorgebrachten Stand der Technik keine Anregung gegeben habe (vgl. hierzu Schrifts. v. 3. November 2005 S. 2 Abs. 4 und 5). Die Patentinhaberin stellt den Antrag, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent gemäß Hauptantrag in vollem Umfang aufrechtzuerhalten, hilfsweise, das Patent beschränkt aufrechtzuerhalten gemäß den Ansprüchen 1 – 4, überreicht in der mündlichen Verhandlung, und einer ggfls. anzupassenden Beschreibung. Die Einsprechende tritt dem Vorbringen der Patentinhaberin entgegen und stellt den Antrag, die Beschwerde zurückzuweisen. Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen. II. Die frist- und formgerecht eingelegte Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig (PatG § 73). Sie führt jedoch nicht zum Erfolg. Die Offenbarung der Patentansprüche beider Anträge ist gegeben. Eine Basislack-zusammensetzung gemäß den Patentansprüchen 1 bis 6 nach Hauptantrag, die der erteilten Fassung entsprechen, ergibt sich aus den ursprünglichen Patentan-sprüchen 1 bis 3 sowie 8 bis 11 (vgl. urspr. Unterl. S. 31 bis 33). Entsprechendes trifft für ein Verfahren gemäß den Patentansprüchen 1 bis 4 nach Hilfsantrag zu, das sich sowohl aus den ursprünglichen Unterlagen als auch aus der Streitpatent-- 8 - schrift herleiten lässt (vgl. urspr. Unterl. S. 33 Anspr. 10 i. V. m. Anspr. 11 und 1, sowie Anspr. 3, 8 und 9; DE 197 36 535 C1 S. 10 Anspr. 5 i. V. m. Anspr. 6 und 1, sowie Anspr. 2 bis 4). Hinsichtlich der im Übrigen nicht angegriffenen Ausführbarkeit bestehen keine Be-denken. Einer Basislackzusammensetzung mit den Merkmalen gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag sowie einem Verfahren zur Herstellung eines mehrschichtigen Überzugs enthaltend betreffende Basislackzusammensetzung auf einem Substrat gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag mangelt es jedoch im Hinblick auf den vorgebrachten Stand der Technik an der Patentfähigkeit. Dabei kann dahinstehen, ob es der beanspruchten Basislackzusammensetzung oder des hilfsweise beanspruchten Verfahrens zur Herstellung eines mehrschichti-gen Überzugs enthaltend betreffende Basislackzusammensetzung gegenüber der Druckschrift WO 97/23306 A1 (1) – wie von der Einsprechenden zwar im Ein-spruchsverfahren schriftsätzlich vorgetragen, im Einspruchsbeschwerdeverfahren jedoch nicht mehr behauptet – bereits an der erforderlichen Neuheit mangelt. Denn der Gegenstand des Streitpatents beruht sowohl in der Fassung des Haupt-antrags als auch in der Fassung des Hilfsantrags nicht auf einer erfinderischen Tä-tigkeit. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit ist von der Aufgabe auszugehen, die darin besteht, die verhältnismäßig schlechte Haftung der Basislacke zu den transparenten Decklackbeschichtungen, insbesondere zu 2-Komponenten- und zu Pulverslurry-Klarlacken, bei gleichzeitig hoher Schwitzwasserbeständigkeit zu ver-bessern und darüber hinaus auch eine optische Beeinträchtigung des Lacksys-tems, beispielsweise durch das so genannte Mudcracking, zu vermeiden (vgl. DE 197 36 535 C1, S. 2 Z. 60 bis 65 i. V. m. Schrifts. d. Patentinh. v. 3. Novem-ber 2005 S. 2 Abs. 4 und 5). - 9 - Gelöst wird diese Aufgabe gemäß Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch eine Basislackzusammensetzung enthaltend Bestandteile mit den Merkmalen: 1) eine Acrylatdispersion basierend auf den folgenden Mono-mer(struktur)anteilen im Polymerisat 1.1) 30-60 Gew-% C1-C8 Alkyl(meth)acrylat 1.2) 30-60 Gew-% vinylaromatische Monomereinheiten 1.3) 0,5-10 Gew-% (Meth)Acrylsäure 2) eine Polymerdispersion, die in an sich bekannter Weise erhält-lich ist, indem 2.1) in einer wässrigen Dispersion eines Polyurethanhar-zes mit Mn 1000 bis 30000 Dalton und mit statistisch gemittelten 0,05 bis 1,1 polymerisierbaren Doppelbin-dungen pro Molekül radikalisch polymerisiert wird 2.1.1) ein ethylenisch ungesättigtes Monomer oder ein Ge-misch aus ethylenisch ungesättigten Monomeren 2.1.2) in Gegenwart eines wasserunlöslichen Initiators oder eines Gemisches aus wasserunlöslichen Initiatoren 2.1.3) im Gewichtsverhältnis Polyurethanharz zu ethylenisch ungesättigtem Monomer(gemisch) zwischen 1:10 und 10:1 3) ein Rheologiehilfsmittel enthaltend ein synthetisches Polymer 3.1) mit ionischen Gruppen und/oder 3.2) mit assoziativ wirkenden Gruppen 4. wobei der Anteil der Komponente 1) zwischen 10 und 80 Gew-% und der Anteil der Komponente 2) zwischen 20 und - 10 - 90 Gew-% beträgt, jeweils bezogen auf die Summe der Ge-wichtsanteile von 1) und 2). Diese Lösung war indessen für einen Fachmann ausgehend von der Lehre der am 3. Juli 1997 und damit gegenüber dem Anmeldetag 22. August 1997 des Streitpa-tents vorveröffentlichten WO 97/23306 A1 (1) nahe liegend. Aus (1) ist ein Verfahren zur Herstellung einer Mehrschichtlackierung mit einem Basislack bekannt, der eine wässrige Dispersion eines Acrylat-Polymerisats basie-rend auf 30 bis 60 Gew.-% C1-C8-Alkyl(meth)acrylat-Monomeren, 30 bis 60 Gew.-% vinylaromatischen Monomeren und 0,5 bis 10 Gew.-% (Meth)acrylsäu-re sowie eines Acrylat-Copolymers basierend auf C1-C6-Alkyl(meth)acrylat und (Meth)acrylsäure als nicht-assoziativ wirkenden, ionischen Verdickers enthält und damit die Merkmale 1 bis 1.3 sowie 3 und 3.1 aufweist (vgl. (1) S. 17 Anspr. 12 (i), (ii)). Der Basislack kann dabei noch weitere Komponenten unterschiedlicher Funk-tion enthalten (vgl. (1), S. 5 Abs. 3 bis S. 7 vorle. Abs.), so auch Polyurethane so-wie acrylierte Polyurethane und urethanisiere Acrylate als verträgliche wasserver-dünnbare Harze zum Zweck einer verbesserten Haftung (vgl. (1) S. 5 le. Abs.). Zur Verbesserung der Haftung des Basislacks und damit unter Berücksichtigung einer Teilaufgabe des Streitpatents wird ein Fachmann nicht umhin können, gera-de solche acrylierten Polyurethane in Erwägung zu ziehen, deren Einsatz - zum Zeitpunkt von (1) – bereits zu diesem Zweck in Basislackierungen vorbeschrieben ist. Dabei wird er zwangsläufig auch die gegenüber (1) vorveröffentlichte Lehre der DE 43 39 870 A1 (2), wonach sich eine ausgezeichnete Haftung zwischen Basis-lackschicht und Klarlack-Deckschicht erzielen läßt, wenn der Basislack als Binde-mittel ein Polymer aufweist, das exakt nach den Vorgaben der Merkmale 2 bis 2.1.3 erhältlich ist (vgl. (2) Sp. 2 Z. 45 bis 59 i. V. m. Sp. 13 Anspr. 1 Z. 40 bis 55), in seine Überlegungen miteinbeziehen und somit ohne weiteres zu einer Basis-lackzusammensetzung mit den Merkmalen 1 bis 3 bzw. 3.2 gemäß Patentan-spruch 1 nach Hauptantrag gelangen. - 11 - Was den Anteil der Komponenten (i) und (ii) der Basislackzusammensetzung ge-mäß dem Merkmal 4 anbelangt, so wird ein Fachmann ohne weiteres Zusammen-setzungen im Anteilsbereich von 10 bis 80 Gew.-% für die Komponente (i) und 20 bis 90 Gew.-% für die Komponente (ii) im Zuge routinemäßigen Optimierens in Be-tracht ziehen, wofür es schon im Hinblick auf die sehr große Bereichsbreite keines erfinderischen Zutuns bedarf. Zudem ist wegen der im Hinblick auf die Formulie-rung "enthaltend" offenen Anspruchsfassung, wie die Einsprechende und Be-schwerdegegnerin vorgebracht hat, durch das Merkmal 4 die Festlegung auf eine bestimmte Basislackzusammensetzung ohnehin nicht gegeben. Sofern die Patentinhaberin darauf verwiesen hat, es habe im vorgebrachten Stand der Technik weder einen Hinweis auf die beiden Teilaufgaben verbesserte Schwitzwasserbeständigkeit sowie Vermeiden von Mudcracking noch eine Anre-gung zur Lösung dieser beiden Teilaufgaben gegeben, so führt dies nicht zu einer anderen Bewertung. Denn für den Fachmann ergibt sich bereits aus der Druck-schrift (2) der Hinweis auf eine verbesserte Stabilität gegenüber kondensierter Feuchtigkeit und damit auf die Schwitzwasserbeständigkeit als weitere Teilaufga-be des Streitpatents (vgl. (2) Sp. 2 Z. 51 bis 54 i. V. m. Sp. 2 Z. 17 bis 25 sowie Sp. 1 Z. 37 bis 41). Selbst wenn ein Fachmann nicht dazu in der Lage sein sollte, aus den betreffen-den Textstellen der Druckschrift (2) (vgl. (2) Z. 51 bis 54 i. V. m. Sp. 1 Z. 37 bis 41) von einer sehr guten Beständigkeit gegenüber hoher Luftfeuchtigkeit zwanglos auf die weitere Teilaufgabe einer verbesserten Schwitzwasserbeständigkeit zu schlie-ßen, wie von der Patentinhaberin in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, so gibt ihm schließlich die gegenüber (2) vorveröffentlichte Lehre der Druckschrift DE 41 22 265 A1 (3) Anregung zur Lösung dieser Teilaufgabe durch Einsatz acry-lierter Polyurethanharze in Basislacken bei guter Haftung (vgl. (3) S. 7 Z. 20 bis 28). Der Beschluss der Patentabteilung ist daher auch insofern nicht zu beanstan-den. - 12 - Was die verbleibende Teilaufgabe des Vermeidens von Mudcracking anbelangt, so ist zunächst festzustellen, dass dieses Problem weder in den ursprünglichen Unterlagen des Streitpatents noch in der Patentschrift beschrieben ist. Sofern die Patentinhaberin, wie in der mündlichen Verhandlung vorgetragen, dar-auf verweist, dass die Offenbarung des Zwecks der Vermeidung von Mudcracking durch den bereits in den ursprünglichen Unterlagen unter Bezugnahme auf den nächstkommenden Stand der Technik enthaltenen Hinweis auf die Bedeutung des Aussehen des Lacksystems impliziert werde (vgl. urspr. Unterl. S. 2 Z. 9 bis 16; DE 197 36 535 S. 2 Z. 22 bis 25), so muss eine entsprechende Anregung für den Fachmann auch von der betreffenden Textstelle in der vorveröffentlichten Druck-schrift (1) ausgehen (vgl. (1) S. 1 le. Abs. bis S. 2 Abs. 1). Im Übrigen vertritt der Senat die Ansicht, dass ein Effekt, der sich unter Berück-sichtigung der bereits aus dem Stand der Technik expressis verbis bekannten Teilaufgaben zwangsläufig von selbst und damit quasi als Bonus einstellt, nicht patentbegründend sein kann (vgl. hierzu BGH GRUR 2003, 317 – Kosmetisches Sonnenschutzmittel). Der Ansicht der Patentinhaberin, die mit dem Stand der Technik jeweils getrennt gemäß (1) oder (2) durchgeführten Vergleichsversuche zeigten erheblich schlech-tere Ergebnisse als die streitpatentgemäße Lehre, sodass der Fachmann niemals auf die Idee gekommen wäre, die Lehre der beiden Druckschriften (1) und (2) zu kombinieren, kann der Senat nicht beitreten. Denn für die beiden Vergleichsversu-che (vgl. Streitpatentschrift S. 8 Z. 66 bis S. 10 Z. 25) ist die Patentinhaberin nicht von den Ausführungsbeispielen der beiden Druckschriften des Standes der Tech-nik ausgegangen, sondern sie hat das Beispiel 1 des Streitpatents als Ausgangs-punkt genommen und nach eigenem Ermessen in Richtung der Lehre der Druck-schrift (1) oder der Druckschrift (2) verändert. - 13 - b) Was ein Verfahren zur Herstellung eines mehrschichtigen Überzugs auf einem Substrat gemäß Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag anbelangt, so ergibt sich für das dementsprechend eingeschränkte Streitpatent kein anderes Ergebnis. In dem beanspruchten Verfahren wird in Stufe (B) des üblichen, aus den Stu-fen (A), (B) und (C) bestehenden Lackierprozess (vgl. hierzu (1) ein Pulverslurry-Klarlack eingesetzt, während sich der Basislack gegenüber dem Hauptantrag un-verändert aus den Bindemittelbestandteilen (i), (ii) und (iii) bzw. den Merkmalen 1 bis 4 zusammensetzt. Dass ein Basislack mit den Merkmalen gemäß Hauptantrag zusammen mit einem Pulverslurry-Klarlack als transparente Decklack zur Herstellung eines mehrschich-tigen Überzugs auf einer Substratoberfläche eingesetzt wird, ergibt sich für den Fachmann jedoch bereits unmittelbar aus der Druckschrift (1) (vgl. (1) Anspr. 1 i. V. m. S. 8 Abs. 5) und vermag daher die erfinderische Tätigkeit nicht zu begrün-den. c) Mit den Patentansprüchen 1 nach Haupt- und nach Hilfsantrag fallen auch alle übrigen Patentansprüche, ohne dass es einer Prüfung und Begründung dahin be-darf, ob diese etwas Schutzfähiges enthalten (BGH GRUR 1997, 120 – Elektri-sches Speicherheizgerät). Kahr Richter Dr. Jordan ist wegen Urlaubs an der Unterschrifts- leistung verhindert. Kahr Klante Egerer Pü

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