15 W (pat) 7/13  - 15. Senat (Techn.Beschw.)

BPatG 154 05.11 BUNDESPATENTGERICHT 15 W (pat) 7/13 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 23. März 2015 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 10 2007 037 008.5 … hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 23. März 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Feuerlein, des Richters Dr. Egerer, der Richterin Dr. Hoppe und des Richters Dr. Wismeth beschlossen: 1. Der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 N vom 20. November 2012 wird aufgehoben. - 2 - 2. Es wird ein Patent erteilt mit der Bezeichnung „Diagnosesub-stanz zur Anwendung in einem Verfahren zur Bestimmung der Aggressivität eines Prostatatumors“ und dem Anmeldetag 6. August 2007 auf der Grundlage folgender Unterlagen: - Patentansprüche 1 bis 10 vom 23. März 2015, - Beschreibungsseiten 1 bis 7, vom 23. März 2015 sowie - 2 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 3, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am Anmeldetag. G r ü n d e I. Die am 6. August 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Pa-tentanmeldung der S… AG in M…, mit der Bezeichnung „Diagnosesubstanz zur Anwendung in einem Verfahren zur Bestimmung der Ag-gressivität eines Prostatatumors und Diagnoseverfahren“, die am 19. Februar 2009 in Form der DE 10 2007 037 008 A1 offengelegt wurde, ist mit Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 N vom 20. November 2012 zurückgewiesen worden. Dem Zurückweisungsbeschluss liegen die Ansprüche 1 bis 10 und 12 bis 20, ein-gegangen am 9. Juli 2008, sowie der Patentanspruch 11, eingegangen am 20. September 2011 zugrunde. Die zueinander in Nebenordnung stehenden An-sprüche 1 und 11 haben folgenden Wortlaut: - 3 - - 4 - Die Prüfungsstelle gründete die Zurückweisung der Patentanmeldung auf § 2a (1) Nr. 2 PatG. Die wesentlichen Verfahrensmaßnahmen des dem Beschluss zu-grunde liegenden Anspruchs 11 umfassten unmittelbare Eingriffe am Körper des Patienten, seien damit als chirurgische Behandlung am menschlichen Körper an-zusehen und deshalb vom Patentschutz ausgeschlossen. Dabei sei unerheblich, ob die intrakorporale Positionierung der Detektionseinrichtung im menschlichen - 5 - Körper im Rahmen des Bestimmungsverfahrens erfolge oder bereits zuvor vorge-nommen worden sei. Im Prüfungsverfahren wurden folgende Druckschriften ermittelt und entgegenge-halten: 1) US 2003/0175274 A1 2) American Journal of Clinical Pathology 127 (2007) 572-579 (April-Heft) 3) EP 1542019 A2 4) EP 1564292 A1 5) EP 1905457 A1. Im Prüfungsverfahren war der Anmelderin außerdem mitgeteilt worden, die an-meldungsgemäße Lehre betreffend die beanspruchte Diagnosesubstanz sei be-reits aus der Druckschrift (3) bekannt und außerdem nicht so deutlich und voll-ständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Gegen die Zurückweisung der Patentanmeldung hat die Anmelderin mit Schrift-satz vom 17. Dezember 2012 Beschwerde eingelegt und beantragt, den Be-schluss vom 20. November 2012 aufzuheben. Mit Schriftsatz vom 17. Januar 2013 hat die Anmelderin ihre Beschwerde begrün-det. Wegen des allein auf den Verfahrensanspruch 11 bezogenen Zurückwei-sungsgrund des § 2a (1) Nr. 2 PatG hat sie die Verfahrensansprüche 11 bis 20 insgesamt fallengelassen und beantragt die Erteilung des Patents nurmehr mit den Sachansprüchen 1 bis 10 in der am 9. Juli 2008 beim DPMA eingegangenen Fassung, von der Anspruch 1 vorstehend wiedergegeben ist. Sie führt im Wesentlichen aus, die – nach Streichung der Verfahrensansprüche – nunmehr ausschließlich beanspruchte Diagnosesubstanz werde von den im Prü-fungsverfahren entgegengehaltenen Druckschriften nicht patenthindernd getroffen. - 6 - Insbesondere beschrieben die Druckschriften (2) und (3) keine Diagnosesubstanz gemäß Anspruch 1. In der mündlichen Verhandlung am 23. März 2015 hat die Anmelderin eine geän-derte Anspruchsfassung mit zweckgebundenen Sachansprüchen 1 bis 10 folgen-den Wortlauts vorgelegt: „1. Diagnosesubstanz zur Anwendung in einem Verfahren zur Bestimmung der Aggressivität eines Prostatatumors, bei dem die Diagnosesubstanz über die Blutbahn der Prostata zugeführt wird, enthaltend – einen Biomarker, der mit einem mit einer Detektionseinrich-tung detektierbaren ersten Label versehen ist und der spezi-fisch an ein VEGF-Molekül bindet, und – einen Biomarker, der spezifisch an ein Zielmolekül bindet, das im Endothel von Blutgefäßen gesunden Gewebes und von Blutgefäßen des Prostatatumors gleichermaßen vor-kommt, und der mit einem zweiten Label versehen ist, das mit Hilfe einer Detektionseinrichtung unabhängig von dem ersten Label detektierbar ist. 2. Diagnosesubstanz nach Anspruch 1, die einen an das CD34-Molekül bindenden Biomarker enthält. 3. Diagnosesubstanz nach einem der vorhergehenden Ansprü-che, das zusätzlich einen Biomarker enthält, der spezifisch an ein entzündungsbedingt im Prostatagewebe vorhandenes Zielmolekül bindet und der mit wenigstens einem dritten Label versehen ist, das mit Hilfe einer Detektionseinrichtung unabhängig von dem ersten und dem zweiten Labels detektierbar ist. - 7 - 4. Diagnosesubstanz nach Anspruch 3, enthaltend einen an ICAM-1 bindenden Biomarker. 5. Diagnosesubstanz nach einem der vorhergehenden Ansprü-che, bei dem wenigstens ein Biomarker aus der Gruppe „Antikör-per, Anticalin, Aptamer, Spiegelmer, Virus“ verwendet wird. 6. Diagnosesubstanz nach Anspruch 5, enthaltend einen ge-züchteten M13-Phagen. 7. Diagnosesubstanz nach einem der vorhergehenden Ansprü-che, die als Label einen elektromagnetische Wellen absorbieren-den Farbstoff enthält. 8. Diagnosesubstanz nach Anspruch 7 mit einem im nahen Infrarot absorbierenden Farbstoff. 9. Diagnosesubstanz nach Anspruch 7, bei dem das Label ein Fluoreszenzfarbstoff-Molekül ist. 10. Diagnosesubstanz nach Anspruch 9, mit einem Fluoreszenz-farbstoff-Molekül, dessen Absorptions- und Fluoreszenzspektrum im nahen Infrarot liegen.“ Sie beantragt: 1. Den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse G 01 N vom 20. November 2012 aufzuheben. 2. Ein Patent zu erteilen mit der Bezeichnung „Diagnosesubstanz zur Anwendung in einem Verfahren zur Bestimmung der - 8 - Aggressivität eines Prostatatumors“ und dem Anmeldetag 6. August 2007 auf der Grundlage folgender Unterlagen: - Patentansprüche 1 bis 10 vom 23. März 2015, - Beschreibungsseiten 1 bis 7, vom 23. März 2015 sowie - 2 Blatt Zeichnungen mit Figuren 1 bis 3, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am Anmeldetag. Wegen des weiteren Vorbringens wird auf den Inhalt der Akten verwiesen. II. Die Beschwerde ist zulässig. Sie ist insbesondere frist- und formgerecht einge-reicht worden (§ 73 PatG). Die Beschwerde führt auch zum Erfolg. Die Diagnosesubstanz zur Anwendung in einem Verfahren zur Bestimmung der Aggressivität eines Prostatatumors in der nunmehr beanspruchten Fassung ist gegenüber dem ermittelten Stand der Tech-nik neu und erfinderisch. Die beanspruchte Diagnosesubstanz ist als Erzeugnis zur Anwendung in einem Diagnostizier-Verfahren gemäß § 2a (1) Nr. 2 Satz 2 PatG auch patentierbar. 1. Die Patentansprüche 1 bis 10 in der am 23. März 2015 eingereichten Fassung lassen sich unmittelbar aus den ursprünglichen Ansprüchen in Verbindung mit der ursprünglichen Beschreibung herleiten, so dass bezüglich der Offenbarung keine Bedenken bestehen (vgl. DE 10 2007 037 A1 Anspr. 1 u 2 i. V. m. Anspr. 12 u 13; Anspr. 3 bis 11). - 9 - 2. Der geltende zweckgebundene Erzeugnisanspruch 1 betrifft eine 1) Diagnosesubstanz 1.1) zur Anwendung in einem Verfahren zur Bestimmung der Aggressivität eines Prostatatumors, 1.2) bei dem die Diagnosesubstanz über die Blutbahn der Prostata zugeführt wird, enthaltend/umfassend 2) einen Biomarker (erster Biomarker), 2.1) der spezifisch an ein VEGF-Molekül bindet, 2.2) mit einem mit einer Detektionseinrichtung detektierbaren ersten Label, 3) einen (weiteren/zusätzlichen) Biomarker (zweiter Biomarker), 3.1) der spezifisch an ein Zielmolekül bindet, das im Endothel von Blutgefä-ßen gesunden Gewebes wie von Blutgefäßen des Prostatatumors vor-kommt, 3.2) mit einem mit einer Detektionseinrichtung unabhängig vom ersten Label detektierbaren zweiten Label. Der Begriff „Diagnosesubstanz“, den die Prüfungsstelle als nicht zutreffend offen-bart angesehen hat, ist im Rahmen der ursprünglichen Offenbarung zweifelsfrei als eine diagnostische Zusammensetzung enthaltend mehr als eine Bio-markersubstanz oder als eine Diagnosesubstanz mit mehr als einem als Biomar-ker fungierendem Strukturelement, beispielsweise ein multifunktionaler bzw. multi-spezifischer Antikörper, zu verstehen und auszulegen (vgl. DE 10 2007 037 008 A1 Anspr. 1, 2, 4 u 5 i. V. m. S. 3 re. Sp. zweite Hälfte sowie S. 4 [0010] i. V. m. Fig. 1 bis 3). - 10 - 3. Die erfindungsgemäße Lehre ist auch hinsichtlich der nunmehr zweckgebunden beanspruchten Diagnosesubstanz so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Wie im Erstbescheid des Deutschen Patent- und Markenamts zutreffend festge-stellt, ist die beanspruchte Diagnosesubstanz lediglich durch Eigenschaften oder Funktionen der enthaltenen Biomarker beschrieben. Fehlende Angaben zur che-mischen Struktur der Diagnosesubstanz bzw. der enthaltenen Biomarker sind, wie bereits im Folgebescheid eingeräumt, noch kein Grund für mangelnde Ausführ-barkeit der anmeldungsgemäßen Lehre. Auch nach Ansicht des Senats bestehen im Hinblick auf den ursprünglichen Anspruch 6 in Verbindung mit der ursprüngli-chen Beschreibung (vgl. DE 10 2007 037 008 A1 [0009]) keine Zweifel an der Ausführbarkeit hinsichtlich der Bestandteile und der Verabreichbarkeit der Diagno-sesubstanz in der nunmehr zweckgebunden beanspruchten Fassung. Denn ins-besondere für VEGF, CD34 und ICAM-1 spezifische Antikörper waren bereits vor dem Anmeldetag im Handel erhältlich (vgl. z. B. (2) S. 573 re. Sp. Abs. 2 Immuno-histochemical Staining; (3) [0020], [0022]), und auch die Verabreichbarkeit von Antikörpern in die Blutbahn von Patienten sowie die – soweit für die Funktion als Antikörper erforderlich – stofflich intakte, weil metabolisch stabile Zuführung sol-cher Antikörper zu Zielorganen über die Blutbahn steht außer Frage. 4. Es kann dahinstehen, ob § 2a (1) Nr. 2 PatG insbesondere nach Maßgabe der Entscheidung des Bundespatentgerichts 21 W (pat) 52/93 sowie der Entschei-dungspraxis des Europäischen Patentamts (vgl. G 0001/04) einer Patentierung des dem angefochtenen Beschluss zugrunde liegenden Verfahrens gemäß An-spruch 11 betreffend die Bestimmung der Dichte von VEGF-Molekülen von Pros-tata-Tumoren tatsächlich entgegensteht. Der in dem angefochtenen Beschluss auf § 2a (1) Nr. 2 PatG gestützte Zurück-weisungsgrund greift jedenfalls bei der nunmehr zur Anwendung in einem Verfah-ren zur Bestimmung der Aggressivität eines Prostatatumors und damit auf ihre - 11 - Zuführung über die Blutbahn zum Prostatagewebe zweckgebunden beanspruch-ten Diagnosesubstanz nicht. Denn per Gesetz sind Erzeugnisse patentierbar, die zur Anwendung in einem chirurgischen, therapeutischen oder Diagnostizier-Ver-fahren bestimmt sind (§ 2a (1) Nr. 2 Satz 2 i. V. m. Schulte 9. Auflage, § 2a Rdn. 81, 82). 5. Die beanspruchte Diagnosesubstanz weist die erforderliche Neuheit auf und beruht gegenüber dem ermittelten Stand der Technik auch auf einer erfinderi-schen Tätigkeit. a) Soweit im Verlauf des Prüfungsverfahrens die beanspruchte Diagnosesubstanz als nicht mehr neu insbesondere gegenüber dem Inhalt der Druckschriften US 2003/0175 274 A1 (1), Amer.J.Clin.Pathol. 127 (2007) 572-579 (2) und EP 1 542 019 A2 (3) bewertet worden war, trifft dies auf eine Diagnosesubstanz enthaltend zwei Biomarker in der nunmehr zweckgebunden beanspruchten Fas-sung jedenfalls nicht mehr zu. Denn aus keiner der ermittelten Druckschriften geht eine Diagnosesubstanz oder eine diagnostische Zusammensetzung zur Bestim-mung der Aggressivität eines Prostatatumors hervor, die über die Blutbahn der Prostata zugeführt wird und damit in einem in-vivo Verfahren zweckgebunden zur Anwendung gelangt, die sämtliche Merkmale 1 bis 3.2 aufweist. b) Die beanspruchte Diagnosesubstanz beruht auch auf einer erfinderischen Tä-tigkeit. Unter Berücksichtigung der zugrunde liegenden Aufgabe (vgl. DE 10 2007 037 008 A1 [0002]) ist aus den im Prüfungsverfahren ermittelten und entgegengehaltenen Druckschriften (1) bis (5) keine Anregung dahingehend zu entnehmen, eine Diagnosesubstanz bzw. eine diagnostische Zusammensetzung mit mindestens zwei Biomarkern, von denen jeder mit einem unterschiedlichen detektierbaren Label ausgestattet ist, über die Blutbahn der Prostata zuzuführen - 12 - und im Prostatagewebe eines Patienten in-vivo die Konzentration dieser Biomar-ker und daraus die Aggressivität eines Prostatatumors zu bestimmen. Die vorveröffentlichte Druckschrift Amer. J. Clin. Pathology 127 (2007) 572 bis 579 (2), die ausweislich ihres Titels VEGF, Endoglin (CD105) als Tumormarker bei Prostataadenocarcinomen und damit einen gattungsgemäßen diagnostischen Lö-sungsansatz entsprechend den Merkmalen 1 und 1.1 betrifft, ist als dem Anmel-dungsgegenstand nächstkommender Stand der Technik anzusehen. Diese Druck-schrift liefert zwar Ansatzpunkte zur Diagnostik von Prostatatumoren mit zwei oder mehr als zwei unterschiedlichen und handelsüblichen Antikörpern als Biomarker für endotheliale Zielmoleküle (Merkmale 2, 2.1, 3 und 3.1). Die Antikörper als Bio-marker gemäß (2) sind jedoch nicht durch Markierungssubstanzen (Label) deriva-tisiert, die eine in-vivo Detektion ermöglichen könnten, sondern dienen aus-schließlich einer in-vitro Bestimmung an Gewebeschnitten der Prostata mittels üblicher nachträglicher Anfärbeverfahren am Biopsiepräparat (vgl. (2) Abstract i. V. m. insbes. S. 573 re. Sp. Abs. 2 Immunohistochemical Staining). Eine Anre-gung zur Durchführung einer in-vivo Diagnostik mit dem Merkmal 1.2 ist aus (2) nicht zu entnehmen. Nicht zuletzt wegen fehlender Anhaltspunkte für die Merk-male 2.2 und 3.2 hatte der Fachmann keinen Anlass, ausgehend von der Lehre von (2) einen in-vivo Test in Erwägung zu ziehen. Die Lehre der vorveröffentlichten Druckschrift US 2003/0175274 A1 (1), die im Wesentlichen monoklonale Antikörper bzw. deren Fragmente gegen VEGF-2 be-trifft (vgl. (1), z. B. Abstract), ist im Wesentlichen auf die Herstellung und Identifi-zierung solcher Antikörper nebst zugrunde liegender Polynukleotide und Nuklein-säuren (vgl. (1) Anspr. 1 bis 77, 86 bis 123) sowie deren Einsatz zur Therapie ei-ner Vielzahl von VEGF-2 assoziierten Erkrankungen (vgl. (1) Anspr. 78 bis 83, 124 bis 129), darunter auch Prostatakrebs (vgl. (1) Anspr. 80 und 126), ausgerichtet. Zwar sind die Ansprüche 131 bis 133 in (1) auf die Diagnose von Krebs anhand der Bestimmung mittels VEGF-spezifischer Antikörper in biologischen Proben von Patienten gerichtet (Merkmale 2 und 2.1), wobei ausweislich der Beschreibung - 13 - auch eine in-vivo Diagnostik mittels markierter Antikörper in Frage kommen kann (vgl. (1) [0478] i. V. m. [0626] bis [0635], insbes. [0630]). Jedoch fehlt in den Be-schreibungsteilen und den Ansprüchen betreffend den diagnostischen Einsatz so-wohl eine Bezugnahme auf die Detektion in Prostatagewebe (Merkmal 1.1 und 1.2) als auch auf den Einsatz eines zusätzlichen Biomarkers neben VEGF (Merk-male 3 bis 3.2). Eine Anregung, die den Fachmann zum Gegenstand des An-spruchs 1 hätte hinführen können, ist deshalb aus (1) nicht zu entnehmen. Der Fachmann hatte auch keinen Anlass zu einer Kombination der im Wesentlichen die Herstellung und Identifizierung von VEGF-Antikörpern betreffenden Lehre aus (1) mit der Lehre aus (2), da bereits handelsübliche, gegen VEGF, Endoglin (CD105) oder CD34 gerichtete Antikörper zur Verfügung standen und zudem aus der Druckschrift (1) eine in-vivo Diagnostik von Prostatatumoren expressis verbis nicht zu entnehmen ist. Eine Anregung zur in-vivo Anwendung einer Diagnostiksubstanz mit zwei oder mehr als zwei Biomarkern zur Bestimmung der Aggressivität eines Prostatatumors mit den Merkmalen 1 bis 3.2 ergibt sich auch nicht aus den übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften, auch nicht aus deren Zusammenschau unter Einbe-ziehung der Lehren aus (1) und (2). Die vorveröffentlichte Druckschrift EP 1 542 019 A2 (3) betrifft zwar nicht nur die Bestimmung von VEGF-Rezeptoren und von CD34, sondern auch von VEGF selbst in Zellpopulationen durch Anfärben mit spezifischen Antikörpern, wobei ins-besondere Fluoreszenz- und ELISA-Methoden zur Anwendung gelangen (vgl. (3) [0020] und [0024]). Hinweise oder Anregungen zur diagnostischen in-vitro oder in-vivo Anwendung bei Prostatatumoren gehen aus (3) jedoch nicht hervor. Die vorveröffentlichte Druckschrift EP 1 564 292 A1 (4) betrifft Antisense Oligonu-cleotide und damit von Antikörpern verschiedene Biomarker zur Behandlung von VEGF-bedingten Defekten und Erkrankungen, darunter auch von Prostatakarzi-nom (vgl. (4) z. B. Abstract i. V. m. Anspr. 14 und [0028]). Zwar gibt es über solche - 14 - Antisense Oligonukleotide bzw. Aptamere zur Behandlung VEGF-assoziierter Er-krankungen hinaus Anregungen zur diagnostischen Bewertung des VEGF-Gehalts (vgl. (4) [0007], [0016] i. V. m. [0058] und [0077]), jedoch keine Anhaltspunkte für eine in-vivo Diagnostik zur Bestimmung der Aggressivität von Prostatatumoren (Merkmale 1.1 und 1.2) mittels Diagnosesubstanzen enthaltend zwei oder mehr als zwei Biomarker mit den Merkmalen 2 bis 3.2. Die Druckschrift EP 1 905 457 A1 (5) liegt dem Gegenstand der vorliegenden An-meldung ferner und vermag deshalb allein oder in Zusammenschau mit den Druckschriften (1) bis (4) die erfinderische Tätigkeit nicht in Frage zu stellen. 6. Eine Diagnosesubstanz gemäß Anspruch 1 erfüllt damit sämtliche Patentie-rungserfordernisse, so dass dieser Anspruch gewährbar ist. Von der Patentfähig-keit des Anspruchs 1 getragen und deshalb gewährbar sind auch die darauf un-mittelbar oder mittelbar rückbezogenen Unteransprüche 2 bis 10, die weiterge-hende, nicht selbstverständliche Ausgestaltungen einer Diagnosesubstanz gemäß Anspruch 1 zum Gegenstand haben. III. R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g Gegen diesen Beschluss steht der Anmelderin – vorbehaltlich des Vorliegens der weiteren Rechtsmittelvoraussetzungen, insbesondere des Vorliegens einer Be-schwer – das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Sie ist nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel gerügt wird, nämlich 1. dass das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war, - 15 - 2. dass bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramts kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war, 3. dass einem Beteiligten das Rechtliche Gehör versagt war, 4. dass ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertre-ten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder still-schweigend zugestimmt hat, 5. dass der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt wor-den sind, oder 6. dass der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist. Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, oder durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmäch-tigten in elektronischer Form bei der elektronischen Poststelle des Bundesge-richtshofs, www.bundesgerichtshof.de/erv.html, einzureichen. Das elektronische Dokument ist mit einer prüfbaren qualifizierten elektronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer prüfbaren fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen. Die Eignungsvoraussetzungen für eine Prü-fung und für die Formate des elektronischen Dokuments werden auf der Internet- - 16 - seite des Bundesgerichtshofs www.bundesgerichtshof.de/erv.html bekannt gege-ben. Dr. Feuerlein Dr. Egerer Dr. Hoppe Dr. Wismeth prö

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