17 W (pat) 26/11  - 17. Senat (Techn.Beschw.)

BPatG 15208.05BUNDESPATENTGERICHT17 W (pat) 26/11_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Beschwerdesachebetreffend die Patentanmeldung 10 2008 059 866.6-53(hier: Wiedereinsetzung in die versäumte Beschwerdefrist)…hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 6. September 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, der Richterin Eder, der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung und der Richterin Dipl.-Ing. Wickborn- 2 -beschlossen:1. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand wird verworfen.2. Die Beschwerde gilt als nicht eingelegt.G r ü n d eI.Die vorliegende Patentanmeldung mit der Bezeichnung „Auf Geo-Positionen basierendes Echtzeit-Kontakt-Dienst-System“ ist von der Prüfungsstelle für Klas-se G06Q des Deutschen Patent- und Markenamts zurückgewiesen worden. Die-sen Beschluss haben die Inlandsvertreter der Anmelderin laut Empfangsbekennt-nis am 29. April 2010 erhalten.Dagegen hat die Anmelderin mit Schreiben vom 24. Januar 2011, eingegangen mittels Telefax am selben Tag, Beschwerde eingelegt und die Beschwerdegebühr bezahlt. Gleichzeitig hat sie die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt. Zur Begründung führt sie aus:Die Wiedereinsetzung werde innerhalb von 2 Monaten nach Wegfall des Hinder-nisses schriftlich beantragt. Die Anmelderin sei auf den unbeabsichtigten Verfall ihres Schutzrechtes am 23. November 2010 aufmerksam geworden. An diesem Tag habe sie versucht, die Jahresgebühren zu zahlen. Dabei sei festgestellt wor-den, dass die Anmeldung nicht mehr in Kraft sei. Die zweimonatige Frist gemäß § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG sei mit vorliegendem Antrag gewahrt, da diese am 23. Januar 2011 ablaufe. Der Wiedereinsetzungsantrag werde auch 1 Jahr nach Ablauf der versäumten Frist gestellt. Die versäumte Frist sei diejenige zur Einle-gung einer Beschwerde gegen den Zurückweisungsbeschluss.- 3 -Anmelderin sei die J… LLC in W…(USA). Diese Firma habe über die von ihr beauftragte amerikanische Kanzlei F… LLP die unterzeichnenden Inlandsvertreter mit Schreiben vom5. November 2008 instruiert, die Anmeldung zu tätigen. Die Anmelderin sei eine Holding Company, die von der Firma I… kontrolliert werde. Ent-sprechend habe die instruierende amerikanische Kanzlei F… LLPihren originären Auftrag von Herrn H…, Direktor für Patententwick-lung der Firma I… in B…, USA, erhalten. Die-sem oblägen sämtliche Entscheidungen bezüglich Anmeldung, Aufrechterhaltung und Verteidigung des Schutzrechts bis zum heutigen Zeitpunkt.Ansprechpartner für die Inlandsvertreter war Frau B…, beschäftigtals Paralegal bei der instruierenden amerikanischen Anwaltskanzlei F…LLP. Im April 2009 habe bei der beauftragenden Firma I…Unschlüssigkeit bestanden, wie mit der Aufrechterhaltung der deutschenAnmeldung verfahren werden solle. Deshalb habe I… beschlos-sen, weitere Kosten bis zur endgültigen Entscheidung zu vermeiden. Entspre-chende Weisungen habe Frau B… am 24. April 2009 von Herrn H…erhalten. Diese Weisungen seien seitens Frau B… dahingehend interpretiertworden, dass es sich bereits um eine Entscheidung zur Aufgabe der deutschenPatentanmeldung handle, und dass keine weiteren Kosten verursacht werden soll-ten, sowie dass Frau B… entsprechende Weisungen an die lokalen Patent-anwälte weitergeben sollte. Sie sei weiterhin gebeten worden, den Empfang der entsprechenden Instruktionen zu bestätigen und Herrn H… darüber zuunterrichten, wenn Verfall einzelner Fälle auftreten sollte.Frau B… habe den Erhalt von Herrn H… Anweisungen bestätigt unddarin zugesagt, dass sie die lokalen, deutschen Anwälte anweisen werde, keine weiteren Kosten zu generieren. Am 24. April 2009 habe Frau B… zweiEmails an die deutschen Anwälte G… gesandt:- 4 -- Die erste Email habe folgenden Text enthalten: „Our client is in the process of reviewing its intellectual property assets. As a result, please do not incure any unnecessary costs associated with these applications until you receive further notice from us.“- Die zweite Email habe folgenden Passus enthalten: „Please be advised that our client has requested that the above-referenced applications be allowed to go abandoned. Therefore, we request that any work on these applications be discontinued and that no further costs being cured in connection with their prosecution.“Die Inlandsvertreter hätten den Erhalt der zweiten Email am 27. April 2009 bestä-tigt, die Akte geschlossen und ein Abschlussschreiben mit Datum vom 4. Mai 2009 abgesandt, worin stand, dass keine weiteren Schritte unternommen werden sollten und dass insbesondere keine weitere Amtspost an die amerikanische Anwalts-kanzlei F… LLP in Bezug auf die vorliegende Anmeldung weiterge-leitet werde. Basierend auf der Fehlannahme, dass I… einenVerfall der deutschen Anmeldung wünsche, wurden die Inlandsvertreter nicht instruiert, die Anmeldung zu überwachen, und typische Ereignisse wie Endfristen mitzuteilen. Entsprechend sei auch I… nicht hinsichtlich desStatus der deutschen Anmeldung von der amerikanischen Anwaltskanzlei F…LLP unterrichtet worden, obgleich der vorliegende Fall im internen Ver-waltungssystem dieser Firma als „lebend“ geführt worden sei. Dementsprechend sei I… nicht informiert gewesen über den Zurückweisungsbe-schluss des Deutschen Patent- und Markenamts und die sich hieraus ergebende Beschwerdefrist. Damit sei I… die Möglichkeit genommen wor-den, so wie geplant das Verfahren bei Bedarf fortzusetzen. Dass I…tatsächlich diese Absicht gehabt habe, ergebe sich aus der Tatsache,dass die Akte von I… selbst als „aktiv“ geführt worden sei und imNovember vergangenen Jahres auch der Versuch unternommen worden sei, die entsprechende Jahresgebühr zu zahlen. Herr H… hätte sich für die Einle-gung einer Beschwerde entschieden, hätte er von dem entsprechenden Zurück-- 5 -weisungsbeschluss Kenntnis gehabt. Dies werde durch die Tatsache, dass Wie-dereinsetzung beantragt und die versäumte Handlung nachgeholt werde, doku-mentiert.Frau B… habe bei der unmittelbaren Umsetzung der Mandanteninstruktio-nen an die Inlandsvertreter übersehen, dass es ein spezielles Procedere gebe, wie mit Schutzrechten, die für einen möglichen Verfall vorgesehen seien, umge-gangen werden solle. Dadurch habe sie es unterlassen, den Inlandsvertretern explizit mitzuteilen, dass ein Bericht über mögliche Endfristen unbedingt erfolgen müsse, da tatsächlich noch keine Entscheidung über das Schicksal der Anmel-dung stattgefunden habe.Der Senat hat einen Zwischenbescheid erlassen. Es bestünden Bedenken, ob der Antrag auf Wiedereinsetzung fristgerecht, also innerhalb von 2 Monaten nach Wegfall des Hindernisses gestellt worden ist; zudem könnte ein Vortrag darüber fehlen, dass die Versäumung der Frist ohne Verschulden erfolgt sei. Im Übrigen seien die vorgetragenen Tatsachen nicht glaubhaft gemacht.Die Anmelderin hat auf diesen Zwischenbescheid keine weitere, inhaltliche Stel-lungnahme abgegeben.Zu den Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.II.1. Die Beschwerde ist nicht fristgerecht eingereicht worden.Die Beschwerde der Anmelderin gegen den Zurückweisungsbeschluss der Prü-fungsstelle für Klasse G06Q ist am 24. Januar 2011 eingegangen. Nach § 73 Abs. 2 Satz 1 PatG ist die Beschwerde innerhalb eines Monats nach Zustellung - 6 -einzulegen. Die Anmelderin hat den angefochtenen Beschluss ausweislich des Empfangsbekenntnisses am 29. April 2010 erhalten. Die Beschwerde hätte damit ebenso wie die Beschwerdegebühr gemäß §§ 187, 188, 193 BGB spätestens am 31. Mai 2010 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingehen müssen.2. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist zur Einlegung der Beschwerde ist nicht zulässig.Ein Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand ist zulässig, wenn er statt-haft und form- und fristgerecht gestellt worden ist und die den Antrag begründen-den Tatsachen enthält, § 123 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 PatG.Vorliegend ist die Einsetzung in die versäumte Frist nicht fristgerecht, also inner-halb von 2 Monaten nach Wegfall des Hindernisses beantragt worden ist, § 123 Abs. 2 Satz 1 PatG. Der Fristbeginn wird durch den Wegfall des Hindernisses bestimmt (Schulte, PatG, 8. Aufl., § 123 Rdnr. 26). Der Wegfall des Hindernisses tritt ein, sobald das Ereignis seine hindernde Wirkung auf den Säumigen oder dessen Vertreter verliert, also wenn Säumiger oder Vertreter bei der Anwendung der ihm zuzumutenden Sorgfalt nicht mehr gehindert ist, die versäumte Handlung vorzunehmen oder wenn das Fortbestehen des Hindernisses nicht mehr als unverschuldet angesehen werden kann. Im Fall der Unkenntnis oder des Irrtums, wenn diese aufhören unverschuldet zu sein, also wenn die Säumnis bei Beach-tung der zu erwartenden Sorgfalt hätte erkannt werden können (Schulte, a. a. O., § 123 Rdnr. 27; Benkard, PatG, 10. Aufl., § 123 Rdnr. 54). Dabei steht die Kennt-nis des Vertreters, auch des ausländischen Vertreters, der Kenntnis der Partei gleich (Schulte, a. a. O., § 123 Rdnr. 30, 83). Vorliegend hätte die Anmelderin bzw. ihr Vertreter bei Anwendung der zuzumutenden Sorgfalt die versäumte Handlung früher vornehmen können.Spätestens mit Ablauf der Beschwerdefrist gegen den Zurückweisungsbeschluss, also am 31. Mai 2010, hätte die Säumnis bei Beachtung der zu erwartenden - 7 -Sorgfalt erkannt werden können und ist damit das Hindernis weggefallen. Zu die-sem Zeitpunkt hätten die Inlandsvertreter die Anmelderin bzw. deren amerikani-sche Vertreter über den Verfall der Patentanmeldung instruieren müssen. Zwar haben die Inlandsvertreter in Antwort auf die Weisungen von Frau B… dieAkte geschlossen und mit Abschlussschreiben vom 4. Mai 2009 mitgeteilt, daskeine weiteren Schritte unternommen werden sollten und dass insbesondere keine weitere Amtspost an die amerikanische Anwaltskanzlei F… LLP inBezug auf die vorliegende Anmeldung weitergeleitet werde. Unabhängig von der konkreten Instruktion der Inlandsvertreter durch die amerikanische Kanzlei F…LLP ist jedoch der Anmelder über so einschneidende Ereignisse wie denVerfall eines Rechts zu unterrichten. Eine Sorgfaltspflichtverletzung ist bereits dann anzunehmen, wenn die Übermittlung von Verwaltungsakten des Patentamts an den Mandanten unterlassen wird, auch wenn dieser die Weisung erteilt hat, in der Sache nichts mehr zu unternehmen (Schulte, a. a. O., § 123 Rdnr. 101 Ziff. 8). Ein Zurückweisungsbeschluss berührt das Verfahren und die Rechtsstellung des Anmelders erst recht in einem solchen Ausmaß, dass er davon - auch bei gegen-sätzlicher Weisung - zu unterrichten ist. Dass die Inlandsvertreter u. a. keine wei-tere Amtspost an die amerikanische Anwaltskanzlei F… LLP in Bezugauf die vorliegende Anmeldung weiterleiteten, hätte sich bei der zuzumutenden Sorgfalt nicht auf die Mitteilung über die rechtskräftige Zurückweisung der Patent-anmeldung erstrecken dürfen. Insoweit hätte Anlass für anwaltliches Handeln bestanden (BGH NJW 1994, 2831). Damit wäre das Hindernis Anfang Juni 2010 beseitigt gewesen und der Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Beschwerdefrist hätte innerhalb der nachfolgenden zwei Monate, jedenfalls aber nicht erst im Januar 2011 gestellt werden müssen.Deshalb war der Antrag auf Wiedereinsetzung als unzulässig zu verwerfen.Ob der Wiedereinsetzungsantrag wegen mangelnden Verschuldens begründet ist, musste dahingestellt bleiben. Auf seine insoweit bestehenden Bedenken hat der Senat in seinem Zwischenbescheid hingewiesen.- 8 -3. Die Beschwerde gilt als nicht eingelegt.Mit der Beschwerde ist auch die Beschwerdegebühr nicht rechtzeitig eingegan-gen. Nach § 6 PatKostG handelt es sich bei der Beschwerdegebühr um eine frist-gebundene gebührenpflichtige Verfahrenshandlung (Schulte, a. a. O., § 6 PatKostG Rdnr. 3, 5; § 2 PatKostG Rdnr. 21). Die Handlung gilt als nicht vorge-nommen, wenn die Gebühr nicht rechtzeitig gezahlt wird (Schulte, a. a. O., § 6 PatKostG Rdnr. 13, 15).4. Eine mündliche Verhandlung wurde nicht beantragt und ist auch nicht sach-dienlich, so dass die Wiedereinsetzung in die versäumte Frist ohne mündliche Verhandlung abgelehnt werden konnte (Schulte, a. a. O., PatG § 123 Rdnr. 161).Dr. Fritsch Dr. Thum-Rung Wickborn EderFa

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