BUNDESPATENTGERICHT 17 W (pat) 322/03 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 22. Februar 2005 … B E S C H L U S S In der Einspruchssache betreffend das Patent 198 27 140 … BPatG 154 6.70 - 2 - hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 22. Februar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzen-den Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch sowie des Richters Dipl.-Phys. Dr. Kraus, der Richterin Eder und des Richters Dipl.-Ing. Schuster beschlossen: Das Patent 198 27 140 wird widerrufen. G r ü n d e I. Auf die am 18. Juni 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung 198 27 140.9 wurde das Patent mit der Bezeichnung "Laser-scanmikroskop mit AOTF" erteilt. Veröffentlichungstag der Patenterteilung ist der 12. Dezember 2002. Gegen das Patent ist Einspruch erhoben und geltend gemacht worden, daß der je-weilige Gegenstand der nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 unzulässig er-weitert und im übrigen nicht patentfähig sei. Der Einspruch ist auf folgende Druckschriften gestützt: 1) D.R. Suhre und E. Villa: Imaging spectroradiometer for the 8 – 12 µm region with a 3-cm-1 passband acousto-optic tunable fil-ter. In: Applied Optics, vol. 37, no. 12, 1998, S. 2340 – 2345 2) Acoustooptic modulator, Patent Abstracts of Japan, 62150216 A - 3 - 5) K. Winkler und W. Knebel: Leica TCS 4D UV – The system con-cept for Multiparameter Confocal Microscopy. In: Scientific and Technical Information, vol. XI no. 1, 1995, S. 9 bis 19 6) DE 196 33 185 A1 7) DD 239 699 A1 Zudem macht die Einsprechende eine offenkundige Vorbenutzung geltend und verweist hierzu auf folgende Unterlagen: 3) Angebot der Fa. A.A Opto-Elektronik GmbH über einen AOTF (Modell AOTF.4C.T mit Temperaturstabilisierung) 4) Fotos des bereits 1995 im Leica Scanmikroskop eingebauten AOTF Die Patentinhaberin erklärte die Teilung des Patents und beantragte, das Patent aufrechtzuerhalten mit den Patentansprüche 1 und 2, überreicht in der mündlichen Verhandlung, hilfsweise das Patent mit folgenden Unterlagen aufrechtzuerhal-ten: Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hilfsantrag 1, Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2, Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3, Patentanspruch 1 gemäß Hilfsantrag 4, Beschreibung, Spalte 1, überreicht in der mündlichen Verhand-lung, Beschreibung, Spalten 2 bis 4, und Zeichnung, Figur 1 und 2, je-weils wie Patentschrift. - 4 - Die Einsprechende beantragte, das Patent sowohl nach dem Hauptantrag wie nach den Hilfsan-trägen zu widerrufen. Die nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 nach Hauptantrag lauten: 1. Laserscanmikroskop mit einer Laseranordnung zur Beleuchtung einer zu untersuchenden Probe und mit einem der Laseranord-nung nachgeschalteten AOTF (AcoustoOpticalTunableFilter) zur Auswahl und individuellen Einstellung der Intensität des Beleuch-tungslichtes, dadurch gekennzeichnet, daß ein die Temperatur des AOTF (AcoustoOpticalTunableFilter) überwachender Temperaturfühler (TF) und eine zugehörige Hei-zungsregelung (P) vorgesehen ist, mit welcher der AOTF (Acou-stoOpticalTunableFilter) auf eine konstante Temperatur oberhalb 35°C beheizbar ist, um die Linienintensität über einen längeren Zeitraum konstant zu halten. 2. Laserscanmikroskop mit einer Laseranordnung zur Beleuchtung einer zu untersuchenden Probe und mit einem der Laseranord-nung nachgeschalteten AOTF (AcoustoOpticalTunableFilter) zur Auswahl und individuellen Einstellung der Intensität des Beleuch-tungslichtes, dadurch gekennzeichnet, daß ein die Temperatur des AOTF (AcoustoOpticalTunableFilter) überwachender und mit der Ansteuereinheit (34) des AOTF (Acou-stoOpticalTunableFilter) verbundener Temperaturfühler (TF) vor-gesehen ist und daß die Ansteuereinheit (34) abhängig vom Si-gnal des Temperaturfühlers (TF) und zugehöriger, abgespeicher-- 5 - ter Korrekturdaten die Linienintensität anhand der von der An-steuereinheit (34) erzeugten Frequenz oder Amplitude nachregelt. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet: 1. Laserscanmikroskop mit einer Laseranordnung zur Beleuchtung einer zu untersuchenden Probe und mit einem der Laseranord-nung nachgeschalteten AOTF (AcoustoOpticalTunableFilter) zur Auswahl und individuellen Einstellung der Intensität des Beleuch-tungslichtes, wobei zum Ansteuern des AOTF eine Ansteuerein-heit (34) vorhanden ist, dadurch gekennzeichnet, daß ein die Temperatur des AOTF (AcoustoOpticalTunableFilter) überwachender Temperaturfühler (TF) und eine zugehörige Hei-zungsregelung (P) vorgesehen ist, mit welcher der AOTF (Acou-stoOpticalTunableFilter) auf eine konstante Temperatur oberhalb 35°C beheizbar ist, um die Linienintensität über einen längeren Zeitraum konstant zu halten, daß zur Überwachung des Beleuchtungslichts in einem Überwa-chungsstrahlengang eine mit der Ansteuereinheit (34) verbundene Monitordiode (19) angeordnet ist und daß die Ansteuereinheit (34) die Frequenz anhand des aufgenommenen Intensitätssignals der Monitordiode (19) nachstellt, bis ein maximales Signal erreicht ist. Der nebengeordnete Patentanspruch 2 nach Hilfsantrag 1 ist identisch mit dem Patentanspruch 2 nach Hauptantrag. Der einzige Patentanspruch nach Hilfsantrag 2 bzw. 3 ist identisch mit dem Pa-tentanspruch 2 bzw. 1 nach Hilfsantrag 1. - 6 - Der einzige Patentanspruch nach Hilfsantrag 4 hat folgenden Wortlaut: 1. Laserscanmikroskop mit einer Laseranordnung zur Beleuchtung einer zu untersuchenden Probe und mit einem der Laseranord-nung nachgeschalteten AOTF (AcoustoOpticalTunableFilter) zur Auswahl und individuellen Einstellung der Intensität des Beleuch-tungslichtes, dadurch gekennzeichnet, daß ein die Temperatur des AOTF (AcoustoOpticalTunableFilter) überwachender und mit der Ansteuereinheit (34) des AOTF (Acou-stoOpticalTunableFilter) verbundener Temperaturfühler (TF) vor-gesehen ist und daß die Ansteuereinheit (34) abhängig vom Si-gnal des Temperaturfühlers (TF) und zugehöriger, abgespeicher-ter Korrekturdaten die Linienintensität anhand der von der An-steuereinheit (34) erzeugten Amplitude nachregelt. II. Der frist- und formgerecht erhobene Einspruch ist auch sonst zulässig und führt in der Sache zum Erfolg. A. Hauptantrag 1. Der Patentanspruch 1 ist zulässig. Er unterscheidet sich von dem erteilten Patentanspruch 1 dadurch, daß "oberhalb der Raumtemperatur" im erteilten Patentanspruch 1 durch "oberhalb 35°C" ersetzt ist. Mit dieser Änderung wird der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in zulässiger Weise beschränkt, da der Temperaturwert der Beschreibung des Patents, Sp. 4, Z. 11 bis 13, sowie der ursprünglichen Beschreibung, S. 5, 2. Abs. und dem ur-sprünglichen Patentanspruch 5 als zur Erfindung gehörig entnehmbar ist. Damit ist die von der Einsprechenden geltend gemachte unzulässige Erweiterung des Ge-genstands des erteilten Patentanspruchs 1 aufgrund der Angabe "oberhalb der - 7 - Raumtemperatur" beseitigt. Denn ursprünglich ist "oberhalb erwarteter Laborbe-dingungen" offenbart, vgl. den ursprünglichen Patentanspruch 4, wobei sich aus diesem Patentanspruch und den ursprünglichen Patentansprüchen 3 und 5 sowie der ursprünglichen Beschreibung, S. 1, 10. Zeile von unten, ergibt, daß Laborbe-dingungen gleichbedeutend mit Labor- oder Raumtemperaturen sind und zudem andere Laborbedingungen in der ursprünglichen Beschreibung nicht genannt sind. 2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist nicht patentfähig, da er sich für den Fachmann, einen mit der Entwicklung von Laserscan-Mikroskopen befaßten Di-plom-Physiker, in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Aus der Druckschrift 6 ist ein Laserscanmikroskop (7) bekannt, das eine Laseran-ordnung zur Beleuchtung einer zu untersuchenden Probe aufweist. Die Laseran-ordnung besteht aus mehreren, unterschiedlichen Lasern (1, 2, 3, 4), so daß die Probe mit Licht unterschiedlicher Wellenlänge beleuchtet werden kann. Der Laser-anordnung ist ein durchstimmbarer akustooptischer Filter (AOTF (11)) zur Aus-wahl der Wellenlänge und Einstellung der Intensität des Beleuchtungslichts nach-geordnet, vgl. die einzige Figur mit Beschreibung sowie Sp. 3, Z. 40 bis 46. Diese Druckschrift zeigt somit ein Laserscanmikroskop mit den im Oberbegriff des Pa-tentanspruchs 1 angegebenen Merkmalen. Wie der Fachmann weiß, besteht der AOTF ebenso wie ein akustooptischer Mo-dulator (AOM) aus einem transparenten Kristall, in dem durch ein hochfrequentes elektrisches Signal Ultraschallwellen erzeugt werden, die den Brechungsindex des Kristalls periodisch modulieren. Dadurch entsteht ein Phasengitter, an dem durch-tretende Lichtstrahlen gebeugt werden. Die die Wellenlänge der Schallwelle und damit die Gitterkonstante bestimmende Signalfrequenz ermöglicht die gezielte Einstellung der optimalen Transmission für Licht einer bestimmten Wellenlänge, während über die Signalamplitude die Intensität der gewählten Spektrallinie modu-liert werden kann. Der AOTF und der AOM sind somit akustooptische Filter, die auf demselben physikalischen Prinzip beruhen und sich nur dadurch unterschei-den, daß bei dem AOTF sowohl die Signalamplitude zur Änderung der Intensität als auch die Signalfrequenz zur Auswahl unterschiedlicher Wellenlängen des Be-- 8 - leuchtungslichts moduliert werden, wobei für die jeweils ausgewählte Wellenlänge die Transmission maximal ist, während bei dem AOM nur die Signalamplitude mo-duliert wird. Zudem weiß der Fachmann, daß die Schallgeschwindigkeit und damit die Wellenlänge der Schallwelle im Kristall bzw. die Gitterkonstante des Phasen-gitters temperaturabhängig ist und die Temperatur des akustooptischen Filters im wesentlichen durch die Umgebungs- bzw. Labortemperatur bestimmt ist. Es bedarf daher entgegen der Auffassung der Patentinhaberin keiner erfinderi-schen Tätigkeit zu erkennen, daß sich die Transmission und damit die Intensität für das hindurchtretende Licht einer durch die Signalfrequenz bestimmten Wellen-länge verringert, wenn sich die Temperatur des AOTF, bei der die Einstellung der Signalfrequenz zur Auswahl der Wellenlänge des Beleuchtungslichts bei maxima-ler Transmission des AOTF vorgenommen wurde, mit der Umgebungs- bzw. La-bortemperatur ändert. Da diese temperaturabhängige Intensitätsänderung ein von dem speziellen Verwendungszweck unabhängiges, allgemeines Problem bei aku-stooptischen Filtern ist, wird sich der Fachmann auch auf dem technischen Gebiet derartiger Filter nach einer Lösungsmöglichkeit zur Vermeidung temperaturbeding-ter Intensitätsänderungen des transmittierten Lichts umsehen und die Druck-schrift 2 in Betracht ziehen. Aus dieser Druckschrift ist es bekannt, die Temperatur eines AOM und demzufol-ge die mit dem AOM einstellbare Intensität des eingestrahlten Lichts konstant zu halten, indem ein die Temperatur des AOM (1, 2) überwachender Temperaturfüh-ler (4) und eine Heizungsregelung (6,7) vorgesehen sind, vgl. die Abb. mit Be-schreibung. Da ein AOM und ein AOTF, wie oben dargelegt, auf demselben physi-kalischen Prinzip beruhen, sind diese Maßnahmen selbstverständlich ohne weite-res auch bei einem AOTF anwendbar. Die Druckschrift 2 gibt demnach die Anregung, bei dem aus Druckschrift 6 be-kannten Laserscanmikroskop mit einem AOFT dessen Temperatur mit den in Druckschrift 2 genannten Mitteln konstant zu halten, so daß die Temperatur des AOTF und damit die Intensität des Beleuchtungslichts für die jeweils ausgewählte Wellenlänge unabhängig von der Temperatur des Labors ist, in dem das Laser-scanmikroskop betrieben wird. Um die Temperatur des AOFT bei sich ändernder - 9 - Umgebungs- oder Labortemperatur ausschließlich durch Regelung der Heizung konstant halten zu können, muß selbstverständlich der AOFT auf einem konstan-ten Temperaturwert oberhalb einer maximal sich ergebenden Umgebungstempe-ratur gehalten werden, wobei sich dieser Temperaturwert abhängig von den La-borbedingungen in der Praxis ergibt und gegebenenfalls 35°C betragen kann. Somit bedarf es keiner erfinderischen Tätigkeit, um zum Gegenstand des Patent-anspruchs 1 zu gelangen. 3. Der Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 2 in der erteilten Fas-sung geht nach Ansicht der Einsprechenden über den Inhalt der ursprünglichen Unterlagen hinaus, da die Ansteuereinheit die Linienintensität anhand der von der Ansteuereinheit erzeugten Frequenz oder Amplitude nachregele, die Amplitude als Alternative zur Frequenz jedoch ursprünglich nicht offenbart sei. Ob diese Alterna-tive, wie von der Patentinhaberin vorgetragen, der ursprünglichen Beschreibung, S. 1, 3. Abs., entnehmbar ist, die besagt, daß die Temperaturabweichung auch durch eine Intensitätserhöhung ausgeglichen werden kann, die den Effizienzver-lust des AOTF ausgleicht, kann dahingestellt bleiben, da der Gegenstand des Pa-tentanspruchs 2 ohnehin nicht patentfähig ist, wie im folgenden begründet wird. Das Laserscanmikroskop gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 2 ist iden-tisch mit dem im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 beschriebenen Laserscanmi-kroskop und somit aus der Druckschrift 6 bekannt. Das Problem der temperatur-abhängigen Intensitätsänderung des AOTF wird nach dem kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 2 dadurch gelöst, daß ein die Temperatur des AOTF über-wachender und mit der Ansteuereinheit des AOTF verbundener Temperaturfühler vorgesehen ist und die Ansteuereinheit abhängig vom Signal des Temperaturfüh-lers und zugehöriger, abgespeicherter Korrekturdaten die Linienintensität anhand der von der Ansteuereinheit erzeugten Frequenz oder Amplitude nachregelt. Da sich das genannte Problem auch auf dem technischen Nachbargebiet der opti-schen Instrumente zur spektral selektiven optischen Abbildung eines Objekts unter Verwendung eines AOTF stellt, kennt der Fachmann den Stand der Technik auf - 10 - diesem Gebiet und somit auch die Druckschrift 1, die im übrigen einleitend auch die Verwendung eines AOTF für die spektral selektive Abbildung in der Mikrosko-pie erwähnt. Die Druckschrift 1 betrifft ein Spektroradiometer mit einer Infrarot-Kamera und ei-nem im Strahlengang vor der Kamera angeordneten AOTF für die spektral selekti-ve Abbildung eines Objekts. Diese Druckschrift zeigt, daß eine Temperaturände-rung des AOTF zu einer Verschiebung der Wellenlänge des Lichts führt, für die die Transmission des AOTF vor der Temperaturänderung maximal war, so daß sich die Intensität des transmittierten Lichts verringert. Falls der AOTF nicht in einer Umgebung bzw. in einem Labor mit konstanter Temperatur betrieben und so die Temperatur des AOTF konstant gehalten werden kann, ist es möglich die Tempe-ratur des AOFT zu erfassen und die Signalfrequenz zur Kompensation der Tem-peraturänderung des AOTF zu variieren, so daß die Intensität konstant bleibt, vgl. S. 2342, Fig. 3 sowie li. Sp., vorletzte Zeile bis r. Sp., Z. 18. Dies erfordert selbst-verständlich einen Temperaturfühler zur Überwachung der Temperatur des AOTF und eine Verbindung des Temperaturfühlers mit einer ohnehin vorhandenen An-steuereinheit zum Betreiben des AOTF, so daß die Ansteuereinheit zur Konstant-haltung der Intensität des transmittierten Lichts die Frequenz temperaturabhängig nachregeln kann, wobei es zum Können des Fachmanns gehört, das Regelsignal aus dem Temperatursignal und zugehörigen abgespeicherten Korrekturdaten zu erzeugen. Da, wie bereits dargelegt, mit einem AOTF die Intensität auch mittels der Amplitu-de des hochfrequenten elektrischen Signals änderbar ist, liegt es auf der Hand, al-ternativ zu der aus Druckschrift 1 bekannten Nachregelung der Frequenz des Si-gnals zur temperaturabhängigen Kompensation von Intensitätsänderungen die Amplitude des Signals abhängig von dem der Ansteuereinheit zugeführten Tem-peratursignal zu regeln. Der Gegenstand des Patentanspruchs 2 ergibt sich demnach für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. - 11 - B. Hilfsantrag 1 1. Der Patentanspruch 1 ist nicht zulässig. Der Patentanspruch 1 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 nach Hauptantrag durch das im Oberbegriff angefügte Merkmal "wobei zum Ansteuern des AOTF ei-ne Ansteuereinheit (34) vorhanden ist" sowie durch die im kennzeichnenden Teil ergänzten Merkmale "daß zur Überwachung des Beleuchtungslichts in einem Überwachungsstrahlengang eine mit der Ansteuereinheit (34) verbundene Moni-tordiode (19) angeordnet ist und daß die Ansteuereinheit (34) die Frequenz an-hand des aufgenommenen Intensitätssignals der Monitordiode (19) nachstellt, bis ein maximales Signal erreicht ist." Diese Merkmale sind zwar ursprünglich offenbart, vgl. die ursprüngliche Beschrei-bung, S. 4, Z. 6 bis 12 sowie 4. Zeile von unten bis S. 5, 2. Zeile und finden sich auch in der Beschreibung des Patents, Sp. 3, Z. 27 bis 35, sowie Sp. 3, Z. 68 bis Sp. 4, Z. 7, betreffen aber eine Ausgestaltung, die keine ausreichende Stütze in den erteilten Patentansprüchen findet. Denn mit den beiden nebengeordneten Pa-tentansprüchen in der erteilten Fassung sind zwei Alternativen zur Konstanthal-tung der Intensität unter Schutz gestellt, die ausschließlich darauf beruhen, daß die Temperatur des AOTF erfaßt wird und mit dem Temperatursignal entweder ei-ne Heizung zum Konstanthalten der Temperatur des AOTF geregelt oder bei sich ändernder Temperatur des AOTF die Frequenz oder Amplitude des von der An-steuereinheit erzeugten hochfrequenten Signals zum Konstanthalten der Intensität des transmittierten Lichts nachgeregelt wird. Die mit den ergänzten Merkmalen be-anspruchte Ausgestaltung stellt hingegen eine Alternative zur Erfassung der Tem-peratur des AOTF und insbesondere zur temperaturabhängigen Nachregelung der Signalfrequenz dar, indem mittels einer im Beleuchtungsstrahlengang angeordne-ten Monitor- bzw. Photodiode eine Intensitätsänderung registriert wird und das Ausgangssignal der Diode der Ansteuereinheit zugeführt wird, damit die Frequenz solange nachstellt bis ein maximales Signal der Diode erreicht ist und damit die In-tensität des Beleuchtungslichts ebenfalls maximal ist vgl. Patentschrift, Sp. 3, Z. 60 bis Sp. 4, Z. 7. - 12 - Mit der nachträglichen Aufnahme der vorgenannten Merkmale in den erteilten Pa-tentanspruch 1 wird somit Schutz für einen anderen Gegenstand beansprucht, als er mit dem erteilten Patentansprüchen 1 und 2 unter Schutz gestellt worden ist, so daß der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unzulässig ist, vgl. BGH "Überstrom-ventil", GRUR 1980, 219 und 220 sowie BGH "Spleißkammer", GRUR 1990, 432. 2. Der Patentanspruch 2 ist identisch mit dem Patentanspruch 2 gemäß Hauptan-trag. Sein Gegenstand ist daher aus den zum Hauptantrag genannten Gründen nicht patentfähig. C. Hilfsantrag 2 Der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs ist identisch mit dem Gegenstand des Patentanspruchs 2 nach Hauptantrag bzw. Hilfsantrag 1 und ist aus den dort genannten Gründen nicht patentfähig. D. Hilfsantrag 3 Der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs ist identisch mit dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 und ist aus den dort genannten Grün-den nicht zulässig. E. Hilfsantrag 4 Der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs unterscheidet sich vom Gegen-stand des Patentanspruchs 2 nach Hauptantrag, bei dem die Linienintensität an-hand der von der Ansteuereinheit erzeugten Frequenz oder Amplitude nachgere-gelt wird, durch die Beschränkung auf die Nachregelung mittels der Amplitude. Wie bereits zum Patentanspruch 2 nach Hauptantrag ausgeführt wurde, bedarf es keiner erfinderischen Tätigkeit, mit der Amplitude anstelle der Frequenz die Linien-intensität temperaturabhängig zu regeln. Der Gegenstand des Patentanspruchs nach Hilfsantrag 4 ist daher ebenfalls nicht patentfähig. - 13 - Bei dieser Sachlage war das Patent zu widerrufen. Dr. Fritsch Dr. Kraus Eder Schuster Pü
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