BUNDESPATENTGERICHT 17 W (pat) 44/03 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 17. November 2005 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend das Patent 37 31 514 … BPatG 154 08.05 - 2 - hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 17. November 2005 unter Mitwirkung des Vorsit-zenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Fritsch, des Richters Dipl.-Ing. Schuster, sowie der Richterinnen Klante und Dipl.-Phys. Dr. Thum-Rung beschlossen: Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der angefochtene Beschluss aufgehoben. G r ü n d e I. Auf die Patentanmeldung wurde die Erteilung des Patents DE 37 31 514 C2 (nachfolgend Streitpatent genannt) unter der Bezeichnung "Optisches Informationsaufzeichnungsmedium" am 14. Mai 1998 veröffentlicht. Der gegen das Patent erhobene Einspruch wurde im Einspruchsschriftsatz aus-schließlich auf offenkundige Vorbenutzung gestützt. Im gesamten Verfahren sind folgende Druckschriften genannt worden: 1) EP 175 905 A2 2) EP 175 905 A3 3) EP 137 246 A2 4) US 4 591 626 - 3 - 5) H. Schnell: "Polycarbonate, eine Gruppe neuartiger thermo-plastischer Kunststoffe", Angew. Chem., 68. Jahrg. 1956, Nr. 20, Seiten 633 bis 640 6) William F. Christopher, Daniel W. Fox: Polycarbonates, Reinhold Publishing Corp., New York, 1962, Seiten 20, 21, 32 und 33 7) Hermann Schnell: Chemistry and Physics of Polycarbonates, Interscience Publishers (Div. of John Wiley and Sons), New York, 1964, Seiten 36 bis 45. Mit Beschluss vom 20. Januar 2003 hat die Patentabteilung 53 die Zulässigkeit des Einspruchs festgestellt und das Patent widerrufen mit der Begründung, es be-dürfe keiner erfinderischen Tätigkeit, um zum Gegenstand des Patentanspruchs zu gelangen. Gegen diesen Widerrufsbeschluss wendet sich die Beschwerde der Patentinhabe-rin. Nach Ansicht der Patentinhaberin ist zum einen der Einspruch unzulässig, zum anderen der Gegenstand des Streitpatents durch den genannten Stand der Technik weder bekannt noch nahe gelegt. Im Beschwerdeverfahren beantragt die Patentinhaberin, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent gemäß Hauptantrag im erteilten Umfang, gemäß Hilfsantrag 1 mit dem einzigen Anspruch, überreicht in der mündlichen Verhandlung, gemäß Hilfsantrag 2 mit dem einzigen Anspruch, überreicht in der mündlichen Verhandlung zu bestätigen. Sie regt an, die Rechtsbeschwerde zuzulassen. - 4 - Die Einsprechende beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Der erteilte, geltende Patentanspruch nach Hauptantrag lautet: Optisches Informationsaufzeichnungsmedium mit einem durch-sichtigen Substrat aus einem Polycarbonatharz mit einem ge-wichtsmittleren Molekulargewicht von 10.000 bis 100.000 und ei-ner auf dem Substrat ausgebildeten, optischen Informationsauf-zeichnungsschicht, dadurch gekennzeichnet, daß das Polycarbonatharz nicht mehr als 4 Gew.-% niedrigmolekularer Anteile mit einem bezogen auf das Molekulargewicht eines als Referenzpolymer verwendeten Polystyrols gemessenen, gewichtsmittleren Molekulargewicht von nicht mehr als 3500 enthält. Der Patentanspruch nach Hilfsantrag 1 lautet: Optisches Informationsaufzeichnungsmedium mit einem durch-sichtigen Substrat aus einem Polycarbonatharz mit einem ge-wichtsmittleren Molekulargewicht von 10.000 bis 100.000 und ei-ner auf dem Substrat ausgebildeten, optischen Informationsauf-zeichnungsschicht, dadurch gekennzeichnet, dass das Polycarbonatharz nicht mehr als 3 Gew.-% niedrigmolekularer Anteile mit einem bezogen auf das Molekulargewicht eines als Referenzpolymer verwendeten Polystyrols gemessenen, gewichtsmittleren Molekulargewicht von nicht mehr als 3.500 enthält. - 5 - Der Patentanspruch nach Hilfsantrag 2 lautet: Optisches Informationsaufzeichnungsmedium mit einem durch-sichtigen Substrat aus einem Polycarbonatharz mit einem ge-wichtsmittleren Molekulargewicht von 10.000 bis 100.000 und ei-ner auf dem Substrat ausgebildeten, optischen Informationsauf-zeichnungsschicht, dadurch gekennzeichnet, dass das Polycarbonatharz nicht mehr als 0,8 Gew.-% niedrigmolekularer Anteile mit einem bezogen auf das Molekulargewicht eines als Referenzpolymer verwendeten Polystyrols gemessenen, gewichtsmittleren Molekulargewicht von nicht mehr als 3.500 enthält. Zu den weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen. II. Die rechtzeitig eingegangene Beschwerde der Patentinhaberin ist zulässig. Sie ist auch begründet, denn der Einspruch der Einsprechenden ist zwar zulässig, führt in der Sache aber nicht zum Erfolg. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist Voraussetzung für eine sachliche Prüfung des Einspruchs und vom Gericht von Amts wegen zu prüfen (vgl. BGH BlPMZ 1972, 173 Sortiergerät). Nach § 59 Abs. 1 PatG sind die Tatsachen, die den Einspruch rechtfertigen sollen, bis zum Ablauf der Einspruchsfrist "im Einzelnen" anzugeben. Die Begründung des Einspruchs genügt diesen gesetzlichen Anforderungen nur dann, wenn die für die Beurteilung des behaupteten Widerrufsgrundes maßgeblichen Umstände darin - 6 - so vollständig dargelegt sind, dass der Patentinhaber und das Patentamt (nach § 147 Abs. 3 PatG der Beschwerdesenat des BPatG) daraus abschließende Fol-gerungen in Bezug auf das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes ziehen können (vgl. BGH BlPMZ 1987, 203, 204 re. Sp. unter c, - Streichgarn; 1998, 201, 202 - Tabakdose). Der Einspruch muss sich dabei mit der gesamten unter Schutz gestellten Erfindung befassen und nicht nur mit einem Teilaspekt, der isoliert für sich nicht unter Schutz gestellt ist (BGH GRUR 1988, 364 - Epoxida-tionsverfahren). Stützt sich ein Einspruch - wie im vorliegenden Fall - auf eine of-fenkundige Vorbenutzung, so ist die innerhalb der Einspruchsfrist einzureichende Begründung nur dann ausreichend substantiiert, wenn sie konkrete Angaben ent-hält, was, wo, wann, wie, durch wen in öffentlich zugänglicher Weise geschehen ist (vgl. Schulte, Patentgesetz, 7. Auflage, § 59 Rdn. 103 ff. sowie BGH in "Tabak-dose" und "Streichgarn" m. w. N). In Anwendung dieser Grundsätze ist der ausschließlich auf offenkundige Vorbe-nutzung gestützte Einspruch zulässig. Die folgende Abhandlung bezieht sich auf die erste der beiden geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzungen, dokumentiert durch die CD "Johann Sebastian Bach, Toccata & Fugue in D minor", Titelnummer CD 410 038-2. Nach den Anga-ben der Einsprechenden im Einspruchsschriftsatz handelt es sich bei der unter-suchten CD um ein Rückstellexemplar aus einer Produktionscharge einer im Ein-zelnen benannten Produktionsstätte der Firma P…, die spätestens im Jahr 1983 hergestellt, in einem benannten Katalog angeboten und über die nor-malen Vertriebswege in Verkehr gebracht wurde. Die Einsprechende hat somit die äußeren Umstände der Benutzung im Einzelnen dargelegt. Außerdem hat die Ein-sprechende den Weg der untersuchten CD lückenlos angegeben und die Untersu-chungsergebnisse mit den Merkmalen 1.1., 1.1.1 und 1.1.2 des geltenden wie nachfolgend gegliederten Patentanspruchs verglichen. Die übrigen Merkmale 1., 2. und 2.1 gehen bereits implizit daraus hervor, dass es sich bei den benutzten Gegenständen um CDs handelt. Somit ist die Benutzung auch hinsichtlich ihres - 7 - Gegenstands substantiiert. Die im Einspruchsschriftsatz genannten Unterlagen, die die Angaben im Einzelnen belegen sollen, wie eidesstattliche Versicherungen und Messprotokolle, hat die Einsprechende zwar erst nach Ablauf der Einspruchs-frist eingereicht; sie sind jedoch als Beweismittel nicht fristgebunden. Der Zulässigkeit des Einspruchs steht nicht entgegen, dass die dem vorbenutzten Gegenstand zugrunde liegende technische Lehre nicht ohne weitere Untersuchun-gen erkennbar ist. Vorliegend handelt es sich um Materialeigenschaften von Polycarbonaten, die ein Fachmann ohne weiteres ermitteln kann. Außerdem reichen die Angaben der Ein-sprechenden zum Anbieten und Inverkehrbringen der CDs aus der genannten Produktionscharge aus, um die öffentliche Zugänglichkeit der Zusammensetzung des Substratmaterials dieser CDs zu substantiieren. Die Einsprechende konnte hier auf die ständige Rechtsprechung vertrauen, wonach die chemische Zusam-mensetzung eines Erzeugnisses mit dessen öffentlicher Zugänglichkeit ebenfalls offenkundig geworden ist, wenn es vom Fachmann ohne unzumutbaren Aufwand analysiert und reproduziert werden kann, zumindest wenn ein wie immer gearteter Anlass besteht, seine Zusammensetzung zu untersuchen, oder sogar ohne gege-benen Anlass, vgl. Schulte, a. a. O. § 3 Rdn. 56, 57 und 101; BGH GRUR 86, 372 "Thrombozytenzählung"; EPA GrBK G 1/92 ABl. 93, 277. Nach der allgemeinen Lebenserfahrung war das Inverkehrbringen eines Massenprodukts wie der benutz-ten CDs für Konkurrenzfirmen Anlass genug, um diese mit Hilfe der üblichen zur Verfügung stehenden Methoden gründlich zu untersuchen, auch unter Zerstörung des Produkts. Zur Untersuchung der chemischen Zusammensetzung konnte der Fachmann, hier ein Chemiker mit physikalischen Kenntnissen und Erfahrung in der Herstellung von Polymeren für optische Aufzeichnungsmedien, auf bereits vor dem Prioritätstag des Streitpatents fachüblich bekannte Analysemethoden zurück-greifen, etwa solche, wie sie in den Anmeldeunterlagen zur Streitpatentschrift un-ter "Beispiel 2" angegeben sind. Mit der bereits vor dem Prioritätstag des Streitpa-tents fachüblich bekannten, im Übrigen ebenfalls in den Anmeldeunterlagen zur - 8 - Streitpatentschrift unter "Beispiel 2" angeführten Gelpermeationschromatographie stand dem Fachmann ein geeignetes Instrument zur Untersuchung der Molekular-gewichtsverteilung zur Verfügung, auch im hier relevanten niedrigmolekularen Be-reich. Somit ist auch die öffentliche Zugänglichkeit der benutzten CDs einschließ-lich der dieser im Hinblick auf den Streitpatentgegenstand entnehmbaren Lehre hinreichend substantiiert. Ob die Jahre nach dem Prioritätstag des Streitpatents durchgeführte Analyse der Molekulargewichte zweifelsfrei zeigen kann, dass die in Rede stehenden CDs be-reits zu dieser Zeit die beanspruchten Merkmale aufwiesen, ist eine Frage der Schlüssigkeit der Einspruchsbegründung und damit der Begründetheit, nicht der Zulässigkeit des Einspruchs (BGHZ 93, 171 – Sicherheitsvorrichtung). Da somit zumindest die erste der geltend gemachten Benutzungen ausreichend substantiiert ist, ist der Einspruch zulässig. Der demnach zulässige Einspruch ist jedoch nicht begründet. Das Patent betrifft ein optisches Informationsaufzeichnungsmedium, z. B. eine CD. Das Medium besteht aus einem durchsichtigen Substrat mit einer darauf aus-gebildeten Informationsaufzeichnungsschicht. Das Substratmaterial ist ein Poly-carbonatharz, das ein gewichtsmittleres Molekulargewicht zwischen 10.000 und 100.000 aufweist, und das außerdem nur sehr geringe Anteile, nämlich weniger als 4 Gewichtsprozent, von niedrigmolekularem Material mit einem bezogen auf das Molekulargewicht eines als Referenzpolymer verwendeten Polystyrols gemes-senen, gewichtsmittleren Molekulargewicht von nicht mehr als 3500 enthält. - 9 - In der Patentschrift ist angegeben, dass handelsübliche, als Substratmaterial ver-wendete Polycarbonatharze einen höheren Gehalt an solchen niedrigmolekularen Anteilen aufweisen, nämlich 4 bis 6 Prozent. Gemäß Patentschrift Seite 2 Zei-len 54 bis 58 sowie Beispiel 1 auf Seiten 4 und 5 segregieren diese niedrigmoleku-laren Anteile während der Herstellung des Aufzeichnungsmediums und konden-sieren auf der Substratoberfläche. Hierbei bilden sich Flecken, die eine abnormale optische Doppelbrechung verursachen, was sich durch Rauschen bemerkbar macht. Die patentgemäße Aufgabe besteht demgegenüber darin, ein optisches In-formationsaufzeichnungsmedium zur Verfügung zu stellen, bei dem die Doppel-brechung unterdrückt ist, das ausgezeichnete mechanische und Verformungsei-genschaften aufweist und dessen Geräuschpegel niedrig ist. Die zur Lösung dieser Aufgabe eingesetzte technische Lehre gemäß dem (einzi-gen) Anspruch nach Hauptantrag lautet - mit hinzugefügter Gliederung - wie folgt: Optisches Informationsaufzeichnungsmedium mit 1. einem durchsichtigen Substrat aus 1.1. einem Polycarbonatharz, das 1.1.1 ein gewichtsmittleres Molekulargewicht von 10.000 bis 100.000 aufweist, und das 1.1.2 nicht mehr als 4 Gewichtsprozent niedrigmole-kularer Anteile mit einem gewichtsmittleren Mo-lekulargewicht von nicht mehr als 3.500 enthält, wobei das gewichtsmittlere Molekulargewicht bezogen auf das Molekulargewicht eines als Referenzpolymer verwendeten Polystyrols ge-messenen wird, und - 10 - 2. einer optischen Informationsaufzeichnungsschicht, die 2.1 auf dem Substrat ausgebildet ist. Verwendet man somit ein Substratmaterial, das nach dem Patentanspruch gemäß Hauptantrag weniger als 4 Gewichtsprozent (weniger als 3 bzw. 0,8 Gewichtspro-zent gemäß Hilfsantrag 1 bzw. 2) niedrigmolekularer Anteile enthält, etwa durch zusätzliche Reinigung des herkömmlichen Substratmaterials, so verschwindet die-ser Effekt, vgl. Patentschrift Seite 6 Beispiel 3. Außerdem soll die Verringerung der niedrigmolekularen Anteile die thermische Stabilität und die Schlagfestigkeit des Substratmaterials verbessern, vgl. Patent-schrift Beispiel 4 auf Seiten 6 und 7. Der Gegenstand des Streitpatents ist neu, denn keine der genannten Druckschrif-ten nimmt den Gegenstand des Hauptanspruchs gemäß Hauptantrag neuheits-schädlich vorweg. Dies gilt auch für die benutzten Gegenstände: Von der Einsprechenden konnte nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass eine der erst im Juni 1998 und da-mit fast zwölf Jahre nach dem Prioritätstag des Streitpatents untersuchten CDs auch bereits vor diesem Prioritätstag das den Gehalt an niedrigmolekularem Mate-rial betreffende patentgemäße Merkmal 1.1.2 aufwies. Insbesondere konnte die Einsprechende nicht zweifelsfrei nachweisen, dass die geringen Anteile an nied-rigmolekularem Material, auf die es hier ankommt, durch Alterungsprozesse der benutzten CDs nicht beeinflusst wurden. Zugunsten der Patentinhaberin ist des-halb davon auszugehen, dass die untersuchten CDs vor dem Prioritätstag des Streitpatents das Merkmal 1.1.2 nicht aufwiesen. - 11 - Der Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag beruht auch auf erfinderischer Tätig-keit. Aus der Druckschrift 1) ist es bekannt, als durchsichtiges Substratmaterial für opti-sche Informationsaufzeichnungsmedien ein Polycarbonatharz zu verwenden, des-sen gewichtsmittleres Molekulargewicht zwischen 12.000 und 22.000 liegt. Hier-durch sollen sowohl gute mechanische als auch gute optische Eigenschaften er-zielt werden, vgl. 1) Seite 1 erster Absatz, Seite 7 Zeilen 9 bis 13 sowie die dorti-gen Ansprüche 1 und 7. Bei zu hohem mittleren Molekulargewicht würde die opti-sche Doppelbrechung zu groß, bei zu niedrigem mittleren Molekulargewicht wären die mechanischen Eigenschaften (zusammenhängend mit der zu geringen Visko-sität) unbefriedigend. Über die Verteilung des Molekulargewichts ist in 1) nichts ausgesagt. Die Druckschrift 2) ist die zu 1) gehörige A3-Schrift und geht nicht über 1) hinaus. Die Druckschrift 3) betrifft eine Gussform für optische Platten etc. Auf Seite 2 letz-ter Absatz ist angegeben, dass für die Gussmaterialien PMMA (Polymethylmetha-crylat) und PC (Polycarbonat) ein hohes Molekulargewicht erforderlich ist, um un-ter anderem gute Haltbarkeit und Wärmebeständigkeit zu erzielen. Über Moleku-largewichtsverteilungen ist in 3) nichts ausgesagt. In der Druckschrift 4) werden die Vor- und Nachteile bekannter, unter anderem für optische Platten verwendbarer Materialien wie PMMA (gute optische Eigenschaf-ten, zu hohe Feuchtigkeitsabsorption) und PC (gute Wärmebeständigkeit, zu hohe Doppelbrechung) dargelegt, vgl. Spalte 1 Absatz 2 sowie Tabelle 1 in den Spal-ten 11 und 12. Es wird ein Acrylat- oder Methacrylat-Polymer vorgestellt, vgl. Spal-te 2 letzter Absatz, das ebenfalls für optische Aufzeichnungsmedien verwendet werden kann und bessere Eigenschaften aufweist, vgl. Tabelle 1 in den Spal-ten 11 und 12. Dessen Molekulargewichtsverteilungen sind in den Figuren 3, 6, 9, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48 und 51 dargestellt und zeigen im - 12 - niedrigmolekularen Bereich sehr geringe Anteile. Diese Bereiche und die evtl. durch eine solche Molekulargewichtsverteilung erzielbaren Vorteile sind jedoch in 4) an keiner Stelle angesprochen; in Spalte 9 Zeilen 21 bis 26 wird lediglich aus-geführt, dass im Hinblick auf Wärmebeständigkeit und mechanische Eigenschaf-ten das gewichtsmittlere Molekulargewicht zwischen 10.000 und 1.000.000 liegen sollte. Für den Fachmann bestand kein erkennbarer Anlass, die in 4) gezeigten Molekulargewichtsverteilungen oder Teile dieser Verteilungen, die im Vergleich zu Polycarbonat ein chemisch unterschiedlich aufgebautes Material mit dadurch be-dingten unterschiedlichen Eigenschaften betreffen, auf Polycarbonat zu übertra-gen. Die Druckschrift 5) beschreibt allgemein Polycarbonate und zeigt in den Bildern 4 bis 6 Verteilungskurven des Molekulargewichts. Insbesondere Bild 5 zeigt geringe niedrigmolekulare Anteile. Allerdings wurden diese Kurven anders gemessen als gemäß Streitpatent; nach den gezeigten Messwerten wurden die im Streitpatent relevanten niedrigmolekularen Bereiche (Molekulargewicht
Full & Egal Universal Law Academy