19 W (pat) 62/04  - 19. Senat (Techn.Beschw.)

BUNDESPATENTGERICHT 19 W (pat) 62/04 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 26. März 2008 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … BPatG 154 08.05 - 2 - betreffend das Patent 198 03 598 hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 26. März 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Bertl und der Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, Gutermuth und Dr.-Ing. Scholz beschlossen: Die Beschwerde wird zurückgewiesen. G r ü n d e I Das Deutsche Patent- und Markenamt - Patentabteilung 1.24 - hat das auf die am 30. Januar 1998 eingegangene Anmeldung erteilte Patent 198 03 598 mit der Be-zeichnung „Weichmagnetische Nickel-Eisen-Legierung mit kleiner Koerzitivfeld-stärke, hoher Permeabilität und verbesserter Korrosionsbeständigkeit“ im Ein-spruchsverfahren durch Beschluss vom 24. Juni 2004 mit der Begründung wider-rufen, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenüber dem Stand der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin. Der geltende, mit Schriftsatz vom 24. November 2004 eingereichte Patentan-spruch 1 - nach Hauptantrag - lautet: „Verwendung einer Legierung der Zusammensetzung 35 - 65 Masse- % Nickel, Rest Eisen und einer oder mehrerer der Selte-nen Erden Cer, Lanthan, Praseodym, Neodym sowie erschmel-- 3 - zungsbedingten Verunreinigungen, wobei die Summe der Selte-nen Erden zwischen 0,003 und 0,05 Masse % liegt und der sum-menmäßige Anteil der Seltenen Erden Cer, Lanthan, Praseodym und Neodym in Masse- % mindestens um den Faktor 4,4 größer ist als der Gehalt an Schwefel in Masse- %, als Werkstoff für Re-laisteile.“ Nach Hilfsantrag 1 (ebenfalls mit Schriftsatz vom 24. November 2004 eingereicht) wird der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ergänzt (kursiv gesetzt) durch: „Verwendung einer Legierung der Zusammensetzung 35 - 65 Masse- % Nickel, Rest Eisen und einer oder mehrerer der Selte-nen Erden Cer, Lanthan, Praseodym, Neodym sowie erschmel-zungsbedingten Verunreinigungen, wobei die Summe der Selte-nen Erden zwischen 0,003 und 0,05 Masse % liegt und die Deso-xidation und/oder Entschwefelung durch Zusätze (in Masse- %) von max. 0,5 % Mangan, max. 0,5 % Silizium und Beimischungen von max. 0,002 % Magnesium, max. 0,002 % Kalzium, max. 0,010 % Aluminium, max. 0,004 % Schwefel, max. 0,004 % Sau-erstoff und weiteren erschmelzungsbedingten Beimengungen in geringen Mengen vorgenommen wird, wobei der summenmäßige Anteil der Seltenen Erden Cer, Lanthan, Praseodym und Neodym in Masse- % mindestens um den Faktor 4,4 größer ist als der Ge-halt an Schwefel in Masse- %, als Werkstoff für Relaisteile.“ Nach Hilfsantrag 2 (überreicht in der mündlichen Verhandlung) wird der Patentan-spruch 1 nach Hauptantrag ergänzt (kursiv gesetzt) durch: „Verwendung einer durch Erschmelzen im offenen Lichtbogenofen mit nachfolgender Pfannenmetallurgie und VOD-Behandlung er-zeugten Legierung der Zusammensetzung 35 - 65 Masse- % Ni-- 4 - ckel, Rest Eisen und einer oder mehrerer der Seltenen Erden Cer, Lanthan, Praseodym, Neodym sowie erschmelzungsbedingten Verunreinigungen, wobei die Summe der Seltenen Erden zwi-schen 0,003 und 0,05 Masse % liegt und der summenmäßige An-teil der Seltenen Erden Cer, Lanthan, Praseodym und Neodym in Masse- % mindestens um den Faktor 4,4 größer ist als der Gehalt an Schwefel in Masse- %, als Werkstoff für Relaisteile.“ Nach Hilfsantrag 3 (ebenfalls überreicht in der mündlichen Verhandlung) wird der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ergänzt (kursiv gesetzt) durch: „Verwendung einer durch Erschmelzen im offenen Lichtbogenofen mit nachfolgender Pfannenmetallurgie und VOD-Behandlung er-zeugten Legierung der Zusammensetzung 35 - 65 Masse- % Ni-ckel, Rest Eisen und einer oder mehrerer der Seltenen Erden Cer, Lanthan, Praseodym, Neodym sowie erschmelzungsbedingten Verunreinigungen, wobei die Summe der Seltenen Erden zwi-schen 0,003 und 0,05 Masse % liegt und die Desoxidation und/oder Entschwefelung durch Zusätze (in Masse- %) von max. 0,5 % Mangan, max. 0,5 % Silizium und Beimischungen von max. 0,002 % Magnesium, max. 0,002 % Kalzium, max. 0,010 % Alu-minium, max. 0,004 % Schwefel, max. 0,004 % Sauerstoff und weiteren erschmelzungsbedingten Beimengungen in geringen Mengen vorgenommen wird, wobei der summenmäßige Anteil der Seltenen Erden Cer, Lanthan, Praseodym und Neodym in Mas-se- % mindestens um den Faktor 4,4 größer ist als der Gehalt an Schwefel in Masse- %, als Werkstoff für Relaisteile.“ - 5 - Es soll die Aufgabe gelöst werden, eine weichmagnetische Eisen-Nickel-Legie-rung zu erschmelzen, die den in der Patentschrift Seite 2 Zeilen 7 bis 19 beschrie-benen Anforderungen an die magnetischen Eigenschaften, an die Korrosions- und an die Verschleißbeständigkeit genügt (geltende Unterlagen S. 3, Zeilen 27 bis 30). Die Patentinhaberin ist der Ansicht, dass sie im Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt mit dem Schriftsatz vom 20. Dezember 1999 keinen Verzicht auf bestimmte Gegenstände des Patents ausgesprochen habe und sie somit im Beschwerdeverfahren das Patentbegehren mit auf die Verwen-dung der Nickel-Eisen-Legierungen ausgerichteten Patentansprüchen weiterver-folgen könne. Aus der Druckschrift von A. Hoffmann: „Über den Einfluss von ver-schiedenen Desoxydationselementen auf die Verformung und die Anfangsperme-abilität von Ni-Fe-Legierungen“, in: Zeitschrift für angewandte Physik 32, Heft. 3, 1971, S. 236 bis 241, entnehme der Fachmann insbesondere der Seite 237, rechte Spalte oben, dass bei den HYPERM 50-Chargen mit einem Zusatz von 0,030 % Cer-Mischmetall sehr kleine Permeabilitätswerte auftreten würden. Au-ßerdem würden dort die Werkstoffe lediglich im Labormaßstab als Bänder von 0,1 mm Dicke hergestellt, die für Fehlerstromschutzschalter verwendet werden könnten. Der Fachmann würde somit eine Verwendung dieser bekannten Nickel-Eisen-Legierung als Werkstoff für Relaisteile, bei denen Banddicken von 1,2 mm benötigt würden, nicht in Betracht ziehen. Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 werde der Fachmann darauf hingewiesen, welche Zusätze er zur Desoxidation und/oder Entschwefelung der Legierung hinzuzufügen habe. Die Druckschrift von A. Hoffmann a. a. O. gebe hierzu keine Hinweise. Bei der Verwendung nach Pa-tentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 entspreche die VOD-Behandlung der im erteil-ten Patentanspruch 6 angegebenen Pfannenmetallurgie zur Desoxidation, Ent-schwefelung und Entgasung nachfolgend der Erschmelzung der Legierung im Lichtbogenofen. Da in der deutschen Offenlegungsschrift 196 12 556 die Nickel-Eisenlegierung gemäß Anspruch 2 nicht mit der patentgemäßen Zusammenset-zung übereinstimme, könne der Fachmann hieraus auch keine Anregung erhalten, - 6 - die Legierungen mit der patentgemäßen Zusammensetzung im offenen Lichtbo-genofen durch Erschmelzen mit nachfolgender Pfannenmetallurgie und VOD-Be-handlung zu erzeugen, wie im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 und 3 angege-ben ist. Der jeweilige Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 sei somit neu und beruhe auch auf einer erfinderi-schen Tätigkeit. Die Patentinhaberin stellt den Antrag, den Widerrufsbeschluss aufzuheben und das Streitpatent im Um-fang der Ansprüche 1 bis 6 und der geänderten Beschreibung Sei-ten 2 und 3 gemäß Anlage zum Schriftsatz vom 24. Novem-ber 2004 (Bl. 10/13, Hauptantrag 14/15 d. A., Beschreibung 18 d. A.) aufrecht zu erhalten. Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit den Ansprüchen 1 bis 5 gemäß Hilfs-antrag vom 24. November 2008 (Bl. 16/17 d. A.), weiter hilfsweise im Umfang der überreichten Hilfsanträge 2 und 3 (Anl. zum Protokoll). Die Einsprechende stellt den Antrag, die Beschwerde als unzulässig zurückzuweisen, hilfsweise als un-begründet. Sie meint, die Patentinhaberin habe mit dem Schriftsatz vom 20. Dezember 1999 auf die Gegenstände verzichtet, die auf die weichmagnetischen Eisen-Nickel-Le-gierungen und auf deren Verwendung gerichtet seien. Sie habe deshalb im Ein-spruchsverfahren auch nur ein Verfahren zur Herstellung der Nickel-Eisen-Legie-rungen enthaltende Patentansprüche vorgelegt. Da sie im Beschwerdeverfahren Patentansprüche auch ohne Bezug auf das Herstellungsverfahren vorlege, sei die Beschwerde unzulässig. Im Übrigen sei die Zusammensetzung der Nickel-Eisen-- 7 - Legierung des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag aus der Druckschrift A. Hoffmann a. a. O. bekannt. Deren Verwendung als Relaisteil sei für den Fach-mann naheliegend, da weichmagnetische Werkstoffe sehr häufig als Werkstoff für Anker und Joch bei Relais eingesetzt würden, wie auch in der Patentschrift Sei-te 2, insbesondere mit Hinweis auf die DIN 17405 ausgeführt werde. Da bei der Legierungszusammensetzung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 für die zur Desoxidation und/oder Entschwefelung eingesetzten Zusätze und Beimischun-gen keine Untergrenzen angegeben seien, bestehe im Grenzfall kein Unterschied zwischen dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag 1. Aus dem Anspruch 1 der deutschen Offenlegungsschrift 196 12 556 entnehme der Fachmann, dass er ganz allgemein weichmagnetische Legierungen mit üblicher Stahlwerkstechnologie herstellen könne. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Haupt- und Hilfsantrag 1 bis 3 ergebe sich somit für den Fachmann auf na-heliegende Weise aus diesem Stand der Technik. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen. II 1. Die Beschwerde ist zulässig. Die Formulierungen der Patentinhaberin auf Sei-te 1 in ihrem Schriftsatz vom 20. Dezember 1999 sind nicht als eindeutiger Ver-zicht auf spezielle Patentgegenstände anzusehen. Denn einerseits stellt die Pa-tentinhaberin fest, dass sie „Unter Berücksichtigung des im Einspruch eingeführ-ten Dokuments D1 …. die seinerzeitgen gegenständlichen Ansprüche 1 bis 5 nicht weiterverfolgt.“ Andererseits betont sie aber, dass sie „keine Veranlassung“ sieht, „den Verwendungsanspruch zu streichen“. Wenn sie hierbei die Verwen-dung auf nach einem bestimmten Verfahren hergestellte Legierungen bezieht, so ist dies nur als Formulierungsversuch zu werten und nicht bereits als endgültiger Verzicht zu sehen (BGH-Mittelohr-Prothese: GRUR 87, 510). - 8 - 2. Der zulässigen Beschwerde bleibt der Erfolg versagt, da der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 auf keiner er-finderischen Tätigkeit beruht. Als zuständiger Fachmann ist ein Metallurge oder Diplomphysiker mit Hochschul-abschluss anzusehen, der Erfahrungen in der Herstellung und Verwendung von weichmagnetischen Metalllegierungen hat. 2.1. HauptantragAus der Druckschrift von A. Hoffmann a. a. O. ist eine Legierung mit der Zusam-mensetzung von etwa 48 Masse % Nickel und Rest Eisen bekannt (HYPERM 50: S. 236, li. Sp. oben). Nach der Tabelle 1 (S. 238) enthält dort die Probe Nr. 11 zu-sätzlich Cer-Mischmetall, also mehrere der Seltenen Erden Cer, Lanthan, Praseo-dym, Neodym sowie - wie dem Fachmann geläufig ist - übliche erschmelzungsbe-dingte Verunreinigungen. Die Summe der Seltenen Erden liegt bei der bekannten Legierung Nr. 11 bei 0,03 Masse %. Der summenmäßige Anteil der Seltenen Er-den Cer, Lanthan, Praseodym und Neodym in Masse- % ist um den Faktor 10 bis 30 größer (also größer 4,4) als der Gehalt an Schwefel (0,001 bis 0,003: S. 236, re. Sp. 3. Abs.) in Masse- %. Die bekannte Legierung HYPERM 50, Probe Nr. 11, liegt somit innerhalb des im Patentanspruch 1 beanspruchten Bereichs. Eine Verwendung der Legierung HYPERM, Probe Nr. 11, als Werksstoff für Re-laisteile ist in der Druckschrift von A. Hoffmann a. a. O. nicht angesprochen. Dieser Unterschied kann jedoch nicht patentbegründend sein. Denn wenn der Fachmann vor der Aufgabe steht, eine technische Verwendung für diese bekannte Legierung zu finden, wird der Fachmann zunächst die physikalischen Eigenschaf-ten der Legierung betrachten. Aus der Druckschrift von A. Hoffmann a. a. O. ist bekannt, dass es sich hierbei um weichmagnetische Legierungen handelt. Auf Grund seiner Fachkenntnis (vgl. PS S. 2, Z. 4 bis 6, S. 18 und 19) weiß der Fach-mann, dass weichmagnetische Legierungen insbesondere als Werkstoff für Relais - 9 - einsetzbar sind. Es ist somit für den Fachmann naheliegend, daran zu denken, die bekannte Legierung als Werkstoff für Relaisteile einzusetzen. Auch wenn er der Druckschrift von A. Hoffmann a. a. O. entnimmt, dass die Per-meabilität beim Zusatz von Cer klein ist, wird ihn das nicht davon abhalten, diese Art der Verwendung in Betracht zu ziehen. Denn er entnimmt der Druckschrift auch, dass die Anfangspermeabilität von weichmagnetischen Nickel-Eisenlegie-rungen vom Reinheitsgrad und der Korngröße nach der Schlussglühung beein-flusst wird (S. 236, li. Sp. Abs. 2). Er wird somit daran denken, das Herstellungs-verfahren zu verbessern. Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag hat somit keinen Bestand. 2.2. Hilfsantrag 1Bei der Legierungszusammensetzung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 sind für die zur Desoxidation und/oder Entschwefelung eingesetzten Zusätze und Beimischungen keine Untergrenzen für die jeweiligen Elementanteile angegeben. Im Grenzfall 0 % von eingesetzten Zusätzen und Beimischungen ist der Gegen-stand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag mit dem Gegenstand des Patentan-spruchs 1 nach Hauptantrag identisch. Bereits aus diesem Grund teilt der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 das Schicksal des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag. Im Übrigen enthält die bekannte Legierung HYPERM 50 auch Beimischungen und Zusätze von anspruchsgemäßen Elementen im anspruchsgemäßen Bereich (vgl. A. Hoffmann a. a. O. insbesondere S. 236 re. Sp., 2. Abs.). - 10 - 2.3. Hilfsantrag 2Der Druckschrift von A. Hoffmann a. a. O. entnimmt der Fachmann, dass die Le-gierungen dort unter Vakuum oder Schutzgas erschmolzen werden (S. 236 re. Sp. 2. Abs.). Insbesondere aus der deutschen Offenlegungsschrift 196 12 556 ist dem Fachmann ferner bekannt, dass er weichmagnetische Eisen-Nickel-Legierungen (Titel) auch durch übliche Stahlwerkstechnologie herstellen kann, d. h. Erschmel-zen im offenen Lichtbogenofen mit nachfolgender Pfannenmetallurgie zur Desoxi-dation, Entschwefelung und Entgasung (= anspruchsgemäße VOD-Behandlung) (S. 3, Z. 5 bis 9). Da die Herstellung einer Legierung unter Vakuum oder Schutz-gas immer einen hohen technischen Aufwand erfordert, ist es für den Fachmann naheliegend, daran zu denken, die aus der Druckschrift von A. Hoffmann a. a. O. bekannte Legierung durch übliche Stahlwerkstechnologie herzustellen, wie es der Gegenstand von Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 vorschlägt. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 hat somit keinen Bestand. 2.4. Hilfsantrag 3Aus dem bereits zum Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ausgeführten Grund (Grenzfall 0 %) sind die Gegenstände von Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 und 3 teilweise identisch. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 teilt somit das Schicksal von Patentan-spruch 1 nach Hilfsantrag 2. - 11 - 3. Mit dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag bzw. den Hilfsanträgen 1 bis 3 ha-ben auch die hierauf jeweils direkt oder indirekt rückbezogenen Patentansprüche keinen Bestand. Bertl Dr. Mayer Gutermuth Dr.-Ing. Scholz Be

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