BUNDESPATENTGERICHT 19 W (pat) 77/09 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Patentanmeldung 10 2006 048 686.2-34 hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung am 3. Dezember 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Hartung, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Ing. J. Müller beschlossen: 1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01G des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Oktober 2008 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen. 2. Der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zu-rückgewiesen. G r ü n d e I. Das Deutsche Patent- und Markenamt - Prüfungsstelle für Klasse H01G - hat die am 14. Oktober 2006 eingereichte Patentanmeldung mit Beschluss vom 12. Oktober 2008 zurückgewiesen, weil die Anmeldung nicht die Erfordernisse ge-mäß § 12 PatV i. V. m. § 34 Abs. 6 PatG erfülle. Trotz mehrfachen Hinweises ge-nügten die geltenden Zeichnungen nicht den Erfordernissen der Nummern 2, 3 und 4 der Anlage 2 zu § 12 PatV. Gegen diesen Beschluss richtet sich die am 28. November 2008 eingegangene Beschwerde des Anmelders. Darin beantragt der Anmelder, die Beschwerdegebühr zurückzuweisen. Er trägt zunächst vor, der Beschluss sei nicht gerechtfertigt. Der Prüfer ha-be - nicht sachgerecht – zu einer Anhörung geladen, um Zeichnungen zu diskutie-ren. Die eingereichten Zeichnungen seien ausreichend kontrastreich, um verviel-fältigt zu werden. Die abgebildeten dünnen Schichten seien nicht zu schraffieren. Mit Schreiben vom 25. November 2012 hat der Anmelder neue Zeichnungen ein-gereicht, die seiner Auffassung nach den Erfordernissen der Patentverordnung entsprechen. Einer Patenterteilung durch das Bundespatentgericht dürfe nichts mehr im Wege stehen, da nach den Ausführungen der Prüfungsstelle in dem Be-schluss die Patentanmeldung die Erfordernisse der Neuheit und erfinderischen Tätigkeit erfülle. Der ursprüngliche Patentanspruch 1 hatte unter Einfügung einer Gliederung fol-genden Wortlaut: „Kondensator mit a mindestens einem axial eingebauten Kondensatorwickelele-ment, das b1 in ein sehr dünnwandiges und b2 sehr gut lötfähiges metallisches b Gehäuse eingebaut ist, c11 mit dem Gehäuseboden c12 elektrisch leitend verbunden ist, d das Gehäuse nahezu vollständig ausfüllt und e dadurch eine koaxiale niederinduktive Anordnung bildet, wo-bei b das Gehäuse f neben der elektrischen Rückleiterfunktion g gleichzeitig als Gießform Verwendung findet, dadurch gekennzeichnet, dass c13 der elektrische Anschluss des Wickelelementes c21 am Becherboden c31 mit Hilfe von Lötverbindungen c22 durch Öffnungen im Boden erfolgt, c32 die durch die Lötung geschlossen sind, wobei h die Anordnung durch Deckel und Boden in der Form stabili-siert ist und g1 durch den Verguss eine zusätzliche mechanische Stabilität hat, wobei g2 das Gehäuse zur Erleichterung des Vergussprozesses am oberen Ende einen Überstand bildet, g21 der einen wesentlichen Teil der erforderlichen Vergussmen-ge aufnehmen kann, g22 um das Vergussvolumen mit nur wenigen Nachfülloperatio-nen einbringen zu können.“ Der geltende Patentanspruch 1 vom 27. März 2008 lautet unter Angleichung der Gliederung: „Kondensator mit a einem Kondensatorwickel (1), der in axialer Richtung b in einem becherförmigen Gehäuse (2) angeordnet ist und d das Gehäuse (2) nahezu vollständig ausfüllt, c14 wobei eine Stirnseite des Kondensatorwickels (1), c11 mit dem Boden des Gehäuses c12 elektrisch leitend verbunden ist, e1 das Gehäuse (2) als elektrischer Anschluss fungiert, e2 so dass der Kondensator einen koaxialen niederinduktiven Aufbau aufweist; b1 das Gehäuse (2) eine dünne Wandstärke aufweist und b2 aus einem gut lötbaren Material besteht, und g das Gehäuse (2) eine Vergussmasse aufnimmt, dadurch gekennzeichnet, dass c13 die elektrisch leitende Verbindung der Stirnseite des Konden-satorwickels (1) c21 zum Becherboden (3) c31 eine Lötverbindung ist, c2 die durch Öffnungen im Boden (3) verlötet ist, c32 wobei die Öffnungen mittels Verlöten verschlossen sind, g1 die Vergussmasse das dünnwandige Gehäuse (2) stabili-siert, h das Gehäuse einen Deckel (5) aufweist, und g2 das Gehäuse (2) am deckelseitigen Ende einen Überstand über den Kondensatorwickel (1) aufweist, g21 der beim Vergießen einen Großteil der insgesamt erforderli-chen Vergussmenge aufnimmt.“ Der ursprüngliche Patentanspruch 2 hatte folgenden Wortlaut: „Kondensator nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass statt eines geschlossenen Becherbodens eine oder mehrere dünn-wandige flächige Verbindungen vom unteren Gehäuseumfang zur unteren Wickelstirnseite führen und dort mit dem Wickel verlötet sind, wobei die dann unten offene Gehäusestruktur durch eine Iso-lierumhüllung geschlossen wird, so dass der kubische oder runde Metallbecher dadurch wieder unten vergussdicht wird und auch in diesem Falle die mechanische Stabilität der Konstruktion durch den Verguss soweit erhöht wird, wie sie für normales Handling und zur Befestigung üblicherweise erforderlich ist.“ Der geltende Patentanspruch 2 vom 27. März 2008 lautet unter Angleichung der Gliederung: „Kondensator mit a einem Kondensatorwickel (1), der in axialer Richtung b in einem rohrförmigen Gehäuse (2) angeordnet ist und d das Gehäuse (2) nahezu vollständig ausfüllt, c14 wobei eine Stirnseite des Kondensatorwickels (1), c11 mit dem Gehäuse (2) elektrisch leitend verbunden ist, e1 das Gehäuse (2) als elektrischer Anschluss fungiert, e2 so dass der Kondensator einen koaxialen niederinduktiven Aufbau aufweist, b1 das Gehäuse (2) eine dünne Wandstärke aufweist und b2 aus einem gut lötbaren Material besteht, und g das Gehäuse (2) eine Vergussmasse aufnimmt, dadurch gekennzeichnet, dass c13 mindestens eine elektrisch leitende Verbindung von der ei-nen Stirnseite des Kondensatorwickels (1) c21 zum benachbarten einen Ende des rohrförmigen Gehäuses führt, wobei c211 die elektrisch leitende Verbindung dünnwandig ist und flächig ausgeführt ist, c31 die elektrisch leitende Verbindung mit der einen Stirnseite des Kondensatorwickels (1) eine Lötverbindung ist, g3 das eine Ende des rohrförmigen Gehäuses (2) mittels einer Isolierstoffhülle verschlossen ist, so dass das eine Ende des Gehäuses (2) vergussdicht ist, g1 die Vergussmasse das dünnwandige Gehäuse (2) stabili-siert, h das Gehäuse (2) einen Deckel (5) aufweist, und g2 das Gehäuse (2) am deckelseitigen Ende einen Überstand über den Kondensatorwickel (1) aufweist, g21 der beim Vergießen einen Großteil der insgesamt erforderli-chen Vergussmenge aufnimmt.“ Aufgabe der vorliegenden Erfindung sei es, einen Kondensator zu schaffen, bei dem keine zusätzlichen Raum benötigenden und sowohl gegen das Wickelele-ment als auch gegen ein etwaiges Metallgehäuse zu isolierende Verdrahtungslei-tungen vorhanden seien (Seite 2, vorletzter Absatz der Unterlagen vom 27. März 2008). Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen. II. 1. Die statthafte und auch sonst zulässige Beschwerde hat insoweit Erfolg, als der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse H01G vom 12. Oktober 2008 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG zurückverwiesen wird. Die Zurückweisung der Anmeldung ist zwar zum damaligen Zeitpunkt im Ergebnis zu Recht erfolgt, da der Anmelder trotz dreimaliger Beanstandung formell mangel-hafter Zeichnungen in den Bescheiden vom 23. November 2007, 7. März 2008 und in der Ladung zur Anhörung vom 15. April 2008, keine den Standards der An-lage 2 zu § 12 PatV entsprechende Zeichnungen eingereicht hat (§§ 48, 45 Abs. 1 Satz 1, 36 Abs. 6 PatG i. V. m. § 12 PatV). Die bis dahin vorgelegten Zeichnungen genügen nicht den insoweit gestellten Anforderungen. Insbesondere hat der An-melder Anlage 2 Nr. 2 und Nr. 5 Satz 1 zu § 12 PatV nicht beachtet, wonach die Zeichnungen mit ausreichendem Kontrast, in dauerhaften, schwarzen, ausrei-chend festen und dunklen, in sich gleichmäßigen und scharf begrenzten Linien und Strichen ohne Farben auszuführen sind; sowie die Linien der Zeichnungen nicht freihändig gezogen werden sollen, sondern mit Zeichengeräten. Soweit in dem angefochtenen Beschluss allerdings weiter ausgeführt wird, dass die Zeichnungen auch erhebliche Unklarheiten hinsichtlich der Bedeutung einzel-ner Figuren aufwürfen und deshalb zur Auslegung der Patentansprüche nicht ge-eignet seien, rechtfertigt dies nicht die Zurückweisung wegen formeller Mängel nach den o. g. Bestimmungen. Denn in der Anlage 2 zu § 12 PatV sind nur die An-forderungen an die darstellerische Qualität der Zeichnungen geregelt, nicht hinge-gen, ob die Zeichnungen den Gegenstand der Erfindung hinreichend klar und deutlich erkennen lassen. Diese Frage wird allenfalls im Rahmen der Prüfung des § 34 Abs. 4 PatG relevant, wonach die Erfindung in der Anmeldung so deutlich und vollständig offenbart sein muss, dass ein Fachmann sie ausführen kann. Die-ser Zurückweisungsgrund ist in dem Beschluss jedoch nicht erörtert und die Ent-scheidung nicht darauf gestützt worden. Die im Beschwerdeverfahren vom Anmelder mit Schreiben vom 25. November 2011 eingereichten Zeichnungen genügen nunmehr aber den Be-stimmungen gemäß Anlage 2 zu § 12 PatV. Die Zeichnungen sind mit ausreichen-dem Kontrast, in dauerhaften, schwarzen, ausreichend festen und dunklen, in sich gleichmäßigen und scharf begrenzten Linien und Strichen ohne Farben und die Li-nien der Zeichnungen mit Zeichengeräten ausgeführt. Querschnitte, die durch Schraffierung kenntlich zu machen wären, sind in den Zeichnungen nicht zu er-kennen, vielmehr handelt es sich um Prinzipskizzen, denen der Fachmann die für die Nacharbeitung der Erfindung wesentlichen Einzelheiten entnehmen kann. Da die Prüfungsstelle in dem Beschluss nur über die Zurückweisung der Anmel-dung wegen formeller Mängel der Zeichnungen nach den o. g. Bestimmungen, je-doch im Übrigen noch nicht in der Sache entschieden hat, hat der Senat den an-gefochtenen Beschluss aufgehoben und die Sache gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG zur weiteren Prüfung auf Einhaltung der Bestimmungen der §§ 34 Abs. 4 und 38 PatG sowie der Patentfähigkeit der Erfindung nach den §§ 1 bis 5 PatG an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen. 2. Bei der weiteren Prüfung der Anmeldung wird die Prüfungsstelle Folgendes zu beachten haben: Nach Auffassung des Senats gehen die geltenden, von der Prüfungsstelle für ge-währbar erachteten Patentansprüche 1 und 2 in einigen Merkmalen über den In-halt der Anmeldung hinaus, in der sie ursprünglich eingereicht worden ist (§ 38 PatG). So ist der geltende Patentanspruch 1 in allgemeiner Form auf ein Gehäuse gerich-tet, statt wie ursprünglich auf ein metallisches Gehäuse (Merkmal b2). Weiter sollten ursprünglich die Löcher im Boden des Gehäuses mit derselben Lö-tung verschlossen werden, mit der der elektrische Anschluss zwischen Wickelele-ment und Boden hergestellt wird. Gemäß geltendem Wortlaut kann dies mit einer beliebigen, von der ersten Lötung unabhängigen Lötung erfolgen (Merkmal c32). Gemäß ursprünglichem Wortlaut war dem Gehäuse eine Rückleiterfunktion zuge-wiesen, während der geltende Wortlaut lediglich von einem elektrischen Anschluss spricht (Merkmal f). Da es Kondensatoren gibt, bei denen die Polarität beachtet werden muss, stellt dies nach Überzeugung des Senats einen Unterschied dar, der zu beachten ist. Auch die Änderung der Verwendung des Gehäuses als Gießform, in „Aufnahme einer Vergussmasse“ (Merkmal g) stellt eine Verallgemeinerung dar, die den ur-sprünglichen Unterlagen nicht zweifelsfrei zu entnehmen ist. Schließlich war im ursprünglichen Patentanspruch 1 angegeben, dass die Anord-nung durch Deckel und Boden in der Form stabilisiert ist. Diese Formulierung, die dem Fachmann einen Hinweis für die Dimensionierung dieser Einzelheiten gibt, ist durch die allgemeine Formulierung, dass das Gehäuse einen Deckel aufweist, er-setzt (Merkmal h). Bezüglich des geltenden Patentanspruchs 2 hat der Senat zusätzliche Bedenken, da der ursprünglichen Fassung nicht zu entnehmen war, welcher Gegenstand un-ter Schutz gestellt werden sollte, da nicht angegeben war, welche im Patentan-spruch 1 genannten Merkmale durch die im Patentanspruch 2 angegebenen er-setzt werden sollen. Daher ist auch der Gegenstand des Patentanspruchs 2 in der geltenden Fassung den ursprünglichen Unterlagen nicht zu entnehmen. 3. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG, auf die der of-fensichtlich falsch formulierte Antrag des Anmelders ausgerichtet ist, kommt nicht in Betracht. Billigkeitsgründe, die eine Rückzahlung rechtfertigen würden, sind nicht ersichtlich, insbesondere liegen keine Verfahrensfehler der Prüfungsstelle vor. Die Zurückweisung der Anmeldung wegen formell mängelbehafteter Zeichnungen erfolgte, wie oben unter Ziffer 2. dargelegt, zu Recht. Abgesehen davon wäre eine unrichtige Beurteilung allein kein Grund für die Rückzahlung der Beschwerdege-bühr (vgl. Schulte, PatG, 8. Aufl., § 73 Rdn. 130). Ferner ist die Anberaumung der Anhörung nicht zu beanstanden. Die Prüfungs-stelle kann die Beteiligten gemäß § 46 Abs.1 Satz 1 PatG jederzeit laden und an-hören. Ermessensfehler sind insoweit nicht zu erkennen. Obwohl der Prüfer in dem Bescheid vom 7. März 2008 die geltenden Patentansprüche als inhaltlich vo-raussichtlich gewährbar beurteilt hat, konnte eine Anhörung angesichts der vom Prüfer gerügten zahlreichen Unklarheiten in den Zeichnungen durchaus als zweckmäßig angesehen werden. Dies umso mehr, als es sich dabei nicht nur um formelle Mängel in der Darstellung, sondern auch um Fragen des Offenbarungs-gehalts der Anmeldung handelt. Dr. Hartung Kirschneck Dr. Scholz J. Müller Pü
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