1 W (pat) 15/22  - 1. Senat (Nichtigkeit)

ECLI:DE:BPatG:2022:130922B1Wpat15.22.0
BUNDESPATENTGERICHT
1 W (pat) 15/22
_______________________
(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Patentanmeldung 10 2020 007 537.1
(hier: Teilung aus einer europäischen Patentanmeldung)
hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
13. September 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und
Heimen beschlossen:
1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.
- 2 -
I.
Das Patent EP 16000837.1 mit der Bezeichnung
„Übertragung eines seriellen Datenrahmens“
wurde am 23. Februar 2007 beim Europäischen Patentamt (EPA) angemeldet. Mit
Antrag vom 8. Dezember 2020 hat die Anmelderin beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) die Teilung der europäischen Stammanmeldung
EP 16000837.1 erklärt.
Das DPMA hat die Anmelderin mit zwei Bescheiden vom 22. Dezember 2020 und
vom 22. Februar 2021 darauf hingewiesen, dass Teilungen aus einer EP
Patentanmeldung beim DPMA nicht zulässig seien. Die Anmelderin hat dem
entgegengehalten, dass gemäß dem Wortlaut des Art. 66 EPÜ eine europäische
Patentanmeldung in den benannten Vertragsstaaten die Wirkung einer
vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung besitze.
Mit Beschluss vom 9. April 2021 hat das DPMA den Teilungsantrag
zurückgewiesen und zur Begründung ausgeführt, dass sich die Wirkung des
Art. 66 EPÜ darauf beschränke, einen Gleichlauf von europäischen und nationalen
Anmeldungen im Hinblick auf das Prioritätsrecht zu schaffen, ein selbständiger
Übergang ins nationale Patentverfahren werde dagegen nicht eröffnet. Vielmehr
bestehe nur im Rahmen des Art. 135 EPÜ eine Möglichkeit, eine europäische
Anmeldung im nationalen Verfahren weiter zu betreiben.
- 3 -
Gegen diese Entscheidung richtet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde, mit
der sie sinngemäß beantragt,
den Beschluss aufzuheben bzw. die Sache an das DPMA mit der Aufgabe die
Anmeldung substantiell zu prüfen, zurückzuverweisen.Zur Begründung ihrer
Beschwerde trägt sie insbesondere vor, Art. 66 EPÜ sehe ausdrücklich vor, dass
eine europäische Patentanmeldung in den benannten Vertragsstaaten die
Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung habe. Der vom DPMA
diskutierte Gesetzestext besage nichts zur vorliegenden Fragestellung der
Teilungsmöglichkeit. Amtsseitig werde jedoch stets Art. 135 EPÜ bemüht, ohne
dass in dem angefochtenen Beschluss schlüssig begründet werde, warum dem
Anmelder aus Art. 135 EPÜ die Möglichkeit der Teilung aus einer
vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung verwehrt bleiben solle.
Der Senat hat die Beschwerdeführerin durch Zwischenbescheid vom
8. August 2022 auf die vorläufige Rechtsauffassung hingewiesen und
angekündigt, im Fall einer Zurückweisung der Beschwerde die Rechtsbeschwerde
zuzulassen. Auf diesen Zwischenbescheid hin hat die Beschwerdeführerin
sinngemäß vorgetragen, dass der hier maßgeblichen europäischen
Patentanmeldung unstreitig ein Anmeldetag zuerkannt worden und zudem
Deutschland benannt worden sei. Die europäische Anmeldung richte sich somit
darauf, ein nationales deutsches Patent zu erlangen. Nach Erteilung eines
europäischen Patents werde auch vom DPMA selbsttätig eine entsprechende
Mitteilung an die Vertreter übersendet. Insofern liege kein missverständlicher
Wortlaut von Art. 66 EPÜ vor, vielmehr stelle die europäische Patentanmeldung
zweifelsfrei die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung als
Grundlage für den § 39 PatG dar. Die Frage, ob eine deutsche Anmeldung effektiv
anhängig sei, könne bei dieser Sach- und Rechtslage dahingestellt bleiben, da
hier lediglich die Wirkung der nationalen Anmeldung im Rahmen des § 39 PatG
beansprucht werde. Einer rechtsmittelfähigen Entscheidung werde
entgegengesehen.
- 4 -
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakten verwiesen.
II.
Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg. Die Prüfungsstelle des
DPMA hat in dem angefochtenen Beschluss zutreffend festgestellt, dass durch
den auf einer europäischen Patentanmeldung basierenden Teilungsantrag der
Beschwerdeführerin keine deutsche Teilanmeldung entstanden ist.
1. Entgegen der von der Beschwerdeführerin vertretenen Wertung, kann es
vorliegend nicht dahingestellt bleiben, ob zum Zeitpunkt ihrer an das DPMA
gerichteten Teilungserklärung tatsächlich eine Patentanmeldung beim DPMA
anhängig war, vielmehr stellt die Anhängigkeit einer solchen Anmeldung eine
unabdingbare Voraussetzung für die Wirksamkeit ihres Teilungsantrags dar.
2. Rechtsgrundlage für den gegenüber dem DPMA erklärten Teilungsantrag der
Beschwerdeführerin ist § 39 PatG. Danach kann der Anmelder die Anmeldung
jederzeit teilen. Zwar wird der Begriff "Anmeldung" in Art. 39 PatG nicht
ausdrücklich definiert, aus der systematischen Einordnung der Vorschrift in einen
Abschnitt des Patentgesetzes, in dem es um das Verfahren der beim DPMA
eingereichten Patentanmeldungen geht, ergibt sich jedoch, dass mit „Anmeldung“
im Sinne von § 39 PatG solche Erfindungen gemeint sind, die gemäß § 34 PatG
beim DPMA - oder bei einem Informationszentrum nach § 34 (2) PatG - zur
Erteilung eines Patents angemeldet wurden (vgl. hierzu etwa Benkard
PatG/Schäfers, PatG, 11. Aufl. 2015, § 34 Rn. 136). Hierzu zählen neben
deutschen Patentanmeldungen auch PCT-Anmeldungen, die in die nationale
deutsche Phase eingetreten sind. Europäische Patentanmeldungen werden von
§ 39 PatG dagegen nicht erfasst, unabhängig davon, ob dabei auch die
Bundesrepublik Deutschland benannt wurde (so bereits BPatG, Beschl. vom
28. Juli 2021 – 7 W (pat) 5/19 = GRUR-RS 2021, 22240). Der von der
- 5 -
Beschwerdeführerin hervorgehobene Umstand, dass nach einer - mit Wirkung für
die Bundesrepublik Deutschland erfolgten - Erteilung eines Europäischen Patents,
vom DPMA eine entsprechende Bibliografie-Mitteilung mit dem daraufhin
vergebenen deutschen Aktenzeichen übersendet wird, ist ersichtlich nicht
geeignet, diese Wertung in Frage zu stellen.
3. Die von der Beschwerdeführerin vertretene Ansicht, es könne letztlich
dahingestellt bleiben, ob beim DPMA eine deutsche Anmeldung effektiv anhängig
sei, da die Anhängigkeit einer europäischen Stammanmeldung gleichzeitig die
parallele Anhängigkeit einer nationalen (hier: deutschen) Patentanmeldung in den
benannten Mitgliedsstaaten bewirke, findet im europäischen und deutschen
Patentrecht keine Rechtsgrundlage. Die Beschwerdeführerin stützt ihre
gegenteilige Rechtsansicht darauf, dass Art 66 EPÜ festlege, dass eine
europäische Patentanmeldung mit zuerkanntem Anmeldetag in den benannten
Vertragsstaaten die Wirkung einer vorschriftsmäßigen nationalen Anmeldung
habe. Entgegen ihrer Ansicht kann jedoch weder aus dem Wortlaut der Vorschrift
noch aus deren Sinn und Zweck abgeleitet werden, dass Art. 66 EPÜ in den
benannten Mitgliedsstaaten die tatsächliche, parallele Anhängigkeit einer
nationalen Patentanmeldung begründen würde (vgl. hierzu auch
Singer/Stauder/Bremi, EPÜ, 7. Aufl., Art. 66, Rn. 3 m. w. N.). Vielmehr beschreibt
Art. 66 EPÜ im Sinne einer Rechtsfiktion lediglich die rechtliche Wirkung einer
europäischen Patentanmeldung, mit der das Prioritätsrecht einer europäischen
Patentanmeldung im Sinne der PVÜ sichergestellt werden soll, indem die
europäische Patentanmeldung lediglich "in ihren Wirkungen" einer nationalen
Anmeldung gleichgestellt ist, also insbesondere im Hinblick auf die Sicherung
eines frühen nationalen Anmeldedatums für den Fall späterer nationaler
Erteilungsverfahren, um so zu Gunsten der Anmelder sicherzustellen, dass
zwischenzeitliche Beschreibungen und Benutzungen bei der Prüfung der
Schutzfähigkeit nicht mehr als Stand der Technik relevant werden können
(vgl. hierzu Benkard/Osterrieth EPÜ, 3. Aufl. 2019, EPÜ Art. 66 Rn. 3, 7). Da aus
Art. 66 EPÜ somit nicht die tatsächliche Anhängigkeit einer nationalen
- 6 -
Patentanmeldung abgeleitet werden kann, ist die Norm nicht geeignet, für eine
europäische Patentanmeldung den Anwendungsbereich der Teilung nach
deutschem Recht nach § 39 PatG zu eröffnen.
4. Dies wird auch durch die Art. 135 ff. EPÜ verdeutlicht, die (nur) für den Fall,
dass das Verfahren für die europäische Patentanmeldung mit der Zurückweisung
oder der Rücknahme der Anmeldung endet, vorsehen, dass der Anmelder über
einen Umwandlungsantrag und unter Wahrung der Priorität der europäischen
Patentanmeldung (Art. 66 EPÜ) eine nationale Patentanmeldung begründen und
ein nationales Erteilungsverfahren in Gang setzen kann (vgl. hierzu etwa Benkard/
Ullmann/Tochtermann, Patentgesetz, 11. Aufl. 2015, Internationaler Teil, Rn 143).
Wäre jedoch bereits mit der Zuerkennung eines Anmeldetages für eine
europäische Anmeldung die parallele Anhängigkeit einer nationalen Anmeldung
verbunden, wären die Regelungen der Art. 135 ff. EPÜ zur Umwandlung einer
europäischen in eine nationale deutsche Anmeldung überflüssig und damit
sinnwidrig (vgl. hierzu nochmals Singer/Stauder/Bremi, EPÜ, 7. Aufl., Art. 66,
Rn. 3).
5. Nachdem für einen Teilungsantrag gemäß § 39 PatG die Anhängigkeit einer
deutschen Patentanmeldung unabdingbar ist, eine solche durch die
verfahrensgegenständliche europäische Patentanmeldung jedoch nicht begründet
wurde, geht die gleichwohl abgegebene Teilungserklärung der
Beschwerdeführerin ins Leere. Die Prüfungsstelle hat den Teilungsantrag der
Beschwerdeführerin somit zu Recht zurückgewiesen. Die hiergegen gerichtete
Beschwerde war zurückzuweisen.
6. Auf die Anfrage des Senats, ob einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren
auf Basis des übermittelten Zwischenbescheids zugestimmt werde, hat die
Beschwerdeführerin schriftsätzlich mitgeteilt, dass einer rechtsmittelfähigen
Entscheidung entgegengesehen werde. Dies war als Antrag auf Entscheidung
nach Aktenlage im schriftlichen Verfahren und damit als Rücknahme des
- 7 -
ursprünglichen Antrags auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu
werten. Der Senat hat die Durchführung einer mündlichen Verhandlung im
vorliegenden Fall ebenfalls nicht für erforderlich gehalten.
7. Die Rechtsbeschwerde war gemäß § 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG zuzulassen, da es
sich bei der Frage der Teilung nach § 39 PatG aus einer europäischen
Patentanmeldung um eine grundsätzliche Rechtsfrage handelt, zu der noch keine
höchstrichterliche Rechtsprechung existiert.
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur
gegeben, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
- 8 -
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133
Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.
Dr. Hock Heimen Schell


Full & Egal Universal Law Academy