ECLI:DE:BPatG:2022:010822B1Wpat19.22.0
BUNDESPATENTGERICHT
1 W (pat) 19/22
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Patentanmeldung 10 2016 015 556.6
(hier: Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr)
hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
1. August 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und Heimen
beschlossen:
1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
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Am 21. Dezember 2016 reichte die Anmelderin beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA) eine Erfindung mit der Bezeichnung „Datenträger sowie
Verfahren und Vorrichtung zur Herstellung eines solchen Datenträgers für ein
Wert- und/oder Sicherheitsdokument“ beim DPMA ein.
Im Prüfungsverfahren wurde die Anmelderin von der Prüfungsstelle für Klasse
G06K mit Zwischenbescheid vom 25. Mai 2020 auf bestehende Patenthindernisse
hingewiesen. Zur Beantwortung des Prüfungsbescheids wurde der Anmelderin
eine Frist gesetzt.
Nach Gewährung einer Fristverlängerung bis zum 1. Februar 2021 nahm die
Anmelderin mit Schriftsatz vom 1. Februar 2021 zu dem Zwischenbescheid
Stellung.
Mit Beschluss vom 13. April 2021 wurde die Patentanmeldung durch die
Prüfungsstelle zurückgewiesen. Die Begründung des Beschlusses lautete wie
folgt:
„Die Zurückweisung erfolgt gemäß § 48 Patentgesetz aus den Gründen des
Bescheids vom 27.05.2020, auf die verwiesen wird.
Auf die beigefügte Rechtsmittelbelehrung und ggf. die Möglichkeit der
Weiterbehandlung nach § 123a Patentgesetz wird hingewiesen."
Mit Schriftsatz vom 16. April 2021 teilte die nun anwaltlich vertretene Anmelderin
der Prüfungsstelle mit, sie nehme die in dem Beschluss enthaltene Anregung auf
und stelle einen Antrag auf Weiterbehandlung der Patentanmeldung gemäß §
123a PatG. Sie sei allerdings der Ansicht, dass sie aufgrund ihres Schriftsatzes
vom 1. Februar 2021 keine Frist versäumt habe, weshalb sie gleichzeitig die
Rückzahlung der gezahlten Weiterbehandlungsgebühr beantrage.
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Mit Beschluss vom 27. April 2021 wurde der Weiterbehandlungsantrag von der
Prüfungsstelle zurückgewiesen, da die Voraussetzungen des § 123a PatG nicht
erfüllt seien. Es liege kein Fall einer Zurückweisung der Patentanmeldung nach
Versäumung einer patentamtlichen Frist vor, vielmehr habe sich die Anmelderin
mit ihrem Schriftsatz vom 1. Februar 2021 fristgerecht geäußert und ihr Recht auf
rechtliches Gehör verwirklicht. Seitens der Prüfungsstelle sei der im Schriftsatz
vom 1. Februar 2021 enthaltene Absatz
„Die Anmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2016 015 556.6 soll daher nicht
weiterverfolgt werden, sofern die Prüfungsstelle an ihrer Definition des
Fachmanns festhält. Andernfalls wird um Herausgabe eines weiteren
Bescheids gebeten.“
als Antrag auf Entscheidung nach Aktenlage gewertet worden. Da sich bei
Würdigung der von der Anmelderin vorgebrachten Argumentation keine neuen
Zurückweisungsgründe ergeben hätten, wäre die Zurückweisung der Anmeldung
aus den Gründen des Bescheides vom 27. Mai 2020 erfolgt. Der in dem
Zurückweisungsbeschluss vom 13. April 2021 enthaltene Hinweis, dass ggf. die
Möglichkeit der Weiterbehandlung nach § 123a Patentgesetz bestehe, habe keine
Anregung zur Antragstellung dargestellt, sondern lediglich darauf hinweisen
sollen, dass die Anmelderin „ggf.“ die Weiterbehandlung nach § 123a PatG
beantragen könne, sofern die hierzu notwendigen rechtlichen Voraussetzungen
gegeben seien. Die beantragte Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr sei
rechtlich nicht vorgesehen.
Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß
beantragt,
1. die Weiterbehandlungsgebühr zurückzuzahlen,
sowie
2. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.
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Zur Begründung trägt sie u.a. vor, der Anspruch auf Rückzahlung der
Weiterbehandlungsgebühr ergebe sich bereits aus § 9 PatKostG. Denn bei
ordnungsgemäßer Begründung des Zurückweisungsbeschlusses vom 13. April
2021 hätte die Anmelderin die Weiterbehandlung nicht beantragt und die
Weiterbehandlungsgebühr nicht eingezahlt. Da in diesem Beschluss die Eingabe
der Anmelderin vom 1. Februar 2021 weder erwähnt noch eine Stellungnahme zu
den darin vorgebrachten Argumenten erfolgt sei, habe die Anmelderin davon
ausgehen müssen, dass ihre Eingabe die Prüfungsstelle nicht oder nicht
fristgerecht erreicht habe. Dies gelte umso mehr, als die Prüfungsstelle in ihrem
Beschluss nicht lediglich auf die standardmäßig verwendete
Rechtsmittelbelehrung verwiesen habe, sondern auch explizit auf die Möglichkeit
der Weiterbehandlung nach § 123a PatG. Es entspreche daher der Billigkeit die
Weiterbehandlungs- und die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen. Im Rahmen der
Billigkeitsentscheidung sei das unzweckmäßige Verhalten der Prüfungsstelle zu
berücksichtigen, da weder der Antrag auf Weiterbehandlung noch die Einlegung
der Beschwerde bei einwandfreier Behandlung der Sache durch die Prüfungsstelle
erforderlich gewesen wären.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die Verfahrensakten verwiesen.
II.
Die zulässige Beschwerde bleibt in der Sache ohne Erfolg, da die Prüfungsstelle
den Antrag auf Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr zu Recht
zurückgewiesen hat.
1. Eine Erstattung der Weiterbehandlungsgebühr in entsprechender Anwendung
der §§ 812 ff. BGB scheidet aus, da kein Fall rechtsgrundloser Gebührenzahlung
vorliegt. Bei der von der Anmelderin gezahlten Weiterbehandlungsgebühr handelt
es sich um eine Antragsgebühr, die mit Stellung des Antrags auf
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Weiterbehandlung am 16. April 2021 fällig geworden ist. Der Rechtsgrund für die
Zahlung der Gebühr, die wirksame Beantragung der Weiterbehandlung, ist auch
nicht später weggefallen, weil die Voraussetzungen einer Weiterbehandlung im
vorliegenden Fall nicht gegeben waren, wie dies die Prüfungsstelle in dem
angefochtenen Beschluss vom 27. April 2021 zutreffend festgestellt hat.
2. Der mit der Beschwerde verfolgte Rückzahlungsanspruch ergibt sich auch nicht
aus § 9 PatKostG.
Nach dieser Vorschrift werden Kosten nicht erhoben, die bei richtiger Behandlung
der Sache nicht entstanden wären. Ein an dem betreffenden Verfahren Beteiligter
soll nicht mit Kosten belastet werden, die aufgrund einer unrichtigen
Sachbearbeitung durch das DPMA entstanden sind. Nach herrschender Meinung
fällt jedoch unter "unrichtige Sachbehandlung" i. S. v. § 9 PatKostG nicht schon
jede unzweckmäßige verfahrensrechtliche Handhabung oder geringfügige
Fehlbehandlung, sondern nur Verstöße gegen eindeutige gesetzliche Normen
oder ein offenbares Versehen (vgl. hierzu etwa Busse/Keukenschrijver, PatG,
9. Auflage, § 9 PatKostG Rn. 2; Benkard PatG/Schramm, 11. Aufl. 2015,
PatKostG § 9, Rn. 2; jeweils m. w. N.).
Eine unrichtige Sachbehandlung in diesem Sinne kann vorliegend nicht darin
gesehen werden, dass die Prüfungsstelle in ihrem Zurückweisungsbeschluss vom
13. April 2021 auf die beigefügte Rechtsmittelbelehrung hingewiesen hat, wie sie
regelmäßig in Fällen verwendet wird, in denen der Zurückweisungsentscheidung
eine amtliche Fristsetzung vorausgegangen ist. Zwar war vorliegend kein Fall
einer Fristversäumnis gegeben, da die Eingabe der Anmelderin vom 1. Februar
2021 fristgerecht eingegangen war, was dem Beschluss aber nicht entnommen
werden konnte, da die Eingabe dort keine Erwähnung gefunden hat. Vor diesem
Hintergrund war der abstrakte Hinweis auf eine "ggf." bestehende Möglichkeit der
Weiterbehandlung durchaus geeignet, entsprechende Zweifel bei der Anmelderin
zu bewirken, diese hätten sich allerdings bereits durch eine formlose Nachfrage
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klären lassen. Die Vorgehensweise der Prüfungsstelle ist deshalb zwar als
unzweckmäßig, aber jedenfalls nicht als grob fehlerhafte Sachbehandlung zu
werten, die eine Rückzahlung der Weiterbehandlungsgebühr gemäß § 9 PatKostG
rechtfertigen würde.
3. Bei dieser Sach- und Rechtslage hätten lediglich Billigkeitserwägungen zu einer
Erstattung der Weiterbehandlungsgebühr führen können. Eine Rückzahlung aus
Billigkeitsgründen, wie sie etwa § 80 Abs. 3 PatG für die Beschwerdegebühr
vorsieht, ist für die Weiterbehandlungsgebühr jedoch weder im Patentgesetz noch
im Patentkostengesetz vorgesehen. Vielmehr stellen die Regelungen des
Patentkostengesetzes insoweit eine abschließende Regelung für den Fall dar,
dass eine Gebühr aufgrund nachträglicher Umstände als sachlich ungerechtfertigt
erscheint (vgl. hierzu Benkard PatG/Schramm, 11. Aufl. 2015, PatKostG § 10 Rn.
9-12, m. w. N.).
4. Die Beschwerde war somit zurückzuweisen.
5. Trotz der Erfolglosigkeit der Beschwerde ist die Beschwerdegebühr aus
Billigkeitserwägungen zurückzuzahlen (§ 80 Abs. 3 PatG), da die Anmelderin ihren
Antrag auf Weiterbehandlung ersichtlich nur wegen des irreführenden Hinweises
im Zurückweisungsbeschluss vom 13. April 2021 auf die ggf. bestehende
Möglichkeit einer Weiterbehandlung nach § 123a PatG gestellt hat und dem
Beschluss auch sonst in keiner Weise zu entnehmen war, dass ihre Eingabe vom
1. Februar 2021 Berücksichtigung gefunden hatte.
6. Eine mündliche Verhandlung war weder beantragt noch hat der Senat eine
solche für erforderlich gehalten.
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III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur
gegeben, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss auf Grund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133
Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.
Dr. Hock Heimen Schell
Sp
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