ECLI:DE:BPatG:2022:130922B1Wpat28.22.0
BUNDESPATENTGERICHT
1 W (pat) 28/22
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Patentanmeldung 10 2009 035 362.3
(wegen Rückzahlung der Beschwerdegebühr)
hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
13. September 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und
Heimen beschlossen:
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1. Auf die Beschwerde vom 5. November 2021 wird der
Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 26.
Oktober 2021 abgeändert und die Rückzahlung der
Beschwerdegebühr für die Beschwerde vom 12. Oktober
2021 wird angeordnet.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
Gründe
I.
Die Beschwerdeführerin reichte die beim Deutschen Patent- und Markenamt
(DPMA) unter dem Aktenzeichen 10 2009 035 362.3 geführte Patentanmeldung mit
der Bezeichnung „Strömungsleitmechanismus für ein Kraftfahrzeug“ am 30. Juli
2009 ein. Mit Prüfantrag vom 21. März 2016 wurde das Prüfverfahren eingeleitet.
Mit Prüfbescheid vom 15. Juli 2020 wurde der Beschwerdeführerin mitgeteilt, dass
die Patenterteilung auf der Grundlage der zuletzt eingereichten Unterlagen wegen
fehlender Neuheit nicht in Aussicht gestellt werden könne. Nachdem die
Beschwerdeführerin am 3. August 2020 nochmals Unterlagen mit geänderten
Patentansprüchen eingereicht hatte, wurde die Anmeldung von der Prüfungsstelle
für Klasse F01P des DPMA mit Beschluss vom 13. August 2021 auf der Grundlage
der am 3. August 2020 eingereichten Unterlagen ohne weitere Anhörung zurück-
gewiesen. Dagegen legt die Beschwerdeführerin am 16. September 2021
Beschwerde ein und zahlte die Beschwerdegebühr. Neben Ausführungen zum
Inhalt der Patentanmeldung rügte sie auch die Verletzung rechtlichen Gehörs und
vertrat die Auffassung, die Prüfungsstelle habe erhebliches Vorbringen der
Beschwerdeführerin übergangen. Sie begründete auch damit ihren Antrag auf
Rückzahlung der Beschwerdegebühr.
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Mit Beschluss der Prüfungsstelle vom 30. September 2021 wurde der Beschluss
vom 13. August 2021 im Wege der Abhilfe ohne weitere Anhörung aufgehoben und
die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die Beschwerde vom 16. September
2021 angeordnet. Die mit der Beschwerde beantragte Patenterteilung unterblieb.
Zur Begründung wurde ausgeführt, die Aufhebung des Beschlusses diene der
Wahrung des Rechts auf rechtliches Gehör.
Gegen diesen Beschluss erhob die Beschwerdeführerin am 12. Oktober 2021
wiederum Beschwerde und zahlte eine Beschwerdegebühr. Sie ist der Auffassung,
das DPMA habe den angefochtenen Erstbeschluss im Wege der Abhilfe nicht
lediglich aufheben dürfen, sondern habe Sachentscheidung treffen müssen. Eine
bloße Aufhebung des Zurückweisungsbeschlusses und Fortsetzung des Prüfungs-
verfahrens (kassatorische Abhilfe) sei vorliegend nicht zulässig, da die Prüfungs-
stelle eine Sachprüfung auf der Grundlage der vorliegenden Unterlagen habe
vornehmen können und die Beschwerdeführerin auch nicht mit dieser Form der
Abhilfe einverstanden sei. Sie habe vielmehr die Erteilung des Patents auf dieser
Grundlage, bzw. die Vorlage an die Beschwerdeinstanz begehrt. Ferner verlange
sie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr auch für diese Beschwerde.
Am 26. Oktober 2021 erließ die Prüfungsstelle für Klasse F01P einen weiteren
Abhilfebeschluss auf die zweite Beschwerde und hob den ersten Abhilfebeschluss
auf. Zudem wurde der Antrag auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die
zweite Beschwerde abgelehnt.
Gegen diesen Beschluss legte die Beschwerdeführerin am 5. November 2021
beschränkt Beschwerde ein, soweit die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die
Beschwerde vom 12. Oktober 2021 abgelehnt wurde und zahlte die Beschwerde-
gebühr. Zur Begründung hat sie u.a. ausgeführt, die Anordnung der Rückzahlung
der Beschwerdegebühr entspreche der Billigkeit, weil bei ordnungsgemäßer
Verfahrensführung der ursprünglich angefochtene Abhilfebeschluss nicht in
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Betracht gekommen wäre. Ferner sei die Beschwerdegebühr für die vorliegende
Beschwerde zu erstatten, da sie ansonsten wirtschaftlich sinnlos wäre. Die Abhilfe-
entscheidung des DPMA sei fehlerhaft, da die Aufhebung lediglich der Heilung eines
Verfahrensfehlers gedient habe, die Sache aber entscheidungsreif gewesen sei und
der Beschwerdeführerin an einer Entscheidung der Beschwerdeinstanz gelegen
gewesen sei.
Die Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung wurde dem zuständigen
Technischen Beschwerdesenat vorgelegt. Mit der vorliegenden Beschwerde
beantragt die Beschwerdeführerin,
den Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse F01P vom 26. Oktober 2021
abzuändern und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr für die
Beschwerde vom 12. Oktober 2021 anzuordnen,
sowie die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen.
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.
II.
Die gemäß § 73 Abs. 1 Satz 1 PatG statthafte Beschwerde ist zulässig.
Da vorliegend die Abhilfeentscheidung, durch die der erste Abhilfebeschluss
aufgehoben wurde, selbst nicht angefochten wurde und damit formell rechtskräftig
geworden ist, ist sie vom beschließenden Senat zu beachten. Ob diese weitere
Abhilfe durch den Beschluss vom 26. Oktober 2021 zutreffend erfolgte, bedarf daher
keiner Entscheidung. Der die Rückzahlung der Beschwerdegebühr zurückweisende
Teil eines Abhilfebeschlusses ist selbständig beschwerdefähig. Die gegen diese
Entscheidung über die Beschwerdegebühr gerichtete Beschwerde führt zur
Anordnung der Rückzahlung dieser Gebühr.
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Die Prüfungsstelle für Klasse F01P hat den Antrag auf Rückzahlung der
Beschwerdegebühr für die Beschwerde gegen den Abhilfebeschluss vom 30.
September 2021 zu Unrecht zurückgewiesen.
1. Die Entscheidung über die Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 73
Abs. 3 Satz 2 PatG steht im pflichtgemäßen Ermessen des DPMA. Nach ständiger
Rechtsprechung ist die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, wenn dies der Billigkeit
entspricht. Die Rückerstattung ist immer dann billig, wenn bei ordnungsgemäßer
und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Beschlusses nicht in Betracht
gekommen wäre und die Einlegung eines Rechtsbehelfs sich infolgedessen erübrigt
hätte. Dabei sind alle Umstände des Einzelfalls, insbesondere das Verhalten der
Beteiligten und die Ordnungsmäßigkeit und Angemessenheit der Sachbehandlung
durch das DPMA zu berücksichtigen. Diese Voraussetzungen sind regelmäßig
erfüllt, wenn zum einen das Verfahren vor dem Patentamt an (zumindest) einem
schwerwiegenden Verfahrensfehler litt oder die Sache anderweitig unsachgemäß
zu Lasten eines Beteiligten behandelt wurde, und zum anderen, dass aus der Sicht
eines verständigen Beschwerdeführers gerade dieser Verfahrensfehler oder diese
unsachgemäße Sachbehandlung Anlass für die Einlegung der Beschwerde war.
Verfahrensfehler können danach die Rückzahlung gebieten, sind aber keine
Voraussetzung. Auch sachliche Fehler oder eine unangemessene Sachbehandlung
können zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr führen.
Der ursprüngliche Zurückweisungsbeschluss der Prüfungsstelle für Klasse F01P
vom 13. August 2021 war unter Verletzung des rechtlichen Gehörs der Beschwerde-
führerin zustande gekommen, so dass dessen Aufhebung durch die erste Abhilfe-
entscheidung des DPMA im Ausgangspunkt nicht zu beanstanden war. Die
patentamtliche Abhilfe gemäß § 73 Abs. 4 Satz 1 PatG ist ein der Prüfungsstelle als
eigenständige Befugnis zustehendes Mittel zur Selbstkorrektur. Sie hat den Sinn,
das Gericht nicht mit Beschwerden gegen fehlerhafte Beschlüsse zu befassen,
deren Korrekturbedürftigkeit bereits von der Prüfungsstelle erkannt worden ist. Wird
mit der Beschwerde lediglich die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und
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die Fortsetzung des Prüfungsverfahrens bzw. zumindest hilfsweise eine Zurück-
verweisung an das DPMA begehrt, so kann eine zweckmäßige Abhilfe auch in einer
rein kassatorischen Entscheidung bestehen. Wird mit der Beschwerde aber eine
Sachentscheidung, nämlich hier die Patenterteilung begehrt und bestehen auch
keine Anhaltspunkte dafür, dass die Beschwerdeführerin angesichts fehlender
Entscheidungsreife schon mit dem Wiedereintritt in das Prüfungsverfahren
zufriedengestellt sein will, so kann eine vollständige Abhilfe nur durch eine
verfahrensabschließende Entscheidung (reformatorische Abhilfe) erfolgen. Der
Erlass eines rein kassatorischen Abhilfebeschlusses ist zwar auch in diesem Fall
verfahrensrechtlich nicht ausgeschlossen, wird aber in der Regel unzweckmäßig
sein. Zwar ist das Gericht auch bei Vorliegen eines schweren Verfahrensverstoßes
nicht gehindert, abschließend in der Sache zu entscheiden. Jedoch ist, wenn der
Zurückweisungsbeschluss an schwerwiegenden Verfahrensmängeln leidet und
deshalb die Beschwerdeinstanz keine Sachentscheidung treffen kann, eine Zurück-
verweisung an das DPMA zu erwarten. In solchen Fällen kann eine Aufhebung des
Zuweisungsbeschlusses, ohne die Sache dem Beschwerdegericht vorzulegen, und
eine Fortsetzung des Prüfungsverfahrens zweckmäßig sein, wenn dadurch ein
schwerwiegender Verfahrensverstoß geheilt wird und eine darauf beruhende
Zurückverweisung vermieden wird.
Hier hat zwar das DPMA dem Beschwerdebegehren der Beschwerdeführerin mit
der Aufhebung des angefochtenen Beschlusses nicht vollständig abgeholfen, da
dieses auf die Patenterteilung gerichtet war. Allerdings diente die Aufhebung des
ersten Zurückweisungsbeschlusses der Heilung eines wesentlichen Verfahrens-
verstoßes, den die Beschwerdeführerin mit ihrer Beschwerdeschrift auch
ausdrücklich geltend gemacht hatte.
Begehrt ein Beschwerdeführer in erster Linie die Vorlage an die Beschwerdeinstanz
zur Überprüfung der patentamtlichen Sachentscheidung, rügt er aber gleichzeitig
schwerwiegende Mängel des patentamtlichen Verfahrens, hier eine Verletzung des
rechtlichen Gehörs, die nach den vorstehenden Ausführungen, wenn das DPMA
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nicht abhilft, zu einer Aufhebung und zur Zurückverweisung durch die Beschwerde-
instanz führen können, so ist angezeigt, wenn nicht das Einverständnis mit einer
kassatorischen Abhilfe zu vermuten ist, dass das DPMA eine Rückfrage beim
Beschwerdeführer hält (vgl. Schulte, PatG, § 73, Rn. 122). Dies kann regelmäßig
innerhalb der Monatsfrist des § 73 Abs. 3 Satz 3 PatG erfolgen. Durch eine einfache,
in der gegebenen Verfahrenslage zweckmäßige Nachfrage bei der Beschwerde-
führerin, ob sie trotz des eindeutigen Sachantrages mit einer Aufhebung im Wege
der Abhilfe wegen der gerügten Verfahrensmängel einverstanden ist, war hier die
zusätzliche Beschwerde vermeidbar. Da diese unterlassen wurde, entspricht die
Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr der Billigkeit.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. Gem. § 80 Abs. 3
PatG kann die Rückzahlung der Beschwerdegebühr vom Patentgericht angeordnet
werden. Im Falle einer erfolgreichen isolierten Beschwerde gegen die Ablehnung
der Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht es der Billigkeit, auch die
Gebühr für diese Beschwerde zurückzuzahlen. Nur so ist zu verhindern, dass eine
im Ergebnis erfolgreiche Kostenbeschwerde wirtschaftlich sinnlos wäre (vgl.
Schulte, PatG, § 73, Rn. 162).
III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur gegeben,
wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
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3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133
Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.
Dr. Hock Schell Heimen
Full & Egal Universal Law Academy