ECLI:DE:BPatG:2022:130922B1Wpat31.22.0
BUNDESPATENTGERICHT
1 W (pat) 31/22
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(Aktenzeichen)
B E S C H L U S S
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Patentanmeldung 11 2016 006 337.7
(hier: Beschwerde gegen Erteilungsbeschluss)
hat der 1. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am
13. September 2022 durch die Präsidentin Dr. Hock und die Richter Schell und
Heimen beschlossen:
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Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Prüfungsstelle für
Klasse G01S des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
14. Dezember 2021 aufgehoben und die Sache an das Deutsche
Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
G r ü n d e
I.
Die vorliegende Patentanmeldung mit der Bezeichnung "Verfahren und Systeme
zur Hochpräzisionsortung mit Tiefenwerten" geht aus der PCT-Anmeldung
PCT/US2016/064110 hervor, die als Druckschrift WO 2017/131853 veröffentlicht
wurde. Die Anmelderin hatte die PCT-Anmeldung am 30. November 2016 unter
Inanspruchnahme der Unionspriorität der US-amerikanischen Voranmeldungen
US 15/008,710 vom 28. Januar 2016 eingereicht. Am 25. Juli 2018 stellte sie
Antrag auf vorzeitige Einleitung der nationalen Phase beim Deutschen Patent- und
Markenamt (DPMA).
Mit Bescheid vom 28. April 2021 teilte die Prüfungsstelle für Klasse G01S des
DPMA der Anmelderin mit, dass die beantragte Patenterteilung auf der Grundlage
der eingereichten Unterlagen wegen bestehender Patentierungshindernisse nicht
möglich sei. Daraufhin reichte die Anmelderin mit Eingabe vom 28. Oktober 2021
neue Anmeldeunterlagen ein. Nach telefonischer Erörterung der Sach- und
Rechtslage mit der Prüfungsstelle wurden von der Anmelderin dann mit Schrift-
satz vom 10. Dezember 2021 erneut überarbeitete Unterlagen mit 18 Patent-
ansprüchen und einer neuen, 17-seitigen Beschreibung eingereicht.
Mit Beschluss vom 14. Dezember 2021 wurde das Patent erteilt, wobei jedoch von
der Prüfungsstelle auf den Beschreibungsseiten 2, 3,4, 5, 10 und 11 Änderungen
vorgenommen wurden, indem dort mehrere Male das Wort "Ausführungsformen"
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durch die Formulierung „Ausführungsformen, welche nicht von der Erfindung
umfasst sind“ ersetzt wurde.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie
sinngemäß beantragt
1. das Patent auf Basis der mit Schriftsatz vom 10. Dezember 2021 zu
erteilen,
2. hilfsweise eine mündliche Verhandlung durchzuführen.
Zur Beschwerdebegründung führt sie insbesondere aus, den von der
Prüfungsstelle vorgenommenen Änderungen habe die Anmelderin zu keinem
Zeitpunkt zugestimmt. Die Änderungen gingen über die von der Anmelderin für die
Erteilung beantragte Fassung der Anmeldungsunterlagen gemäß Schriftsatz vom
10. Dezember 2021 hinaus.
Die Prüfungsstelle hat der Beschwerde nicht abgeholfen und die Sache dem
Bundespatentgericht zur Entscheidung vorgelegt.
Ergänzend wird auf die Verfahrensakten Bezug genommen.
II.
1. Die statthafte Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluss ist form- und
fristgerecht eingelegt und auch im Übrigen zulässig. Insbesondere hat die
Anmelderin mit dem Hinweis auf die im Erteilungsbeschluss vorgenommenen und
von ihr beanstandeten Änderungen eine Abweichung von ihrem Erteilungsantrag
und damit eine Beschwer geltend gemacht. Dies reicht für die Bejahung der
Zulässigkeit der Beschwerde aus.
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2. Die Beschwerde ist auch in der Sache begründet und führt unter Aufhebung des
angefochtenen Beschlusses zur Zurückverweisung der Sache an das DPMA.
Ein Patent darf grundsätzlich nur so erteilt werden, wie es beantragt ist. Jede
Änderung der Unterlagen, die nicht nur in geringfügigen redaktionellen
Korrekturen besteht, wie etwa der Berichtigung von Schreibfehlern oder
offensichtlichen grammatikalischen oder sprachlichen Unrichtigkeiten, setzt das
schriftlich erklärte Einverständnis des Anmelders voraus (vgl. Schulte/Rudloff-
Schäffer, PatG, 11. Aufl., § 49 Rn. 11, m. w. N.).
Daran fehlt es hier. Die Anmelderin hat sich mit den im Erteilungsbeschluss in
Abweichung von ihrem Erteilungsantrag in der Fassung vom 10. Dezember 2021
vorgenommenen Änderungen nicht einverstanden erklärt. Diese Änderungen sind
auch keineswegs lediglich redaktioneller Natur in dem vorgenannten Sinne,
vielmehr haben die vorgenommenen Ergänzungen zu einer substantiellen
inhaltlichen Änderung gegenüber dem Erteilungsantrag geführt, der Bedeutung für
die Bestimmung des Patentgegenstandes wie auch für seinen Schutzbereich
zukommt. Die Prüfungsstelle konnte daher nicht ohne weiteres von einem
Einverständnis der Anmelderin mit den vorgenommenen Änderungen ausgehen,
sondern hätte ihr zuvor Gelegenheit zur Äußerung geben müssen.
Nachdem das Patent somit unter Verletzung des Antragsgrundsatzes und
gleichzeitiger Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör erteilt worden ist,
war der angefochtene Beschluss aufzuheben, ohne dass der Senat in der Sache
selbst entscheidet (§ 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG). Die Prüfungsstelle wird nunmehr nach
Prüfung der von der Anmelderin im Beschwerdeverfahren gestellten Anträge
erneut über die Erteilung des Patents zu beschließen haben.
3. Aufgrund der Zurückverweisung der Sache an das DPMA war die Durchführung
der von der Anmelderin hilfsweise beantragten mündlichen Verhandlung
entbehrlich (vgl. Schulte/Püschel, a. a. O., § 78 Rn. 12, m. w. N.).
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III.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde nur
gegeben, wenn gerügt wird, dass
1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder
stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.
Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwältin oder von einem beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach
Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133
Karlsruhe eingereicht werden. Die Frist kann nicht verlängert werden.
Dr. Hock Heimen Schell
Full & Egal Universal Law Academy