1 ZA (pat) 13/08  - 1. Senat (Nichtigkeit)

BUNDESPATENTGERICHT L e i t sa tz Aktenzeichen: 1 ZA (pat) 13/08 zu 4 Ni 23/05 (EU) Entscheidungsdatum: 22. Dezember 2008Rechtsbeschwerde zugelassen: nein Normen: § 84 Abs. 2 PatG, § 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 2RPflG, § 91 Abs. 1 ZPO Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren II Die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts bei der Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren ist ty-pischerweise jedenfalls dann notwendig, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist. Dies gilt auch dann, wenn sich die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage im Laufe des Verfahrens als vorrangiger Streit-punkt erweist. BUNDESPATENTGERICHT1 ZA (pat) 13/08(zu 4 Ni 23/05 (EU))_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Patentnichtigkeitssache…- 2 -…betreffend das europäische Patent 0 605 387(DE 34 86 481)(hier: Kostenfestsetzung)hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 22. Dezem-ber 2008 durch den Präsidenten Lutz, die Richterin Gabriele Schuster und den Richter Dipl.-Ing. Reinhardtbeschlossen:I. Die Erinnerung der Klägerin gegen den Beschluss der Rechts-pflegerin vom 12. Februar 2008 wird zurückgewiesen.II. Die Klägerin trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.III. Der Wert des Gegenstands des Erinnerungsverfahrens be-trägt 3.147,80 €.G r ü n d eI.Die Klägerin hat ihre gegen das europäische Patent 0 605 387 gerichtete Nichtig-keitsklage am 3. Januar 2006 zurückgenommen. Durch Beschluss vom 24. April 2006 hat ihr der damals zuständige 4. Senat des Bundespatentgerichts die Kosten des Rechtsstreits auferlegt. Der Streitwert für das Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht ist auf 350.000,-- € festgesetzt worden.- 3 -Während des Nichtigkeitsverfahrens war ein das Streitpatent betreffendes Verlet-zungsverfahren anhängig.Die Beklagte hat Kostenfestsetzung beantragt. Dabei hat sie unter anderem für den mitwirkenden Rechtsanwalt eine 1,3 Verfahrensgebühr und die Auslagenpau-schale in Höhe von insgesamt 3.147,80 € beansprucht.Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 12. Februar 2008 hat die Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts die der Beklagten von der Klägerin zu erstattenden Kosten auf insgesamt 7.425,72 € festgesetzt. Die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts wurden dabei in Höhe von 3.147,80 € errechnet (§§ 13, 33, § 2, Abs. 2 Anl. 1 VVNR 3100, 7002 RVG).Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss richtet sich die Erinnerung der Klägerin, mit der sie nur die Festsetzung der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts an-greift. Nach ihrer Auffassung hat in der vorliegenden Sache keinerlei Koordinie-rungsbedarf betreffend das Verletzungs- und das Nichtigkeitsverfahren bestanden, da allein die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage diskutiert worden sei. Darüber hin-aus seien die das Nichtigkeitsverfahren führenden Patentanwälte auch an dem Verletzungsverfahren beteiligt gewesen, so dass eine Koordinierung auch ohne Mitwirkung eines Rechtsanwalts sichergestellt gewesen sei.Die Klägerin beantragt sinngemäß, den in dem angegriffenen Beschluss festge-setzten Betrag um die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts zu verringern.Die Beklagte beantragt, die Erinnerung zurückzuweisen.Sie hält den Rechtsbehelf für sachlich unbegründet und beruft sich auf einen Koor-dinierungsbedarf zwischen dem Verletzungs- und dem Nichtigkeitsverfahren, der die Mitwirkung eines Rechtsanwalts notwendig mache.- 4 -Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.II.Die zulässige Erinnerung ist unbegründet (§ 84 Abs. 2 PatG, § 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 2 RPflG).Nach § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG sind für die Kostenentscheidung im Nichtigkeitsver-fahren die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Prozesskosten (§§ 91 ff. ZPO) entsprechend anzuwenden, soweit nicht die Billigkeit eine andere Entschei-dung erfordert. Nach § 91 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsver-teidigung notwendig waren. Zu diesen Kosten gehören nach § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO auch die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsie-genden Partei.1. In der Vergangenheit haben die Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts überwiegend die Auffassung vertreten, dass die unterliegende Partei im Nichtig-keitsverfahren bei Doppelvertretung neben den Kosten des Patentanwalts grund-sätzlich auch die eines im Verfahren mitwirkenden Rechtsanwalts zu erstatten ha-be (vgl. BPatGE 31, 51; 31, 75; 33, 160; 46, 167; 47, 50; anders für das Ge-brauchsmusterlöschungsverfahren BPatGE 45, 129). Diese Rechtsauffassung wurde auf eine entsprechende Anwendung des § 143 Abs. 5 PatG bzw. - nach der Änderung durch das OLG-Vertretungsänderungsgesetz vom 23. Juli 2002 (BlPMZ 2002, 353) - auf § 143 Abs. 3 PatG gestützt. Nach § 143 Abs. 5 PatG wa-ren bis 31. Dezember 2001 Kosten eines neben dem Rechtsanwalt im Patent-streitverfahren mitwirkenden Patentanwalts bis zur Höhe einer vollen Gebühr nach § 11 BRAGO zu erstatten. Durch Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (BlPMZ 2002, 14 ff.) ist seit 1. Ja-- 5 -nuar 2002 die Begrenzung der Erstattungsfähigkeit weggefallen. Der mitwirkende Patentanwalt kann seitdem volle Gebührenerstattung verlangen.2. Neuere Entscheidungen haben an dieser Rechtsprechung nicht mehr festgehal-ten und von einer analogen Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG abgesehen (BPatG Beschl. v. 24. Oktober 2006, 4 ZA (pat) 36/06; Beschl. v. 7. Dezem-ber 2006, 4 ZA (pat) 33/06, vgl. auch BPatG Beschl. v. 21. August 2008, 3 ZA (pat) 44/08 zur Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten des Ne-benintervenienten [die Beschlüsse sind abrufbar über die Homepage des Bundes-patentgerichts www.bpatg.de unter dem Stichwort "Entscheidungen"]; BPatG Be-schl. v. 13. August 2007 - 2 ZA (pat) 56/06, GRUR 2008, 735). Der Senat schließt sich dieser Auffassung an.Gegen das Vorhandensein einer Regelungslücke und damit gegen eine analoge Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG spricht die Systematik des Gesetzes. Die die Kosten und Kostenerstattung im Nichtigkeitsverfahren regelnde Vorschrift des § 84 Abs. 2 PatG verweist nur auf die ZPO, nicht aber auf § 143 Abs. 3 PatG. Die-se Vorschrift gilt im Patentstreitverfahren vor den Landgerichten, in dem sich die Parteien durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen müssen (§ 78 ZPO). Durch die Regelung soll ihnen die Hinzuziehung eines Patentanwalts, die zur techni-schen Unterstützung sinnvoll ist, erleichtert werden. Eine vergleichbare Gesetzes-lage besteht im Rechtsbeschwerdeverfahren, in dem sich die Beteiligten durch ei-nen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen müs-sen. § 143 Abs. 3 PatG gilt hier entsprechend (§ 102 Abs. 5 S. 1 bis 3 PatG).Demgegenüber gibt es im Nichtigkeitsverfahren erster Instanz keinen Vertretungs-zwang durch Rechts- oder Patentanwälte. In der Praxis wird das Verfahren häufig von einem Patentanwalt, der durch seine Ausbildung über Rechtskenntnisse und praktische Erfahrung bei Anwendung der Rechtskenntnisse verfügt (§ 16 Patent-anwaltsausbildungs- und Prüfungsordnung) oder einem im gewerblichen Rechts-schutz erfahrenen Rechtsanwalt geführt. Die Zuziehung eines Anwalts der jeweils - 6 -anderen Fakultät ist dabei nicht von vornherein zwingend. Es sind Fallgestaltun-gen denkbar, die keine besonderen rechtlichen Schwierigkeiten aufweisen und deshalb die Mitwirkung eines Rechtsanwalts entbehrlich machen. Dies zeigt der Sachverhalt, der dem Beschluss des 2. Senats des Bundespatentgerichts vom 13. August 2007 (GRUR 2008, 735) zugrunde liegt: Dort war in der Klageerwide-rung auf Ansprüche aus dem Patent für die Vergangenheit und die Zukunft ver-zichtet und bestritten worden, dass man einen Anlass zur Klage gegeben habe; ei-ne Abmahnung aus dem Patent sei nicht erfolgt. Es war nicht ersichtlich, warum die Beklagte allein für die Erklärung des Verzichts bzw. eines sofortigen Aner-kenntnisses zusätzlich einen Rechtsanwalt benötigt haben sollte.3. Nach alledem sind die gemäß § 91 Abs. 1 ZPO für die Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung notwendigen Kosten zwar durch eine Prüfung im Einzelfall zu ermitteln. Bei Prüfung der Notwendigkeit kommt es darauf an, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte. Dabei darf die Par-tei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Be-lange erforderlichen Schritte ergreifen.Allerdings ist bei der Prüfung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfol-gungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme für geeignete Fallkonstellationen eine typisierende Betrachtungsweise geboten. Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist, steht in keinem Verhältnis zu den sich einstellenden Nachteilen, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden kann, ob die Kosten einer bestimmten Rechts-verfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht (BGH Beschl. v. 2. Dezember 2004 - I ZB 4/04, GRUR 2005, 271 - Unterbevoll-mächtigter III; Beschl. v. 12. Dezember 2002 - I ZB 29/02, NJW 2003, 901 - Aus-wärtiger Rechtsanwalt I; Beschl. v. 13. September 2005 - X ZB 30/04, GRUR 2005, 1072 - Auswärtiger Rechtsanwalt V; Beschl. v. 11. Dezember 2007 - 7 -- X ZB 21/07, WRP 2008, 363; vgl. auch Benkard/Rogge, Patentgesetz, 10. Aufl., § 84 Rn. 31, der hier für "eine gewisse Großzügigkeit" eintritt).Bei Berücksichtigung dieser Grundsätze kann davon ausgegangen werden, dass die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts sowohl bei der Einleitung eines Nichtig-keitsverfahrens (vgl. hierzu Senatsbeschl. v. 21. November 2008, 1 ZA (pat) 15/07, zur Veröffentlichung vorgesehen), als auch bei der Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren typischerweise jedenfalls dann notwendig ist, wenn zeit-gleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verlet-zungsverfahren anhängig ist. In diesen Fällen ist regelmäßig das Vorgehen in bei-den Verfahren aufeinander abzustimmen, beispielsweise im Hinblick auf die Beur-teilung der Tragweite einer beschränkten Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren (vgl. BPatG Beschl. v. 7. Dezember 2006 - 4 ZA (pat) 33/06 a. a. O). Das Gleiche gilt im Hinblick auf eine erschöpfende gütliche Beilegung der zwischen den Par-teien bestehenden Rechtsstreitigkeiten, auf die das Gericht in jeder Lage des Ver-fahrens hinwirken soll (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 278 Abs. 1 ZPO). Ein Vergleich im Nichtigkeitsverfahren beinhaltet in der Regel auch eine umfassende Erledigung des Verletzungsstreits. Auch insofern ist eine enge Abstimmung zwischen beiden Verfahren und damit eine Beteiligung von Patentanwalt und Rechtsanwalt erfor-derlich und sinnvoll (anders der 3. Senat des BPatG a. a. O. für den Fall der Ne-benintervention).Durch den Umstand, dass die Parteien - wie hier - im Laufe des Verfahrens im Wesentlichen über die Zulässigkeit der Klage streiten, entfallen nicht von vornher-ein die dargelegten typischen Berührungspunkte zwischen den beiden Verfahren. Selbst wenn sich die Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage im Laufe des Verfahrens als vorrangiger Streitpunkt erweist, müssen die Parteien damit rechnen, dass das Gericht die Klage für zulässig hält. Sie müssen deshalb für die Argumentation zur Begründetheit der Klage und für die damit verbundenen Möglichkeiten, das Nich-tigkeitsverfahren und ggf. auch den Verletzungsprozess zu gestalten, gerüstet sein. Hierzu dürfen sie sich sachkundigen Beistands bedienen.- 8 -Vor diesem Hintergrund war die Mitwirkung eines Rechtsanwalts im Nichtigkeits-verfahren auf Seiten der Beklagten notwendig. Seine Kosten sind zu erstatten.III.Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1 ZPO.Lutz Schuster ReinhardtPü

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