1 ZA (pat) 15/07  - 1. Senat (Nichtigkeit)

BUNDESPATENTGERICHT L e i t sa tz Aktenzeichen: 1 ZA (pat) 15/07 zu 1 Ni 11/05 Entscheidungsdatum: 21. November 2008Rechtsbeschwerde zugelassen: nein Normen: § 84 Abs. 2 PatG, § 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 2RPflG Doppelvertretungskosten im Nichtigkeitsverfahren Die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts bei der Einleitung eines Nichtigkeitsverfahrens ist typischerweise jedenfalls dann notwendig, wenn zeitgleich mit dem Nichtigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist. BUNDESPATENTGERICHT1 ZA (pat) 15/07(zu 1 Ni 11/05)_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Patentnichtigkeitssache…- 2 -…betreffend das deutsche Patent 42 35 038(hier: Kostenfestsetzung)hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 21. Novem-ber 2008 durch den Präsidenten Lutz, die Richterin Gabriele Schuster und den Richter Dr.-Ing. Baumgartbeschlossen:I. Die Erinnerung des Beklagten gegen den Beschluss der Rechtspflegerin vom 17. Oktober 2007 wird zurückgewiesen.II. Der Beklagte trägt die Kosten des Erinnerungsverfahrens.III. Der Wert des Gegenstands des Erinnerungsverfahrens be-trägt 7.714,54 €.G r ü n d eI.Mit Urteil vom 10. Oktober 2006 hat der Senat das deutsche Patent 42 35 038 (Streitpatent) für nichtig erklärt und dem Beklagten die Kosten des Nichtigkeitsver-fahrens auferlegt. Der Streitwert für das Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespa-tentgericht ist auf 500.000,-- € festgesetzt worden.Während des Nichtigkeitsverfahrens war ein das Streitpatent betreffendes Verlet-zungsverfahren anhängig.- 3 -Die Klägerin hat Kostenfestsetzung beantragt. Dabei hat sie unter anderem für den mitwirkenden Rechtsanwalt eine 1,3 Verfahrensgebühr, eine 1,2 Terminsge-bühr, den Pauschsatz für Post- und Telekommunikationsdienstleistungen sowie Reisekosten des Rechtsanwalts zur Teilnahme an der mündlichen Verhandlung vom 10. Oktober 2006 (Übernachtungs- und Flugkosten) in Höhe von insgesamt 7.714,54 € beansprucht.Mit Kostenfestsetzungsbeschluss vom 17. Oktober 2007 hat die Rechtspflegerin des Bundespatentgerichts die der Klägerin von dem Beklagten zu erstattenden Kosten auf insgesamt 29.214,47 € festgesetzt. Die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts wurden dabei in Höhe von 7.714,54 € errechnet (§§ 13, 33, § 2, Abs. 2 Anl. 1 VVNR 3100, 3104, 7002, 7004-7006 RVG).Gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss richtet sich die Erinnerung des Beklag-ten, mit der er nur die Festsetzung der Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts angreift. Er ist der Meinung, in einem Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespa-tentgericht sei die zusätzliche Mitwirkung eines Rechtsanwalts zu der Tätigkeit ei-nes Patentanwalts grundsätzlich nicht notwendig im Sinne des § 91 Abs. 1 ZPO. Nur in begründeten Ausnahmefällen seien die durch die zusätzliche Mitwirkung ei-nes Rechtsanwalts entstandenen Kosten erstattungsfähig. Der Beklagte rügt wei-ter, dass der Kostenfestsetzungsbeschluss keine Begründung enthalte und regt die Durchführung einer mündlichen Verhandlung an.Der Beklagte beantragt sinngemäß, den in dem angegriffenen Beschluss festge-setzten Betrag um die Kosten des mitwirkenden Rechtsanwalts zu verringern.Die Klägerin beantragt, die Erinnerung zurückzuweisen.Sie hält die Erinnerung für unzulässig, da der Erinnerungsschriftsatz des Beklag-ten vom 8. November 2007 weder einen Antrag noch eine Begründung enthalte, und im Übrigen auch für sachlich unbegründet.- 4 -Die Rechtspflegerin hat der Erinnerung nicht abgeholfen.II.Die zulässige Erinnerung ist unbegründet (§ 84 Abs. 2 PatG, § 104 Abs. 3 ZPO i. V. m. § 23 Abs. 2 RPflG).1. Die Erinnerung wurde gemäß § 23 Abs. 2 Satz 2 RPflG fristgerecht eingelegt und ist auch im Übrigen zulässig. Für die formgerechte Einlegung der Erinnerungsind die Vorschriften über die Beschwerde sinngemäß anzuwenden (§§ 23 Abs. 2, 11 Abs. 2 Satz 4 RPflG i. V. m. §§ 567 ff. ZPO). Nach § 569 Abs. 2 Satz 2 ZPO muss die Erinnerungsschrift den Kostenfestsetzungsbeschluss, gegen den sie sich richtet, bezeichnen und die Erklärung enthalten, dass gegen diesen Be-schluss Erinnerung eingelegt werde. Diesen Anforderungen genügt die Erinne-rungsschrift vom 8. November 2007. Ein konkreter Antrag ist für die Zulässigkeit nicht erforderlich; sofern ein solcher fehlt, richtet sich der Rechtsbehelf gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss insgesamt. Ebenso wenig ist das Vorliegen einer Begründung Voraussetzung für die Zulässigkeit der Erinnerung. Nach § 571 Abs. 1 ZPO soll die Erinnerung begründet werden. Dies ist hier mit Schriftsatz vom 2. Juni 2008 geschehen. Die Erinnerung kann auch - wie hier auf die Kosten für den mitwirkenden Rechtsanwalt - auf einen Teil des Kostenfestsetzungsbeschlus-ses beschränkt werden.2. Die Erinnerung bleibt in der Sache ohne Erfolg.Nach § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG sind für die Kostenentscheidung im Nichtigkeitsver-fahren die Vorschriften der Zivilprozessordnung über die Prozesskosten (§§ 91 ff. ZPO) entsprechend anzuwenden, soweit nicht die Billigkeit eine andere Entschei-dung erfordert. Nach § 91 Abs. 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, insbesondere die dem Gegner erwachsenen Kosten zu erstatten, soweit sie zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsver-- 5 -teidigung notwendig waren. Zu diesen Kosten gehören nach § 91 Abs. 2 Satz 1 ZPO auch die gesetzlichen Gebühren und Auslagen des Rechtsanwalts der obsie-genden Partei.a) In der Vergangenheit haben die Nichtigkeitssenate des Bundespatentgerichts überwiegend die Auffassung vertreten, dass die unterliegende Partei im Nichtig-keitsverfahren bei Doppelvertretung neben den Kosten des Patentanwalts grund-sätzlich auch die eines im Verfahren mitwirkenden Rechtsanwalts zu erstatten ha-be (vgl. BPatGE 31, 51; 31, 75; 33, 160; 46, 167; 47, 50; anders für das Ge-brauchsmusterlöschungsverfahren BPatGE 45, 129). Diese Rechtsauffassung wurde auf eine entsprechende Anwendung des § 143 Abs. 5 bzw. - nach der Än-derung durch das OLG-Vertretungsänderungsgesetz vom 23. Juli 2002 (BlPMZ 2002, 353) - auf § 143 Abs. 3 PatG gestützt. Nach § 143 Abs. 5 PatG wa-ren bis 31. Dezember 2001 Kosten eines neben dem Rechtsanwalt im Patent-streitverfahren mitwirkenden Patentanwalts bis zur Höhe einer vollen Gebühr nach § 11 BRAGO zu erstatten. Durch Gesetz zur Bereinigung von Kostenregelungen auf dem Gebiet des geistigen Eigentums (BlPMZ 2002, 14 ff.) ist seit 1. Ja-nuar 2002 die Begrenzung der Erstattungsfähigkeit weggefallen. Der mitwirkende Patentanwalt kann seitdem volle Gebührenerstattung verlangen.b) Neuere Entscheidungen haben an dieser Rechtsprechung nicht mehr festgehal-ten und von einer analogen Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG abgesehen (BPatG Beschl. v. 24. Oktober 2006, 4 ZA (pat) 36/06; Beschl. v. 7. Dezem-ber 2006, 4 ZA (pat) 33/06, vgl. auch BPatG Beschl. v. 21. August 2008, 3 ZA (pat) 44/08 zur Erstattungsfähigkeit von Doppelvertretungskosten des Ne-benintervenienten [die Beschlüsse sind abrufbar über die Homepage des Bundes-patentgerichts www.bpatg.de unter dem Stichwort "Entscheidung"]; BPatG Beschl. v. 13. August 2007 - 2 ZA (pat) 56/06, GRUR 2008, 735). Der Senat schließt sich dieser Auffassung an.- 6 -Gegen das Vorhandensein einer Regelungslücke und damit gegen eine analoge Anwendung des § 143 Abs. 3 PatG spricht die Systematik des Gesetzes. Die die Kosten und Kostenerstattung im Nichtigkeitsverfahren regelnde Vorschrift des § 84 Abs. 2 PatG verweist nur auf die ZPO, nicht aber auf § 143 Abs. 3 PatG. Die-se Vorschrift gilt im Patentstreitverfahren vor den Landgerichten, in dem sich die Parteien durch einen Rechtsanwalt vertreten lassen müssen (§ 78 ZPO). Durch die Regelung soll ihnen die Hinzuziehung eines Patentanwalts, die zur techni-schen Unterstützung sinnvoll ist, erleichtert werden. Eine vergleichbare Gesetzes-lage besteht im Rechtsbeschwerdeverfahren, in dem sich die Beteiligten durch ei-nen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt vertreten lassen müs-sen. § 143 Abs. 3 PatG gilt hier entsprechend (§ 102 Abs. 5 S. 1 bis 3 PatG).Demgegenüber gibt es im Nichtigkeitsverfahren erster Instanz keinen Vertretungs-zwang durch Rechts- oder Patentanwälte. In der Praxis wird das Verfahren häufig von einem Patentanwalt, der durch seine Ausbildung über Rechtskenntnisse und praktische Erfahrung bei Anwendung der Rechtskenntnisse verfügt (§ 16 Patent-anwaltsausbildungs- und Prüfungsordnung) oder einem im gewerblichen Rechts-schutz erfahrenen Rechtsanwalt geführt. Die Zuziehung eines Anwalts der jeweils anderen Fakultät ist dabei nicht von vornherein zwingend. Es sind Fallgestaltun-gen denkbar, die keine besonderen rechtlichen Schwierigkeiten aufweisen und deshalb die Mitwirkung eines Rechtsanwalts entbehrlich machen. Dies zeigt der Sachverhalt, der dem Beschluss des 2. Senats des Bundespatentgerichts vom 13. August 2007 (GRUR 2008, 735) zugrunde liegt: Dort war in der Klageerwide-rung auf Ansprüche aus dem Patent für die Vergangenheit und die Zukunft ver-zichtet und bestritten worden, dass man einen Anlass zur Klage gegeben habe; ei-ne Abmahnung aus dem Patent sei nicht erfolgt. Es war nicht ersichtlich, warum die Beklagte allein für die Erklärung des Verzichts bzw. eines sofortigen Aner-kenntnisses zusätzlich einen Rechtsanwalt benötigt haben sollte.- 7 -c) Nach alledem sind die gemäß § 91 Abs. 1 ZPO für die Rechtsverfolgung bzw. Rechtsverteidigung notwendigen Kosten zwar durch eine Prüfung im Einzelfall zu ermitteln. Bei Prüfung der Notwendigkeit kommt es darauf an, ob eine verständige und wirtschaftlich vernünftige Partei die die Kosten auslösende Maßnahme im Zeitpunkt ihrer Veranlassung als sachdienlich ansehen durfte. Dabei darf die Par-tei ihr berechtigtes Interesse verfolgen und die zur vollen Wahrnehmung ihrer Be-lange erforderlichen Schritte ergreifen.Allerdings ist bei der Prüfung der Notwendigkeit einer bestimmten Rechtsverfol-gungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme für geeignete Fallkonstellationen eine typisierende Betrachtungsweise geboten. Denn der Gerechtigkeitsgewinn, der bei einer übermäßig differenzierenden Betrachtung im Einzelfall zu erzielen ist, steht in keinem Verhältnis zu den sich einstellenden Nachteilen, wenn in nahezu jedem Einzelfall darüber gestritten werden kann, ob die Kosten einer bestimmten Rechts-verfolgungs- oder Rechtsverteidigungsmaßnahme zu erstatten sind oder nicht (BGH Beschl. v. 2. Dezember 2004 - I ZB 4/04, GRUR 2005, 271 - Unterbevoll-mächtigter III; Beschl. v. 12. Dezember 2002 - I ZB 29/02, NJW 2003, 901 - Aus-wärtiger Rechtsanwalt I; Beschl. v. 13. September 2005 - X ZB 30/04, GRUR 2005, 1072 - Auswärtiger Rechtsanwalt V; Beschl. v. 11. Dezember 2007 - X ZB 21/07, WRP 2008, 363; vgl. auch Benkard/Rogge, Patentgesetz, 10. Aufl., § 84 Rn. 31, der hier für "eine gewisse Großzügigkeit" eintritt).Bei Berücksichtigung dieser Grundsätze kann davon ausgegangen werden, dass die Hinzuziehung eines Rechtsanwalts bei der Einleitung eines Nichtigkeitsverfah-rens typischerweise jedenfalls dann notwendig ist, wenn zeitgleich mit dem Nich-tigkeitsverfahren ein das Streitpatent betreffendes Verletzungsverfahren anhängig ist. In diesen Fällen ist regelmäßig das Vorgehen in beiden Verfahren aufeinander abzustimmen, beispielsweise im Hinblick auf die Beurteilung der Tragweite einer beschränkten Verteidigung im Nichtigkeitsverfahren (vgl. BPatG Beschl. v. 7. De-zember 2006 - 4 ZA (pat) 33/06 a. a. O). Das Gleiche gilt im Hinblick auf eine er-schöpfende gütliche Beilegung der zwischen den Parteien bestehenden Rechts-- 8 -streitigkeiten, auf die das Gericht in jeder Lage des Verfahrens hinwirken soll (§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 278 Abs. 1 ZPO). Ein Vergleich im Nichtigkeitsverfahren be-inhaltet in der Regel auch eine umfassende Erledigung des Verletzungsstreits. Auch insofern ist eine enge Abstimmung zwischen beiden Verfahren und damit ei-ne Beteiligung von Patentanwalt und Rechtsanwalt erforderlich und sinnvoll (an-ders der 3. Senat des BPatG a. a. O. für den Fall der Nebenintervention).Die Klägerin durfte sonach davon ausgehen, dass die Mitwirkung eines Rechtsan-walts im Nichtigkeitsverfahren aufgrund des anhängigen parallelen Verletzungs-verfahrens notwendig ist. Die Kosten des Rechtsanwalts sind zu erstatten.3. Der angegriffene Kostenfestsetzungsbeschluss ist nicht wegen fehlender Be-gründung aufzuheben. Eine Begründung des Kostenfestsetzungsbeschlusses ist insbesondere erforderlich, wenn über einzelne geltend gemachte Rechnungspos-ten Unklarheit besteht oder vom Gegner Einwendungen erhoben werden (Zöl-ler/Herget, ZPO, 26. Aufl., § 104 Rn. 21 "Begründungszwang; Stein/Jonas/Bork, ZPO, 22. Aufl., § 104 Rn. 24). Der Beklagte als Kostenschuldner hatte Gelegen-heit erhalten, zum Kostenfestsetzungsantrag Stellung zu nehmen; er hat gegen den Antrag keine Einwendungen erhoben. In solchen Fällen kann eine Begrün-dung entfallen; im Übrigen ist die Begründung im Nichtabhilfebeschluss der Rechtspflegerin vom 8. Juli 2008 nachgeholt worden (Baumbach/Hartmann, ZPO, 64. Aufl., § 329 Rn. 4).4. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht für erforderlich gehalten (§ 128 Abs. 4 ZPO). Bei der vorliegenden Erinnerung geht es nicht um Sachaufklärung oder eine Beweisaufnahme, die im Rahmen einer mündlichen Verhandlung zu er-folgen hätte, sondern um eine Rechtsfrage, zu der sich der Erinnerungsführer um-fassend geäußert hat.- 9 -III.Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 97 Abs. 1 ZPO.Lutz Schuster Dr. BaumgartPü

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