BUNDESPATENTGERICHT 20 W (pat) 31/08 _______________________ (Aktenzeichen) B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 103 26 761.1-35 … hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. August 2008 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Bastian, den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, die Richterin Martens sowie den Richter Dipl.-Ing. Kleinschmidt BPatG 152 08.05 - 2 - beschlossen: 1. Auf die Beschwerde wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Prüfungsstelle für Klasse H 04 R - vom 17. März 2008 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen. 2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. G r ü n d e I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Zurückweisung der am 13. Juni 2003 ein-gereichten, einen Lautsprecher betreffenden Patentanmeldung. Die Anmeldung umfasst insgesamt 12 Patentansprüche, von denen der Hauptan-spruch 1 wie folgt lautet: „1. Lautsprecher mit einer Membran (12); einer Einrichtung (14, 16) zum Versetzen der Membran (12) in Schwingung; und einem Rahmen (100), wobei zur Aufhängung die Membran (12) mittels eines elastischen Haftmittels (102) an dem Rahmen (100) befestigt ist.“ Die Ansprüche 2 bis 12 sind unmittelbar oder mittelbar auf den Anspruch 1 zu-rückbezogen, wobei insbesondere die Ansprüche 10 und 12 eine aus mehreren Lautsprechern zusammengesetzte Lautsprecherwand zum Gegenstand haben. - 3 - Die Prüfungsstelle hatte dem Anmelder mit Prüfungsbescheid vom 8. Januar 2004 mitgeteilt, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 wegen fehlender Neuheit gegenüber der Druckschrift D1 JP 2003102087 A nicht patentfähig sei. Insbesondere sei aus der Druckschrift D1 (Figur 1) ein Lautsprecher bekannt, der eine Membran 27 und eine Einrichtung zum Versetzen der Membran in Schwin-gungen aufweise (Bezugszeichen 21-26, 28). Zudem weise der bekannte Laut-sprecher einen Rahmen auf, wobei die Membran mittels eines elastischen Kör-pers 35 mit dem Rahmen verbunden sei. Die Prüfungsstelle vertrat die Auffas-sung, dass der Fachmann in der Druckschrift D1 mitlese, dass der elastische Kör-per 35, der die Membran mit dem Rahmen verbinde, ein Haftmittel sei. Von einem insoweit bekannten Lautsprecher würde sich der Gegenstand des Patentan-spruchs 1 nicht unterscheiden. Wegen der fehlenden Patentfähigkeit des Patentanspruchs 1 seien auch die auf diesen Anspruch rückbezogenen Ansprüche 2 bis 11 nicht gewährbar. Ergänzend hat die Prüfungsstelle diesbezüglich noch auf die Druckschrift D2 WO 00/22877 A1 und im Übrigen auf bestimmte Kenntnisse des Fachmanns verwiesen. Allerdings erachtete die Prüfungsstelle einen Patentanspruch 1 mit den Merkmalen des Pa-tentanspruchs 12 prinzipiell für gewährbar. Der Anmelder hat in Erwiderung auf den Bescheid mit Schriftsatz vom 16. April 2004 dargelegt, warum er den Gegenstand auch angesichts der entge-gengehaltenen Druckschriften D1 und D2 für neu und auf einer erfinderischen Tä-- 4 - tigkeit beruhend ansieht. Dabei hat er die Auffassung vertreten, dass die Druck-schrift D1 an keiner Stelle auf Einzelheiten der Befestigung der Membran an dem Rahmen eingehe und an keiner Stelle ein Haftmittel erwähne. Insbesondere würde keines der in der Druckschrift D1 vorgeschlagenen elastischen Materialien (Schaum, Gummi, Gewebe) Hafteigenschaften aufweisen. Zwar sei dem Fach-mann klar, dass die Membran (irgendwie) an dem Rahmen befestigt werden müsse, die Druckschrift D1 liefere hierzu jedoch keine Lösung. Der Anmelder hat die ursprünglichen Patentansprüche unverändert gelassen und die Erteilung auf der Grundlage der ursprünglichen, nach sonstigen Beanstandun-gen teilweise geänderten Unterlagen beantragt. Hilfsweise für den Fall, dass die Prüfungsstelle unter Berücksichtigung der Be-scheidserwiderung weiterhin Bedenken gegenüber der Gewährbarkeit der Patent-ansprüche habe, wurde die Herausgabe eines weiteren Bescheids, weiter hilfs-weise mündliche Anhörung beantragt. Daraufhin ist die Anmeldung vom Deutschen Patent- und Markenamt - Prüfungs-stelle für Klasse H 04 R - durch Beschluss vom 17. März 2008 mit der Begründung zurückgewiesen worden, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 wegen fehlender Neuheit nicht patentfähig sei. Der Anmelder hätte durch seine Ausfüh-rungen in der Bescheidserwiderung in Hinblick auf die Druckschrift D1 zugestan-den, dass der elastische Körper 35 die Membran mit dem Rahmen verbinde. Auch wenn die Prüfungsstelle anerkennen könne, dass in der Druckschrift D1 ein Haft-mittel nicht explizit erwähnt werde, so weise doch ein elastischer Körper, der zwei Bauteile miteinander verbinde, notwendigerweise Hafteigenschaften auf. Die hilfsweise beantragte Herausgabe eines weiteren Bescheids und die weiter hilfsweise beantragte Durchführung einer mündlichen Anhörung hat die Prüfungs-stelle in dem Zurückweisungsbeschluss abgelehnt, nachdem der Mangel der feh-lenden Neuheit des Patentanspruchs 1 im Prüfungsbescheid klar dargelegt wor-den sei, dem Zurückweisungsbeschluss keine neuen Tatsachen zu Grunde lägen - 5 - und deshalb weder ein weiterer Bescheid noch eine mündliche Anhörung sach-dienlich seien. Wegen der Einzelheiten des patentamtlichen Verfahrens wird auf die beigezogene Amtsakte verwiesen. Gegen den Zurückweisungsbeschluss richtet sich der Beschwerdeführer mit sei-ner Beschwerde, die weder einen konkreten Antrag noch eine Begründung ent-hält. II. 1. Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde ist zulässig und insoweit be-gründet, als sie unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses zur Zurückver-weisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt führt, denn das Verfahren vor dem Patentamt leidet an einem wesentlichen Mangel, § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG. Die Prüfungsstelle hat jedenfalls die hilfsweise beantragte mündliche Anhörung zu unrecht nicht durchgeführt und dadurch dem Anmelder das gebotene rechtliche Gehör verweigert. Den mit dem einzigen Prüfungsbescheid geäußerten Bedenken der Prüfungsstelle gegen das Patentbegehren hat der Anmelder schriftlich unter Angabe von Grün-den im Einzelnen widersprochen. Im Einzelnen hat der Anmelder ausführlich dar-gelegt, dass keines der in der Druckschrift D1 vorgeschlagenen elastischen Mate-rialien (Schaum, Gummi, Gewebe) Hafteigenschaften aufweisen würde, mithin der Druckschrift D1 nicht entnommen werden könne, dass die Membran mittels eines elastischen Haftmittels an dem Rahmen befestigt sei. Damit ist der Anmelder auf den Vorhalt der Prüfungsstelle eingegangen, der Fachmann würde bei dem elasti-schen Körper 35, der zwei Bauteile verbindet, ein Haftmittel mitlesen. Der Anmel-- 6 - der ist nämlich offensichtlich der Auffassung, dass die Membran bei der Lehre der Druckschrift D1 zwar unter Verwendung eines elastischen, aber gerade nicht haf-tenden Materials am Rahmen befestigt ist. Ob zur Befestigung der Membran an dem Rahmen überhaupt ein Haftmittel verwendet wird und gegebenenfalls wel-ches Haftmittel dies sei und ob dieses Haftmittel elastische Eigenschaften auf-weise, sei der Druckschrift D1 nicht zu entnehmen. Damit hat der Anmelder der Auffassung der Prüfungsstelle eine eigene Auffas-sung entgegengestellt, die nicht ungeeignet erscheint, die Auffassung der Prü-fungsstelle zu entkräften. In diesem Zusammenhang ist unbeachtlich, dass der Anmelder offen lässt, welche Mittel er für die Befestigung beim Gegenstand der Druckschrift D1 in Betracht zieht (etwa zusätzliche unelastische Haftmittel, Haft-vermittler, sonstige bekannte Befestigungsmittel etc.). Bei dieser Sachlage be-stand für den Anmelder auch kein Anlass die Ansprüche zu ändern und etwa sein Patentbegehren auf das von der Prüfungsstelle als gewährbar Erachtete zu be-schränken. Da bislang lediglich ein Prüfungsbescheid ergangen war und der An-melder sich mit den Bedenken der Prüfungsstelle auseinandergesetzt hat, konnte der Anmelder aus seiner Sicht davon ausgehen, die Prüfungsstelle entweder zur Aufgabe ihrer Bedenken bewegen zu können, oder aber vor einer endgültigen Zu-rückweisung der Anmeldung die Gelegenheit zu erhalten, in einer Anhörung den Dialog mit der Prüfungsstelle fortzuführen, um zu einer Annäherung der bisher ge-gensätzlichen Auffassungen zu gelangen. Aus diesem Verhalten konnte die Prü-fungsstelle jedenfalls nicht den Schluss ziehen, es bestünden keine Meinungsver-schiedenheiten über das, was der Fachmann bei der Lektüre der Druckschrift D1 mitliest (BGHZ 128, 270 - elektrische Steckverbindung). Folglich konnte die Prü-fungsstelle nicht von der Ergebnislosigkeit der Durchführung einer Anhörung aus-gehen. Der technische Sachverhalt konnte angesichts des nicht explizit in der Druckschrift D1 offenbarten Merkmals „Haftmittel“ auch nicht als im Rahmen des Möglichen geklärt angesehen werden (BPatGE 13, 69), da sich ja gerade hierin unterschiedliche Auffassungen manifestierten. - 7 - Bei einem solchen Verfahrensstand ist eine Anhörung in der Regel sachdienlich, denn sie kann das Verfahren fördern, indem sie dem Anmelder und dem Prüfer die Möglichkeit bietet, ihre gegensätzlichen Auffassungen ausführlich in Rede und Gegenrede zu erörtern. Der Senat berücksichtigt dabei, dass eine einmalige An-hörung des Anmelders vor Abschluss des Prüfungsverfahrens in aller Regel sach-dienlich ist, wenn noch Meinungsverschiedenheiten über entscheidungserhebliche Fragen mit der Prüfungsstelle fortbestehen (BPatGE 18, 30; BPatGE 49, 111 - Anhörung im Prüfungsverfahren). Bei der Anwendung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Sachdienlichkeit hat der Prüfer zwar einen Beurteilungsspielraum, der der gerichtlichen Nachprüfung ent-zogen ist (BPatGE 26, 44). Im vorliegenden Fall ist der Rahmen, in dem er sich dabei frei bewegen kann, allerdings verlassen worden, nachdem der beantragten Anhörung die Sachdienlichkeit allein deshalb abgesprochen wurde, weil dem Zu-rückweisungsbeschluss angeblich nur Tatsachen zu Grunde liegen, die zuvor im Bescheid klar mitgeteilt wurden. Der beantragten Anhörung war die Sachdienlich-keit aus den oben genannten Gründen nicht abzusprechen. 2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird gemäß § 80 Abs. 3 PatG aus Billigkeitsgründen angeordnet. Der angefochtene Beschluss erging unter Verlet-zung des Anspruchs der Anmelders auf rechtliches Gehör. Dieser schwerwie-gende Verfahrensfehler ist für die Erhebung der Beschwerde ursächlich gewesen. Dr. Bastian Dr. Hartung Martens KleinschmidtNa
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