20 W (pat) 61/04  - 20. Senat (Techn.Beschw.)

BPatG 15408.05BUNDESPATENTGERICHT20 W (pat) 61/04_______________(Aktenzeichen)Verkündet am20. Juli 2009…B E S C H L U S SIn der Beschwerdesachebetreffend das Patent 197 06 595…- 2 -…hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 20. Juli 2009 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, den Richter Dipl.-Phys. Dr. Hartung, die Richterin Werner sowie den RichterDipl.-Ing. Gottsteinbeschlossen:Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.G r ü n d eIAuf den Einspruch hin hat die Patentabteilung 35 des Deutschen Patent- und Mar-kenamts das Patent 197 06 595 mit Beschluss vom 21. Juni 2004 wegen fehlen-der Neuheit widerrufen.Mit Wirkung vom 10. Oktober 2007 wurde das Streitpatent umgeschrieben auf die I… GmbH & Co. KG in P…. In der mündlichen Verhandlung vom20. Juli 2009 hat die Einsprechende gem. § 265 Abs. 2 Satz 2 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG ihre Zustimmung dazu erklärt, dass die neue Patentinhaberin an Stelle der bisherigen Patentinhaberin in das Verfahren eintritt.Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin beantragte,den Beschluss der Patentabteilung 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 21. Juni 2004 aufzuheben und das Patent auf der Grundlage der folgenden Unterlagen aufrechtzuerhalten.- 3 -Anspruch 1 nach Hauptantrag;hilfsweise:Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1;weiter hilfsweise:Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2;weiter hilfsweise:Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3;alle vorstehenden Ansprüche überreicht in der mündlichen Ver-handlung,zu allen Anträgen Ansprüche 2 bis 8, Beschreibung und Zeich-nungen gemäß Patentschrift.Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin beantragte,die Beschwerde der Patentinhaberin zurückzuweisen.Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:„Funkgerät, insbesondere Funktelefon,mit einer Anzeigevorrichtung (5) und mindestens einem Bedien-element (12) zur Auswahl und/oder Aktivierung von an der Anzei-gevorrichtung (5) darstellbaren Funktionen (> 1. Wartet,…..) des Funkgerätes,- 4 -wobei das mindestens eine Bedienelement (12,...) in unmittelbarer Nähe der Anzeigevorrichtung (5) derart angeordnet ist, dass eine örtliche Zuordnung zwischen dem mindestens einen Bedienele-ment (12,...) und der Darstellung der Funktionen (> 1. Wartet, ......) des Funkgerätes an der Anzeigevorrichtung (5) besteht,gekennzeichnet durcheinen ersten Gesprächszustand in Form eines geführten 1. Gespräches, in welchem dem Bedienelement (12,...) eine das geführte 1. Gespräch betreffende Information, bei welcher bei Betätigung des Bedienelements (12,...) keine Funktion aktiviert wird, über diesen ersten Gesprächszustand an der Anzeigevor-richtung (5) zugeordnet ist,einen zweiten Gesprächszustand in Form eines während des 1. Gespräches angenommenen 2. Gespräches,in welchem dem Bedienelement (12,...) eine Umschaltfunktion zur Aktivierung des ersten Gesprächszustandes zugeordnet ist.“Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet:„Funkgerät, insbesondere Funktelefon,mit einer Anzeigevorrichtung (5) und mindestens einem ersten und einem zweiten Bedienelement (12, 13, ...) zur Auswahl und/oder Aktivierung von an der Anzeigevorrichtung (5) darstellbaren Funk-tionen (> 1. Wartet,…..) des Funkgerätes,wobei die Bedienelemente (12, 13, ...) in unmittelbarer Nähe der Anzeigevorrichtung (5) derart angeordnet sind, dass eine örtliche Zuordnung zwischen den Bedienelementen (12, 13, ...) und der Darstellung der Funktionen (> 1. Wartet, ......) des Funkgerätes an der Anzeigevorrichtung (5) besteht,gekennzeichnet durch- 5 -einen ersten Gesprächszustand in Form eines geführten 1. Gespräches, in welchem dem ersten Bedienelement (12) eine das geführte 1. Gespräch betreffende Information, bei welcher bei Betätigung des Bedienelements (12,...) keine Funktion aktiviert wird, über diesen Gesprächszustand an der Anzeigevorrich-tung (5) zugeordnet ist,einen zweiten Gesprächszustand in Form eines während des 1. Gespräches angenommenen 2. Gespräches,in welchem dem zweiten Bedienelement (13) eine das 2. Gespräch betreffende Information bei Aufrechterhaltung des ersten Gesprächszustands und dem ersten Bedienelement (12) eine Umschaltfunktion zur Aktivierung des ersten Gesprächszu-standes zugeordnet ist.“Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 lautet:„Funkgerät (1), insbesondere Funktelefon,mit einer Anzeigevorrichtung (5) und mindestens einem Bedien-element (11, ...., 16), das in unmittelbarer Nähe der Anzeigevor-richtung (5) angeordnet ist, wobei eine örtliche Zuordnung zwi-schen dem mindestens einen Bedienelement (11, ..., 16) und einer Funktionsdarstellung an der Anzeigevorrichtung (5) besteht, wobei durch das mindestens eine Bedienelement (11, ..., 16) an der An-zeigevorrichtung (5) die darstellbaren Funktionen des Funkgerä-tes (1) auswählbar und/oder aktivierbar sind,dadurch gekennzeichnet, dassein zweites Bedienelement (12) vorgesehen ist, dem nun - d. h. nach Übernahme eines Gespräches durch das mindestens eine Bedienelement (13) - lediglich die Information zugeordnet ist, dass ein ursprüngliches Gespräch geführt wird, so dass bei Betätigung des zweiten Bedienelementes (12) keine Funktion aktiviert wird.“- 6 -Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 lautet:„Funkgerät (1), insbesondere Funktelefon,mit einer Anzeigevorrichtung (5) und mindestens einem Bedien-element (11, ...., 16), das in unmittelbarer Nähe der Anzeigevor-richtung (5) angeordnet ist, wobei eine örtliche Zuordnung zwi-schen dem mindestens einen Bedienelement (11, ..., 16) und einer Funktionsdarstellung an der Anzeigevorrichtung (5) besteht, wobei durch das mindestens eine Bedienelement (11, ..., 16) an der An-zeigevorrichtung (5) die darstellbaren Funktionen des Funkgerä-tes (1) auswählbar und/oder aktivierbar sind,dadurch gekennzeichnet, dassein zweites Bedienelement (12) vorgesehen ist, dem nun - d. h. nach Übernahme eines Gespräches durch das mindestens eine Bedienelement (13) - lediglich die Information zugeordnet ist, dass ein ursprüngliches Gespräch geführt wird, so dass bei Betätigung des zweiten Bedienelementes (12) keine Funktion aktiviert wird, und dem zweiten Bedienelement (12) als Funktion die Übernahme des ursprünglichen Gespräches zugeordnet wird, wobei dem min-destens einen Bedienelement (13) in diesem Fall keine Funktion zugeordnet ist, sondern lediglich die Information, das aktuell das Gespräch geführt wird.“Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:„Funkgerät (1), insbesondere Funktelefon,mit einer Anzeigevorrichtung (5) und mindestens einem Bedien-element (11, ...., 16), das in unmittelbarer Nähe der Anzeigevor-richtung (5) angeordnet ist, wobei eine örtliche Zuordnung zwi-schen dem mindestens einen Bedienelement (11, ..., 16) und einer Funktionsdarstellung an der Anzeigevorrichtung (5) besteht,- 7 -dadurch gekennzeichnet, dassdurch das mindestens eine Bedienelement (11, ..., 16) an der An-zeigevorrichtung (5) die darstellbaren Funktionen des Funkgerä-tes (1) auswählbar und/oder aktivierbar sind.“Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, mindestens ein Bedienelement vorzu-sehen, das mehrfunktional verwendbar ist, so dass Platz an der Geräteoberfläche des Funkgerätes eingespart und damit die Übersichtlichkeit und der Bedienkom-fort für den Benutzer erhöht wird (Streitpatentschrift Spalte 1, Zeilen 20 bis 24). Die Patentinhaberin und Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass sich die in den nunmehr geltenden Patentansprüchen nach Hauptantrag und nach den Hilfs-anträgen 1 bis 3 vorgenommenen Änderungen aus der Patentbeschreibung ergä-ben und verweist dazu auf die Abschnitte Spalte 3, Zeile 36 bis Spalte 4, Zeile 30, insbesondere Spalte 4, Zeilen 27 bis 29, i. V. m. den Figuren 5a und 5b, entspre-chend in den ursprünglich eingereichten Unterlagen Seite 6 Zeile 14 bis Seite 8, Zeile 9, insbesondere Seite 8, Zeilen 4 bis 8. Auch würden die in die Ansprüche aufgenommenen Merkmale das Patent beschränken. Die Gegenstände der jewei-ligen Patentansprüche 1 seien im Übrigen gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik neu und auch erfinderisch.Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin ist der Ansicht, dass die gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 vorgelegten Patentansprüche 1 gegen-über dem erteilten Patentanspruch 1 unzulässig abgeändert seien. Im Übrigen seien die jeweils beanspruchten Gegenstände gegenüber dem angegebenen Stand der Technik nicht erfinderisch.Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.- 8 -II1) Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin hat keinen Erfolg. Nachdem das Patent im vorliegenden Beschwerdeverfahren in veränderter Fassung vertei-digt wird, ist die Zulässigkeit dieser Fassung ohne Beschränkung auf die gesetzli-chen oder die geltend gemachten Widerrufsgründe zu prüfen (BGH GRUR 98, 901- Polymermasse). Das Patent ist nicht rechtsbeständig, da sowohl durch die Fas-sung des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag wie auch durch die jeweiligen Fassungen des Patentanspruchs 1 nach den Hilfsanträgen der Schutzbereich des Patents unzulässig erweitert wird (BGH, GRUR 90, 432 - Spleißkammer).2) Als Fachmann ist ein Diplomingenieur der Nachrichtentechnik anzusehen, der mit der Entwicklung von bedienerfreundlichen (Hand-) Funkgeräten der drahtlosen Nachrichtenübermittlung, insbesondere auch Mobiltelefonen, befasst ist.3) Nach dem erteilten Patentanspruch 1 sind durch das mindestens eine Bedien-element an der Anzeigevorrichtung die darstellbaren Funktionen des Funkgerätes auswählbar und/oder aktivierbar.Das vorgenannte Merkmal findet sich zwar seinem Inhalt nach auch in den An-sprüchen 1 nach Hauptantrag und nach den Hilfsanträgen 1 bis 3, jedoch fordert Anspruch 1 nach Hauptantrag u. a. darüber hinaus, dass „dem Bedienelement“ in einem ersten „Gesprächszustand in Form eines geführten 1. Gespräches“ „eine das geführte 1. Gespräch betreffende Information, bei welcher bei Betätigung des Bedienelements keine Funktion aktiviert wird, über diesen ersten Gesprächszu-stand an der Anzeigevorrichtung zugeordnet ist“. Dasselbe Merkmal findet sich auch in Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1. Dem inhaltlich entsprechend fordern die Ansprüche 1 nach den Hilfsanträgen 2 und 3 u. a., dass „ein zweites Bedienele-ment vorgesehen ist, dem nun - d. h. nach Übernahme eines Gespräches durch das mindestens eine Bedienelement - lediglich die Information zugeordnet ist,- 9 -dass ein ursprüngliches Gespräch geführt wird, so dass bei Betätigung des zwei-ten Bedienelementes keine Funktion aktiviert wird“.Der Fachmann versteht die oben zitierten und in den Ansprüchen 1 nach Haupt-antrag und nach den Hilfsanträgen 1 bis 3 hinzugefügten Merkmale dahingehend, dass durch das Bedienelement an der Anzeigevorrichtung nicht nur die darstellba-ren Funktionen des Funkgerätes auswählbar und/oder aktivierbar sein sollen und damit Funktionen dem jeweiligen Bedienelement zugeordnet sind, sondern nun-mehr ist dem Bedienelement - zusätzlich - eine Information zugeordnet, die wie-derum nicht den darstellbaren Funktionen des Funkgerätes zuordenbar ist, nach-dem bei einer Betätigung des Bedienelements ausdrücklich keine Funktion akti-viert wird. Auf diese Weise wird aber der Gegenstand und damit der Schutzbe-reich des erteilten, auf ein Funkgerät gerichteten Patents, das dadurch gekenn-zeichnet ist, dass durch das mindestens eine Bedienelement an der Anzeigevor-richtung die darstellbaren Funktionen des Funkgerätes auswählbar und/oder akti-vierbar sind, gemäß den nunmehr vorliegenden Ansprüchen erweitert auf Bedien-elemente, denen Informationen zugeordnet sind, die allgemein über Gesprächs-zustände informieren, ohne dass damit die Auswählbarkeit und/oder Aktivierbar-keit einer darstellbaren Funktion des Funkgerätes i. S. d. erteilten Patents verbun-den wäre.4) Die Beschwerdeführerin und Patentinhaberin hat argumentiert, der Fachmann lese die erteilten Patentansprüche im Lichte der Beschreibung des Patents, insbe-sondere sei der Beschreibung Spalte 4, Zeilen 2 bis 30 i. V. m. den Figuren 5a und 5b zu entnehmen, dass Bedienelementen auch lediglich eine Information zu-geordnet sein könne, ohne dass damit das Bedienelement mit einer Funktion be-legt sei; der Fachmann verstehe somit die patentgemäßen Bedienelemente als sogenannte „Softkeys“. Die nunmehr mit den Ansprüchen gemäß Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 beanspruchten Gegenstände seien den ursprünglich eingereichten Unterlagen und auch den Unterlagen des Streitpatents als zur Erfin-- 10 -dung gehörend entnehmbar, und die in die Ansprüche neu aufgenommenen Merkmale würden das Patent wirksam beschränken.Der Argumentation der Beschwerdeführerin und Patentinhaberin mag zwar darin beizupflichten sein, dass die in die Ansprüche gemäß Hauptantrag und den Hilfs-anträgen 1 bis 3 nunmehr aufgenommenen Merkmale den ursprünglich einge-reichten Unterlagen und auch den Unterlagen des Streitpatents als zur Erfindung gehörend entnehmbar sind, auch sind zur Auslegung der Ansprüche Beschrei-bung und Zeichnungen des Patents heranzuziehen, primär wird der Schutzbereich eines Patents jedoch durch den Inhalt der Ansprüche bestimmt (§ 14 PatG). Be-zugsgrundlage für die Bestimmung des Schutzbereichs des erteilten Patents sind die Patentschrift und die in ihr enthaltenen Patentansprüche. Der Schutzbereich des geänderten Patents wird durch den Inhalt der geänderten Patentansprüche bestimmt. Für die Bestimmung des Schutzbereichs der geänderten Patentansprü-che sind die ursprüngliche Offenbarung und die Patentschrift des erteilten Patents nicht maßgebend, vielmehr ist von der vorgelegten neuen Fassung der Patentan-sprüche auszugehen. Maßgebend für die Bestimmung der jeweiligen Schutzberei-che ist das Verständnis des Fachmanns, vgl. oben unter Abschnitt 2) (Schulte/Moufang, PatG, 8. Auflage, § 21, Rdn. 1 bis 16). Wie oben, unter Ab-schnitt 3) ausgeführt, umfasst der Schutzbereich der mit Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 beanspruchten Ansprüche nunmehr auch Bedienelemente, denen Informationen zugeordnet sind, die allgemein über Gesprächszustände in-formieren, ohne dass damit die Auswählbarkeit und/oder Aktivierbarkeit einer dar-stellbaren Funktion des Funkgerätes i. S. d. erteilten Patents verbunden ist. Dage-gen wird der Schutzumfang des erteilten Patents bzgl. der Bedienelemente da-durch bestimmt, dass durch das mindestens eine Bedienelement an der Anzeige-vorrichtung die darstellbaren Funktionen des Funkgerätes auswählbar und/oder aktivierbar sind. Die in den geltenden Ansprüchen neu aufgenommenen Merkmale mögen zwar in den ursprünglich offenbarten Unterlagen, in der Beschreibung und auch in den Zeichnungen der Patentschrift enthalten sein, werden aber von den - 11 -erteilten Patentansprüchen nicht mit umfasst und sind somit offensichtlich nicht im Schutzumfang des erteilten Patents enthalten.Der weiters vertretenen Auffassung der Beschwerdeführerin und Patentinhaberin, die zusätzlich in den geltenden Ansprüchen aufgenommenen Merkmale würden den Schutzbereich beschränken, kann sich der Senat nicht anschließen. Die nun-mehr beanspruchten Bedienelemente stellen ein Aliud dar zu den Bedienelemen-ten gemäß dem erteilten Patent. Der Fachmann konnte nach Überzeugung des Senats den erteilten Unterlagen nicht entnehmen, dass sich der Gegenstand und damit der Schutzbereich des erteilten Patents auch auf Bedienelemente erstre-cken soll, denen Informationen zugeordnet sind, die allgemein über Gesprächszu-stände informieren, ohne dass damit die Auswählbarkeit und/oder Aktivierbarkeit einer darstellbaren Funktion des Funkgerätes i. S. d. erteilten Patents verbunden ist. Zwar kann die Patentinhaberin ihr Patent im Einspruchsbeschwerdeverfahren beschränken. Sie darf aber weder den Schutzbereich des erteilten Patents er-weitern (§ 22 PatG), noch an die Stelle der ihr erteilten patentgeschützten Erfin-dung eine andere setzen (BGH BlPMZ 1990, 325 „Spleißkammer“). Gerade das würde jedoch geschehen, wenn das Patent nach dem Haupt- oder nach den Hilfs-anträgen aufrechterhalten werden würde.5) Die auf den jeweiligen Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 rückbezogenen Unteransprüche fallen mit dem jeweiligen Patentanspruch 1.6) Darauf, ob - wie von der Einsprechenden und Beschwerdegegnerin vorgetra-gen - die beanspruchten Lehren im Hinblick auf die §§ 1 bis 5 PatG nicht patentfä-hig sind, kommt es unter diesen Umständen sowohl hinsichtlich des Hauptantra-ges als auch der Hilfsanträge nicht an.- 12 -7) Das Patent war vollständig zu widerrufen, weil durch den neuen Patentan-spruch 1 sowohl nach dem Haupt - als auch nach allen Hilfsanträgen der Schutz-bereich des Patents unzulässig erweitert ist. Alle weiteren Patentansprüche sind auf diese Ansprüche zurückbezogen und mussten deswegen ebenfalls fallen.Dr. Mayer Dr. Hartung Werner GottsteinPr

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