BUNDESPATENTGERICHT L e i t sa tzAktenzeichen: 20 W (pat) 94/05 Entscheidungsdatum: 15. März 2010Rechtsbeschwerde zugelassen: nein Normen: § 46 Abs. 1, §§ 48, 80 Abs. 3 PatGSachdienlichkeit der Anhörung "Allein der Umstand, dass die Prüfungsstelle entgegen dem entsprechenden Hilfsan-trag der Anmelderin die Anmeldung ohne vorherige Anhörung zurückgewiesen hat, stellt sich nicht von vornherein und ohne weitere Prüfung des Einzelfalls als schwer-wiegender Verfahrensfehler dar." BUNDESPATENTGERICHT20 W (pat) 94/05_______________(Aktenzeichen)Verkündet am15. März 2010…B E S C H L U S SIn der Beschwerdesachebetreffend die Patentanmeldung 199 32 540.5-55…hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) auf die mündliche Verhandlung vom 15. März 2010 durch den Vorsitzenden Richter Dipl.-Phys. Dr. Mayer, der Richterin Werner sowie die Richter Dipl.-Ing. Gottstein und Dipl.-Ing. Musiolbeschlossen:- 2 -Die Beschwerde wird zurückgewiesen.G r ü n d eI.Die am 8. Juli 1999 eingereichte Patentanmeldung hat die Bezeichnung „Mikro-streifen-Leitungs-Wellenleiter-Konvertierungsstruktur, integriertes Schaltkreispaket für Hochfrequenzsignale, das mit dieser Konvertierungsstruktur versehen ist, und Herstellungsverfahren hierfür“. Für die Anmeldung wurde die japanischen Unions-priorität JP 10-193487 vom 8. Juli 1998 in Anspruch genommen. Mit Bescheid vom 28. September 2001 hat die Prüfungsstelle des Deutschen Pa-tent- und Markenamts die Anmeldung u. a. mit der Begründung beanstandet, dassder ursprünglich beanspruchte Patentanspruch 1 nicht neu sei und dass im Übri-gen die Einordnung der Patentansprüche 4, 7, 8, 28, 29 als Nebenansprüche im Hinblick auf § 4 Abs. 5 PatAnmVO unzulässig sei, weil die genannten Ansprüche keine - im Rahmen der Einheitlichkeit - von Patentanspruch 1 verschiedenen Er-findungen zur Lösung derselben Aufgabe beträfen, sondern sachlich dem Patent-anspruch 1 untergeordnet seien. Daraufhin hat die Anmelderin die Patentansprü-che mehrfach angepasst. Zuletzt hat sie mit Schriftsatz vom 30. September 2002 (eingegangen am 1. Oktober 2002) Patentansprüche 1 bis 34 beansprucht und dazu u. a. die Auffassung vertreten, die Gegenstände dieser Ansprüche seien schutzfähig und die in diesem Anspruchssatz enthaltenen Nebenansprüche seien zulässig. Hilfsweise hat die Anmelderin die Durchführung einer Anhörung bean-tragt.Die Prüfungsstelle hat diese Anmeldung, gestützt auf § 48 PatG, mit Beschlussvom 11. Mai 2005 zurückgewiesen und dazu ausgeführt, die von der Anmelderin verfolgten nebengeordneten Patentansprüche gleicher Kategorie seien unzuläs-sig, da sie nicht auf eine Gruppe von unterschiedlichen Erfindungen gerichtet - 3 -seien. Auch sei der Gegenstand des dem Zurückweisungsbeschluss zugrunde lie-genden Patentanspruchs 1 dem Fachmann durch den Stand der Technik nahe-gelegt.Zur Begründung für letzteres verwies die Prüfungsstelle auf die Dokumente:D1 DE 42 41 635 C2 undD2 JP 52-106249 AA.Der Beschluss ist ohne vorherige Anhörung ergangen. Dazu hat die Prüfungsstelle ausgeführt, dass die Durchführung einer Anhörung nicht sachdienlich gewesen wäre. Aus dem Schriftwechsel mit der vertretenen Anmelderin sei klar hervorge-gangen, dass die Anmelderin auf den Einwand der Prüfungsstelle, wonach die be-anspruchten Nebenansprüche nur als Unteransprüche zulässig sein könnten, nicht wirklich eingehen wollte. Es sei nicht die Funktion einer Anhörung, der patentan-waltlich vertretenen Anmelderin Hinweise zu geben, wie Nebenansprüche in Un-teransprüche umzuwandeln seien.Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 29. Juni 2005 Beschwerde eingelegt und beantragt,• den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 11. Mai 2005 aufzuheben;• hilfsweise, eine mündliche Verhandlung anzuberaumen;• der Beschwerde gemäß § 73 (4) abzuhelfen; sowie• die Beschwerdegebühr zu erstatten.Mit der Beschwerdebegründung vom 30. Dezember 2005 hat die Anmelderin neue Patentansprüche 1 bis 15 geltend gemacht. Danach sollte das Patent wie folgt erteilt werden- 4 -Bezeichnung:Mikrostreifenleitung-Wellenleiter-Konvertierungsstruktur,Patentansprüche 1 bis 15 aus der Beschwerdebegründung vom 30. Dezember 2005, Bl. 38 bis 41 GA,Beschreibung:Seiten 1 bis 5 aus dem Schriftsatz vom 30. Dezember 2005, Bl. 42 bis 46 GA, und Seiten 13 bis 28 vom Anmeldetag,Zeichnungen:Figuren 1 bis 17 vom Anmeldetag.Die Anmelderin ist, wie mit Schriftsatz vom 12. März 2010 angekündigt, zur münd-lichen Verhandlung nicht erschienen. Ihren Antrag auf Rückzahlung der Be-schwerdegebühr hat sie nicht begründet.Der geltende Patentanspruch 1 lautet (mit eingefügten Gliederungszeichen):„Mikrostreifenleitung-Wellenleiter-Konvertierungsstruktur für Hoch-frequenzsignale, umfassend:M1 - ein Basiselement (4; 14; 24; 30);M2 - ein dielektrisches Trägermaterial (5; 15; 25), das auf dem Basiselement (4; 14; 24; 30) angeordnet ist;M3 - eine Mikrostreifenleitung (6; 16; 26), die auf dem Trä-germaterial (5; 15; 25) angeordnet ist;- 5 -M4 - ein Rahmenelement (7; 17; 27), das auf dem Basiselement (4; 14; 24; 30) angeordnet ist;M5 wobei die Mikrostreifenleitung (6; 16; 26) einen erweiterten Abschnitt (6d; 16d; 26d) aufweist,M6 wobei im Bereich des erweiterten Abschnitts (6d; 16d; 26d) ein Wellenleiterabschnitt (5a; 15a; 25a) gebildet ist, undM7 wobei die Mikrostreifenleitung (6; 16; 26) weiterhin einen Übertragungsmoduskonverter (6c; 16a; 26a) zum Konver-tieren des Übertragungsmodus der Hochfrequenzsignale zwischen der Mikrostreifenleitung (6; 16; 26) und dem Wellenleiterabschnitt (5a; 15a; 25a) umfasst;dadurch gekennzeichnet dassM8 die Breite des Leiters der Mikrostreifenleitung (6; 16; 26) in dem erweiterten Abschnitt (6d; 16d; 26d) ungefähr gleich der Breite des Trägermaterials (5; 15; 25) ist, undM9 der Wellenleiterabschnitt (5a; 15a; 25a) mit dem dielektri-schen Trägermaterial (5; 15; 25) gefüllt ist,M10 wobei das dielektrische Material des Wellenleiterab-schnitts (5a; 15a; 25a) von dem Rahmenelement (7, 17; 27) und dem Basiselement (4; 14; 24; 30) im Querschnitt allseitig umschlossen ist, um eine luftdichte Dichtung zwi-schen dem Wellenleiterabschnitt (5a; 15a; 25a) und dem - 6 -Basiselement (4; 14; 24; 30) bzw. dem Rahmenele-ment (7, 17; 27) zu bilden.“Der geltende nebengeordnete Patentanspruch 4 lautet (mit eingefügten Gliede-rungszeichen):„Integriertes Schaltkreispaket für Hochfrequenzsignale, umfassend M2.1 eine Mikrostreifenleitung-Wellenleiter-Konvertierungsstruk-tur nach einem der Ansprüche 1 bis 3 undM2.2 einen integrierten Schaltkreis (2) für Hochfrequenzsignale, der auf dem Basiselement (4; 14; 24; 30) angeordnet und mit der Mikrostreifenleitung (6; 16; 26) elektrisch verbun-den ist,M2.3 wobei das Rahmenelement (7; 17; 27) den integrierten Schaltkreis (2) und die Mikrostreifenleitung (6; 16; 26) ab-deckt.“Der geltende nebengeordnete Patentanspruch 13 lautet (mit eingefügten Glie-derungszeichen):„Herstellungsverfahren für ein integriertes Schaltkreispaket für Hochfrequenzsignale, umfassend die Schritte:M3.1 - Bereitstellen eines Basiselements;M3.2 - Anordnen eines integrierten Schaltkreises für Hochfre-quenzsignale auf dem Basiselement;M3.3 - Anordnen eines dielektrischen Trägermaterials auf dem Basiselement;- 7 -M3.4 - Anordnen einer Mikrostreifenleitung auf dem Trägermaterial und elektrisches Verbinden der Mikro-streifenleitung mit dem integrierten Schaltkreis;M3.5 - Anordnen eines Rahmenelementes auf dem Basisele-ment zum Abdecken des integrierten Schaltkreises und der Mikrostreifenleitung;M3.6 wobei die Mikrostreifenleitung mit einem erweiterten Ab-schnitt versehen wird,M3.7 wobei im Bereich des erweiterten Abschnitts ein Wellenlei-terabschnitt gebildet wird, undM3.8 wobei die Mikrostreifenleitung weiterhin mit einem Übertragungsmoduskonverter zum Konvertieren des Übertragungsmodus der Hochfrequenzsignale zwischen der Mikrostreifenleitung und dem Wellenleiterabschnitt versehen wird;dadurch gekennzeichnet dassM3.9 die Breite des Leiters der Mikrostreifenleitung im Bereich des erweiterten Abschnitts ungefähr gleich der Breite des Trägermaterials gebildet wird, undM3.10 der Wellenleiterabschnitt mit dem dielektrischen Material des Trägermaterials gefüllt wird,M3.11 wobei das dielektrische Material des Wellenleiterab-schnitts von dem Rahmenelement und dem Basiselement im Querschnitt allseitig umschlossen wird, um eine luft-dichte Dichtung zwischen dem Wellenleiterabschnitt und dem Basiselement bzw. dem Rahmenelement zu bilden.“- 8 -Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.II.Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, da jedenfalls die Gegenstände der unabhängigen Patentansprüche 4 und 13 den Gegenstand der Anmeldung jeweils unzulässig erweitern (§ 38 PatG).1. Als für die Beurteilung der Lehre der Anmeldung, insbesondere der Fragen nach der ursprünglichen Offenbarung des Anmeldegegenstandes und des Zug-rundeliegens einer erfinderischen Tätigkeit, zuständigen Fachmann sieht der Se-nat einen Diplomingenieur der Hochfrequenztechnik mit universitärer Ausbildung, der mit dem Entwurf und dem Aufbau von Streifenleitungen und Wellenleitungen sowie den zugehörigen Streifenleitungs-Wellenleitungs-Konvertern vertraut ist.2. Zum Patentanspruch 4Mit der Merkmalsgruppe M2.3 des Patentanspruchs 4 wird ein Rahmenelement (7; 17; 27) beansprucht, das den integrierten Schaltkreis (2) und die Mikrostreifenlei-tung (6; 16; 26) abdeckt.Dieses Merkmal ist in den ursprünglichen Anmeldeunterlagen nicht als zur Erfin-dung gehörig offenbart. An keiner Stelle wird dort ein Rahmenelement beschrie-ben, das den integrierten Schaltkreis abdeckt. Diese Abdeckung geschieht nach der ursprünglich offenbarten Lehre vielmehr unter Nutzung eines separaten Ab-deckelementes (vgl. in den Figuren die Bezugszeichen 8, 18 und 28). Soweit die ursprünglichen Anmeldeunterlagen beschreiben, es sei eine Metallab-deckung verwendbar, die so ausgebildet sein kann, dass sie mit dem Rahmen-element und dem Abdeckelement einheitlich ausgestaltete ist (vgl. Offenlegungs-schrift, Spalte 15, Zeilen 29 - 32), mag hierin ein Hinweis für die Verwendung ei-nes integrierten Abdeckelementes liegen. Auch bei Verwendung eines solchen - 9 -wird jedoch die Abdeckung des integrierten Schaltkreis nicht von dem (in den ur-sprünglichen Unterlagen durchgängig als oben offenes, rahmenartiges Gebilde beschriebenen) Rahmenelement selbst, sondern von der Kombination aus Rah-men- und Deckelement geleistet.Damit erweitert der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 4 in unzulässiger Weise den Gegenstand der Anmeldung (§ 38 PatG).3. Zum Patentanspruch 13Mit der Merkmalsgruppe M3.5 des Patentanspruchs 13 wird die Anordnung eines Rahmenelementes auf dem Basiselement zum Abdecken des integrierten Schalt-kreises und der Mikrostreifenleitung und damit funktional der gleiche Sachverhalt wie im Patentanspruch 4 beansprucht.Damit erweitert auch der Gegenstand des Patentanspruchs 13 - aus den unter 2. ausgeführten Gründen - in unzulässiger Weise den Gegenstand der Anmeldung (§ 38 PatG).4. Die Erteilung eines Patents im Umfang des geltenden Anspruchssatzes kommt nicht in Betracht, da sich die nebengeordneten Patentansprüche 4 und 13als nicht rechtsbeständig erwiesen haben (vgl. BGH GRUR 1997, 120, 122 - elekt-risches Speicherheizgerät; BGHZ 173, 47 Tz. 22 - Informationsübermittlungsver-fahren II; bestätigt in BGH, GRUR 2008, 549 - Schwingungsdämpfer).An der mündlichen Verhandlung vom 15. März 2010 hat die Anmelderin aus eige-nem Entschluss nicht teilgenommen. Bei dieser Verfahrenslage hätte nur eine Er-teilung im Umfang des geltenden Anspruchssatzes in Betracht kommen können. Zweifel an dieser Auslegung des prozessualen Begehrens der Anmelderin erge-ben sich weder aus der Beschwerdebegründung noch aus dem sonstigen schrift-- 10 -sätzlichen Vortrag (vgl. zur Antragsauslegung BGH - Schwingungsdämpfer -a. a. O.).5. Der Senat hat die Möglichkeit einer unzulässigen Erweiterung des Gegenstan-des der Anmeldung i. S. v. § 38 PatG durch die Gegenstände der Patentansprü-che 4 und 13 zum ersten Mal in der mündlichen Verhandlung am 15. März 2010 erörtert. An dieser Verhandlung hat die ordnungsgemäß geladene Anmelderin aus eigenem Entschluss und, ohne einen Verhinderungsgrund geltend zu machen, nicht teilgenommen. Deswegen war der Senat nicht daran gehindert, seine Ent-scheidung auf eine unzulässige Erweiterung i. S. v. § 38 PatG zu stützen. Die Funktion der mündlichen Verhandlung ist eine vollständige Erörterung der Sach-und Rechtslage. Deswegen muss jeder Verfahrensbeteiligte damit rechnen, dass in der Verhandlung auch neue Tatsachen vorgetragen und neue rechtliche Ge-sichtspunkt erörtert werden, die bis dahin nicht in das Verfahren eingeführt worden waren. Wer daher freiwillig auf die Teilnahme an der mündlichen Verhandlung verzichtet, verzichtet damit gleichzeitig auf sein Recht, in dieser Verhandlung zu den erörterten Tatsachen und rechtlichen Gesichtspunkten gehört zu werden (siehe Schulte, PatG, 8. Aufl., Einleitung, Rdn. 249 und 250 und BPatGE 46, 86 -Zahnrad-Getriebe).6. Die Anordnung der Rückzahlung der Beschwerdegebühr gem. § 80 Abs. 3 PatG war nicht angezeigt, weil keine Billigkeitsgründe erkennbar sind, die für eine solche Anordnung sprechen würden. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr kommt grundsätzlich nur dann in Betracht, wenn ein schwerwiegender Verfahrens-fehler vorliegt oder wenn ein Verfahrensfehler für die Erhebung der Beschwerde ursächlich war (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 80 Rdn. 111, 112 i. V. m. § 73 Rdn. 128 ff). Dass eine dieser Voraussetzungen im vorliegenden Fall gege-ben wären, hat die Anmelderin nicht dargetan und ist auch sonst nicht ersichtlich.Allein der Umstand, dass die Prüfungsstelle entgegen dem entsprechenden Hilfs-antrag der Anmelderin die Anmeldung ohne vorherige Anhörung zurückgewiesen - 11 -hat, stellt sich nicht von vornherein und ohne weitere Prüfung des Einzelfalls als schwerwiegender Verfahrensfehler dar. Gem. § 46 Abs. 1 Satz 2 PatG ist der An-melder auf seinen Antrag nur dann zu hören, wenn es sachdienlich ist. Zwar sind einige der Technischen Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts in ihren Entscheidungen davon ausgegangen, dass in jedem Verfahren in der Regel eine einmalige Anhörung sachdienlich ist (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 46 Rdn. 8 mit weiteren Nachweisen). Daneben ist jedoch wiederholt anerkannt wor-den, dass ein Antrag auf Anhörung auch zurückgewiesen werden kann, wenn da-für triftige Gründe vorliegen. Dazu gehört insbesondere der Fall, dass die Prü-fungsstelle im Zuge des schriftlichen Verfahrens den Eindruck gewinnt, dass sich der Anmelder auf solche Einwände der Prüfungsstelle, die aus deren Sicht ent-scheidungserheblich sind, nicht einlassen will (vgl. Schulte, a. a. O. § 46 Rdn. 9 mit weiteren Nachweisen). So verhält es sich hier: Die Prüfungsstelle hatte im schriftlichen Verfahren klar zum Ausdruck gebracht, dass sie die Einordnung der Patentansprüche 4, 7, 8, 28, 29 als Nebenansprüche mit Rücksicht auf § 4 Abs. 5 PatAnmVO für unzulässig hielt und dieser Umstand schon für sich genommen zur Zurückweisung der Anmeldung führen musste. Wie die Prüfungsstelle in dem an-gegriffenen Beschluss zutreffend dargestellt hat, ist die patentanwaltlich vertretene Anmelderin auf diesen Einwand nicht substantiiert eingegangen. In welcher Weise bei dieser Sachlage die Durchführung der beantragten Anhörung für die anste-hende abschließende Entscheidung der Prüfungsstelle hätte sachdienlich sein können, ist nicht ersichtlich. Die Anmelderin hat dazu nichts vorgetragen. Sie hatauch nicht vorgetragen, dass und warum die unterlassene Anhörung ursächlich für- 12 -das Beschwerdeverfahren gewesen wäre. Eine Rückzahlung der Beschwerdege-bühr kam daher nicht in Betracht.Dr. Mayer Werner Gottstein MusiolPr
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