BUNDESPATENTGERICHT 21 W (pat) 27/06 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 9. August 2007 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend die Patentanmeldung 102 44 118.9-44 hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 9. August 2007 unter Mitwirkung des Vorsitzen-den Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter Baumgärtner, Dipl.-Phys. Dr. Häußler und Dipl.-Ing. Bernhart BPatG 154 08.05 - 2 - beschlossen: 1. Auf die Beschwerde des Anmelders wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 M des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Februar 2006 aufgehoben und das Patent DE 102 44 118 erteilt. B e z e i c h n u n g : Kanüle für die kontinuierliche Epidural-anästhesie A n m e l d e t a g : 12. September 2002 Die Priorität der Anmeldung in Deutschland (Az: 202 11 110.5) vom 18. Juli 2002 ist in Anspruch genommen. Der Erteilung liegen folgende Unterlagen zugrunde: Patentansprüche 1 bis 11 gemäß dem 3. Hilfsantrag, über-reicht in der mündlichen Verhandlung vom 9. August 2007 Beschreibung, Seiten 1-6, überreicht in der mündlichen Ver-handlung vom 9. August 2007 5 Blatt Zeichnungen Figuren 1-8, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 9. August 2007. 2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. - 3 - G r ü n d e I Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 M des Deutschen Patent- und Markenamts hat die am 12. September 2002 eingereichte Patentanmeldung 102 44 118 mit der Bezeichnung „Kanüle für die kontinuierliche Epiduralanästhesie“, für welche die in-nere Priorität der Gebrauchsmusteranmeldung 202 11 110 vom 18. Juli 2002 in Anspruch genommen worden ist, durch Beschluss vom 1. Februar 2006 zurückge-wiesen. Zur Begründung ist in der Entscheidung ausgeführt, der Gegenstand des ur-sprünglich eingereichten Patentanspruchs 1 beruhe angesichts des aus den Druckschriften D1: DE 92 08 414 U1 und D4: EP 0 503 012 B1 bekannten Standes der Technik nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit. Im Prüfungsverfahren ist zum Stand der Technik außerdem auf die Entgegenhal-tungen D2: EP 0 564 859 A1 D3: CH 253 593 A D5: DE 26 00 299 A1 D6: DE 94 00 470 U1 und D8: DE 100 11 987 A1 - 4 - sowie auf die beiden älteren, nachveröffentlichten Druckschriften D7: DE 101 07 513 A1 (AT: 9. Februar 2001) und D9: US 2003/0069550 A1 (AT: 6. Oktober 2001) verwiesen worden. Schließlich sind in der Beschreibungseinleitung noch die Druckschriften EP 0 819 443 A2 EP 0 872 215 A2 sowie EP 0 982 006 A1 genannt. Gegen den vorgenannten Beschluss richtet sich die Beschwerde des Anmelders. Er vertritt die Auffassung, dass die Gegenstände der in der mündlichen Verhand-lung überreichten, nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 neu seien und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten. Entsprechendes gelte für die Gegenstän-de der Patentansprüche 1 und 2 gemäß 1. Hilfsantrag sowie für die Gegenstände der Patentansprüche 1 gemäß 2. und 3. Hilfsantrag. Der Anmelder beantragt, 1. die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen 2. den Beschluss der Prüfungsstelle vom 1. Februar 2006 aufzu-heben und das Patent DE 102 44 118 zu erteilen mit den in der mündlichen Verhandlung vom 9. August 2007 überreich-ten Patentansprüchen 1 - 13, im Übrigen mit den Unterlagen gemäß der Offenlegungsschrift, - 5 - hilfsweise mit den Patentansprüchen 1 - 12, eingegangen am 23. März 2006, im Übrigen mit den Unterlagen gemäß der Of-fenlegungsschrift, weiter hilfsweise mit den Patentansprüchen 2 - 13, überreicht in der mündlichen Verhandlung am 9. August 2007, im Übri-gen mit den Unterlagen gemäß der Offenlegungsschrift. Der Anmelder beantragt weiter hilfsweise, das Patent mit den Patentansprüchen 1 bis 11, überreicht in der mündlichen Verhandlung, und mit der abgepassten Beschreibung und Zeichnung, überreicht in der mündlichen Verhandlung, zu er-teilen. Der mit Gliederungspunkten versehene, im Merkmal M5 hinsichtlich eines offen-sichtlich fehlenden Verbs (kursiv) vom Senat ergänzte Patentanspruch 1 gemäß Hauptantrag lautet: M1 Kanüle für die kontinuierliche Epiduralanästhesie M2 bestehend aus einem langgestreckten röhrenförmigen, vor-zugsweise eine Zylinderform aufweisenden Kanülenkör-per (1), M3 dessen vorderes Ende leicht gekrümmt M4 und mittels eines Kanülenschliffes (2) als Kanülenspitze (3) ausgebildet ist, - 6 - M5 wobei die Kanülenspitze (3) eine axiale Öffnung (4) zur Hin-durchführung eines innerhalb des Kanülenkörpers (1) ver-schiebbaren Epiduralkatheters (5) aufweist M6 und das der Kanülenspitze (3) abgewandte hintere Ende des Kanülenkörpers (1) mit einem Kanülenansatz (6) versehen ist, dadurch gekennzeichnet, M7 dass die Kanülenwandung (7) im hinteren Teil der axialen Öffnung (4) rund ausgebildet ist. Der nebengeordnete Patentanspruch 2 gemäß Hauptantrag umfasst in seinem Oberbegriff die Merkmale M1 bis M6 des Patentanspruchs 1 gemäß Hauptantrag, an welche sich im kennzeichnenden Teil anstelle des Merkmals M7 das Merkmal N7 anschließt, welches lautet: N7 dass die Kanülenwandung (7) im hinteren Teil der axialen Öffnung (4) zur Fläche des Kanülenschliffs (2) angeschrägt ist. Die Patentansprüche 1 und 2 gemäß 1. Hilfsantrag umfassen die Merkmale M1 bis M7 bzw. M1 bis M6 und N7 der Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hauptantrag, wobei nach dem Merkmal M5 im Oberbegriff jeweils das weitere Merkmal M5’ ein-gefügt ist, welches lautet: M5’ sowie auf der dieser axialen Öffnung (4) gegenüberliegenden Seite eine untere Öffnung (8) zur Hindurchführung einer in-nerhalb des Kanülenkörpers (1) verschiebbaren Spinalkanüle aufweist. - 7 - Der 2. Hilfsantrag umfasst nur noch die in der mündlichen Verhandlung überreich-ten Patentansprüche 2 bis 13 gemäß Hauptantrag, der 3. Hilfsantrag die Patentan-sprüche 2 bis 12 gemäß 1. Hilfsantrag. Somit lautet der gemäß 3. Hilfsantrag ver-teidigte Hauptanspruch: M1 Kanüle für die kontinuierliche Epiduralanästhesie M2 bestehend aus einem langgestreckten röhrenförmigen, vor-zugsweise eine Zylinderform aufweisenden Kanülenkör-per (1), M3 dessen vorderes Ende leicht gekrümmt M4 und mittels eines Kanülenschliffes (2) als Kanülenspitze (3) ausgebildet ist, M5 wobei die Kanülenspitze (3) eine axiale Öffnung (4) zur Hin-durchführung eines innerhalb des Kanülenkörpers (1) ver-schiebbaren Epiduralkatheters (5) M5’ sowie auf der der axialen Öffnung (4) gegenüberliegenden Seite eine untere Öffnung (8) zur Hindurchführung einer in-nerhalb des Kanülenkörpers (1) verschiebbaren Spinalkanüle aufweist, M6 und das der Kanülenspitze (3) abgewandte hintere Ende des Kanülenkörpers (1) mit einem Kanülenansatz (6) versehen ist, dadurch gekennzeichnet, - 8 - N7 dass die Kanülenwandung (7) im hinteren Teil der axialen Öffnung (4) zur Fläche des Kanülenschliffes (2) angeschrägt ist. Hinsichtlich der jeweiligen Unteransprüche sowie hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen. II Die zulässige Beschwerde des Anmelders hat insoweit Erfolg, als sie zur Aufhe-bung des angefochtenen Beschlusses, zur Erteilung des Patents auf der Grundla-ge der gemäß 3. Hilfsantrag überreichten Unterlagen sowie zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr führt. Nach den Angaben in der Beschreibungseinleitung (Offenlegungsschrift Absatz [0001]) betrifft die Anmeldung eine Kanüle für die kontinuierliche Epiduralanästhe-sie. Der Nachteil bekannter Epiduralkanülen bestehe darin, dass die Kanülenwan-dung im hinteren Teil der axialen Öffnung, bedingt durch den Kanülenschliff, äu-ßerst scharfkantig und damit schneidend sei (Absatz [0003]). Falls man den Ka-theter kraftvoll zurückzöge, hätte dies eine Abscherung durch die scharfkantige Kanülenwandung im hinteren Teil der axialen Öffnung zur Folge. Der abgescherte Katheterteil müsse dann operativ entfernt werden (Absatz [0006]). Dem Anmeldungsgegenstand liegt die Aufgabe zugrunde, eine Kanüle für die kon-tinuierliche Epiduralanästhesie der gattungsgemäßen Art so weiterzubilden, dass eine Beschädigung des Katheters durch die scharfkantige Kanülenwandung im hinteren Teil der axialen Öffnung beim Vorschieben in den Epiduralraum oder beim Zurückziehen und ein nochmaliges Punktieren im Falle einer Blockade aus-geschlossen ist (Absatz [0007]). - 9 - Der hier zuständige Fachmann ist ein mit der Entwicklung von Kanülen für die Epi-duralanästhesie befasster, berufserfahrener Fachhochschulingenieur der Fach-richtung Feinwerktechnik, der sich regelmäßig mit einem - mit dieser Narkosetech-nik vertrauten - Anästhesisten berät. 1) Hauptantrag Die Patentansprüche 1 und 2 gemäß Hauptantrag sind unzulässig erweitert und daher nicht gewährbar. Den ursprünglichen Anmeldungsunterlagen (vgl. insbesondere die Patentansprü-che 1 und 2, die Beschreibungseinleitung Absatz [0001] der Offenlegungsschrift sowie die Figuren 3 bis 9 mit zugehöriger Beschreibung Absatz [0020]) ist aus-schließlich zu entnehmen, dass die Kanülenspitze (3) der beanspruchten Kanüle für die Epiduralanästhesie eine axiale Öffnung (4) zur Hindurchführung eines in-nerhalb des Kanülenkörpers (1) verschiebbaren Epiduralkatheters aufweist - wie dies insoweit gemäß Merkmal M5 beansprucht wird - wobei sich außerdem auf der der axialen Öffnung (4) gegenüberliegenden Seite eine untere Öffnung (8) zur Hin-durchführung einer innerhalb des Kanülenkörpers (1) verschiebbaren Spinalkanüle befindet. Dieses weitere Merkmal fehlt jedoch in den Patentansprüchen 1 und 2 gemäß Hauptantrag. Es findet sich erst als Merkmal M5’ in den Patentansprü-chen 1 und 2 gemäß 1. Hilfsantrag wieder. In den Patentansprüchen 1 und 2 gemäß Hauptantrag wurden demnach nur ein-zelne Merkmale eines Ausführungsbeispiels aufgenommen, nicht jedoch - wie ur-sprünglich so offenbart - deren Kombination. Insofern sind die beiden Patentan-sprüche in unzulässiger Weise auf eine technische Lehre gerichtet, die der zustän-dige Fachmann den ursprünglichen Unterlagen nicht als mögliche Ausgestaltung der Erfindung entnehmen würde (vgl. hierzu BGH GRUR 2002, 49, Ls - „Drehmo-mentübertragungseinrichtung“). - 10 - Mit den beiden nebengeordneten Patentansprüchen 1 und 2 nach Hauptantrag fal-len aufgrund der Antragsbindung die auf diese rückbezogenen Unteransprüche 3 bis 13. 2) 1. Hilfsantrag Die beiden nebengeordneten Patentansprüche 1 und 2 gemäß 1. Hilfsantrag sind zwar zulässig. Jedoch beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auf ei-ner erfinderischen Tätigkeit des vorstehend definierten Fachmanns. Aus der Druckschrift D1 (vgl. insbesondere die Figuren 5 bis 8 mit zugehöriger Be-schreibung Seite 3, 2. bis 4. Absatz) ist - unbestritten - eine Epiduralkanüle mit den im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 gemäß 1. Hilfsantrag aufgeführten Merkmalen bekannt. Der Fachmann erkennt ohne weiteres, dass die in D1 offen-barte Kanüle insofern nachteilig ist, als die scharfkantige Wandung im hinteren Teil der axialen Kanülenöffnung zu einer Beschädigung des Katheters beim Vor-schieben in den Epiduralraum oder beim Zurückziehen führen kann. Zur Lösung dieses Problems wird sich der Fachmann - beispielsweise anhand einer Daten-bankrecherche - im Stand der Technik nach einer geeigneten Lösung umsehen. Der dabei ermittelten Entgegenhaltung D5 (vgl. die Beschreibung Seite 1, 1. Ab-satz bis Seite 3, 3. Absatz sowie die Figuren 1 bis 9 und die Beschreibung Seite 5, letzter Absatz bis Seite 6, letzter Absatz) entnimmt der Fachmann, dass sich Be-schädigungen eines in einer Kanüle (10) geführten Katheters (34) dadurch zuver-lässig vermeiden lassen, dass die Kanülenwandung im hinteren Teil der Kanülen-öffnung rund ausgebildet wird, wie dies insoweit das Merkmal M7 des Patentan-spruchs 1 nach 1. Hilfsantrag beansprucht. Angesichts dieses offensichtlichen Vorteils ist der Fachmann gehalten, eine entsprechende Ausgestaltung der in Druckschrift D1 beschriebenen Epiduralkanüle in Erwägung zu ziehen. Damit er-schließt sich ihm der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach 1. Hilfsantrag in naheliegender Weise aus dem genannten Stand der Technik. Der Patentan-spruch 1 gemäß 1. Hilfsantrag ist deshalb mangels erfinderischer Tätigkeit seines - 11 - Gegenstandes nicht gewährbar. Der nebengeordnete Patentanspruch 2 sowie die auf diesen rückbezogenen Unteransprüche 3 bis 12 teilen das Schicksal des nicht gewährbaren Patentanspruchs 1 (vgl. BGH GRUR 2007, 862, 864, Rdn. 22 - „In-formationsübermittlungsverfahren II“). Der Anmelder hat in der mündlichen Verhandlung den Standpunkt vertreten, der Fachmann würde die Entgegenhaltung D5 zur Weiterbildung der aus D1 bekann-ten, gattungsgemäßen Vorrichtung schon deswegen nicht heranziehen, weil die D5 keine Epiduralkanüle, sondern eine Kanüle für subkutane Anwendungen beträ-fe. Im Übrigen solle durch die besondere Ausgestaltung der Kanülenspitze beim Stand der Technik gemäß Druckschrift D5 lediglich erreicht werden, dass weniger Gewebe ausgestanzt würde. Diese Argumente überzeugen den Senat nicht. Zwar trifft es zu, dass sich die D5 - im Gegensatz zum Anmeldungsgegenstand - nicht mit Kanülen für die kontinuier-liche Epiduralanästhesie befasst. Gleichwohl wird der Fachmann diese Druck-schrift zur Weiterbildung der gattungsgemäßen Epiduralkanüle heranziehen, da der in Druckschrift D5 (vgl. Seite 1, viertletzte bis letzte Zeile und Seite 3, 2. Ab-satz) offenbarten Kanüle - ebenso wie dem Anmeldungsgegenstand - die Aufgabe zugrunde liegt, Beschädigungen eines durch die Kanüle geführten Katheters zu vermeiden. Diese identische Aufgabe wird, wie dargelegt, gemäß der Lehre der D5 mit identischen Mitteln gelöst, nämlich durch das Abrunden der Wandung im hinteren Teil der axialen Kanülenöffnung. 3) 2. Hilfsantrag Der gemäß 2. Hilfsantrag verteidigte Hauptanspruch entspricht dem Patentan-spruch 2 gemäß Hauptantrag und ist daher ebenso wie dieser unzulässig erwei-tert. Mit dem Patentanspruch 1 gemäß 2. Hilfsantrag fallen auch die auf ihn rück-bezogenen Unteransprüche. - 12 - 4) 3. Hilfsantrag Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemäß 3. Hilfsantrag stehen Schutzhin-dernisse nicht entgegen. Der Anspruch ist zulässig, da er, wie vorstehend darge-legt, dem ursprünglich eingereichten Patentanspruch 2 entspricht. Der bean-spruchte - zweifelsohne gewerblich anwendbare - Gegenstand ist gegenüber dem nachgewiesenen Stand der Technik neu und wird dem zuständigen Durchschnitts-fachmann durch diesen Stand der Technik auch nicht nahegelegt. a) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach 3. Hilfsantrag ist neu, da sich kei-ner der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen eine gattungsgemäße Ka-nüle für die kontinuierliche Epiduralanästhesie entnehmen lässt, deren Kanülen-wandung im hinteren Teil der axialen Öffnung zur Fläche des Kanülenschliffs an-geschrägt ist, wie dies insoweit im Merkmal N7 dieses Anspruchs beansprucht wird. b) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach 3. Hilfsantrag beruht auch auf ei-ner erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Fachmanns. α) In der Druckschrift D1 ist, wie eingangs ausgeführt, eine Epiduralkanüle mit den im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 nach 3. Hilfsantrag aufgeführten Merkmalen offenbart. Einen Hinweis dahingehend, die Wandung der bekannten Kanüle im Sinne des Merkmals N7 angeschrägt auszubilden, vermag der Fachmann dieser Entgegenhaltung nicht zu entnehmen. β) Eine entsprechende Anregung liefert ihm auch die D5 nicht. Denn diese Druck-schrift lehrt, wie im Abschnitt II. 2) erörtert worden ist, die Kanülenwandung im hin-teren Teil der axialen Öffnung abzurunden. An eine alternative Abschrägung, wie dies insoweit im Merkmal N7 des Patentanspruchs 1 nach 3. Hilfsantrag bean-sprucht wird, ist bei diesem Stand der Technik ersichtlich nicht gedacht. - 13 - χ ) Die weiteren, eingangs genannten Druckschriften gehen, wie der Senat im Ein-zelnen geprüft hat, über den Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltungen D1 und D5 nicht hinaus. Sie haben in der mündlichen Verhandlung im Übrigen keine Rolle gespielt. c) Die Unteransprüche 2 bis 9 gemäß 3. Hilfsantrag entsprechen - in dieser Rei-henfolge - den ursprünglich eingereichten Unteransprüchen 3 bis 10. In den Unter-ansprüchen 10 und 11 wurde gegenüber den korrespondierenden ursprünglichen Unteransprüchen 12 und 13 in zulässiger Weise jeweils das Kürzel „ca.“ vor den Winkelangaben gestrichen. Somit sind die Unteransprüche 2 bis 11 gemäß 3. Hilfsantrag zulässig. Sie betreffen vorteilhafte, nicht selbstverständliche Ausge-staltungen des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 und werden von dessen Pa-tentfähigkeit mitgetragen. 5) Rückzahlung der Beschwerdegebühr Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr ist immer dann billig, wenn bei ord-nungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückwei-sungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung ei-ner Beschwerdegebühr hätte vermieden werden können. Dies ist vorliegend der Fall, da der Prüfer durch die Zurückweisung das rechtliche Gehör des Anmelders verletzt hat. Denn in seiner Eingabe vom 30. September 2005 hat der Anmelder in Beantwor-tung des Erstbescheids hilfsweise die Anberaumung einer Anhörung beantragt, sofern die Prüfungsstelle seiner Auffassung, wonach die Gegenstände der ur-sprünglichen Patentansprüche 1 und 2 gegenüber dem in Betracht gezogenen Stand der Technik neu seien und auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhten, nicht folgen könnte. Dieser Antrag wurde im Zurückweisungsbeschluss (Seite 6, vorletz-ter Absatz) mit der Feststellung abgelehnt, dem Anmelder sei ausreichend Zeit und Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden. Diese Behauptung trifft frei-- 14 - lich nicht zu, da im ersten Prüfungsbescheid (Abschnitt 1.5, 1. und 2. Absatz) die erfinderische Tätigkeit des Gegenstandes des ursprünglichen Patentanspruchs 1 lediglich im Hinblick auf die Druckschriften D1 bis D3 detailliert in Frage gestellt wurde. Sodann (Abschnitt 1.5, 3. Absatz) wurde pauschal darauf verwiesen, dass sich mangelnde erfinderische Tätigkeit bezüglich des Merkmals des Abrundens auch i. V. m. D4 ableiten ließe. Im Zurückweisungsbeschluss (Seite 3, 6. Absatz bis Seite 6, 2. Absatz) wird die Patentfähigkeit des Gegenstandes des Patentan-spruchs 1 jedoch erstmals mit dem Argument verneint, er unterscheide sich vom Stand der Technik gemäß Druckschrift D4 nur durch das die untere Öffnung be-treffende Merkmal M5’. Dieses Merkmal sei jedoch erfindungsunwesentlich. Inso-fern werde der beanspruchte Gegenstand dem Fachmann durch die Entgegenhal-tungen D1 und D4 nahegelegt. Der Anmelder hätte Gelegenheit erhalten müssen, zu dieser Wertung des Merk-mals M5’ und zur angeblichen Relevanz der Druckschrift D4 Stellung zu nehmen. Dieses Recht ist ihm durch die Ablehnung seines Anhörungsantrags genommen worden. Im Übrigen wäre die Durchführung einer Anhörung im vorliegenden Fall auch insofern sachdienlich gewesen, als die Bescheidserwiderung vom 30. Sep-tember 2005 und der darauf ergangene Zurückweisungsbeschluss erkennen las-sen, dass zwischen dem Anmelder und dem Prüfer erhebliche Meinungsverschie-denheiten bestanden haben. Diese unterschiedlichen Auffassungen hätten in einer Anhörung ausgeräumt und die Beschwerde damit vermieden werden können. - 15 - Nach alledem war die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen. Dr. Winterfeldt Baumgärtner Dr. Häußler Bernhart Be
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