21 W (pat) 31/08  - 21. Senat (Techn.Beschw.)

BPatG 154 05.11 BUNDESPATENTGERICHT 21 W (pat) 31/08 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 6. November 2012 … B E S C H L U S S In der Einspruchsbeschwerdesache … g e g e n … - 2 - betreffend das Patent 10 2005 005 005 hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf-grund der mündlichen Verhandlung vom 6. November 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Häußler sowie der Richterin Hartlieb, des Richters Dipl.-Ing. Veit und der Richterin Dipl.-Phys. Zimmerer beschlossen: 1.) Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der Patentabteilung 44 des Deutschen Patent- und Marken-amts vom 12. März 2008 aufgehoben. Das Patent 10 2005 005 005 wird widerrufen. 2.) Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. G r ü n d e I Auf die am 3. Februar 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichte Patentanmeldung ist das Patent DE 10 2005 005 005 mit der Bezeichnung „Rü-ckenpelotte zur Massage und Stimulation der Rückenmuskulatur, insbesondere im Lumbosakralbereich“ erteilt worden. Die Veröffentlichung der Patenterteilung ist am 16. Mai 2007 erfolgt. Gegen das Patent hat die Firma m… GmbH & Co. KG, M1…straße in B…, mit Schriftsatz vom 2. August 2007, eingegangen beim DPMA am 3. August 2007, Einspruch eingelegt. Die Einsprechende hat mangelnde Pa-tentfähigkeit, insbesondere mangelnde Neuheit, sowie eine offenkundige Vorbe-nutzung geltend gemacht und sich hierzu auf folgende Druckschriften gestützt: - 3 - E1 DE 297 01 001 U1 E2 Prospektblatt „Lumbamed® plus“; nach Angaben der Einspre-chenden aus dem Katalog der m… GmbH & Co. KG aus dem Jahre 1997 entnommen. Im Prüfungsverfahren waren außerdem noch die Druckschriften D1 DE 298 03 417 U1 D2 DE 89 07 975 U1 D3 DE 27 11 170 C3 in Betracht gezogen worden. Die Patentinhaberin ist in ihrem Schriftsatz vom 10. Dezember 2007 dem Vorbrin-gen der Einsprechenden entgegengetreten und hat beantragt, das Patent in vol-lem Umfang aufrechtzuerhalten. Dieser Schriftsatz wurde der Einsprechenden am 3. März 2008 übersandt. Mit Beschluss vom 12. März 2008 hat die Patentabteilung 44 des Deutschen Pa-tent- und Markenamts den Einspruch als zulässig erachtet und das Patent unver-ändert aufrechterhalten. Zur Begründung ist in dem Beschluss ausgeführt, dass der Gegenstand des Streitpatents neu gegenüber der DE 297 01 001 U1 sei und dem Fachmann auch nicht nahegelegt sei. Es könne dahingestellt bleiben, ob der Nachweis der offenkundigen Vorbenutzung durch das eingereichte Prospekt-blatt - dem kein Drucklegungsdatum zu entnehmen sei - erbracht werden könne, da dieses Prospektblatt nicht über den Inhalt der DE 297 01 001 U1 hinausginge und somit dem Streitpatentgegenstand ebenfalls nicht entgegenstehen würde. Ei-ne Anhörung wurde als nicht erforderlich erachtet, da die entscheidungserhebli-chen Umstände klar seien, die Beteiligten ausreichend Gelegenheit zur Äußerung hatten, die Einsprechende eine Anhörung nicht beantragt hätte und die Sache ent-scheidungsreif wäre. - 4 - Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden vom 14. April 2008, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 15. April 2008. Die Einsprechende macht weiterhin die fehlende Patentfähigkeit des Streitpatentgegenstandes geltend und verweist hierzu auf die bereits im Ver-fahren befindlichen Druckschriften und zusätzlich auf die Firmenschrift E3 Auszug aus dem Prospekt „vitalsupport®“, Blatt „back sup-port®“, der Firma Z… GmbH & Co. KG in Z1…; mit angehängtem AGB-Blatt 08/00, mit dem nach der Einspre-chenden das Veröffentlichungsdatum August 2000 belegt werden soll. Sie beantragt, das Streitpatent zu widerrufen, hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen. Außerdem weist die Einsprechende darauf hin, dass ihr der Schriftsatz der Patent-inhaberin vom 10. Dezember 2007, mit dem diese auf den Einspruch erwidert hat-te, erst mit Schreiben vom 3. März 2008 zugestellt worden wäre, welches sie am 10. März 2008, also nur zwei Tage vor Beschlussfassung der Patentabteilung, er-halten hätte. Die Einsprechende macht geltend, dass sie aufgrund der zu kurzen Frist nicht mehr auf diesen Schriftsatz antworten konnte. Mit Schriftsatz vom 27. September 2012 teilt die Einsprechende mit, dass sie an der für den 6. November 2012 anberaumten mündlichen Verhandlung nicht teil-nehmen werde. - 5 - Mit Schreiben vom 25. Oktober 2012 ergeht ein Hinweis des Berichterstatters an die Parteien, in dem noch auf die in der Patentschrift genannten Druckschriften D4 DE 101 03 545 A1 D5 DE 202 10 170 U1 sowie auf die vom Europäischen Patentamt im Prüfungsverfahren zu einer zum vorliegenden Patent parallelen Anmeldung ermittelten Druckschriften EPA_D2 DE 196 03 173 A1 EPA_D3 US 4 597 386 EPA_D4 DE 27 22 563 A1 hingewiesen wird. Die Patentinhaberin tritt dem schriftlichen Vorbringen der Einsprechenden entge-gen und stellt den Antrag, die Beschwerde zurückzuweisen, hilfsweise unter Zurückweisung der Beschwerde im Übrigen das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrecht zu erhalten: - Patentansprüche 1 bis 20 gemäß Hilfsantrag, überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 6. November 2012, - Beschreibung und Figuren gemäß Patentschrift. - 6 - Der erteilte Patentanspruch 1 lautet gegliedert: M1 Rückenpelotte (1) zur Massage und Stimulation der Rü-ckenmuskulatur, dadurch gekennzeichnet, M2 dass sie aus einem elastischen Kunststoffmaterial herge-stellt ist und M3 auf der für den Kontakt mit dem Rücken bestimmten Seite eine Vielzahl von wulstförmigen länglichen Erhebungen (2a, 2b, 2c, 2d, 2') aufweist, M3a die zu beiden Seiten einer Längsachse X der Rückenpelot-te und in einem Abstand zu dieser Achse angeordnet sind, vorzugsweise symmetrisch, und M3b die zum seitlichen Rand (3, 3') der Rückenpelotte hin ver-laufen, M3aa wobei der Verlauf der Achse X dem Verlauf der Wirbelsäule in Längsrichtung entspricht, M3c und die während des Tragens der Pelotte einen Massage-Effekt auf die gesamte unter den wulstförmigen länglichen Erhebungen liegende Rückenmuskulatur ausüben. Der nebengeordnete erteilte Patentanspruch 20 lautet gegliedert: N1 Verwendung einer Rückenpelotte nach einem der vorange-henden Ansprüche N2a - zur Massage und Stimulation der Rückenmuskulatur, ins-besondere im lumbosakralen Bereich der Wirbelsäule; oder N2b - zur Hyperämisierung der Rückenmuskulatur, insbesonde-re im lumbosakralen Bereich der Wirbelsäule; oder - 7 - N2c - zur Behandlung von Muskelverspannungen und zur Schmerzlinderung im Bereich der Rückenmuskulatur, ins-besondere im lumbosakralen Bereich der Wirbelsäule; oder N2d - zur Behandlung von muskulärer Insuffizienz im Bereich der Rückenmuskulatur, insbesondere im lumbosakralen Be-reich der Wirbelsäule; oder N2e - zur Stützung der Wirbelsäule, insbesondere im lumbosa-kralen Bereich der Wirbelsäule; oder N2f - zur Behandlung von Haltungsfehlern und Haltungsstörun-gen, insbesondere im lumbosakralen Bereich; oder N2g - zur Behandlung von Durchblutungsstörungen oder zur Förderung der Durchblutung im Bereich der Rückenmusku-latur, insbesondere im lumbosakralen Bereich. Bezüglich der erteilten Unteransprüche 2 bis 19 wird auf die Patentschrift verwie-sen. Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag lautet gegliedert (Unterschiede zum er-teilten Anspruch 1 durch Unterstreichung bzw. Durchstreichung gekennzeichnet): M1 Rückenpelotte (1) zur Massage und Stimulation der Rü-ckenmuskulatur, dadurch gekennzeichnet, M2' dass sie aus einem einzigen elastischen Kunststoffmaterial hergestellt ist und M3 auf der für den Kontakt mit dem Rücken bestimmten Seite eine Vielzahl von wulstförmigen länglichen Erhebungen (2a, 2b, 2c, 2d, 2') aufweist, M3a die zu beiden Seiten einer Längsachse X der Rückenpelot-te und in einem Abstand zu dieser Achse angeordnet sind, vorzugsweise symmetrisch, und - 8 - M3b' die zum seitlichen Rand (3, 3') der Rückenpelotte hin quer zur Rückenmuskulatur verlaufen, M3aa wobei der Verlauf der Achse X dem Verlauf der Wirbelsäule in Längsrichtung entspricht, M3c' und die während des Tragens der Pelotte einen Massage-Effekt auf die gesamte unter den wulstförmigen länglichen Erhebungen liegende Rückenmuskulatur ausüben. Der nebengeordnete Patentanspruch 20 nach Hilfsantrag lautet gegliedert (Un-terschiede zum erteilten Anspruch 1 durch Unterstreichung bzw. Durchstreichung gekennzeichnet): N1 Verwendung einer Rückenpelotte nach einem der vorange-henden Ansprüche, N2a' -zur bei der diese mittels einer geeigneten Bandage über ei-nem zu behandelnden Abschnitt des Rückens eines Patien-ten befestigt wird, so dass die wulstförmigen Erhebungen und die Noppen eine Massage und Stimulation der Rücken-muskulatur bewirken., insbesondere im lumbosakralen Be-reich der Wirbelsäule; oder N2b -zur Hyperämisierung der Rückenmuskulatur, insbesondere im lumbosakralen Bereich der Wirbelsäule; oder N2c -zur Behandlung von Muskelverspannungen und zur Schmerzlinderung im Bereich der Rückenmuskulatur, insbe-sondere im lumbosakralen Bereich der Wirbelsäule; oder N2d -zur Behandlung von muskulärer Insuffizienz im Bereich der Rückenmuskulatur, insbesondere im lumbosakralen Bereich der Wirbelsäule; oder N2e -zur Stützung der Wirbelsäule, insbesondere im lumbosakra-len Bereich der Wirbelsäule; oder - 9 - N2f -zur Behandlung von Haltungsfehlern und Haltungsstörun-gen, insbesondere im lumbosakralen Bereich; oder N2g -zur Behandlung von Durchblutungsstörungen oder zur För-derung der Durchblutung im Bereich der Rückenmuskulatur, insbesondere im lumbosakralen Bereich. Bezüglich der Unteransprüche 2 bis 19 nach Hilfsantrag und der weiteren Einzel-heiten wird auf die Akte verwiesen. II. 1. Die Beschwerde ist zulässig und hat auch Erfolg. 2. Der Einspruch ist zulässig. Insbesondere ist er innerhalb der gesetzlichen Ein-spruchsfrist im Sinne des § 59 Abs. 1 Satz 4 PatG ausreichend substantiiert wor-den. Die Zulässigkeit des Einspruchs ist im Übrigen von der Patentinhaberin nicht bestritten worden. 3. Als zuständigen Fachmann sieht der Senat einen Orthopädietechniker oder -meister mit beruflicher Erfahrung auf dem Gebiet der Stütz- bzw. Massage-vorrichtungen - insbesondere Pelotten - für den Rücken, der bezüglich medizini-scher Fragestellungen mit einem Orthopäden zusammenarbeitet. - 10 - 4. Hauptantrag 4.1 erteilter Patentanspruch 1 Der Senat hat große Bedenken bezüglich der ursprünglichen Offenbarung des Merkmals M3C, da an keiner Stelle in den ursprünglichen Unterlagen angegeben ist, dass während des Tragens der Pelotte ein Massage-Effekt auf die gesamte unter den wulstförmigen länglichen Erhebungen liegende Rückenmuskulatur aus-geübt wird. Dies spielt jedoch insofern keine Rolle, als das Streitpatent in seiner erteilten Fassung verteidigt wird, da der Widerrufsgrund der unzulässigen Erweite-rung nicht Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt war und im Beschwerdeverfahren vom Bundespatentgericht nicht neu aufgegriffen werden kann (BGH GRUR 1995, 333 - Aluminium-Trihydroxid). a) Zur Auslegung des erteilten Patentanspruchs 1 Die Merkmale des Patentanspruchs 1 bedürfen der Auslegung. Der im Merkmal M1 angegebene Verwendungszweck „zur Massage und Stimula-tion der Rückenmuskulatur“ sagt aus, dass die beanspruchte Rückenpelotte be-züglich ihrer raumkörperlichen Merkmale so ausgebildet sein muss, dass sie u. a. auch für die Massage und Stimulation der Rückenmuskulatur geeignet ist. Diese Zweckangabe führt jedoch nicht dazu, dass eine lediglich nichttherapeutische Massage bei der beanspruchten Rückenpelotte im Vordergrund steht. Auch eine therapeutische Massage und Stimulation der Rückenmuskulatur zur Linderung von Schmerzen und Leiden ist von diesem Verwendungszweck umfasst. - 11 - Das elastische Kunststoffmaterial gemäß Merkmal M2 soll nach der Beschreibung vorzugsweise ein Kunststoffschaum sein (vgl. Streitpatent, Abs. [0014]). Aufgrund des elastischen Kunststoffmaterials soll die Pelotte biegsam sein und sich dem anatomischen Verlauf des Rückens sowohl in Längs- als auch in Querrichtung an-passen können (Abs. [0015]). Damit erfüllt jedes Kunststoffmaterial das Merk-mal M2, welches so elastisch ist, dass es sich dem anatomischen Verlauf des Rü-ckens anpassen kann. Das Merkmal M2 lässt auch offen, ob die Pelotte aus ei-nem einheitlichen Kunststoffmaterial gleicher Elastizität oder aus verschiedenen elastischen Materialien zusammengesetzt ist. Offen ist außerdem, ob die Pelotte einstückig oder mehrteilig ist. Dies wird erst im erteilten Unteranspruch 17 bean-sprucht. Nach dem Merkmal M3 soll die Pelotte auf der für den Kontakt mit dem Rücken bestimmten Seite „wulstförmige längliche Erhebungen“ aufweisen. Solche Erhe-bungen (2a - 2d, 2, 2') sind u. a. in den Figuren 1A, 1B und 3 des Streitpatents ge-zeigt und unterscheiden sich dadurch von den ebenfalls in diesen Figuren gezeig-ten Noppen (6, 6'), indem sie länger als breit sind. Unter einer „Wulst“ wird eine längliche, gerundete Verdickung verstanden (vgl. http://www.duden.de: „wulst“). Die Angabe „vorzugsweise symmetrisch“ im Merkmal M3a ist lediglich fakultativ. Gemäß dem Merkmal M3b sollen die wulstförmigen länglichen Erhebungen zum seitlichen Rand der Pelotte hin verlaufen. Aufgrund dieser Anordnung sollen die Erhebungen beim Tragen der Pelotte im Wesentlichen quer oder schräg zur Rü-ckenmuskulatur verlaufen und eine Querfriktion der dorsalen Rückenmuskula-tur (M. erector spinae) bewirken (Abs. [0010]). Die Figuren 1A und 3 zeigen ein Beispiel für eine solche Anordnung. - 12 - Das Merkmal M3aa ist so zu interpretieren, dass bei korrekt angelegter Pelotte der Verlauf der Achse X (vgl. Figur 1A) dem Verlauf der Wirbelsäule in Längsrichtung entspricht. Nach dem Merkmal M3c soll während des Tragens der Pelotte ein Massage-Effekt auf die gesamte unter den wulstförmigen länglichen Erhebungen liegende Rü-ckenmuskulatur ausgeübt werden. Abgesehen davon, dass in den ursprünglichen Unterlagen (Beschreibung, Seite 3, dritter Absatz) lediglich angegeben ist, dass durch die wulstförmigen länglichen Erhebungen eine Querfriktion der Rückenmus-kulatur in dem unterhalb der Pelotte liegenden Bereich des Rückens bewirkt wer-den soll, ist dieses Merkmal auch unter Heranziehung der Patentschrift nicht so einschränkend auszulegen, wie es dem reinen Wortlaut entspricht. Wie im erteil-ten Unteranspruch 11 angegeben und auch in den Figuren 2B bis 2E und 3 des Ausführungsbeispiels gezeigt, weisen beim Streitpatentgegenstand die wulstförmi-gen länglichen Erhebungen knotige Verdickungen bzw. Höcker (5a - 5n) auf, so dass sich ein wellenförmiges Höhenprofil ergibt. Damit sollen zusätzliche, beson-ders exponierte Friktionspunkte gebildet werden, welche den Massage- und Sti-mulationseffekt verstärken (vgl. Abs. [0026], [0044], [0054] - [0057]). Für den zu-ständigen Fachmann ist klar ersichtlich, dass bei wulstförmigen länglichen Erhe-bungen mit einem wellenförmigen Höhenprofil, ein Massageeffekt hauptsächlich im Bereich der knotigen Verdickungen bzw. Höcker (5a - 5n) auftritt, je nachdem, wie groß der Höhenunterschied zwischen Höcker und benachbarter Senke ist. Bei großen Höhenunterschieden kann sich der Massageeffekt sogar allein auf die Hö-cker als besonders exponierte Friktionspunkte beschränken, so dass in diesem Fall eben nicht die gesamte unter den wulstförmigen länglichen Erhebungen lie-gende Rückenmuskulatur massiert wird, sondern nur der Teil, der mit den Höckern in Berührung steht. Auch dieser Fall ist von der allgemeinen Lehre des Patentan-spruchs 1 mit umfasst, wie auch der auf den erteilten Anspruch 1 rückbezogene Unteranspruch 11 zeigt. - 13 - b) Die Rückenpelotte nach Anspruch 1 beruht in Anbetracht der Druckschriften E1 und D4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns. Aus der Druckschrift E1 ist eine Rückenpelotte (Rücken-Pelotte 10; vgl. Fig. 1 mit Beschreibung) bekannt. Der Meinung der Patentinhaberin, dass die bekannte Rückenpelotte hauptsächlich eine Stützwirkung auf die Wirbelsäule habe und dafür eine Hartkomponente 11 aufweise und nur zusätzlich ein Massageeffekt gegeben sei, kann sich der Senat nicht anschließen. Denn auf Seite 3, vorletzter Absatz in der E1 ist angegeben, dass mit der bekannten Pelotte eine durchblutungsfördernde Massage der Rü-ckenstrecker-Muskulatur erreicht werden soll [= Merkmal M1]. Lediglich bei der Beschreibung des bereits bekannten Standes der Technik wird in der E1 auch auf die Stützfunktion von Pelotten kurz hingewiesen (vgl. Seite 1, zweiter Abs.), wobei nachfolgend ausführlich auf die Massage und Stimulation der Rückenmuskulatur mittels solcher Pelotten eingegangen wird (vgl. Seite 1, dritter Abs. bis Seite 2, erster Absatz). Die Pelotte der E1 weist auf der für den Kontakt mit dem Rücken bestimmten Sei-te eine Vielzahl von wulstförmigen länglichen Erhebungen (Bz. 13; vgl. Figuren 1 u. 2) auf [= Merkmal M3], die zu beiden Seiten einer Längsachse der Rückenpelot-te (= vertikale Symmetrieachse der Pelotte 10 in Fig. 1) und in einem Abstand zu dieser Achse (vgl. Fig. 1 sowie Seite 3, vorletzt. Abs.: „Die Reihe der Erhebungen bzw. Noppen neben der Aussparung für die Dornfortsätze ...“) angeordnet sind [= Merkmal M3a], wobei bei angelegter Pelotte der Verlauf dieser Achse (vertikale Symmetrieachse) dem Verlauf der Wirbelsäule in Längsrichtung entsprechen muss, damit die Dornfortsätze der Wirbel in der für sie gedachten Aussparung (Seite 3, vorletzt. Abs.) zwischen den Erhebungen 13 zu liegen kommen [= Merk-mal M3aa]. Die wulstförmigen länglichen Erhebungen (Bz. 13) der bekannten Pe-lotte üben zwangsläufig während des Tragens derselben einen Massage-Effekt - 14 - auf die gesamte unter den Erhe-bungen liegende Rückenmuskula-tur aus (Seite 3, vorletzt. Abs.) [= Merkmal M3c]. Das Merkmal M3b des erteilten Anspruchs 1, wonach die wulstför-migen länglichen Erhebungen zum seitlichen Rand (3, 3') der bean-spruchten Rückenpelotte hin ver-laufen sollen, ist zumindest für ei-nen Teil der länglichen Erhebun-gen 13 der aus der E1 bekannten Pelotte erfüllt. Wie der Figur 1A des Streitpatents entnommen wer-den kann, umfasst der seitliche Rand (3, 3') der Rückenpelotte (1) auch die Biegung (3') am Über-gang zum cranialen Ende (30) der Pelotte hin. Bei der aus der E1 be-kannten Pelotte verlaufen die läng-lichen Erhebungen 13 in diesem gebogenen Bereich klar erkennbar zum seitlichen Rand hin. Der zuständige Fachmann arbeitet bezüglich medizinischer Fragestel-lungen mit einem Orthopäden zusammen. Wenn aus medizinischen Gründen mit der Pelotte der E1 eine stärkere Querfriktion der längs der Wirbelsäule verlaufen-den Rückenstrecker-Muskulatur (vgl. nebenstehende Abb. aus Gray’s Anatomy [online version www.bartleby.com/107; out of copyright], 20. Aufl., 1918, IV. Myolo-gy 6. a., Fig. 389, the sacrospinalis [erector spinae]) erzielt werden soll, wird der Fachmann auf Hinweis des Orthopäden die länglichen Erhebungen 13 mehr quer-verlaufend anordnen, womit dann zwangsläufig sämtliche länglichen Erhebun-gen 13 zum seitlichen Rand der Pelotte hin verlaufen [= Merkmal M3b für sämtli-che Erhebungen]. - 15 - Die aus der E1 bekannte Pelotte besteht aus einer Hart-Komponente 11 aus Poly-ethylen, welche körperseitig mit einer Weich-Komponente 12 aus einem Elastomer überzogen ist (vgl. Seite 4, zweiter Abs.), und ist somit nicht gemäß Merkmal M2 aus einem elastischen Kunststoffmaterial im Sinne des Streitpatents hergestellt. Diese zweischichtige Konstruktion ist aufwändig und daher mit hohen Fertigungs-kosten verbunden. Der Fachmann ist immer bestrebt, die Kosten für die Fertigung eines Produktes zu senken. Er kennt auch die Druckschrift D4, aus der eine Pelot-te zur Friktion (= Massage) der Rückenmuskulatur (vgl. Abs. [0015]) bekannt ist. Hierzu sind spiegelsymmetrisch zur sagittalen (senkrechte Achse vom Kopf zu den Füßen) sowie parallel zur horizontalen Achse dammartige Erhebungen 30, 40, 50 auf der Pelotte angeordnet (Abs. [0017], [0018], [0053] u. [0056]), deren Aus-gestaltung in Verbindung mit erhöhten Friktionspunkten an den Enden derselben zu einer gewollten Friktion (= Massage) der Rückenmuskulatur führt (Abs. [0014] u. [0015]). Die Pelotte der D4 ist bspw. aus Schaumgummi mittels Kompressions-molding (Abs. [0027]) oder aus einem thermoplastisch verformbaren Kunststoff geringer Rigidität (Abs. [0030]) hergestellt (= elastisches Kunststoffmaterial) [= Merkmal M2]. Der Auffassung der Patentinhaberin, dass mit einem einheitlichen elastischen Kunststoffmaterial keine Erhebungen mit unterschiedlicher Härte hergestellt wer-den können, kann der Senat nicht folgen. In der D4 ist angegeben, dass bei der Verwendung von bspw. Schaumgummi als Kunststoffmaterial die Pelotte durch Kompressionsmolding zu unterschiedlichen Formen und Dicken gepresst werden kann. Dadurch sollen durch die unterschiedliche Dichte (= Härte) des Schaum-stoffs nach der Verformung die elastischen Eigenschaften des Materials lokal ver-ändert werden können (vgl. Abs. [0027]). Somit ist es auch bei Verwendung eines einheitlichen Kunststoffmaterials möglich, Erhebungen mit unterschiedlicher Härte herzustellen. - 16 - Der Fachmann wird diese Anregung aus der Druckschrift D4 aufgreifen und auch die in der E1 gezeigte Pelotte gemäß dem Merkmal M2 aus einem (einheitlichen) elastischen Kunststoffmaterial herstellen. Damit ist der Fachmann aber auf nahe-liegende Weise bereits beim Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 angelangt. 4.2 nebengeordneter Patentanspruch 20 Der Anspruch 20 ist auf die Verwendung der in den vorangehenden Ansprüchen beanspruchten Rückenpelotte gerichtet. Da die Verwendung eines Erzeugnisses für einen bestimmten Zweck eine Verfahrensmaßnahme darstellt, ist - entgegen der Auffassung der Patentinhaberin - der Anspruch 20 der Kategorie der Verfah-ren zuzuordnen (vgl. Schulte, PatG, 8. Auflage, § 1 Rdn. 227). Entgegen der Meinung der Patentinhaberin, handelt es sich nach Ansicht des Se-nats bei den in den Merkmalen N2b bis N2g angegebenen Verwendungen der be-anspruchten Rückenpelotte auch um Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschlichen Körpers, die am menschlichen Körper vorgenommen werden (§ 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG). Denn die in diesen Merkmalen genannten Verwendun-gen dienen der Linderung von Leiden, Schmerzen oder Beschwerden (Merkma-le N2c, N2d, N2f, N2g [Durchblutungsstörungen]) sowie zur Prophylaxe und Prä-vention (Merkmale N2b, N2e, N2g [Förderung der Durchblutung]), welche in ihrer gegen Krankheiten vorbeugenden Funktion auch als Therapie im Sinne des § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG anzusehen ist (vgl. Schulte, PatG, 8. Auflage, § 2a Rdn. 75 u. 76). Die von der Patentinhaberin genannte Entscheidung T 329/94 - 3.2.2 der Technischen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamtes ist nach Mei-nung des Senats jedenfalls nicht relevant in Bezug auf den vorliegenden Sachver-halt, da das dort zu beurteilende Hilfsverfahren zur Blutextraktion keinem thera-peutischen Zweck diente. - 17 - Auch die Auffassung der Patentinhaberin, dass der Patentierungsausschluss nach § 2a Abs. 1 Nr. 2 PatG nicht im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentge-richt aufgegriffen werden kann, da er nicht Gegenstand des erstinstanzlichen Ein-spruchsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt war, geht fehl. Das Bundespatentgericht ist im Einspruchsbeschwerdeverfahren an die Widerrufsgrün-de gebunden, die Gegenstand des vorinstanzlichen Einspruchsverfahrens waren (Aluminium-Trihydroxid - BGH GRUR 1995, 333; dritter Leitsatz). Gegenstand des Einspruchsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt war der Wider-rufsgrund der mangelnden Patentfähigkeit (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG), insbesondere im Hinblick auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit, auf den auch die Patentabtei-lung die Begründung ihres Beschlusses in erster Linie gestützt hat. Dieser Wider-rufsgrund umfasst die Prüfung auf Patentfähigkeit gemäß den §§ 1 bis 5 PatG, und somit auch den § 2a PatG, wonach Patente u. a. nicht für Verfahren zur thera-peutischen Behandlung des menschlichen oder tierischen Körpers erteilt werden. Daher kann das Bundespatentgericht im Beschwerdeverfahren innerhalb des Wi-derrufsgrundes nach § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG (mangelnde Patentfähigkeit) untersu-chen, ob der Anspruch 20 auf ein therapeutisches Verfahren gerichtet ist. Darüber hinaus hat sich auch die Patentabteilung in ihrer Beschlussbegründung (vgl. Sei-te 8, erster Abs.) zum nebengeordneten Anspruch 20 kurz mit der Fragestellung beschäftigt, ob die in diesem Anspruch aufgezählten Verwendungen auch vom Patentschutz ausgenommene therapeutische Verfahren betreffen könnten. Letztlich kann jedoch dahingestellt bleiben, ob die im Anspruch 20 angegebenen Verwendungen auch Verfahren zur therapeutischen Behandlung des menschli-chen Körpers betreffen, da die Merkmale des Anspruchs 20 aus der Druck-schrift E1 bekannt sind. - 18 - So ist es aus der E1 (vgl. Seite 1, zweiter Abs. bis Seite 2, dritter Abs.) bekannt, Rückenpelotten zu verwenden - zur gezielten Punktmassage der Muskulatur im Lenden-Kreuz-bein-Bereich (Seite 2, erster Abs.) [= Merkmal N2a]; - zur Hyperämisierung des lumbo-sakralen Bereichs (Seite 2, erster Abs.) [= Merkmal N2b]; - zur Beseitigung von Muskelverspannungen und zur raschen Schmerzlinderung (Seite 2, erster Abs.) [= Merkmal N2c]; - zur Behandlung muskulärer Insuffizienz (Seite 2, erster Abs.) [= Merkmal N2d]; - um Stützfunktionen zu übernehmen (Seite 1, zweiter Abs.) und den Kreuzbeinbereich zu stabilisieren (Seite 2, zweiter Abs.) [= Merkmal N2e] - zur Behandlung von Haltungsstörungen und Haltungsfehlern (Seite 2, erster Abs.) [= Merkmal N2f]; - zur durchblutungsfördernden Massage der Rückenstrecker-Muskulatur (Seite 3, vorletzter Abs.) [= Merkmal N2g]. Damit ist auch der auf die Verwendung der in den vorangehenden Ansprüchen be-anspruchten Rückenpelotte gerichtete nebengeordnete Anspruch 20 nicht patent-fähig. 4.3 Auch die erteilten Unteransprüche 2 bis 19 lassen, wie der Senat überprüft hat, eine erfindungsbegründende Substanz nicht erkennen, was von der Patentin-haberin auch nicht geltend gemacht wurde. - 19 - 5. Hilfsantrag 5.1 Patentanspruch 1 Der Senat hat große Bedenken bezüglich der Streichung des Wortes „gesamte“ im Merkmal M3c' des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag gegenüber dem erteilten An-spruch 1, da dadurch eine Erweiterung des Schutzbereichs des Patents vorliegen könnte (§ 22 Abs. 1 PatG). Letztendlich kann jedoch dahingestellt bleiben, ob eine Schutzbereichserweiterung tatsächlich vorliegt, denn die Rückenpelotte nach An-spruch 1 gemäß Hilfsantrag beruht in Anbetracht der Druckschriften E1 und D4 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des Fachmanns. Anspruch 1 nach Hilfsantrag unterscheidet sich vom erteilten Anspruch 1 zum ei-nen im Merkmal M2', wonach die Rückenpelotte aus einem einzigen elastischen Kunststoffmaterial hergestellt ist. Dies ist bereits aus der Druckschrift D4 bekannt. Die dort gezeigte Pelotte für Rü-ckenstützbandagen ist bspw. aus Schaumgummi mittels Kompressionsmolding (Abs. [0027]) oder aus einem thermoplastisch verformbaren Kunststoff geringer Rigidität (Abs. [0030]), und somit aus einem einzigen elastischen Kunststoffmate-rial hergestellt. Des Weiteren ist im Merkmal M3b' aufgenommen, dass die wulstförmigen längli-chen Erhebungen zum seitlichen Rand der Rückenpelotte hin quer zur Rücken-muskulatur verlaufen. - 20 - Die Patentinhaberin macht hierzu geltend, dass nunmehr - wie in Abs. [0010] des Streitpatents angegeben - ein Verlauf der länglichen Erhebungen quer zur Rü-ckenmuskulatur beansprucht sei, wohingegen die Erhebungen 13 der aus der E1 bekannten Pelotte schräg zur Rückenmuskulatur angeordnet seien. Der Fach-mann habe auch keine Veranlassung, die mehr horizontal ausgerichteten Erhe-bungen der in der D4 gezeigten Pelotte auf die Pelotte der E1 zu übertragen, da diese bei horizontal verlaufenden Wülsten weniger Stützwirkung habe. Dieser Auffassung kann sich der Senat nicht anschließen. Denn auch die patent-gemäßen länglichen Erhebungen verlaufen nicht quer zur Rückenmuskulatur im Sinne von „horizontal“. Im Abs. [0023] des Streitpatents ist vielmehr angegeben, dass die länglichen Erhebungen V-förmig oder umgekehrt V-förmig angeordnet sind und der durch diese Anordnung gebildete Winkel vorzugsweise 90° bis 175° beträgt. Wie im nachfolgenden Abs. [0024] beschrieben ist, wird aufgrund der V-förmigen oder umgekehrt V-förmigen Anordnung bewirkt, dass die wulstförmigen Erhebungen quer bzw. schräg auf der Rückenmuskulatur, die im Wesentlichen in Längsrichtung verläuft, zu liegen kommen. Somit ist mit dem beanspruchten Ver-lauf der länglichen Erhebungen quer zur Rückenmuskulatur eine V-förmige bzw. umgekehrt V-förmige Anordnung der Erhebungen auf der Pelotte gemeint. Dies zeigt jedoch bereits die Druckschrift E1. Auch dort soll, wie bei der streitpatentge-mäßen Pelotte (vgl. Abs. [0010]), mit den V-förmig angeordneten Erhebungen 13 (vgl. Fig. 1) eine durchblutungsfördernde Massage der Rückenstrecker-Muskulatur (musculus erector spinae; vgl. Wikipedia) ermöglicht werden (Seite 3, vorletz-ter Abs.). Außerdem wird der zuständige Fachmann, der bezüglich medizinischer Fragestellungen mit einem Orthopäden zusammenarbeitet - wie bereits im vorste-henden Abschnitt 4.1 b) ausgeführt - auf Hinweis des Orthopäden die länglichen Erhebungen 13 mehr querverlaufend anordnen, falls aus medizinischen Gründen eine stärkere Querfriktion der Rückenstrecker-Muskulatur erforderlich ist. Schließ-lich ist auch eine Pelotte mit im Wesentlichen parallel zur horizontalen Achse ver-laufenden Erhebungen für Rückenstützbandagen geeignet - weist also eine aus-- 21 - reichende Stützwirkung auf - wie die aus der D4 bekannte Pelotte zeigt (vgl. Abs. [0001] u. [0053]). Das Merkmal M3c', wonach während des Tragens der Pelotte ein Massage-Effekt auf die unter den wulstförmigen länglichen Erhebungen liegende Rückenmuskula-tur ausgeübt werden soll, ist ebenfalls bei der Pelotte der E1 erfüllt (Seite 3, vor-letzt. Abs.). Somit gelangt der Fachmann durch die Zusammenschau der Druckschriften E1 und D4 auf naheliegende Weise auch zu der Pelotte nach Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag. 5.2 Mit dem Anspruch 1 fallen aufgrund der Antragsbindung auch die übrigen An-sprüche nach Hilfsantrag. 6. Die Beschwerdegebühr ist zurückzuzahlen (§ 80 Abs. 3 PatG). Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr entspricht der Billigkeit, wenn bei ord-nungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung durch das Deutsche Patent- und Markenamt die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Be-schwerdegebühr hätten vermieden werden können (vgl. Schulte PatG, 8. Aufl., § 80 Rdn. 110, § 73 Rdn. 124, 125). So ist es billig, die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen, wenn ein schwerwiegen-der Verfahrensverstoß vorliegt, wie z. B. die Verletzung rechtlichen Gehörs, insbe-sondere wenn die angefochtene Entscheidung darauf beruht, sie also möglicher-weise anders gelautet hätte, wäre das rechtliche Gehör gewährt worden (vgl. Schulte a. a. O. § 73 Rdn. 132, 135). - 22 - Da der Anspruch auf rechtliches Gehör auch das Recht umfasst, von den Ausfüh-rungen des Gegners ohne unangemessene Zeitverzögerung Kenntnis zu erhalten, stellt das Unterlassen der Übermittlung von Schriftsätzen eines Beteiligten an die anderen Beteiligten einen schwerwiegenden Verfahrensverstoß dar. Schriftsätze sind daher unverzüglich zu übersenden, sie dürfen nicht zeitlich willkürlich oder erst mit der getroffenen Entscheidung übersandt werden (vgl. BGH BIPMZ 1977, 277 - Gleichstromfernspeicherung; Schulte a. a. O. § 73 Rdn. 144, § 59 Rdn. 230 - 232). Im vorliegenden Fall rechtfertigt die Verletzung des Rechts auf Äußerung als we-sentlicher Verfahrensfehler die Rückzahlung der Beschwerdegebühr, da der Ein-sprechenden von der Patentabteilung kein ausreichendes rechtliches Gehör zum entscheidungserheblichen Vorbringen der Patentinhaberin gewährt wurde. Der Schriftsatz der Patentinhaberin vom 10. Dezember 2007, in dem sie dem Vor-bringen der Einsprechenden mit sachlichen Ausführungen entgegengetreten ist, wurde der Einsprechenden erst mit Schreiben der Patentabteilung vom 3. März 2008 ohne nähere Erläuterung oder Fristsetzung übersandt. Der Be-schluss der Patentabteilung wurde am 12. März 2008 gefasst, ohne eine mögliche Stellungnahme der Einsprechenden hierzu zu berücksichtigen. Die Einsprechende macht in ihrer Beschwerdebegründung geltend, dass sie wegen der Kürze der Zeit keine Gelegenheit mehr gehabt habe, auf diesen Schriftsatz zu antworten. Der Anspruch auf Gewährung rechtlichen Gehörs gebietet es, eine Entscheidung im Einspruchsverfahren nur auf solche Umstände und Tatsachen zu stützen, zu denen sich die Beteiligten äußern konnten. Da rechtliches Gehör zu allen für die Entscheidung wesentlichen Erwägungen tatsächlicher und rechtlicher Art zu ge-währen ist (vgl. BVerfG NJW 96, 3202), so dass kein Beteiligter von der Entschei-dung überrascht sein kann, kann davon allenfalls abgesehen werden, wenn die letzte Eingabe eines Beteiligten nichts Neues oder nichts Entscheidungserhebli-ches enthält (vgl. Schulte a. a. O. § 59 Rdn. 226, 227). - 23 - Im vorliegenden Fall beinhaltet der Schriftsatz der Patentinhaberin vom 10. Dezember 2007 entscheidungserhebliches Vorbringen, da sie erstmals mit-sachlichen und rechtlichen Ausführungen zum Einspruch Stellung genommen hat und die Aufrechterhaltung ihres Patents verteidigt. Die Übermittlung dieses Schriftsatzes durch die Patentabteilung an die Einspre-chende erfolgte erst nach unangemessene r Zeitverzögerung, nämlich erst mit Schreiben vom 3. März 2008. Somit ist die unverzügliche Übermittlung dieses Schriftsatzes unterlassen worden. Werden Schriftsätze ohne Fristsetzung zur Kenntnisnahme übersandt, muss zwi-schen Zustellung und Erlass der Entscheidung eine solche Wartefrist liegen, dass der betroffene Beteiligte eine faire Chance hatte, sich sachlich zu äußern oder - wenn ein größerer Zeitaufwand erforderlich ist - um die Gewährung einer angemessenen Frist zu bitten (vgl. Schulte a. a. O., § 59 Rdn. 229). Dies war vor-liegend nicht der Fall. Gemäß den Einspruchsrichtlinien des Deutschen Patent- und Markenamts kann bei Zustellung oder Mitteilung von Schriftsätzen ohne Frist-setzung nach Ablauf eines Monats ab Zustellung oder Mitteilung eine Entschei-dung getroffen werden (vgl. 4.3. Zustellung von Schriftsätzen). Diese Frist wurde vorliegend nicht eingehalten, so dass die Einsprechende nicht mehr substantiiert auf den Schriftsatz der Patentinhaberin erwidern konnte. Von der Einhaltung der Wartefrist konnte auch nicht wegen Entscheidungsreife der Sache abgesehen wer-den, da der Patentabteilung lediglich der Einspruchsschriftsatz und die Erwiderung der Patentinhaberin vorlagen. Da sich die Einsprechende mit den Argumenten der Patentinhaberin nicht mehr auseinandersetzen und darauf ggfls. unter Vorbringung weiterer Tatsachen erwi-dern konnte, wurde der Einsprechenden kein ausreichendes rechtliches Gehör ge-währt. - 24 - Damit leidet das Einspruchsverfahren an einem gravierenden Verfahrensfehler, der auch ursächlich für die Beschwerdeeinlegung war. Denn bei fehlerfreier Sach-behandlung wäre die Beschwerde nicht zwangsläufig erforderlich geworden. Dr. Häußler Hartlieb Veit Zimmerer Pü

Full & Egal Universal Law Academy