BPatG 15208.05BUNDESPATENTGERICHT21 W (pat) 34/10_______________________(Aktenzeichen)B E S C H L U S SIn der Beschwerdesache…betreffend die Patentanmeldung 10 2006 002 531.8-55hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 31. Juli 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Häußler sowie der Richterin Hartlieb, des Richter Dipl.-Phys. Dr. Müller und der Richterin Dipl.-Phys. Zimmerer- 2 -beschlossen:1. Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prüfungsstelle für Klasse A 61 B des Deutschen Patent- und Markenamts vom 12. Mai 2010 aufgehoben und die Sache zur erneuten Prüfung über den Antrag auf Fristverlängerung und sodann zur abschließenden Prüfung in der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.G r ü n d eI.Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 10 2006 002 531 wurde am 11. Januar 2006 unter der Bezeichnung "Mehrdrahtinstrument, insbesondere für Endoskope" beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht.Mit Prüfungsbescheid vom 25. Oktober 2006 hat die Prüfungsstelle auf Unklarhei-ten im Patentanspruch 1 hingewiesen. Unter Bezugnahme auf ermittelte Druck-schriften hat sie weiter ausgeführt, sämtliche Merkmale des Gegenstands des Pa-tentanspruchs 1 seien bekannt. Auch die nachgeordneten Ansprüche seien nicht patentfähig, so dass mit der Zurückweisung der Anmeldung gerechnet werden müsse.- 3 -Mit Schriftsatz vom 6. März 2007 hat die Anmelderin mitgeteilt, dass inzwischen eine korrespondierende PCT-Anmeldung mit dem Az. PCT/EP 2005/000203 getä-tigt worden sei, aus der eine EP-Patentanmeldung entstehen und welche die Prio-rität der vorliegenden deutschen Patentanmeldung in Anspruch nehmen solle. Die aus diesem Grund von der Anmelderin beantragte Fristverlängerung zur Äußerung auf den Prüfungsbescheid um 12 Monate wurde von der Prüfungsstelle gewährt; auch die weiteren Fristverlängerungsanträge vom 12. März 2008 und vom 16. Februar 2009 wurden jeweils bewilligt.Im Fristverlängerungsantrag vom 16. Februar 2009 hatte die Anmelderin ausge-führt, dass inzwischen eine korrespondierende europäische Patentanmeldung mit dem Az. 0770 2687.0 getätigt worden sei, welche die Priorität der vorliegenden deutschen Patentanmeldung in Anspruch nehme, eine DE-Nennung beinhalte und derzeit noch anhängig sei. Die Fristverlängerung wurde bis 13. März 2010 ge-währt.Mit Schriftsatz vom 23. Februar 2010 hat die Anmelderin Fristverlängerung um weitere 12 Monate beantragt, die die Prüfungsstelle mit Bescheid vom 12. März 2010 nicht bewilligt hat. Zur Begründung ist ausgeführt, dass zumindest einer der in der Mitteilung des Präsidenten Nr. 7/87 genannten Gründe vorläge, nach denen eine Fristverlängerung von 12 Monaten nicht zu gewähren sei.Aus der der Amtsakte vorgehefteten Beiakte "Akteneinsicht" (Bl. 1) ergibt sich hier-zu, dass am 18. Februar 2009 ein Akteneinsichtsgesuch gestellt worden war, wo-raufhin einem Dritten Akteneinsicht gewährt wurde.- 4 -Auf die weitere Eingabe der Anmelderin vom 19. März 2010 mit der Bitte um Auf-klärung und Erläuterung hat die Prüfungsstelle mitgeteilt, "Die Prüfungsstelle hat die Anweisung des Präsidenten aus der Mitteilung 7/87 des Präsidenten zu befol-gen. In dieser Mitteilung sind Gründe angeführt, welche die Gewährung einer Fristverlängerung nicht zulassen. Diese Gründe sind dem Vertreter der Anmelde-rin bekannt. Die Prüfungsstelle hat das Fristgesuch geprüft mit dem Ergebnis, dass einer der in der oben genannten Mitteilung angeführten Versagungsgründe vorliegt, bei dem die Prüfungsstelle keinen Ermessensspielraum hat. Da der Grund jedoch nicht aus dem der Anmelderin zugänglichen Teil der Akte hervor-geht, müssen weitere Angaben unterbleiben."Daraufhin hat die Anmelderin mit Eingabe vom 14. April 2010 um nochmalige Überprüfung und neue Äußerungsfrist unter Angabe desjenigen der in der Mittei-lung des Präsidenten genannten Gründe gebeten, der der einjährigen Fristverlän-gerung entgegenstehe.Nachdem die Anmelderin innerhalb der letztmals bewilligten Verlängerung der Frist zur Äußerung auf den Prüfungsbescheid zum 13. März 2010 die gerügten Mängel nicht beseitigt hat, hat die Prüfungsstelle die Anmeldung mit Beschluss vom 12. Mai 2010 unter Bezugnahme auf den Prüfungsbescheid vom 25. Oktober 2006 zurückgewiesen. Zur Begründung ist weiter ausgeführt, dass die Ablehnung des weiteren Fristgesuchs nach pflichtgemäßem Ermessen unter Be-achtung der geltenden Verwaltungsvorschriften entschieden wurde. In der Mittei-lung des Präsidenten 7/87 seien Sachverhalte genannt, bei deren Vorliegen eine Fristverlängerung nicht zu gewähren sei. Die Prüfungsstelle habe dies geprüft und dabei festgestellt, dass in der vorliegenden Anmeldung zumindest einer dieser Sachverhalte zutreffe. Da der der Entscheidung zugrunde liegende Sachverhalt je-doch nicht aus dem der Anmelderin zugänglichen Teil der Akte hervorgehe, müss-ten weitere Angaben unterbleiben.- 5 -Gegen diesen Beschluss hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 30. Juni 2010, bei Gericht eingegangen per Fax am selben Tag, Beschwerde eingelegt und bean-tragt,den Beschluss aufzuheben und die Sache an das Patentamt mit der Maßgabe zurückzuverweisen, dass dem Fristgesuch der An-melderin vom 23. Februar 2010 stattgegeben wird,hilfsweiseden Beschluss aufzuheben und die Sache an das Patentamt mit der Maßgabe zurückzuverweisen, dass der Anmelderin von der Prüfungsstelle eine Nachfrist von zwei Monaten zur Äußerung auf den Prüfungsbescheid vom 25. Oktober 2006 gewährt wird,weiter hilfsweiseeine mündliche Verhandlung anzuberaumen.Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.II.Die Beschwerde ist zulässig. Die Ablehnung eines Fristgesuchs im Patentertei-lungsverfahren ist zwar als verfahrensleitende Maßnahme nicht selbständig an-fechtbar, kann aber wie vorliegend zusammen mit der in der Hauptsache ergange-nen Entscheidung angefochten werden (vgl. Schulte, PatG 8. Aufl. § 45 Rdn. 31; BPatG 10 W (pat) 65/01; 4 W (pat) 50/71). Die Anmelderin beschränkt sich nicht auf die Anfechtung der Ablehnung des Fristgesuchs, sondern hat die Aufhebung des die Patentanmeldung zurückweisenden Beschlusses und die Zurückverwei-sung der Sache beantragt, wobei davon auszugehen ist, dass der Antrag im Übri-gen im Interesse der Anmelderin in zulässiger Weise darauf gerichtet ist, im Rah-men der erneuten Überprüfung der Patentanmeldung eine ermessensfehlerfreie - 6 -Entscheidung über den Antrag auf Fristverlängerung zu erreichen. Denn eine Ent-scheidung des Gerichts dahingehend, selbst eine Fristgewährung auszusprechen, wäre im vorliegenden Fall nicht möglich.Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg, da sie zur Aufhebung des ange-fochtenen Beschlusses führt sowie zur Zurückverweisung der Sache an das Deut-sche Patent- und Markenamt gemäß § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 PatG, da das patentamtliche Verfahren an schweren Verfahrensfehlern leidet.1. Die Ablehnung der Verlängerung der Frist zur Beantwortung des Prüfungsbe-scheids bis zum 13. März 2010, die ursächlich für den nachfolgenden Zurückwei-sungsbeschluss vom 12. Mai 2010 war, stellt einen wesentlichen Verfahrensfehler dar, da die Entscheidung die geltenden Prüfungsrichtlinien des Präsidenten des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. März 2004, Abschnitt 3.5 nicht zutref-fend berücksichtigt. Zudem enthalten weder vorausgehende Bescheide noch der angefochtene Beschluss selbst hierzu eine ausreichende Begründung.a) Die geltenden Prüfungsrichtlinien sehen vor, dass im Prüfungsverfahren einer Patentanmeldung, deren Priorität in einer anhängigen europäischen Anmeldung mit Benennung der Bundesrepublik Deutschland in Anspruch genommen wird, ei-ne Frist zur Erwiderung auf einen Bescheid von bis zu 12 Monaten – ggfls. auch wiederholt – gewährt werden kann. Die Prüfungsrichtlinien 3.5 räumen damit der Prüfungsstelle bei der Entscheidung über eine Verlängerung der Erwiderungsfrist grundsätzlich ein Ermessen ein.Im vorliegenden Fall war die Ablehnung des Fristgesuchs jedoch ermessensfeh-lerhaft, da die Prüfungsstelle von dem ihr eingeräumten Ermessenspielraum nicht bzw. nicht im erforderlichen Umfang Gebrauch gemacht hat. Die Entscheidung der Prüfungsstelle berücksichtigt insoweit weder die geltenden Prüfungsrichtlinien noch die besondere Situation der Anmelderin im vorliegenden Verfahren.- 7 -b) Soweit die Prüfungsstelle in ihrer Begründung zur Ablehnung der Fristverlänge-rung auf die Mitteilung 7/87 des Präsidenten Bezug nimmt, setzt sie sich in Wider-spruch zu den geltenden Verwaltungsvorschriften.Die geltenden Prüfungsrichtlinien vom 1. März 2004 sind an die Stelle der Prü-fungsrichtlinien vom 2. Juni 1995 (BlPMZ 1995, 269 ff.) getreten, welche die Prü-fungsrichtlinien vom 24. Juni 1981 (BlPMZ 1981, 263 ff.) ersetzt hatten. Die beiden letztgenannten Richtlinien beinhalteten eine Regelung, wonach die Frist im ge-nannten Fall der Parallelanmeldung u. a. nicht zu gewähren war, wenn ein Dritter, z. B. durch Prüfungsantrag, Interesse an einer zügigen Durchführung des Prü-fungsverfahrens bekundet hatte oder wenn die Prüfungsstelle die Gewährung der Frist nach pflichtgemäßem Ermessen für nicht sachdienlich hielt. Die geltenden Prüfungsrichtlinien enthalten diese Regelung im Wortlaut nicht mehr.Die Mitteilung des Präsidenten vom 4. April 1987 (BlPMZ 1987, 161) trifft in Ab-schnitt 2) eine ergänzende Regelung zu Abschnitt III Nr. 7 der außer Kraft gesetz-ten Prüfungsrichtlinien vom 24. Juni 1981 (BlPMZ 1981, 272). Darin war ausge-führt, dass der Präsident die Prüfungsstellen anweist, von der Gewährung oder Verlängerung einer solchen Frist im Regelfall abzusehen, wenn von Dritten Ein-sicht in die deutsche Akte beantragt oder wenn Einspruch gegen das europäische Patent erhoben wurde. Mit dieser Regelung hatte der Präsident eine Ermessens-bindung der Prüfstellen in wesentlich gleich gelagerten Fällen dieser Art festge-schrieben.Die Prüfungsstelle hat bei ihrer Entscheidung nicht berücksichtigt, dass die ange-führte Mitteilung, die eine Ermessensbindung für die angeführten Regelfälle vor-sah, nicht mehr Geltung beanspruchen kann, da die Richtlinie, auf die sie sich er-gänzend bezog, inzwischen ersetzt wurde und nicht mehr in Kraft ist. Die gelten-den Richtlinien enthalten aber keinen vergleichbaren zu ergänzenden Passus mehr, so dass davon auszugehen ist, dass die frühere Regelung nicht mehr der geltenden Verwaltungspraxis entspricht.- 8 -c) Die Prüfungsstelle hat in jedem Fall von dem ihr in den geltenden Prüfungsricht-linien eingeräumten Ermessensspielraum keinen Gebrauch gemacht und ihre Ent-scheidung nicht in ausreichendem Umfang begründet.Die Begründung von Ermessensentscheidungen soll auch die Gesichtspunkte er-kennen lassen, von denen die Behörde bei der Ausübung ihres Ermessens ausge-gangen ist. Nur so ist nachprüfbar, ob das Ermessen pflichtgemäß und ohne Feh-ler ausgeübt wurde. Ein Ermessensfehler liegt vor, wenn die Behörde überhaupt kein Ermessen ausgeübt hat oder auch dann, wenn sie nicht alle nach Lage des Einzelfalls betroffenen Belange in ihre Ermessensentscheidung einbezogen hat, ihre Entscheidung also auf unzureichender Tatsachengrundlage getroffen hat. Zu-dem ist zu berücksichtigen, dass Verwaltungsvorschriften die Behörde nicht von ihrer Verpflichtung entbinden können, einen Spielraum für die Berücksichtigung der Besonderheiten atypischer Fälle zu lassen. Der vorliegenden Entscheidung der Prüfungsstelle ist nicht ausdrücklich zu entnehmen, ob der Prüfungsstelle überhaupt bewusst gewesen war, dass ihr ein Ermessensspielraum zustand. Zwar geht sie grundsätzlich davon aus, dass die Entscheidung über die Fristgewährung nach pflichtgemäßem Ermessen zu erfolgen hat, nimmt aber - ohne nähere Be-gründung – eine Ermessensbindung dahingehend an, dass bei Vorliegen eines der in der Mitteilung 7/87 genannten Regelfälle die Fristgewährung abzulehnen sei. Insoweit erscheinen die Ausführungen der Prüfungsstelle - auch unter Berück-sichtigung der Ausführungen in den vorangegangenen Bescheiden - widersprüch-lich.Dabei beschränkt sich die Prüfungsstelle auf lediglich formelhafte Ausführungen ohne ausdrücklich anzugeben, auf welchen Grund sie die Ablehnung der Fristge-währung tatsächlich stützt. Sie gibt lediglich zu erkennen, dass sie insoweit einen der sie ihrer Meinung nach bindenden Zurückweisungsgründe als gegeben an-sieht. Damit verstößt die Prüfungsstelle gegen die Verpflichtung, ihre Ermessens-entscheidung nachvollziehbar zu begründen (vgl. Schulte, PatG 8. Aufl., Einl. Rdn. 142 m. w. N.). Dabei gilt die Begründungspflicht auch für die vorliegende Ent-- 9 -scheidung über das Fristgesuch, da diese auf Beschwerde gegen die Endent-scheidung gerichtlich überprüfbar ist (vgl. Schulte, a. a. O. § 47 Rdn. 23). Die Be-gründung muss eine Nachprüfung durch die Beteiligten und durch das Gericht er-möglichen und daher alle entscheidungserheblichen tatsächlichen und rechtlichen Überlegungen, welche die Prüfungsstelle zu der getroffenen Entscheidung veran-lasst haben, erkennbar werden lassen und näher darlegen. Keine ausreichende Begründung liegt deshalb vor, wenn die Gründe sachlich inhaltslos sind, z. B. flos-kelhaften oder summarischen Charakter haben, oder nur den Gesetzestext wie-dergeben (vgl. Schulte a. a. O. § 47 Rdn. 19, 20 m. w. N.; st. Rspr. BGH zu § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG, vgl. etwa BGHZ 39, 333 - Warmpressen; GRUR 1992, 159 - Crackkatalysator II; Mitt. 2008, 219 - Durchflusszähler).Es lässt sich den Ausführungen insbesondere nicht entnehmen, dass die Prü-fungsstelle Feststellungen getroffen hätte, die eine Abwägung dahingehend er-möglichen konnten, einerseits den vorliegenden Sachverhalt nach Aktenlage und andererseits die möglichen Besonderheiten des Einzelfalls auf Seiten der Anmel-derin zu würdigen, um entscheiden zu können, ob gegebenenfalls eine weitere Fristgewährung zu rechtfertigen wäre.Es sprechen daher gewichtige Anhaltspunkte dafür, dass die Prüfungsstelle ihr Er-messen gar nicht ausgeübt hat. Im Fall der Anhängigkeit einer parallelen europäi-schen Patentanmeldung oder PCT-Anmeldung ist nämlich von einer großzügigen Behandlung von Fristgesuchen auszugehen, da der Anmelder in dem nationalen Patentanmeldeverfahren aus wirtschaftlichen und verfahrensökonomischen Grün-den in die Lage versetzt werden muss, durch wiederholte Fristgesuche zur Beant-wortung eines Prüfungsbescheids um jeweils 12 Monate das Prüfungsverfahren auch über einen längeren Zeitraum hinweg nicht zu betreiben. Erst ab dem Zeit-punkt der Erledigung der europäischen Patentanmeldung oder PCT-Anmeldung könne es dem Anmelder zugemutet werden, eine sachliche Erwiderung zum deut-schen Prüfungsbescheid zu geben (vgl. BPatG Mitt. 04, 18).- 10 -Aus der angegriffenen Entscheidung lassen sich keine Ermessenserwägungen oder Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass sich die Prüfungsstelle mit den hier wi-derstreitenden Interessen im Einzelfall in diesem Sinne auseinandergesetzt hätte, auch aus den Akten lassen sich keine Anhaltspunkte dafür feststellen, dass die Prüfungsstelle irgendwelche - eine Abwägungsentscheidung vorbereitende - Über-legungen angestellt hätte, um ihr Ermessen diesbezüglich ausüben zu können.d) Es ist damit ein fehlerhafter Ermessensnichtgebrauch anzunehmen, weil die Prüfungsstelle davon ausgegangen ist, bei Annahme eines Regelfalls nach der Mitteilung 7/87 zu einer einzelfallbezogenen Abwägung der widerstreitenden Be-lange nicht verpflichtet gewesen zu sein. Sie hat die in der Mitteilung genannten Fälle als bindend angesehen und sich demzufolge auch nicht mit den Interessen der Anmelderin auseinandergesetzt, denen in der Regel gegenüber den mögli-chen Interessen eines Dritten an einer zügigen Fortführung des Verfahrens ein hinreichendes Gewicht zukommt, um im Wege der Abwägung eine weitere Frist-verlängerung zu gewähren.2. Da das Gericht keine Ermessenserwägungen anstelle der Prüfungsstelle vor-nehmen kann, ist die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzu-verweisen, damit die Prüfungsstelle die notwendige Ermessensausübung unter Beachtung der oben genannten Interessenslage vornehmen kann.Bei der von der Prüfungsstelle vorzunehmenden Prüfung wird diese auch zu be-rücksichtigen haben, dass der Anmelderin rechtliches Gehör in ausreichendem Umfang zu gewähren ist. Dazu gehört auch, die Anmelderin über ein Aktenein-sichtsgesuch eines Dritten - falls dieses bei der Entscheidung eine Rolle spielt - im erforderlichen Umfang und unter Berücksichtigung möglicher schutzwürdiger Inte-ressen in Kenntnis zu setzen. Dabei wird der Antrag auf Akteneinsicht eines Drit-ten in der Regel nicht von der Akteneinsicht durch die Anmelderin ausgenommen sein. So ist die Offenbarung personenbezogener Informationen gegenüber dem Interesse auf Akteneinsicht hinzunehmen, wenn sie sich in der bloßen Namens-- 11 -nennung und des Antrags erschöpft und deshalb allenfalls in einem äußerst gerin-gen Umfang in das allgemeine Persönlichkeitsrecht eingreift (vgl. zum Aktenein-sichtsrecht im Nichtigkeitsverfahren BPatG 1 ZA (pat) 6/09 zu 1 Ni 8/09).3. Eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr gemäß § 80 Abs. 3 PatG ist dann veranlasst, wenn bei ordnungsgemäßer und angemessener Sachbehandlung der Erlass eines Zurückweisungsbeschlusses nicht in Betracht gekommen wäre und damit die Erhebung der Beschwerde sowie die Einzahlung der Beschwerdegebühr hätte vermieden werden können.Wenn ein Beschluss verfahrensfehlerhaft ergangen ist, liegt ein Grund vor, der ei-ne Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt (vgl. Schulte a. a. O., § 80 Rdn. 111).4. Da der Senat mit der Aufhebung des Beschlusses der Prüfungsstelle und Zu-rückverweisung der Sache dem im Interesse der Anmelderin ausgelegten Haupt-antrag gefolgt ist und über eine Patenterteilung wegen des fehlerhaften Prüfungs-verfahrens noch nicht zu entscheiden war, konnte die von der Anmelderin bean-tragte mündliche Verhandlung unterbleiben.Dr. Häußler Dr. Müller Zimmerer HartliebPü
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