BUNDESPATENTGERICHT 21 W (pat) 55/01 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 31. Oktober 2002 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 199 47 716.7-44 … hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 31. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzen-den Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt, des Richters Dipl.-Ing. Klosterhuber, der Richterin Dr. Franz sowie des Richters Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw BPatG 154 6.70 - 2 - beschlossen: Auf die Beschwerde der Anmelderin wird der Beschluss der Prü-fungsstelle für Klasse A 61 H des Deutschen Patent- und Marken-amts vom 16. Juli 2001 aufgehoben und die Sache aufgrund des in der mündlichen Verhandlung überreichten Anspruchs 1 an das Deutsche Patent- und Markenamt zur weiteren Prüfung zurückver-wiesen. G r ü n d e I. Die Patentanmeldung wurde am 05. Oktober 1999 unter der Bezeichnung „Verfah-ren und Gerät zur qualitativen und quantitativen Bewertung von Akupunkturpunk-ten“ beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht. Die Offenlegung erfolgte am 28. Juni 2001. Die Prüfungsstelle für Klasse A 61 H hat mit Beschluss vom 16. Juli 2001 die An-meldung zurückgewiesen, weil nicht klar sei, was genau unter Schutz gestellt wer-den solle bzw. sinngemäß die Erfindung nicht so deutlich und ausführlich offenbart sei, dass ein Fachmann sie ausführen könnte. Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmelderin. In der mündlichen Verhandlung hat die Anmelderin nach Erörterung der Sach- und Rechtslage einen neuen Patentanspruch 1 vorgelegt. Dieser Patentanspruch 1 lautet: - 3 - "Gerät zur Messung körpereigener Potentialdifferenzen und/oder vom Körper hervorgerufener Ströme zwischen einem Abschnitt der Körperoberfläche und einem davon entfernten Punkt der Körper-oberfläche, ohne externe Spannungsquelle, bestehend aus einer Meß- und einer Bezugselektrode, die miteinander über Span-nungsmeß- und/oder Strommeßvorrichtungen leitend verbunden sind, dadurch gekennzeichnet, daß die Meßelektrode 21 eine aus dotier-tem Siliziummaterial bestehende Elektrode ist." Dem Anmeldungsgegenstand liegt die Aufgabe zugrunde, das Gerät nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 so weiterzubilden, dass der Einsatz eines elektrolyt-haltigen wässrigen Mediums entfallen kann und das sich durch einfache Bedien-barkeit und risikolose Anwendung auszeichnet. Die Anmelderin ist der Auffassung, dass der Anspruchs 1 eine ausführbare, hin-reichend deutlich und vollständig offenbarte technische Lehre enthält. Die Anmelderin stellt den Antrag, den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Sache aufgrund des in der mündlichen Verhandlung überreichten Anspruchs 1 an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen. II. Die Beschwerde der Anmelderin ist zulässig und begründet. Zum einen greift der Zurückweisungsgrund, dass die Erfindung nicht so deutlich und ausführlich offen-bart ist, dass ein Fachmann sie ausführen kann, nach Auffassung des Senats nicht durch. Zum anderen ist das im Beschwerdeverfahren geänderte Patentbe-- 4 - gehren vom Deutschen Patent- und Markenamt noch nicht ausreichend geprüft worden (PatG § 79 Abs. 3, Satz 1 Nr. 3). Der Patentanspruch 1 ist formal zulässig, denn sein Inhalt ist in den ursprüngli-chen Unterlagen offenbart. Er ist aus dem ursprünglichen Anspruch 1 durch Strei-chung der Angabe „qualitativen und quantitativen Bewertung von Akupunktur-punkten durch“ hervorgegangen. Der Zurückweisungsgrund der fehlenden deutlichen und vollständigen Offenba-rung ist durch die überzeugenden Ausführungen der Anmelderin in der mündli-chen Verhandlung ausgeräumt. Der Gegenstand des Anspruchs 1 gibt dem Durchschnittsfachmann, der hier ein in der Entwicklung von elektrischen Diagnose- und Behandlungsgeräten tätiger Dip-lom-Physiker ist, eine vollständige Lehre zum technischen Handeln. Entgegen der Auffassung der Prüfungsstelle vermag der Durchschnittsfachmann dem Anspruch 1 in Verbindung mit der Beschreibung die Angaben entnehmen, die erforderlich sind, um den Gegenstand des Anspruchs 1 zu realisieren, also als Messelektrode eine aus dotiertem Siliziummaterial bestehende Elektrode einzusetzen. Ausgangspunkt für den Anmeldungsgegenstand ist die problematische Verwen-dung von Metallelektroden zur Messung der an der Hautoberfläche auftretenden Spannungen. Denn bei der Spannungsmessung mit Metallelektroden kommt es zur Ausbildung einer elektrochemischen Spannungsreihe, die Auswirkungen auf die Messgenauigkeit hat. Um dieses Problem zu vermindern, werden im Stand der Technik Elektrolyte zwischen die Elektroden und die Haut gebracht. Das ist im praktischen Einsatz jedoch umständlich und führt außerdem zu Korrosionsproble-men. Dementsprechend ist der Anmeldungsgegenstand darauf ausgerichtet, dass der Einsatz eines elektrolythaltigen wässrigen Mediums entfallen kann (vergleiche Offenlegungsschrift Spalte 3, Zeilen 12 bis 16). - 5 - Die Anmelderin wies in der mündlichen Verhandlung darauf hin, dass an der Hautoberfläche körpereigene Potentialdifferenzen von wenigen Millivolt auftreten. Dies ist in der Beschreibung auch so dargelegt (Offenlegungsschrift Spalte 2, Zei-len 42 bis 52), wobei dort auch ausgeführt ist, dass durch diese zwischen einem Akupunkturpunkt und der Haut an einem Bezugsareal bestehenden Potentialdiffe-renzen Ströme mit Stromstärken im Bereich von 1 bis 1000 nA hervorgerufen werden. Der Fachmann entnimmt also der Beschreibung, dass er zur Lösung sei-nes Problems sein Augenmerk auf die Messung von Spannungen im mV-Bereich bzw. von Stromstärken im Bereich von 1 bis 1000 nA richten muss, und es ist ihm aufgrund seines Wissens und Könnens insbesondere auf dem Gebiet der elektri-schen Messtechnik klar, wie er bei der Messung solcher Größen vorzugehen hat, ohne dass er dazu genaue Messwerte kennen muss. Wenn die Prüfungsstelle in dem Bescheid vom 26. April 2000, aus dessen Grün-den die Anmeldung zurückgewiesen worden ist, auf Seite 2 im 6. Absatz zur Be-gründung, warum der Anmeldungsgegenstand nicht ausführbar sei, darlegt, dass nirgends mitgeteilt werde, welche Leitfähigkeit für die Messung für ausreichend gehalten wird und welche Leitfähigkeit die eingesetzte Elektrode zeigt, so ist das im Hinblick auf die Schwierigkeiten bei der Messung des Hautwiderstandes zu-nächst durchaus zutreffend und nachvollziehbar (vgl. den genannten Bescheid auf Seite 2, Absatz 5). Auf den genauen Wert der Leitfähigkeit der Elektrode kommt es, wie die Anmelderin deutlich machen konnte, jedoch nicht an. Denn aufgrund der geringen Stromstärken spielt der spezifische Widerstand des dotierten Silizi-ummaterials keine Rolle. Wichtig ist nur, dass durch die Dotierung eine gewisse Leitfähigkeit zustande kommt, gleich, welcher Art die Dotierung ist. Damit ist dem Durchschnittsfachmann ein Material benannt, das zur Realisierung der Erfindung grundsätzlich geeignet ist. Er muss nur noch daran gehen, ein dotiertes Silizium-material herauszufinden, dass zur Messung von Spannungen im mv-Bereich und von Strömen im nA-Bereich geeignete Leitfähigkeit besitzt. - 6 - Dabei spielen auch die Hautfeuchtigkeit und der Druck, mit der die Elektrode auf die Haut angedrückt wird, nach den Ausführungen der Anmelderin keine Rolle, da keine Hautwiderstandsmessung durchgeführt wird, sondern Potentialmessungen bei geringen Stromstärken erfolgen. Es kann damit nach der Überzeugung des Senats nicht davon ausgegangen wer-den, dass für den eingangs definierten Durchschnittsfachmann die Lehre des An-spruchs 1 zumindest unter Hinzunahme der Beschreibung und der Durchführung einiger zumutbarer Versuche nicht ausführbar sein soll. Denn dabei genügt es, wenn dem Fachmann die entscheidende Richtung angegeben wird, in der er ohne Aufwendung eigener erfinderischer Tätigkeit mit Erfolg weiterarbeiten und die günstigste Lösung auffinden kann, wobei auch die Notwendigkeit weiterer Versu-che nicht schadet, sofern diese das übliche Maß nicht übersteigen und keine er-finderischen Überlegungen erfordern (vgl. BGH GRUR 68, 311, 313 Garmachver-fahren, BGH GRUR 67, 56, 57. II. 3.f Gasheizplatte). Das Gerät nach Anspruch 1 ist gegenüber den bisher in Betracht gezogenen von der Anmelderin in der Beschreibungseinleitung selbst genannten Entgegenhaltun-gen neu und beruht demgegenüber auch auf erfinderischer Tätigkeit. Es ist neu, denn ein Gerät zur Messung körpereigener Potentialdifferenzen und/oder vom Körper hervorgerufener Ströme mit sämtlichen in diesem Anspruch angegebenen Merkmalen ist in keiner der zum Stand der Technik aufgeführten Entgegenhaltungen beschrieben. So weist keines der diesen Entgegenhaltungen entnehmbaren Geräte eine aus dotiertem Siliziummaterial bestehende Messelekt-rode auf. Das Gerät beruht auch auf erfinderischer Tätigkeit, denn es ist nicht ersichtlich, was den Durchschnittsfachmann hätte veranlassen können, zum Beispiel bei dem aus der DE 299 02 216 U1 bekannten Gerät von den dort verwendeten Elektroden zweiter Art (vgl. den dortigen Anspruch 1), die beispielsweise Silber-Silberchlorid-- 7 - Elektroden sein können (Seite 5, Zeilen 13 bis 17), bei denen zwischen Elektro-denfläche und Haut ein elektrolythaltiges wässriges Medium eingebracht wird (Seite 5, Zeilen 19 bis 24) abzugehen und statt dessen zu Elektroden überzuge-hen, die aus einem dotierten Siliziummaterial bestehen und auf den Einsatz des elektrolythaltigen Mediums zu verzichten. Auch die übrigen Entgegenhaltungen, die von der Anmelderin noch genannt worden sind (DE 30 48 358; DE 197 17 337; DE 197 17 766; American Journal of Acupuncture, Band 18, Nr. 1, 1990 Seite 15 bis 24) geben hierzu keine Anregung, denn dort gibt es nicht den geringsten Hinweis auf die Verwendung von dotiertem Siliziummaterial. Da einerseits die bisherige Prüfung der Anmeldung von der zwischenzeitlich be-hobenen mangelnden Offenbarung geleitet wurde und andererseits der Senat Kenntnis von der Verwendung von dotierten Siliziummaterialien im Bereich der potentiometrischen bzw. voltametrischen Sensoren hat, beispielsweise in Form von ionenselektiven Feldeffekttransistoren, ist nicht auszuschließen, dass bei ei-ner Recherche bezüglich der Merkmale des geltenden Anspruchs 1 noch rele-vanter Stand der Technik ermittelt wird. Deshalb war, wie beantragt, die Zurück-verweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zu beschließen. Angesichts der Notwendigkeit einer weiteren Prüfung wurde von einer Überarbei-tung der Unterlagen abgesehen. Dr. Winterfeldt Klosterhuber Dr. Franz Dr. Maksymiw Pr
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