21 W (pat) 68/04  - 21. Senat (Techn.Beschw.)

BPatG 154 08.05 BUNDESPATENTGERICHT _______________ (Aktenzeichen) 26. Juli 2007 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache betreffend die Patentanmeldung 198 61 320.2-55 21 W (pat) 68/04 Verkündet am … hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf-grund der mündlichen Verhandlung vom 26. Juli 2007 unter Mitwirkung des Vorsit-zenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Winterfeldt sowie der Richter - 2 - Häußler, Dipl.-Ing. Bernhart und des Richters am Oberlandesge-cht Karcher Dipl.-Phys. Dr.ri- 3 - beschlossen: Die Anmeldung wird unter Aufhebung des Beschlusses der Prü-utschen Patent- und Markenamts für Klas-se H 03 H vom 5. August 2004 auf der Basis eines Anspruchs 1, I atentanmeldung 198 61 320 mit der Bezeichnung "Verfahren zur Blutproben-ahme und Analyse" ist am 22. April 2004 von der am 1. Dezember 1998 einge-reichten erikani-schen Anmeldung mit dem Aktenzeichen US 08/985 307 vom 4. Dezember 1997 in Anspruch genommen worden ist, abgeteilt worden. Die Prüfungsstelle für Klas-se H 03 e die Teilanmeldung durch Beschluss vom 5. August 2004 zurückgewiesen. Zur Begründung ist in der Entscheidung ausgeführt, der dem Patentanspruch 23 der Sta ng sei auf ein chiru Abs. 2 PatG als nicht gewerblich anwendbar. Der Patentanspruch 1 und die auf ihn rück-bezogenen Unteransprüche seien aus diesem Grunde nicht gewährbar. Gegen den v elderin. Sie vertritt d spruch 1 beanspruchte Verfahren zur Blutprobennahme keine chirurgische Behandlung des menschlichen fungsstelle des Deder die Merkmale der Ansprüche 1 - 3 der Anmeldung vom 22. April 2004 umfasst, an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen. G r ü n d e Die Pn Stammanmeldung 198 55 465, für welche die Priorität der am H d s Deutschen Patent- und Markenamts hatmmanmeldung entsprechende Patentanspruch 1 der Teilanmeldurgisches Verfahren gerichtet. Ein solches gelte gemäß § 5 orgenannten Beschluss richtet sich die Beschwerde der Anmie Auffassung, dass durch das im Patentan - 4 - Körpers l durch § 5 Abs. 2 Pa z ausgenommenen Verfahren. die Anmeldung unter Aufhebung des Beschlusses der Prüfungs-vom ruchs 1, der die erkmale der Ansprüche 1 - 3 der Anmeldung vom 22. April 2004 weise Der mit Glied 04 lau-tet: M2 Bereitstellen einer Stechvorrichtung (166), ist, aufweist; M5 Treiben der Lanzette (106), um die Lanzettenspitze (122) erfo ge. Der Anmeldungsgegenstand falle deshalb nicht unter dietG vom Patentschut Die Anmelderin beantragt, stelle des Deutschen Patent- und Markenamts für Klasse H 03 H 5. August 2004 auf der Basis eines AnspMumfasst, an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuver-n. erungspunkten versehene Patentanspruch 1 vom 22. April 20 M1 Verfahren zur Blutprobennahme von der Haut eines Patien-ten, mit folgenden Merkmalen: M3 die eine entfernbare Kassette (100) aufweist, M4 wobei die Kassette (100) eine Lanzette (106) mit einer Lan-zettenspitze (122), die in der Kassette (100) abgeschirmt aus der Kassette (100) auszufahren, so dass die Lanzet-te (106) die Haut sticht, um Blut zu erhalten; - 5 - M6 und Übertragen von Blut, das von der Haut erhalten wird, in die Kassette (100). An diesen Patentanspruch schließen sich antragsgemäß die Patentansprüche 2 und 3 vom 22. April 2004 an, so dass das beanspruchte Verfahren M7 ferner den Schritt des Einsetzens der Kassette (100) in einen Träger der Stechvorrichtung (500) aufweist, eine neue Kassette (100) von dem Behälter (150) übertragen . Die Beschwerde hat auch insoweit Er-lg, als sie zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses und zur Zurückver- M8 und ferner den Schritt des Haltens eines Behälters (100) zum Lagern neuer Kassetten (100) in dem Träger aufweist, wobei werden kann, um zum Stechen der Haut in den Träger ein-gesetzt zu werden. Hinsichtlich der verbleibenden Unteransprüche 4 bis 10 sowie hinsichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen. II Die Beschwerde ist zulässig, insbesondere ist sie statthaft sowie form- und fristge-recht eingelegt (§ 73 Abs. 1 und 2 PatG)foweisung an das Patentamt (§ 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 PatG) führt. 1) Patentfähigkeit a) Der geltende Patentanspruch 1 ist zulässig, denn er umfasst die Merkmale der Patentansprüche 1 bis 3 der vorliegenden Anmeldung, welche ihrerseits den ur-sprünglich eingereichten Patentansprüchen 23 bis 25 der Stammanmeldung ent- - 6 - sprechen. Die geltenden Unteransprüche gehen auf die Patentansprüche 26 bis 32 der Stammanmeldung zurück und sind deshalb ebenfalls zulässig. b) Die vorliegende Anmeldung betrifft Techniken zum Erhalten und Analysieren ) Der hier zuständige Fachmann ist ein mit der Entwicklung von Verfahren und eldung sei auf ein chirurgisches Verfahren ge-chtet, welches gemäß § 5 Abs. 2 PatG vom Patentschutz ausgenommen sei, ver-rpers eingreift (vgl. hierzu Benkard, Patentgesetz, 10. Auflage, § 5, Rdn. 24). Der Haupt-zweck des chirurgischen Eingriffs ist dabei in jedem Falle die Heilung von Krank-von Blutproben und insbesondere Systeme, die ein Benutzer bequem selbst an-wenden kann, um sich Blut zur Analyse selbst zu entnehmen (Beschreibung Sei-te 1, 1. Absatz). c) Dem Anmeldungsgegenstand liegt die Aufgabe zugrunde, ein Konzept für die Blutprobennahme zu schaffen, das genau ist und zugleich eine hohe Bedienen (soll heißen: einen hohen Bedienkomfort) hat (Beschreibung Seite 7, 2. Absatz). dVorrichtungen zur Blutprobennahme befasster, berufserfahrener Medizintechniker. e) Das gemäß geltendem Patentanspruch 1 beanspruchte Verfahren zur Blutpro-bennahme von der Haut eines Patienten ist gewerblich anwendbar. Der im Zurückweisungsbeschluss (vgl. Seite 2, 1. Absatz) geäußerten Auffassung des Prüfers, die vorliegende Anmrimag sich der Senat nicht anzuschließen. Unter chirurgischen Verfahren im Sinne des § 5 Abs. 2 PatG sind manuelle Be-handlungen wie beispielsweise das Einrenken gebrochener Knochen oder ver-renkter Glieder sowie instrumentelle Eingriffe in den lebenden Körper von Mensch oder Tier zu verstehen, wobei sich die moderne Chirurgie jedoch nicht mehr auf Eingriffe mit dem Skalpell beschränkt, sondern auch mit Lasern, Strahlen oder hochfrequenten Strömen in die Organe des menschlichen oder tierischen Kö - 7 - heiten oder Verletzungen, die Verminderung gesundheitlicher Störungen, die Lin-derung von Gebrechen und die Beseitigung oder Korrektur körperlicher Fehler (Mitt. 89, 148 – "Patentfähigkeit"). Die Entnahme einer Blutprobe vom Körper eines Patienten mag nun zwar poten-tiell für den besagten Zweck geeignet sein, indem beispielsweise die anhand der Blutprobe gewonnenen Erkenntnisse im weiteren Verlauf der Behandlung für Heil-zwecke herangezogen werden. Dem Eingriff an sich fehlt nach Überzeugung des enats jedoch – ebenso wie etwa dem Stechen von Ohrlöchern, dem Verabrei-(vgl. die Figuren 1 und 7 sowie die Beschreibung Seite 5, eile 13 bis Seite 7, Zeile 13) ist ein Verfahren zur Blutprobennahme als bekannt chnik gemäß Druckschrift D1 ersichtlich nicht vorgesehen. Der Ge-genstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist somit neu gegenüber der D1. Schen von Injektionen oder dem Tätowieren – eine gewisse Erheblichkeit, um als chirurgisch eingestuft und damit vom Patentschutz ausgenommen zu werden (vgl. hierzu Schulte, Patentgesetz, 7. Auflage, § 5, Rdn. 29, Ziffer 7, m. w. N.). f) Eine Recherche ist in der vorliegenden Teilanmeldung bislang nicht durchge-führt worden. Allerdings wird in der zwischenzeitlich erteilten Stammanmeldung 198 55 465 auf die beiden Entgegenhaltungen D1: WO 93/09723 A1 und D2: WO 93/00044 A1 verwiesen. Das Verfahren gemäß dem geltenden Patentan-spruch 1 ist gegenüber diesem Stand der Technik – wie der Senat im Zuge der Amtsermittlung überprüft hat – neu und beruht auch auf einer erfinderischen Tätig-keit des zuständigen Fachmanns. α) Der Druckschrift D1 Zzu entnehmen, von dem sich der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 zumindest durch das Merkmal M3 unterscheidet, wonach die anmeldungsgemäß verwendete Stechvorrichtung eine entfernbare Kassette aufweisen soll. Eine ent-fernbare Kassette gemäß dem sinnvoll verstandenen Patentanspruch 1 ist beim Stand der Te - 8 - Diese Druckschrift vermag dem Fachmann auch keinerlei Anregung dahingehend zu vermitteln, die bekannte Stechvorrichtung (lancet device) mit einer entfernbaren Kassette auszustatten. Denn soweit beim Stand der Technik überhaupt von einer assette im Sinne des geltenden Patentanspruchs 1 die Rede sein kann, handelt r Stechvorrichtung umgesteckt orden ist – während der Übergabe des vom Aufnahmeteil gesammelten Blutes ) Zurückverweisung Aus dem vom Senat in B Stand der Technik gemäß den Druck-schriften D1 und D2 erge n zuständigen Fachmann keine Hin-weise auf die Ausgestaltung eines Verfahrens zur Blutprobennahme von der Haut eines Patienten mit sä eltenden Patentanspruch 1 aufgeführten erkmalen. Kes sich dort um einen integralen Bestandteil (body 42, base 14) der bekannten Stechvorrichtung, dessen Entfernung zu deren vollständiger Demontage führen würde. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 wird dem zuständigen Fachmann somit durch die D1 auch nicht nahegelegt. β) Die Entgegenhaltung D2 (vgl. die Figuren 1 bis 3 und die Beschreibung Seite 3, Zeile 24 bis Seite 5, Spalte 9) geht über den Offenbarungsgehalt der D1 nicht hin-aus. Zwar lehrt die D2, die bekannte Stechvorrichtung (blood sampler) mit einer Kappe (cap bzw. cover 11) auszustatten, die bei der Blutprobennahme das bürs-tenförmige Blutaufnahmeteil (sample collector bzw. tongues 10) umgibt und die - nachdem sie auf das gegenüber liegende Ende dewan ein Messgerät (sensor or indicator 16) die Nadel (needle 8) schützt. Eine ent-fernbare Kassette gemäß dem sinnvoll verstandenen Merkmal M3 des geltenden Patentanspruchs 1 ist aus der D2 jedoch nicht bekannt und wird dem Fachmann durch diesen Stand der Technik auch nicht nahegelegt. 2 etracht gezogenenben sich somit für demtlichen, im gM - 9 - Infolge dessen lässt sich weder mit angeblich fehlender gewerblicher Anwendbar-keit, noch mit diesem Stand der Technik eine Zurückweisung der Anmeldung be-gründen. Das Verfahren ist jedoch noch nicht zur Entscheidung reif und die Anmeldung zur weiteren Prüfung an das Patentamt zurückzuverweisen. § 79 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG bestimmt, dass das Patentgericht die angefochtene Entscheidung aufheben kann, ohne in der Sache selbst zu entscheiden, wenn die Gründe, die der ange-fochtenen Entscheidung zugrunde liegen, beseitigt werden und eine neue Sach-prüfung erforderlich ist. Danach kann die Anmeldung an das Patentamt zurückver-wiesen werden, wenn die Patentfähigkeit noch nicht oder nicht ausreichend Ge-genstand der Prüfung war (vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Auflage, § 79, Rdn. 64 und 65; Schulte, Patentgesetz, 7. Auflage, § 79, Rdn. 19 bis 21, jeweils m. w. N.). Dies ist hier der Fall, da eine Recherche, wie bereits erwähnt, in der vorliegenden Teilanmeldung noch nicht durchgeführt worden ist. Es ist nicht auszuschließen, dass bei der somit erforderlichen Recherche bezüg-lich des geltenden Patentanspruchs 1 entscheidungserheblicher Stand der Tech-nik ermittelt wird. Aus diesem Grunde war der angefochtene Beschluss aufzuhe-ben und die Anmeldung an das Patentamt zurückzuverweisen. Dr. Winterfeldt Richter Karcher ist urlaubsbedingt verhindert, den Beschluss zu unter- schreiben. Dr. Winterfeldt Dr. Häußler Bernhart Pü

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