23 W (pat) 308/03  - 23. Senat (Techn.Beschw.)

BUNDESPATENTGERICHT 23 W (pat) 308/03 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 20. Januar 2005 … B E S C H L U S S In der Einspruchssache … betreffend das Patent 198 56 493 BPatG 154 6.70 - 2 - hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 20. Januar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzen-den Richters Dipl.-Phys. Dr. Tauchert sowie die Richter Dipl.-Phys. Dr. Gottschalk, Knoll und Dipl.-Phys. Dr. Häußler beschlossen: Das Patent 198 56 493 wird widerrufen. G r ü n d e I. Die Prüfungsstelle für Klasse G01D des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf die am 8. Dezember 1998 eingegangene Patentanmeldung das am 7. November 2002 veröffentlichte Patent (Streitpatent) mit der Bezeichnung „Flä-chenhaftes Sensorelement und Dichtring mit einem Sensorelement“ erteilt. Mit Schriftsatz vom 5. Februar 2003, beim Patentamt eingegangenen am nächsten Tag, hat die Einsprechende Einspruch erhoben und beantragt, das Patent zumin-dest teilweise zu widerrufen. Zur Begründung der als Widerrufsgrund geltend gemachten mangelnden Patentfähigkeit hat sie zum Stand der Technik die Doku-mente - japanische Offenlegungsschrift 6-186054 mit englischsprachigem Patent Abstract of Japan und englischsprachiger Computerübersetzung Druck-schrift D1), - Prospekt „Kunststoffgebundene Dauermagnete“ der Firma MAX BAERMANN GmbH, Wulfshof, Bergisch Gladbach, mit dem Druckvermerk T 1090 (Druckschrift D2) und - 3 - - Prospekt „Magnetisches Längenmeßsystem INKREMENTAL ML-I“ der Firma SIKO GmbH DR.-ING G. WANDERS, 79195 Kirchzarten, mit dem Druckvermerk 4/97 (Druckschrift D3) genannt und geltend gemacht, daß der Fachmann ausgehend von der Druck-schrift D1 in Kombination mit der Druckschrift D2 und/oder der Druckschrift D3 in naheliegender Weise zum Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 des Streitpatents gelange. Auch sei das Merkmal des erteilten Patentanspruchs 2 durch die Druckschriften D1 und D2 nahegelegt. Zum Stand der Technik sind im Prüfungsverfahren zudem die Dokumente - europäische Offenlegungsschrift 0 372 136 (Druckschrift D4) und - US-Patentschrift 4 644 101 (Druckschrift D5) in Betracht gezogen worden. Die Patentinhaberin ist dem Einspruchsvorbringen mit Schriftsatz vom 12. September 2003 entgegengetreten und hat beantragt, unter Zurückweisung des Einspruchs das erteilte deutsche Patent 198 56 493 in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten; hilfsweise unter Zurückweisung des Einspruchs das Patent auf der Grundlage der Ansprüche 3 bis 5 in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten. Zur mündlichen Verhandlung vom 20. Januar 2005 ist für die ordnungsgemäß ge-ladene Patentinhaberin niemand erschienen. Die Einsprechende hat in der mündlichen Verhandlung beantragt, das Patent zu widerrufen. - 4 - Die erteilten nebengeordneten Patentansprüche 1 und 3 lauten: „1.Flächenhaftes Sensorelement, bestehend aus einem Sensorkör-per (1) aus polymerem Werkstoff, in den magnetisierbare Partikel über den ganzen Querschnitt gleichmäßig verteilt eingebettet sind, dadurch gekennzeichnet, daß der Sensorkörper (1) eine Dicke (D) von mindestens 0,5 mm hat, daß der Sensorkörper (1) biegbar ist, daß der Sensorkörper (1) Enden (2, 3) aufweist und daß der Sen-sorkörper (1) unter gegenseitiger Verbindung seiner Enden (2, 3) zu einem Ring geformt ist. 3. Dichtring mit einem Sensorkörper (1) aus polymerem Werkstoff zur Erfassung von Relativverdrehungen, wobei in den Sensorkörper (1) magnetisierbare Partikel über den ganzen Querschnitt gleich-mäßig verteilt eingebettet sind und wobei der Sensorkörper (1) in eingerollter Form vorliegt und wobei der Sensorkörper (1) eine Dicke (D) von mindestens 0,5 mm hat.“ Hinsichtlich der erteilten Unteransprüche 2, 4 und 5 wird auf die Streitpatentschrift und wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen. II. Die Zuständigkeit des Bundespatentgerichts für die Entscheidung über den Ein-spruch ergibt sich aus § 147 Abs 3 Satz 1 Nr 1 PatG. Danach ist nicht das Patent-amt, sondern das Patentgericht zuständig, wenn - wie im vorliegenden Fall - die Einspruchsfrist nach dem 1. Januar 2002 zu laufen begonnen hat und der Ein-spruch vor dem 1. Januar 2005 eingelegt worden ist. - 5 - III. Wer - wie vorliegend die Patentinhaberin - zur mündlichen Verhandlung freiwillig nicht erscheint, begibt sich seines Rechts auf rechtliches Gehör. Er muß daher auch mit einer bis dahin nicht erörterten Entscheidungsgrundlage - hier dem Wi-derrufsgrund der unzulässigen Erweiterung - rechnen (vgl. hierzu Schulte, PatG, 7. Auflage, Einleitung Rdn 233 und 234). IV. Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist zulässig. Er ist auch begründet; denn nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung ist das flächenhafte Sen-sorelement nach dem erteilten Patentanspruch 1 nicht patentfähig (Hauptantrag) und der erteilte nebengeordnete Patentanspruch 3 unzulässig erweitert (Haupt- und Hilfsantrag). 1. Zulässigkeit des Einspruch Gegen die Zulässigkeit des Einspruchs bestehen insofern keine Bedenken, als die Einsprechende innerhalb der Einspruchsfrist zur Substantiierung des geltend ge-machten Widerrufsgrundes der mangelnden Patentfähigkeit zur gesamten Lehre des erteilten Patentanspruchs 1 anhand des Standes der Technik nach den vorge-nannten Druckschriften D1 bis D3 die Tatsachen im einzelnen angegeben hat, aus denen sich ergeben soll, daß das Patent zu widerrufen ist (vgl. hierzu BGH BlPMZ 1988, 250, Leitsatz 2, 251, liSp, Abs 1 - „Epoxidation“; Schulte PatG 7. Auflage § 59 Rdn 77 bis 82; Mitt 2004, 18, Leitsatz - „Automatisches Fahrzeuggetriebe“). Im übrigen wird die Zulässigkeit des Einspruchs auch seitens der Patentinhaberin nicht in Frage gestellt. - 6 - 2. Hauptantrag a) Zulässigkeit der Patentansprüche Im Einspruchsverfahren ist die Zulässigkeit der Patentansprüche von Amts wegen auch dann zu überprüfen, wenn die Einsprechende - wie vorliegend - den Wider-rufsgrund der unzulässigen Erweiterung nicht geltend gemacht hat (vgl. BGH Mitt 1995, 243, Leitsatz 2 - "Aluminium-Trihydroxid"). Im vorliegenden Fall kann jedoch dahinstehen, ob die gemäß Hauptantrag vertei-digten erteilten Patentansprüche 1 bis 5 zulässig sind, denn der Einspruch hat insoweit jedenfalls deshalb Erfolg, weil sich der Gegenstand des erteilten Patent-anspruchs 1 mangels erfinderischer Tätigkeit als nicht patentfähig erweist (vgl. hierzu BGH GRUR 1991, 120, 121 liSp Abs 3 - „Elastische Bandage“). b) Patentgegenstand Nach den Angaben in der Streitpatentschrift (vgl. Absätze [0001]und [0002]) wird im Oberbegriff des erteilten Patentanspruchs 1 ersichtlich von bekannten Magnet-bändern als gattungsgemäßem Stand der Technik ausgegangen, wobei von der Patentinhaberin als nachteilig angesehen wird, daß solche Magnetbänder auf fremde Magnetfelder äußerst empfindlich mit einem Verlust an Daten schon bei geringfügigen Störungen des Magnetfeldes reagieren, so daß ihre Anwendungs-möglichkeiten begrenzt sind. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatentgegenstand als technisches Pro-blem die Aufgabe zugrunde, ein solches - gattungsgemäßes - Sensorelement der-art weiterzuentwickeln, daß bei verbesserter Robustheit gegen fremde Magnetfel-der eine unmittelbare Verwendung in Verbindung mit Maschinenbauteilen möglich ist. Darüber hinaus soll ein Dichtring geschaffen werden, welcher mit einem Sen-sorelement versehen ist (vgl. Absatz [0005] der Streitpatentschrift). - 7 - Diese Aufgabe wird hinsichtlich des Sensorelements mit den Merkmalen nach dem kennzeichnenden Teil des erteilten Patentanspruchs 1 bzw. hinsichtlich des Dichtrings mit einem Sensorkörper mit den Merkmalen des nebengeordneten er-teilten Patentanspruchs 3 gelöst. Denn dadurch, daß der Sensorkörper (1) gemäß dem kennzeichnenden Teil des erteilten Patentanspruchs 1 eine Dicke von mindestens 0,5 mm hat, zeichnet er sich in mechanischer und elektromagnetischer Hinsicht durch eine außerordentli-che Robustheit aus, was es gestattet, ihn unmittelbar an Maschinenteilen anzu-bringen und z.B. zur Anzeige der Geschwindigkeit und Richtung eines bewegli-chen Maschinenteils, insbesondere zum Detektieren der Drehgeschwindigkeit einer Welle oder eines Rades, zu verwenden (vgl. Absatz [0007] der Streitpatent-schrift). Dadurch, daß der Sensorkörper (1) biegbar ist - durch Begrenzung seiner Dicke auf maximal 3 mm -, ist er unter gegenseitiger Verbindung seiner Enden (2, 3) zu einem Ring formbar (vgl. Absatz [0008] der Streitpatentschrift). Auf diese Weise kann das Sensorelement durch mechanische oder thermische Nachbear-beitung problemlos an die besonderen Gegebenheiten des jeweiligen Anwen-dungsfalles angepaßt werden, ohne daß dabei spezielle Werkzeuge und Ferti-gungseinrichtungen erforderlich sind (vgl. die Absätze [0009] und [0012] der Streitpatentschrift). Ein solches flächenhaftes Sensorelement mit eingerolltem Sensorkörper (1) findet gemäß dem nebengeordneten erteilten Patentanspruch 3 bei einem Dichtring zur Erfassung von Relativdrehungen einer Welle Anwendung (vgl. auch Absatz [0012] der Streitpatentschrift). - 8 - c) Patentfähigkeit α) Patentanspruch 1 Das flächenhafte Sensorelement nach dem erteilten Patentanspruch 1 ist zwar neu und auch gewerblich anwendbar; jedoch beruht es gegenüber dem Stand der Technik nach den Druckschriften D1, D2 und D3 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit des zuständigen Durchschnittsfachmanns, der hier als ein mit der Ent-wicklung und Herstellung von - insbesondere flächenhaften - Sensorelementen befaßter, berufserfahrener Physiker oder Elektroingenieur mit Fachhochschulaus-bildung zu definieren ist. Die Druckschrift D1 offenbart nämlich ein flächenhaftes Sensorelement (rotary en-coder, magnetometric sensor, vgl. die Absätze [0002], [0003], [0016], [0017] und [0021] der englischsprachigen Übersetzung zu den Figuren 1, 6A und 6B), das auch bereits folgende Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 aufweist: - der Sensorkörper besteht aus magnetisierbarem Material (magnetic-recor-ding medium, vgl. den Abschnitt [0017] der englischsprachigen Überset-zung), - der Sensorkörper hat eine Dicke von mehr als 0,5 mm (z.B. 1 bis 2 mm, vgl. den Absatz [0020] der englischsprachigen Übersetzung), - der Sensorkörper ist biegbar (bending, vgl. die Absätze [0020] und [0021] der englischsprachigen Übersetzung zu den Figuren 5, 6A und 6B), - der Sensorkörper weist zwei Enden auf (vgl. den Absatz [0021] der englischsprachigen Übersetzung zu den Figuren 5 und 6A) und - der Sensorkörper ist unter gegenseitiger Verbindung seiner Enden zu ei-nem Ring geformt (vgl. den Absatz [0021] der englischsprachigen Überset-zung zu den Figuren 5, 6A und 6B). - 9 - Demnach unterscheidet sich der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 von diesem bekannten flächenhaften Sensorelement nach der Druckschrift D1 nur noch dadurch, daß bei ihm - der Sensorkörper aus polymerem Werkstoff besteht, in den magnetisierbare Partikel über den ganzen Querschnitt gleichmäßig verteilt eingebettet sind. Denn die Druckschrift D1 läßt den Aufbau des Sensorkörpers im wesentlichen offen (vgl. die Ansprüche 1 bis 3 iVm Absatz [0016]). D.h. sie überläßt es letztlich dem Fachmann, sich beim Stand der Technik nach einem geeigneten Material für den Sensorkörper umzusehen, das die Vorgaben der Druckschrift D1 erfüllt. Aus der Druckschrift D2 ist aber ein flächiges magnetisierbares Material in Form von Magnetbändern bzw. -folien bekannt (vgl. Seite 4, Stichwort „Tromaflex“), das aus einer Mischung von hochkoerzitiven Magnetpulvern mit verschiedenen flexi-blen Kunststoffen besteht (vgl. Seite 17, linke Spalte, Absatz 1), eine Dicke von mindestens 0,5 mm - beispielweise 0,5 bis 3 mm - aufweist (vgl. die Diagramme auf Seite 19, insbesondere das links oben dargestellte Diagramm „Magnetfolie TX 324“ mit den Materialstärken von 0,5 bis 3,0 mm) und sich durch eine hohe Bieg-barkeit (Flexibilität) auszeichnet, so daß die Magnetbänder zu Ringen formbar sind (vgl. die auf Seite 17 angegebenen Vorteile, Punkt 2 iVm den dortigen Abbildun-gen). Da das magnetisierbare Material „Tromaflex“ nach der Druckschrift D2 sonach sämtliche Vorgaben der Druckschrift D1 erfüllt, bietet es sich dem Fachmann an, dieses Material für den Sensorkörper des flächenhaften Sensorelements nach der Druckschrift D1 vorzusehen, zumal durch die Druckschrift D3 biegsame Magnet-bänder aus in Kunststoff eingebetteten magnetischen Partikeln ausdrücklich als Sensorkörper flächenhafter Sensorelemente vorgeschlagen sind (vgl. Seite 4, Absätze 1, 2 und 8 zu den links daneben abgedruckten Abbildungen 3, 4 und 6). Damit gelangt der Fachmann aufgrund der Hinweise in den Druckschriften D1 bis - 10 - D3 aber ohne erfinderisches Zutun bereits zum Gegenstand des erteilten Patent-anspruchs 1 des Streitpatents. Denn gemäß der Druckschrift D2 wird die Mi-schung aus Magnetpulvern und Kunststoffen u.a. durch Extrudieren zu Bändern verarbeitet (vgl. Seite 17, linke Spalte, Absatz 3), so daß die magnetisierbaren Partikel dann auch über den ganzen Bandquerschnitt gleichmäßig verteilt in den Kunststoff eingebettet sind (vgl. hierzu die Streitpatentschrift, Absatz [0009], Satz 1). Soweit die Patentinhaberin zur Stützung der Patentfähigkeit des flächenhaften Sensorelements nach dem erteilten Patentanspruch 1 geltend macht, daß das beanspruchte Sensorelement und dessen Sensorkörper eine Eigenformstabilität aufwiesen und ihre Ringform ohne zusätzlichen Tragkörper beibehielten (vgl. den Schriftsatz vom 12. September 2003, Seite 4, letzter Absatz bis Seite 5, Absatz 1), kann dem insofern nicht gefolgt werden, als der erteilte Patentanspruch 1 ein sol-ches Merkmal nicht enthält und in der Streitpatent-Beschreibung im Gegenteil ein Anbringen des Ringes an einer Welle und/oder einem Dichtring - d.h. einem Trag-körper - vorgesehen ist (vgl. die Streitpatentschrift, Spalte 3, Zeilen 19 bis 22). Das flächenhafte Sensorelement nach dem erteilten Patentanspruch 1 des Streit-patents ist daher mangels erfinderischer Tätigkeit gegenüber dem Stand der Technik nach den Druckschriften D1 bis D3 nicht patentfähig. β) Patentansprüche 2 bis 5 nach Hauptantrag Mit dem erteilten Patentanspruch 1 fallen wegen der Antragsbindung auch die er-teilten Patentansprüche 2 bis 5, wobei der erteilte Patentanspruch 2 im übrigen auch nichts Patentbegründendes enthält, da das Verarbeiten von Magnetbändern durch Stanzen durch die Druckschrift D2 nahegelegt ist (vgl. das Verarbeitungs-werkzeug Stanze auf Seite 17, linke Spalte, vorletzter Absatz). - 11 - 3) Hilfsantrag a) Erteilter Patentanspruch 3 Zum Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldungsunterlagen gehören aus-schließlich flächenhafte Sensorelemente (vgl. hierzu die ursprünglichen Patentan-sprüche iVm der Beschreibungseinleitung und den Ausführungsbeispielen nach den Figuren 1 bis 3). Der einen Dichtring mit einem Sensorkörper betreffende er-teilte Patentanspruch 3 umfaßt dem Wortlaut nach demgegenüber jedoch belie-bige - d.h. auch nicht flächenhafte - Sensorelemente. In dem auf eine Verwendung des Sensorkörpers nach einem der Ansprüche 1 bis 4 an einem Dichtring gerich-teten nebengeordneten ursprünglichen Patentanspruch 5 - aus dem der nebenge-ordnete erteilte Patentanspruch 3 ersichtlich hervorgegangen ist -, kommt der Be-griff „flächenhaftes Sensorelement“ zwar ebenfalls nicht vor, jedoch ist der ur-sprüngliche Patentanspruch 5 durch seine Rückbeziehung auf die Ansprüche 1 bis 4 - insbesondere den ein flächenhaftes Sensorelement betreffenden ursprüngli-chen Patentanspruch 1 - auf flächenhafte Sensorelemente beschränkt. Eine sol-che beschränkende Rückbeziehung fehlt aber beim erteilten Patentanspruch 3. Der hilfsweise verteidigte erteilte Patentanspruch 3 ist daher - im übrigen auch im Rahmen des Hauptantrags - unzulässig erweitert. b) Erteilte Patentansprüche 4 und 5 Mit dem erteilten Patentanspruch 3 fallen wegen der Antragsbindung auch die hilfsweise mitverteidigten erteilten Patentansprüche 4 und 5. - 12 - Das gemäß Haupt- und Hilfsantrag verteidigte Patent ist daher nicht rechtsbestän-dig. Dr. Tauchert Dr. Gottschalk Knoll Dr. Häußler Pr

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