BPatG 154 6.70 BUNDESPATENTGERICHT 23 W (pat) 47/01 _______________ (Aktenzeichen) Verkündet am 11. Februar 2003 … B E S C H L U S S In der Beschwerdesache … betreffend das Patent 195 25 933 hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 11. Februar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Beyer sowie der Richter Dr. Meinel, Knoll und Dr. Häußler - 2 - beschlossen: Auf die Beschwerde der Patentinhaber wird der Beschluß der Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Mai 2001 aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrechterhalten: Patentansprüche 1 bis 10 und Beschreibung Spalten 1 und 2, diese Unterlagen überreicht in der mündlichen Verhand-lung vom 11. Februar 2003, und Beschreibungsspalten 3 bis 5 gemäß Patentschrift und 2 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 6, gemäß Patentschrift. G r ü n d e I. Auf die am 17. Juli 1995 eingegangene Patentanmeldung hat die Prüfungsstelle für Klasse H 05 K des Deutschen Patent- und Markenamts das nachgesuchte Patent 195 25 933 (Streitpatent) erteilt, das ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Einbettung einer Spule in das Trägersubstrat einer IC-Karte betrifft. Die am 19. Juni 1997 veröffentlichte Patentschrift enthält 12 Ansprüche. In der Beschrei-bung sind in der Zeichnung, Figuren 1 bis 6, dargestellte Ausführungsformen der zur Herstellung eines IC-Kartenmoduls verwendeten Vorrichtung sowie ein damit hergestelltes IC-Kartenmodul geschildert, anhand deren die Erfindung näher er-läutert wird. Nach Prüfung eines für zulässig erklärten Einspruchs hat die Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts das Streitpatent mit Beschluß vom 30. Mai 2001 widerrufen. - 3 - In den Beschlußgründen ist ausgeführt, daß das Verfahren zur Herstellung eines IC-Kartenmoduls nach dem erteilten nebengeordneten Anspruch 2 gegenüber dem Stand der Technik nach der älteren deutschen Offenlegungsschrift 44 10 732 (Druckschrift E6) nicht neu sei und das Streitpatent daher zu widerrufen sei. Gegen diesen Widerrufs-Beschluß richtet sich die Beschwerde der Patentinhaber. Die Einsprechende hat mit Schriftsatz vom 5. Februar 2003 ihren Einspruch zu-rückgenommen. In der mündlichen Verhandlung haben die Patentinhaber nach Erörterung der Sach- und Rechtslage zur beschränkten Verteidigung des Streitpatents neue Pa-tentansprüche 1 bis 10 mit angepasster Beschreibung vorgelegt. Sie vertreten die Auffassung, daß der dem angefochtenen Beschluß zugrundeliegende Widerrufs-grund nach Streichung des erteilten nebengeordneten Anspruchs 2 entfallen sei, und daß die Gegenstände des neugefassten Verfahrensanspruchs 1 sowie des verteidigten Vorrichtungsanspruchs 4 weder durch den og Stand der Technik nach der älteren, nicht vorveröffentlichten deutschen Offenlegungsschrift 44 10 732 (E6), noch durch die im Prüfungs- und Einspruchsverfahren genannten vorveröf-fentlichten Druckschriften E1 europäische Offenlegungsschrift 0 587 011 E2 deutsche Auslegeschrift 11 83 151 E3 EPP Mai 1995, Seiten 22 und 24 E4 europäische Patentschrift 0 570 062 E5 deutsche Offenlegungsschrift 43 25 334 sowie die im Beschwerdeverfahren erstmals genannten vorveröffentlichten Druckschriften - 4 - E7 PCT-Offenlegungsschrift WO 93/20537 E8 PCT-Offenlegungsschrift WO 91/16718 E9 PCT-Offenlegungsschrift WO 93/09551 patenthindernd getroffen seien. Die Patentinhaber stellen den Antrag, den Beschluß der Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Mai 2001 aufzuheben und das Patent mit fol-genden Unterlagen beschränkt aufrechtzuerhalten: Patentansprüche 1 bis 10 und Beschreibung Spalten 1 und 2, diese Unterlagen überreicht in der mündlichen Verhandlung vom 11. Februar 2003, und Beschreibungsspalten 3 bis 5 gemäß Pa-tentschrift und 2 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 bis 6, gemäß Patent-schrift. Die verteidigten nebengeordneten Patentansprüche 1 und 4 haben folgenden Wortlaut: „1. Verfahren zur Herstellung eines IC-Kartenmoduls mit einer thermoplastischen Trägerschicht mit IC-Kartenabmessung und ei-ner darauf angeordneten Spule, wobei die Spule (14) nach Her-stellung auf einem Wickelwerkzeug (22) unter Einwirkung von Temperatur mittels diesem in die Trägerschicht (11) eingedrückt wird, derart, daß die Spule (14) mittels eines parallel zur Spulen-ebene angeordneten Wickeldrahtanlageelements (24) des Wickel-werkzeugs (22) in die Trägerschicht (11) eingedrückt wird, wobei eine Rückstellbewegung (34) eines das Wickeldrahtanlageelement (24) aufnehmenden Wickelkerns (23) erfolgt. - 5 - 4. Vorrichtung zur Herstellung eines IC-Kartenmoduls mit einer Trägerschicht und einer darauf angeordneten Spule, gekennzeich-net durch ein beheizbares Wickelwerkzeug (22) mit einem Wickel-kern (23) und einem darauf angeordneten Wickeldrahtanlageele-ment (24) sowie einer Trägerschichtandrückeinrichtung (32) mit ei-ner Aufnahmeebene (31) zur flächigen, bezogen auf das Wickel-drahtanlageelement (24), parallelen Anordnung der Trägerschicht (11), wobei die Trägerschichtandrückeinrichtung (32) gegen das Wickeldrahtanlageelement (24) oder umgekehrt und der Wickelkern (23) relativ zum Wickeldrahtanlageelement (24) bewegbar sind.“ Wegen der geltenden Unteransprüche 2, 3 und 5 bis 10 sowie der weiteren Ein-zelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen. II. Die zulässige Beschwerde der Patentinhaber – die auch nach der Rücknahme des Einspruchs, die lediglich zu einer Beendigung der Verfahrensbeteiligung der Ein-sprechenden geführt hat, weiter zur Entscheidung ansteht (§ 61 Abs 1 Satz 2 PatG; vgl hierzu auch Schulte PatG, 6. Aufl., § 61 Rdn 28 und 29) – ist begründet, denn das Streitpatent erweist sich nach dem Ergebnis der mündlichen Verhand-lung in der beantragten beschränkten Fassung als rechtsbeständig. 1.) Die geltenden Patentansprüche 1 bis 10 sind zulässig. So findet der verteidigte Patentanspruch 1 inhaltlich eine ausreichende Stütze in den erteilten Patentansprüchen 1 und 4 iVm der Beschreibung des IC-Kartenmo-duls (hinsichtlich der Trägerschicht „mit IC-Kartenabmessung“) in Sp 5 Z 4 bis 7 (vgl BGH GRUR 1991, 307 Ls, 308 Abschn. III.2.a – „Bodenwalze“ mwNachw). - 6 - Die geltenden Patentansprüche 2 bis 10 entsprechen inhaltlich den erteilten An-sprüchen 3 und 5 bis 12 (in dieser Reihenfolge). Hinsichtlich der ursprünglichen Offenbarung der Merkmale der verteidigten Pa-tentansprüche 1 bis 10 bestehen ebenfalls keine Bedenken. 2.) Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung ei-nes IC-Kartenmoduls. Nach den Angaben in der Beschreibungseinleitung (Streitpatentschrift Sp 1 Z 11 bis 20 und 36 bis 44) bestehen (kontaktlose) IC-Karten, die beispielsweise im bar-geldlosen Zahlungsverkehr Verwendung finden, im allgemeinen aus einem soge-nannten „IC-Kartenmodul“, mit einer etwa aus einem Filmträger gebildeten Trä-gerschicht und einer darauf angeordneten Transpondereinheit mit einer als An-tenne wirkenden Spule und zumindest einem IC, sowie darauf beidseitig aufge-brachten Decklaminatschichten, die beispielsweise als Werbeträger oder auch zur Bildidentifikation des Kartenbesitzers dienen. Bei Verwendung einer Wickelspule zur Herstellung eines derartigen IC-Kartenmo-duls wird es als nachteilig angesehen, daß neben der Applikation der Spule auf der Trägerschicht in einem gesonderten Verfahrensschritt noch für eine Verbin-dung der Spule mit der Trägerschicht gesorgt werden muß, um das die Träger-schicht und die Spule aufweisende IC-Kartenmodul als eine Einheit bei der Ferti-gung von IC-Karten nutzen zu können. So ist beispielsweise aus der europäischen Offenlegungsschrift 0 587 011 (E1) ein Verfahren zur Herstellung einer IC-Karte bekannt, bei dem eine gewickelte Spule neben einem weiteren elektronischen Bauteil auf ein Trägersubstrat aufgeklebt wird (Streitpatentschrift Sp 1 Z 45 bis 48). - 7 - Der Erfindung liegt demgegenüber die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung eines IC-Kartenmoduls vorzuschlagen, das bzw die die Herstellung des IC-Kartenmoduls vereinfacht (Streitpatentschrift Sp 1 vorle Abs). Gelöst wird diese Aufgabe durch ein Verfahren gemäß geltendem Anspruch 1 bzw durch eine Vorrichtung gemäß Anspruch 4. Denn dadurch, daß bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zur Herstellung eines IC-Kartenmoduls die Spule nach Herstellung auf einem Wickelwerkzeug unter Einwirkung von Temperatur mittels diesem in die thermoplastische Trägerschicht mit IC-Kartenabmessung eingedrückt wird, entfällt eine Übergabe der fertig ge-wickelten Spule vom Wickelwerkzeug zu einer separaten Applikationseinrichtung zur Applikation der Spule auf der Trägerschicht des IC-Kartenmoduls (Streitpa-tentschrift Sp 2 Abs 1). Ermöglicht wird diese Zusatzfunktion (Doppelfunktion) des Wickelwerkzeugs dadurch, daß – entsprechend der weitergehenden Lehre des Anspruchs 1 - die Spule mittels eines parallel zur Spulenebene angeordneten Wickeldrahtanlageelements des Wickelwerkzeugs in die Trägerschicht einge-drückt wird, wobei eine Rückstellbewegung eines das Wickeldrahtanlageelement aufnehmenden Wickelkerns erfolgt. Dadurch ist nämlich sichergestellt, daß beim Eindrücken der Spule eine Beschädigung oder Verformung der thermoplastischen Trägerschicht durch den Wickelkern des Wickelwerkzeugs vermieden wird (Streit-patentschrift Sp 2 Z 45 bis 48). Entsprechendes gilt für die Lehre der erfindungsgemäßen Vorrichtung gemäß An-spruch 4. 3.) Das Verfahren zur Herstellung eines IC-Kartenmoduls nach dem verteidigten Anspruch 1 ist gegenüber dem entgegengehaltenen Stand der Technik neu und beruht diesem gegenüber auch auf einer erfinderischen Tätigkeit. - 8 - Keine der im Verfahren befindlichen, eingangs genannten Druckschriften gibt dem zuständigen Durchschnittsfachmann, einen mit der Herstellung von IC-Karten mit gewickelten Antennenspulen befassten, berufserfahrenen Diplomingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik/Feinwerktechnik mit Fachhochschulabschluß, einen Hinweis oder eine Anregung zu der im verteidigten Patentanspruch 1 gelehrten Merkmalskombination, nämlich die gesamte gewickelte Spule nach Herstellung auf einem Wickelwerkzeug unter Einwirkung von Temperatur mittels diesem in die thermoplastische Trägerschicht mit IC-Kartenabmessung einzudrücken, derart, daß die Spule mittels eines parallel zur Spulenebene angeordneten Wickeldraht-anlageelements des Wickelwerkzeugs in die Trägerschicht eingedrückt wird, wo-bei eine Rückstellbewegung eines das Wickeldrahtanlageelement aufnehmenden Wickelkerns erfolgt. So betrifft die ältere, nicht vorveröffentlichte deutsche Offenlegungsschrift 44 10 732 (E6) – die einzige im angefochtenen Beschluß genannte Entgegenhal-tung – ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Herstellung einer Chipkarte (17), bei dem bzw bei der die Antennenspule (18;25;26;27;35;56) - in grundsätzlichem Un-terschied zum Verfahren gemäß Anspruch 1 – durch Verlegen und Eindrücken von Spulendraht (21) unmittelbar auf der thermoplastischen Trägerschicht (Sub-strat 15) mittels eines Verlegewerkzeugs (10) hergestellt wird, vgl Fig. 1 bis 6 nebst zugehöriger Beschreibung Sp 3 Z 54 bis Sp 6 Z 8 sowie die Ansprüche 1 und 2. Diese Druckschrift wurde im angefochtenen Beschluß im übrigen auch nur der diesbezüglichen Ausführungsvariante gemäß dem erteilten nebengeordneten Anspruch 2, auf den die Patentinhaber – wie dargelegt – verzichtet haben, als neuheitsschädlich entgegengehalten. Aus der dem Streitpatentgegenstand gemäß Anspruch 1 inhaltlich am nächsten liegenden PCT-Offenlegungsschrift WO 93/20537 (E7) ist ein Verfahren zur Her-stellung eines IC-Kartenmoduls bekannt, bei dem das IC-Kartenmodul (semifabri-cated product) – im Unterschied zum Streitpatentgegenstand – aus der Wickel-spule (1;11) und einem lediglich an einer Ecke der Spule damit verbundenen, als - 9 - Träger des IC-Chips (microcircuit 2) dienenden Sockel (mounting socket 3; 10 for the microcircuit) besteht. Zwar ist davon auszugehen, daß auch bei diesem be-kannten Verfahren von einer Teillehre des Anspruchs 1 insoweit Gebrauch ge-macht wird, als die Spule nach der Herstellung auf einem Wickelwerkzeug unter Einwirkung von Temperatur mittels diesem in die thermoplastische Trägerschicht (thermosetting adhesive) des Sockels eingedrückt wird, vgl dort S 3 Z 7 bis 27 zu Fig. 1 iVm S 2 Z 5 bis 7 und Z 20 bis 23, die entsprechende Fig. 2 mit zugehöriger Beschreibung S 4 Abs 3, sowie Anspruch 1. Jedoch gibt diese Druckschrift keine Anregung, dieses bekannte Verfahren dahingehend abzuändern und ein solches IC-Kartenmodul herzustellen, bei dem mittels eines (beheizbaren) Wickelwerk-zeugs die gesamte (Luft-)Spule in eine entsprechend dimensionierte Trägerschicht mit IC-Kartenabmessung eingedrückt wird, schon gar nicht gemäß der weiterge-henden Lehre des Anspruchs 1, nämlich beim Eindrücken in die Trägerschicht mittels des Wickeldrahtanlageelements des Wickelwerkzeugs eine Rückstellbe-wegung des das Wickeldrahtanlageelement aufnehmenden Wickelkerns vorzuse-hen, um so eine Beschädigung oder Verformung der thermoplastischen Träger-schicht beim Eindrücken der Spulenwindungen durch den großflächigen Wickel-kern zu vermeiden. Aus der im Beschwerdeverfahren weiter genannten PCT-Offenlegungsschrift WO 91/16718 (E8) ist ein Verfahren zur Herstellung eines IC-Kartenmoduls bekannt, bei dem – im Unterschied zum Streitpatentgegenstand und ähnlich der Druck-schrift E7 – die Spule (2) nur an einer Ecke lediglich mit der Leiterplatte (1) des IC-Elementes (13) verklebt wird (Ausführungsart gemäß Fig. 1 nebst zugehöriger Be-schreibung S 2 leAbs bis S 3 Abs 1) bzw die IC-Leiterplatte (1) mit dem Spulen-kern (noyau de bobine 4) einer Spule (2) verbunden wird (Ausführungsart nach Fig. 2 nebst zugehöriger Beschreibung). Insofern gilt das zur Druckschrift E7 Ge-sagte entsprechend, zumal bei diesem letztgenannten Stand der Technik noch nicht einmal die Teillehre des geltenden Anspruchs 1 verwirklicht ist, nämlich die gewickelte Spule mittels dem Wickelwerkzeug unter Einwirkung von Temperatur in eine Trägerschicht einzudrücken. - 10 - Schließlich sind aus der im Beschwerdeverfahren noch genannten PCT-Offenle-gungsschrift WO 93/09551 (E9) Verfahren zur Herstellung eines Transponders bekannt, bei denen die Spulenwicklungen – im Unterschied zum Gegenstand des Streitpatents - ausschließlich auf einen Wicklungsträger (121; 170; 173), etwa ei-nen Ferritkern, gewickelt werden, der zusammen mit einem damit verklebten IC-Chipträger (140) beispielsweise in einer IC-Karte (171 - Fig. 6) untergebracht wird, vgl dort Fig. 1 bis 7 mit zugehöriger Beschreibung S 19 vorleAbs bis S 28 Abs 3. Das dem Streitpatent zugrundeliegende Problem der Übertragung einer ge-wickelten (Luft-)Spule ohne Wickelkern auf eine Trägerschicht mit IC-Kartenab-messung stellt sich dabei ersichtlich nicht, so daß die Druckschrift E9 auch keine Anregung zur beanspruchten Problemlösung geben kann. Eine Anregung in Richtung der Lehre des geltenden Anspruchs 1 erhält der Fachmann auch nicht bei Einbeziehung der übrigen eingangs genannten Druck-schriften E1 bis E5. Denn diese im Prüfungs- und Einspruchsverfahren noch ge-nannten Druckschriften gehen – ebenso wie die von den Patentinhabern in der Beschreibungseinleitung noch genannte europäische Offenlegungsschrift 0 481 776 - nicht über den vorstehend im einzelnen abgehandelten Stand der Technik hinaus, weil auch sie keinerlei Vorbild für ein im Patentanspruch 1 ge-lehrtes Wickelwerkzeug geben, mit dem die gewickelte Spule unter Einwirkung von Temperatur in eine Trägerschicht eingedrückt wird, derart, daß die Spule mit-tels eines parallel zur Spulenebene angeordneten Wickeldrahtanlageelements des Wickelwerkzeugs in die Trägerschicht eingedrückt wird, wobei eine Rückstellbe-wegung eines das Wickeldrahtanlageelement aufnehmenden Wickelkerns erfolgt. Das zweifellos gewerblich anwendbare Verfahren zur Herstellung eines IC-Kar-tenmoduls nach dem geltenden Anspruch 1 ist somit patentfähig. Im Zusammenhang mit dem Verfahrensanspruch 1 haben auch die darauf zurück-bezogenen verteidigten Unteransprüche 2 und 3 Bestand, denn sie haben vorteil- - 11 - hafte und nicht selbstverständliche Weiterbildungen des Verfahrens nach An-spruch 1 zum Gegenstand; ihre Patentfähigkeit wird von derjenigen des Gegen-standes des Hauptanspruchs getragen. 4.) Die Patentfähigkeit der Vorrichtung zur Herstellung eines IC-Kartenmoduls nach dem nebengeordneten Patentanspruch 4 wird durch die vorstehend im Zu-sammenhang mit dem Verfahren dargelegten, ersichtlich auch hier zutreffenden Gründe getragen. Mit dem Vorrichtungsanspruch 4 haben auch die darauf zurückbezogenen Unter-ansprüche 5 bis 10 Bestand. 5.) Die geltende Beschreibung, in der in Sp 2 Z 64/65 die Bezugnahme auf die Unteransprüche 5 bis 10 (anstelle 8 bis 10) berichtigt worden ist, erfüllt die an sie zu stellenden Anforderungen hinsichtlich der Wiedergabe des relevanten Standes der Technik, von dem die Erfindung ausgeht, und – in Verbindung mit der Zeich-nung – hinsichtlich der Erläuterung des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Her-stellung eines IC-Kartenmoduls und der dazugehörigen Vorrichtung. Dr. Beyer Dr. Meinel Knoll Dr. Häußler Pr
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